CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 10 de febrero de 2010 ¹(1)

Asunto C‑569/08

Internetportal und Marketing GmbH

contra

Richard Schlicht

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichsthof (Austria)]

«Internet – Dominio de primer nivel .eu – Reglamento (CE) nº 874/2004 – Artículo 21 – Registro de un dominio por el propietario de una marca nacional adquirida con el único objetivo de hacer posible dicho registro durante la primera fase del registro escalonado – Concepto de “derecho” – Concepto de “interés legítimo” – Concepto de “mala fe” – Artículo 11 – Reglas de transcripción de caracteres especiales – Marca nacional registrada de mala fe»

I.      Introducción

1.        El presente asunto tiene su origen en una petición de decisión prejudicial presentada por el Oberster Gerichtshof (Austria) con arreglo al artículo 234 CE, por la que el órgano jurisdiccional remitente ha planteado al Tribunal de Justicia cinco cuestiones relativas a la interpretación del artículo 21 del Reglamento (CE) nº 874/2004. (2)

2.        Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio relativo al nombre de dominio «reifen.eu» entre, por un lado, la empresa Internetportal und Marketing GmbH, que se dedica a la explotación de sitios Internet y a la comercialización de productos por Internet (en lo sucesivo, «demandante») y, por otro, el Sr. Richard Schlicht, titular de la marca del Benelux «Reifen» que tiene intención de utilizar para nuevos productos de limpieza, en particular, para cristales de ventanas (3) (en lo sucesivo, «demandado»).

3.        Estas cuestiones versan básicamente sobre los criterios para determinar la existencia de un «derecho», de un «interés legítimo» y de la «mala fe» en el sentido de dicho artículo 21 del Reglamento nº 874/2004.

II.    Marco jurídico

4.        El Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» (4) contiene, según su artículo 1, las reglas generales de aplicación del dominio de primer nivel .eu, incluida la designación de un Registro, y establece el marco de actuación general en el que funcionará el Registro.

5.        A tenor de su considerando decimosexto, la adopción de esta actuación general debe garantizar que los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o de la Unión y los organismos públicos en materia de registro especulativo y abusivo de los nombres de dominio puedan beneficiarse de un período específico de tiempo (período «sunrise») durante el cual el registro de sus nombres de dominio «esté reservado exclusivamente» a dichos titulares de derechos anteriores y a dichos organismos públicos.

6.        El artículo 5 («Marco de actuación») del Reglamento nº 733/2002 es del siguiente tenor:

«1.      La Comisión [...] adoptará unas normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio TLD.eu, así como los principios de política de interés general en materia de registro. Dichas normas y principios se referirán a las siguientes cuestiones:

a)      una política de resolución extrajudicial de conflictos;

b)      la política de interés general contra el registro especulativo y abusivo de nombres de dominio, incluida la posibilidad de registrar nombres de dominio de forma escalonada, con objeto de dar, a los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y a los organismos públicos, la oportunidad de registrar sus nombres de forma preferente durante determinados períodos de tiempo;

[…]»

7.        El Reglamento nº 874/2004, adoptado en aplicación de dicho artículo, dispone en su considerando duodécimo que:

«A fin de salvaguardar los derechos anteriores reconocidos por el Derecho nacional o comunitario, debe establecerse un procedimiento de registro escalonado. El registro escalonado debe producirse en dos fases, al objeto de garantizar que los titulares de derechos anteriores tengan la oportunidad de registrar los nombres de cuyos derechos sean titulares. […] En los casos en que haya dos o más candidatos para un nombre de dominio que sean titulares de derechos anteriores, la asignación de dicho nombre debe producirse en aplicación del principio de “al primero que llega es al primero que se atiende”.»

8.        El artículo 3 («Solicitudes de registro de nombres de dominio») del Reglamento nº 874/2004 establece que:

«Las solicitudes de registro de nombres de dominio incluirán todos los elementos siguientes:

[…]

c)      declaración por medios electrónicos por parte del solicitante de que, a su conocimiento, la solicitud de registro del nombre de dominio se hace de buena fe y no es en menoscabo de los derechos de un tercero;

[…]»

9.        El artículo 10 («Partes elegibles y nombres registrables») del Reglamento nº 874/2004 está redactado de la manera siguiente:

«1.      Los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario […] podrán solicitar el registro de nombres de dominio durante el período de registro escalonado que precederá al inicio del registro generalizado en el dominio .eu;

Se entenderá que los “derechos anteriores” abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.

[…]

2.      El registro en virtud de un derecho anterior consistirá en el registro del nombre completo sobre el que se posea el derecho, con arreglo a lo que figure en la documentación acreditativa de la existencia de tal derecho.

[…]»

10.      El artículo 11 («Caracteres especiales») del Reglamento nº 874/2004 establece lo siguiente:

«A efectos del registro de nombres completos formados por varios elementos textuales o léxicos separados por espacios, se considerarán idénticos el nombre completo y el nombre que se forma encadenando las distintas partes del nombre completo mediante un guión o uniéndolas entre sí.

En los casos en que el nombre sobre el que se reivindiquen derechos anteriores contenga los siguientes caracteres especiales, espacios, o signos de puntuación, éstos se eliminarán por completo del nombre de dominio correspondiente, se reemplazarán por guiones o, si es posible, se transcribirán.

Los caracteres especiales y signos de puntuación a los que se refiere el segundo párrafo incluirán los siguientes:

~ @ # $ % ^ & * ( ) + = <> { } [ ] \ /: ; ' , . ?

[…] En todos los demás aspectos, el nombre de dominio habrá de ser idéntico a los elementos textuales o léxicos del nombre sobre el que existan derechos anteriores.»

11.      El artículo 12 («Principios aplicables al registro escalonado») del Reglamento nº 874/2004 está formulado de la siguiente manera:

«1.      El registro escalonado comenzará […] sólo cuando se haya cumplido el requisito establecido en el párrafo primero del artículo 6 […].

El Registro publicará la fecha de inicio del registro escalonado con una antelación mínima de dos meses e informará al respecto a todos los registradores acreditados.

[…]

2.      El período de registro escalonado tendrá una duración de cuatro meses. El registro generalizado de nombres de dominio [“Landrusch period”] no podrá comenzar antes de que finalice el período de registro escalonado.

El registro escalonado constará de dos partes de dos meses de duración cada una.

La primera parte del registro escalonado estará reservada a solicitudes de nombres de dominio relativas a marcas nacionales y comunitarias, indicaciones geográficas y nombres y siglas contemplados en el apartado 3 del artículo 10, presentadas por los titulares de derechos anteriores o sus licenciatarios, y por los organismos públicos mencionados en el apartado 1 del artículo 10.

La segunda parte del registro escalonado estará abierta a solicitudes de nombres de dominio presentadas por los titulares de derechos anteriores sobre dichos nombres y que se refieran tanto a nombres que puedan registrarse en la primera parte, como a nombres amparados por cualquier otro tipo de derecho anterior.

3.      Las solicitudes de registro de un nombre de dominio en virtud de un derecho anterior de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 10 deberán incluir una referencia al fundamento jurídico de Derecho comunitario o nacional que sustente el derecho al nombre, así como cualquier otra información pertinente, como pueda ser el número de marca registrada, la referencia de publicación en un diario o boletín oficial o información relativa al registro en asociaciones empresariales o profesionales y cámaras de comercio.

[…]      

6.      En la solución de controversias acerca de un nombre de dominio se aplicarán las normas previstas en el capítulo VI.»

12.      El artículo 21 («Registros especulativos y abusivos») del Reglamento nº 874/2004 es del tenor siguiente:

«1.      Un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación, en aplicación de un procedimiento extrajudicial o judicial apropiado, en los casos en que dicho nombre coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, y dicho nombre de dominio:

a)      haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o

b)      haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

2.      Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:

a)      con anterioridad a la notificación de un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular haya utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente para ofrecer bienes o servicios o haya efectuado preparativos demostrables a ese fin;

b)      el titular del nombre de dominio sea una empresa, una organización o una persona física normalmente conocida por el nombre de dominio, aun cuando carezca de derechos reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario;

c)      el titular del nombre de dominio haga un uso legítimo y no comercial o leal del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario.

3.      Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que:

a)      las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o a un organismo;

b)      el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que el titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o un organismo público utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando:

i)      pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del solicitante del registro, o bien

ii)      no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro, o bien

iii)      al iniciarse un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular de un nombre de dominio sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o el titular de un nombre de dominio de un organismo público haya declarado su intención de hacer un uso pertinente del nombre de dominio, pero no haya llevado dicha intención a efecto en un plazo de seis meses a partir de la fecha de inicio del procedimiento alternativo de solución de controversias;

c)      el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un competidor;

d)      el nombre de dominio haya sido utilizado intencionadamente para atraer a usuarios de Internet, con fines de obtención de beneficios comerciales, hacia el titular de un nombre de dominio de una página en Internet u otra localización en línea, creando una posibilidad de confusión bien con un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, o bien con el nombre de un organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en la página en Internet o la localización del titular de un nombre de dominio;

e)      el nombre de dominio registrado sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el titular de nombre de dominio y dicho nombre.

[…]»

13.      El artículo 22 («Procedimiento alternativo de solución de controversias»; en lo sucesivo, «procedimiento ADR») (5) del Reglamento nº 874/2004 dispone lo siguiente:

«1.      Cualquier parte podrá iniciar un procedimiento alternativo de solución de controversias en los casos en que:

a)      un registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el artículo 21;

b)      una decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en el presente Reglamento o en el Reglamento (CE) nº 733/2002.

[…]

11.      En los casos de procedimiento contra un titular de nombre de dominio, el grupo de expertos responsable de la solución alternativa de controversias podrá decidir la revocación del nombre de dominio si determina que su registro es especulativo o abusivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21. El nombre de dominio se transferirá al reclamante si éste así lo solicita y satisface los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 733/2002.

[…]

13.      Los resultados del procedimiento alternativo de solución de controversias serán vinculantes para las partes y para el Registro, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes.»

III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

14.      La demandante se dedica a la explotación de sitios Internet y a la comercialización de productos por Internet. Para poder registrar dominios en la primera fase del registro escalonado, solicitó con éxito al Registro sueco de marcas el registro de un total de treinta y tres denominaciones genéricas alemanas como marcas, y lo hizo utilizando cada vez el carácter especial «&» al principio, al final y entre las letras. La solicitud de la demandante de 11 de agosto de 2005 se refería al registro de la marca denominativa «&R&E&I&F&E&N&» en la clase internacional 9 (cinturones de seguridad), registro que se produjo el 25 de noviembre siguiente.

15.      La demandante nunca tuvo la intención de utilizar esa marca para cinturones de seguridad, sino que, conforme a una comunicación de PricewarterhouseCoopers, empresa a la que EURID había encomendado el examen de las solicitudes de dominio, entendió que, al registrarse esa marca dentro del dominio de primer nivel .eu se suprimirían los caracteres «&» en aplicación de la «regla de la transcripción», de manera que quedaría la palabra «Reifen», la cual, en su opinión, como término genérico, no debía en ningún caso gozar de protección con arreglo al Derecho de marcas.

16.      De hecho, en la primera fase del procedimiento de registro escalonado, basándose en su marca sueca «&R&E&I&F&E&N&», se registró a favor de la demandante el dominio «www.reifen.eu». La demandante solicitó el registro de 180 nombres de dominio formados por términos genéricos. La demandante tiene la intención de explotar, bajo el dominio «www.reifen.eu», un sitio Internet para la venta de neumáticos, pero, según el órgano jurisdiccional remitente, aún no ha realizado preparativos significativos para su desarrollo, debido al procedimiento pendiente y al anterior procedimiento arbitral. En el momento del registro del dominio, la demandante no conocía al demandado.

17.      El demandado es titular de la marca denominativa «Reifen» (neumáticos), solicitada el 10 de noviembre de 2005 en la Oficina de Marcas del Benelux y registrada el 28 de noviembre de 2005 para las clases 3 (productos de lavado y blanqueado; [...] productos de limpieza, especialmente los que contienen nanopartículas para cristales de ventanas) y 35 (servicios de asistencia en la comercialización de dichos productos de limpieza).

18.      Además, el 10 de noviembre de 2005, el demandado solicitó el registro de la marca denominativa comunitaria «Reifen» en la clase 3 (productos para la limpieza de superficies de vidrio de ventanas y superficies de instalaciones solares, en particular productos que contienen nanopartículas) y en la clase 35 (limpieza de superficies de vidrio de ventanas e instalaciones solares para terceros). Bajo dicha marca pretende comercializar en toda Europa «productos de limpieza para superficies similares al vidrio de ventanas», cuyo desarrollo ha encomendado a la empresa BERGOLIN GmbH & Co KG. El 10 de octubre de 2006 se disponía ya de una muestra de la solución limpiadora I (REIFEN A).

19.      El demandado se opuso al registro del nombre de dominio «www.reifen.eu» a favor de la demandante ante el Tribunal Checo de Arbitraje, el cual, mediante resolución de 24 de julio de 2006, (6) estimó su recurso y retiró a la demandante el nombre de dominio «reifen» para cedérselo al demandado.

20.      El Tribunal de Arbitraje entendió que su jurisprudencia anterior recaída en procedimientos contra el Registro (EURID) debía aplicarse por analogía al presente procedimiento contra el titular del dominio. Según dicha jurisprudencia, el carácter «&» contenido en una marca no debe ser eliminado, sino transcrito. El Tribunal de Arbitraje consideró que la demandante había querido eludir manifiestamente la regla técnica del artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 en un número elevado de casos. Por consiguiente, había actuado de mala fe al solicitar el registro del dominio controvertido.

21.      La demandante interpuso entonces un recurso el 23 de agosto de 2006, de conformidad con el plazo previsto en el artículo 22, apartado 13, del Reglamento nº 874/2004, en el que solicitó que se declarase que el nombre de dominio «reifen» dentro del dominio de primer nivel .eu no sería cedido al demandado y que no le sería retirado; con carácter subsidiario, solicitó que se declarase ilegal la resolución de 24 de julio de 2006 del Tribunal de Arbitraje y, en particular, que se declarase que la demandante no podía ceder al demandado el nombre de dominio «reifen» como dominio de primer nivel .eu y que el nombre de domino «reifen» no le sería retirado.

22.      Ante los órganos jurisdiccionales nacionales inferiores, los argumentos de las partes giraban, en esencia, alrededor de las siguientes cuestiones.

23.      La demandante considera que, mediante el registro de la marca sueca «&R&E&I&F&E&N&» basada en la regla de transcripción del artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004, se limitó a utilizar dicha regla para procurarse la mejor posición de salida posible en la primera fase del procedimiento de registro escalonado. Esta intención no era de «mala fe» en el sentido del artículo 21 del Reglamento nº 874/2004 y ni siquiera abusiva.

24.      En este sentido, la demandante considera que disponía de una marca registrada en virtud de la cual adquirió el dominio «www.reifen.eu» gracias al principio «al primero que llega es al primero que se atiende». Además, tiene un interés legítimo en la denominación genérica «Reifen» porque pretende crear un sitio Internet temático bajo esta denominación. Además, el registro del dominio «reifen.eu» no se efectuó con el fin de impedir la utilización de Internet por el demandado, máxime si se tiene en cuenta que ni siquiera conocía su actividad ni sus productos. Finalmente, la demandante considera que el número de marcas y de nombres de dominio registrados por ella, así como su utilización carecen de relevancia en el presente asunto.

25.      La demandante también considera que el registro escalonado tenía como finalidad exclusiva proteger a los titulares de derechos anteriores, pero no pretendía limitar la solicitud de denominaciones genéricas a la fase de registro generalizado. Por lo tanto, nada impedía que estas denominaciones genéricas fueran también objeto de una solicitud de registro como nombres de dominio desde la primera fase del registro escalonado. El artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 no había sido aplicado de manera incorrecta dado que las tres posibilidades que establece (eliminación completa, reemplazamiento por guiones o transcripción) son equivalentes y que la expresión «si es posible» simplemente significa que la tercera alternativa no siempre es operativa.

26.      El demandado solicitó la desestimación de la solicitud en la medida en que la demandante hubiera burlado de manera abusiva y de mala fe la finalidad del Reglamento nº 874/2004 de impedir el registro masivo y sistemático de nombres de dominio y de permitir que el registro de términos genéricos sólo se efectúe en la fase de registro generalizado. Por lo tanto, según el demandado, al solicitar el registro masivo de «pseudomarcas» no destinadas a ser utilizadas en el tráfico mercantil con el fin de poder solicitar nombres de dominio genéricos desde la primera fase del registro escalonado, reservado a los titulares de derechos anteriores para, a continuación, poder comercializarlos mediante sitios Internet, la demandante actuó como un «ciberocupa» («domain grabber»).

27.      A juicio del demandado, la demandante se sirvió también a propósito de una interpretación previsiblemente incorrecta del artículo 11, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 dado que, normalmente, el carácter especial «&» no debería haberse eliminado sino que debería haberse transcrito. Es la razón por la que se trata de un registro de mala fe con arreglo al artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004. Una «pseudomarca» solicitada únicamente para obtener el registro preferente de un nombre de dominio no constituye un derecho anterior en el sentido del artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 874/2004, por lo que la retirada del dominio también puede tener su fundamento en el artículo 21, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

28.      En primera instancia, el juez desestimó la demanda y el órgano jurisdiccional de apelación confirmó la sentencia en cuanto al fondo.

29.      La demandante interpuso un recurso extraordinario de «Revision» ante el Oberster Gerichtshof contra la sentencia dictada en apelación. Al considerar que la solución de la controversia dependía de la interpretación del Derecho de la Unión y, en particular, del artículo 21 del Reglamento nº 874/2004, el órgano jurisdiccional remitente suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 […] en el sentido de que existe un derecho con arreglo a esta disposición aun cuando:

a)      se hubiera adquirido una marca, sin intención de utilizarla en productos ni servicios, sólo con el fin de poder solicitar el registro de un dominio correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) en la primera fase del registro escalonado;

b)      la marca en que se basa el registro del dominio y que es idéntica a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) difiere del dominio en la medida en que la marca contiene caracteres especiales que se han eliminado del nombre de dominio, a pesar de que habría sido posible transcribir dichos caracteres especiales y su eliminación hace que el dominio se diferencie de la marca de tal manera que no exista riesgo de confusión?

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 en el sentido de que sólo en los casos mencionados en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), existen intereses legítimos?

En caso de respuesta negativa a esta cuestión:

3)      ¿Existen intereses legítimos en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento […] nº 874/2004 también cuando el titular del dominio desea utilizar el dominio correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana) para un sitio Internet temático?

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y tercera:

4)      ¿Debe interpretarse el artículo 21, apartado 3, del Reglamento […] en el sentido de que sólo los supuestos mencionados en sus letras a) a e) constituyen mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), de [dicho] Reglamento […]?

En caso de respuesta negativa a esta cuestión:

5)      ¿Existe también mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento […] nº 874/2004 cuando el dominio ha sido registrado en la primera fase del registro escalonado basándose en una marca correspondiente a una denominación genérica (extraída de la lengua alemana), que fue adquirida por el titular del dominio únicamente para poder solicitar el registro del dominio en la primera fase del registro escalonado y así anticiparse a otros interesados, incluidos los titulares de derechos sobre el signo?»

IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

30.      La resolución de remisión se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de diciembre de 2008.

31.      Presentaron observaciones escritas, dentro del plazo señalado en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, la demandante, el demandado, la República Checa, la República Italiana y la Comisión Europea.

32.      En la vista de 10 de diciembre de 2008 comparecieron y formularon observaciones los representantes de la demandante, del demandado, de la República Checa y de la Comisión.

V.      Principales alegaciones de las partes

A.      Observación preliminar

33.      La demandante alega, con carácter preliminar, que su legitimación derivada de la marca «&R&E&I&F&E&N&» había sido aceptada por el European Registry for Internet Domains (EURID) durante el registro del dominio «www.reifen.eu». Por consiguiente, posibles errores a este respecto deberían haber sido señalados por el demandado en un procedimiento dirigido contra el Registro con arreglo al artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, y no en un procedimiento dirigido contra el propio titular del dominio. La decisión de EURID de registrar el domino «www.reifen.eu» en favor de la demandante ya no podía, por lo tanto, ser reexaminada en un procedimiento inter partes.

B.      Sobre la primera cuestión, letra a)

34.      Según la demandante, las consideraciones del órgano jurisdiccional remitente relativas a la primera cuestión, letra a), atañen únicamente al procedimiento contra el Registro. Si el oponente de un titular de un nombre de dominio considera que el Registro reconoció indebidamente la legitimidad del titular del nombre de dominio para el período «sunrise», debería haber incoado un procedimiento contra el Registro. Por lo demás, la demandante propone responder afirmativamente a la primera cuestión.

35.      A juicio del demandado, cuando una marca se registra sin ninguna intención de utilizarla, con el único fin de disfrutar de determinadas ventajas legales, se trata de una «pseudomarca». Pues bien, reconocer este tipo de marcas como derechos en el sentido del artículo 10, apartado 1, o del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004 equivale a autorizar, incluso a alentar, una elusión y un abuso de las disposiciones específicas de este Reglamento, que precisamente se adoptaron para proteger a los titulares de «verdaderos» derechos anteriores. El argumento de que esta finalidad no se ve amenazada cuando una «denominación genérica» se registra como nombre de dominio no tiene en cuenta el hecho de que los derechos anteriores que han de invocarse, en el sentido del artículo 10, apartado 1, o del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004, pueden igualmente referirse a denominaciones genéricas.

36.      La República Checa, apoyada en líneas generales por la República Italiana, considera que procede determinar en primer lugar si la marca controvertida en el procedimiento principal fue registrada de mala fe. El hecho de que la marca hubiera sido registrada exclusivamente con el fin de garantizar una participación en la primera fase del registro de los nombres de dominio muestra que la demandante, desde el principio, estaba animada por una intención desleal y perseguía un objetivo diferente a aquél al que estaban destinadas las marcas. La demandante intentó así sacar provecho de una ventaja injustificada o perjudicar a la competencia.

37.      Además, la demandante utilizó intencionadamente los caracteres «&» en el nombre de la marca de manera inhabitual y lingüísticamente absurda. El carácter especulativo y oportunista de la utilización de los caracteres «&» también queda demostrado por el hecho de que la demandante registró en total 33 marcas con denominaciones genéricas utilizando el carácter «&» entre cada letra. Dado que el juez nacional llega a la conclusión de que el registro controvertido de la marca no se hizo de buena fe, no puede considerarse, a juicio de la República Checa y de la República Italiana, que el derecho que se deriva de esta marca sea un derecho en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004.

38.      La Comisión alega que ni la Directiva 89/104/CEE (7) ni el Reglamento (CE) nº 40/94 (8) subordinan el registro de un signo como marca a la intención del presunto titular de la marca de utilizar el signo como marca para los bienes o servicios que engloba. Por consiguiente, el hecho de que una marca haya sido adquirida únicamente con el fin de poder solicitar, basándose en ella, el registro de un nombre de dominio durante la primera fase del registro escalonado carece de importancia para determinar si el titular del nombre de dominio que paralelamente posee una marca puede alegar un derecho a partir de esta marca en el sentido de la primera posibilidad establecida en el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004.

39.      Por lo que se refiere al hecho de que el nombre de dominio registrado sobre la base de la marca corresponde a una denominación genérica en una lengua oficial de la Unión, la Comisión destaca que si bien tal circunstancia puede ser significativa en el contexto del artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva 89/104 o del artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento nº 40/94, en concreto para determinar si un motivo de denegación absoluto se opone al registro de la propia marca, esta circunstancia carece de importancia al aplicar el Reglamento nº 874/2004.

40.      Por otra parte, la Comisión recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a menos que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo. (9)

C.      Sobre la primera cuestión, letra b)

41.      La demandante considera que las tres alternativas previstas en el artículo 11 del Reglamento nº 874/2004 son equivalentes, lo cual se desprende del tenor de dicho artículo. Por lo demás, la demandante también discute la buena fe del demandado al registrar su marca que, según la demandante, registró con el único objetivo de procurarse una mejor posición de salida para obtener el dominio «www.reifen.eu».

42.      El demandado considera que no hay identidad entre la marca registrada y el nombre del dominio controvertido porque, según él, el carácter especial «&» debería haberse transcrito a «und» [«y»] y no ser eliminado. Por lo tanto, la demandante no tenía derecho alguno al nombre de dominio «www.reifen.eu».

43.      Según la República Checa, para determinar la existencia del derecho en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004, poco importa qué reglas de transcripción haya elegido la demandante para transcribir la marca a un nombre de dominio. El artículo 11 del Reglamento no da preferencia a ninguna de las posibilidades de transcripción de los caracteres especiales.

44.      A juicio de la República Italiana, no existe ningún derecho cuando la marca en la que se basa el registro del dominio difiere del nombre de dominio por contener caracteres especiales que se han eliminado.

45.      La Comisión proporciona una respuesta común a una parte de la primera cuestión, la enunciada en la letra b), y a las cuestiones segunda y quinta (véase infra). En cualquier caso, y con carácter preliminar, esta institución señala que la presencia de un interés legítimo en el sentido de las disposiciones combinadas del artículo 21, apartado 1, letra a), y el apartado 2, del Reglamento nº 874/2004, por una parte, y la ausencia de mala fe en el sentido de las disposiciones combinadas de su artículo 21, apartado 1, letra b), y apartado 3, por otra, constituyen un hecho único. Este punto de vista viene corroborado por la elección de la utilización del nombre de dominio por el titular del nombre de dominio como criterio pertinente tanto en el apartado 2, letra a), como en el apartado 3, letra b), incisos ii) y iii), del artículo 21 del Reglamento nº 874/2004.

D.      Sobre la segunda cuestión

46.      La demandante, la República Checa y la Comisión consideran que las enumeraciones que figuran en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento nº 874/2004 no son exhaustivas. En cambio, el demandado y la República Italiana opinan lo contrario.

E.      Sobre la tercera cuestión

47.      La demandante y la República Checa consideran que, aunque la demandante no hubiera utilizado el nombre de dominio antes de que surgiera el litigio, o que no haya efectuado preparativos demostrables a ese fin en el sentido del artículo 21, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 874/2004, y habida cuenta del carácter demostrativo y no exhaustivo de dicha disposición, la intención de gestionar un sitio Internet podría ser un motivo suficiente para demostrar un interés legítimo.

48.      A juicio del demandado, la afirmación de una cierta intención de utilización del nombre de dominio no basta para constituir un interés legítimo. Pues bien, una simple afirmación de utilización no corresponde a ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c).

F.      Sobre la cuarta cuestión

49.      La demandante y el demandado, así como la República Checa y la Comisión consideran que las enumeraciones que figuran en el artículo 21, apartado 3, letras a) a e), del Reglamento nº 874/2004 no son exhaustivas.

G.      Sobre la quinta cuestión

50.      La demandante aduce que una interpretación del artículo 21 del Reglamento nº 874/2004 que permita oponer los errores del Registro incluso después de haber expirado el plazo de 40 días establecido para interponer dicho recurso contra el Registro («sunrise appeal period»), infringiría el principio de seguridad jurídica.

51.      Por lo demás, niega haber actuado de mala fe, ya que los supuestos de «mala fe» del artículo 21, apartado 3, del Reglamento nº 874/2004 tienen por objeto luchar contra la ciberocupación («domain grabbing»). Pues bien, en el caso de autos se trata, según ella, del registro de términos genéricos, supuesto que en ningún caso puede perjudicar los derechos de terceros, dado que las expresiones genéricas no pueden ser objeto de derechos exclusivos. La ciberocupación está pues excluida por definición en los casos de registro de dominios que consisten en términos genéricos. Por consiguiente, la demandante no actuó de mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 3, de dicho Reglamento.

52.      El demandado y la República Checa opinan que la mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 queda acreditada si el nombre de dominio se ha registrado durante la primera etapa del registro escalonado sobre la base de una marca que el titular del nombre de dominio ha adquirido únicamente para poder solicitar el registro de un nombre de dominio durante la primera etapa y anticiparse así a las otras personas interesadas, incluidos los titulares de derechos sobre la marca.

53.      Según la Comisión, si la persona que exige la revocación del nombre de domino ha formulado, por su parte, una solicitud de registro del mismo nombre de dominio durante la primera fase del registro escalonado y si esta solicitud ha sido desestimada debido a la anterioridad de la solicitud presentada por el titular del nombre de dominio, con arreglo al principio de «al primero que llega es al primero que se atiende» enunciado en el artículo 14 del Reglamento nº 874/2004, el titular del nombre de dominio controvertido sólo puede oponerse a dicha revocación invocando la segunda posibilidad establecida en el artículo 21, apartado 1, letra a), y las disposiciones combinadas del artículo 21, apartado 1, letra b), y apartados 2 y 3, del Reglamento nº 874/2004, si el registro se efectuó de conformidad con las disposiciones del capítulo IV, y en particular del artículo 11 de dicho Reglamento. Por lo que se refiere a esta última disposición, la Comisión considera que las tres opciones que establece para el tratamiento de los caracteres especiales pueden jerarquizarse de la siguiente manera:

–        si un carácter especial posee un determinado valor semántico –siendo éste el caso de los siguientes caracteres especiales: $ % & + =–, sólo puede considerarse su transcripción a un vocablo correspondiente;

–        si un carácter especial no posee valor semántico, pero sirve de elemento separador –siendo éste el caso de los siguientes caracteres especiales: # <> { } [ ] \ /: ; , . ?–, debería ser sustituido por un guión;

–        sólo si un carácter especial no posee ni valor semántico ni función de separación –siendo éste el caso de los siguientes caracteres especiales: ~ ^ * '–, debería eliminarse en su totalidad.

54.      En el caso de autos, por lo tanto, el carácter especial «&» presente varias veces en la marca no debería haber sido eliminado completamente durante el registro del nombre de dominio, sino transcrito a un vocablo correspondiente [«und» (y)]. Por consiguiente, el registro del nombre de dominio controvertido «www.reifen.eu» no es conforme con el artículo 11 del Reglamento nº 874/2004.

VI.    Apreciación jurídica

A.      Sobre las observaciones preliminares de la demadante

55.      Con sus observaciones preliminares, la parte demandante sostiene, en esencia, que no pueden oponérsele eventuales errores cometidos por el Registro relativos al registro del nombre de dominio; en cualquier caso, estos errores deberían haber sido alegados en un procedimiento dirigido contra el Registro con arreglo al artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, y no en un procedimiento dirigido contra el propio titular del dominio.

56.      Las tesis de la demandante suscitan la cuestión de la conexión del procedimiento ADR con los procedimientos judiciales y, en particular, si el hecho no haber incoado un procedimiento contra una decisión adoptada por el Registro, en virtud del artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 prejuzga, por razón de caducidad, las alegaciones que podían haberse formulado durante el procedimiento ADR contra dicha decisión.

57.      Aunque esta cuestión no haya sido formalmente planteada por el órgano jurisdiccional remitente, puede serle útil una respuesta, (10) en la medida en que la primera cuestión, tanto en su letra a) (sobre las circunstancias del registro de la marca en Suecia) como en su letra b) (relativa a la eventual aplicación incorrecta de las reglas de transcripción de los caracteres especiales), se refiere a las alegaciones que habrían podido ser objeto de un procedimiento contra una decisión del Registro. Dado que el demandado sólo se dirigió contra la demandante, queda por examinar la eventual caducidad de dichas alegaciones.

58.      En este contexto, debe señalarse, por un lado, que el procedimiento ADR establecido por el Reglamento nº 874/2004 no ha sido configurado como un procedimiento arbitral en sentido estricto, sino más bien como un procedimiento cuasi‑administrativo que no excluye la incoación paralela o a posteriori de un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales. (11) Además, este procedimiento ADR carece deliberadamente de determinadas características típicas de los procedimientos jurisdiccionales, como la audiencia de las partes y las medidas de instrucción para presentar pruebas, lo cual implica reducir el alcance del derecho de defensa en aras de la eficacia. (12)

59.      Esta configuración particular del procedimiento ADR se explica, por una parte, por la preocupación del legislador de establecer procedimientos cortos para minimizar los gastos de los agentes económicos, como ya había sugerido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en relación con las normas UDPR (Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy) de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). (13) Por otra parte, la finalidad de proteger a los titulares de «derechos anteriores», en el sentido del artículo 10 del Reglamento nº 874/2004, en particular frente al riesgo de ciberocupación o «domaine grabbing», es la que le ha llevado a establecer un procedimiento que por su propia estructura tiende a favorecer a los titulares de estos derechos anteriores (14) frente a los titulares de nombres de dominio. (15)

60.      Habida cuenta de lo anterior, sería contrario a la idea misma de Estado de Derecho considerar que determinadas alegaciones sólo pueden formularse en un procedimiento ADR y que, al no haber sido presentadas en dicho procedimiento, ya no son admisibles ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Tal interpretación privaría de eficacia al artículo 22, apartado 13, en relación con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento nº 874/2004, según los cuales la revocación de un nombre de dominio también es posible ante las instancias judiciales y una vez finalizado el procedimiento ADR.

61.      Por otra parte, la caducidad de las alegaciones no formuladas contra el Registro EURID en un procedimiento ADR con arreglo al artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 es contraria al espíritu de esta disposición. Este artículo permite, en efecto, a cualquier parte iniciar un procedimiento ADR, bien contra un registro especulativo o abusivo, bien contra el Registro. Ahora bien, si la parte que iniciare un procedimiento sólo contra un registro abusivo corriera el riesgo de ya no poder formular las alegaciones contra el Registro, siempre debería poder instar ambos procedimientos con el fin de poder presentar también sus argumentos ante las instancias judiciales. No obstante, una obligación de iniciar ambos procedimientos, so pena de caducidad de las alegaciones que no hubieran sido formuladas ante el Tribunal Arbitral Checo, no se deriva del tenor de dicho artículo 22, apartado 1.

62.      En conclusión, las observaciones preliminares de la demandante son improcedentes y no deben, por lo tanto, tenerse en cuenta.

B.      Sobre la primera cuestión

1.      Respuesta a la primera cuestión, letra a)

63.      Mediante la primera cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las dudas respecto al registro de buena fe de la marca «&R&E&I&F&E&N&» en Suecia impiden la existencia formal de este derecho de marca, de forma que le sería posible interpretar el concepto de derecho del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004 en el sentido de negar su existencia en las circunstancias del caso concreto.

64.      A este respecto, debe señalarse en primer lugar, como indica justificadamente la Comisión en sus observaciones, que ni la Directiva 89/104 ni el Reglamento nº 40/94 subordinan el registro de un signo como marca a la intención de su titular de utilizarlo para los bienes o servicios solicitados. Es más, el artículo 10 de la Directiva y el artículo 15 del Reglamento nº 207/2009 conceden a cualquier titular, respectivamente, de una marca nacional o de la Unión un plazo de cinco años como máximo a partir del registro de la marca durante el que puede no hacerse un uso efectivo de ella. (16)

65.      Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 89/104 no se opone al registro en un Estado miembro, como marca nacional, de un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro, en la que carece de carácter distintivo o es descriptivo de los productos o servicios para los que se solicita el registro, a no ser que los sectores interesados del Estado miembro en el que se solicita el registro puedan identificar el significado de dicho vocablo. En efecto, debido a las diferencias lingüísticas, culturales, sociales y económicas entre los Estados miembros, una marca que en un Estado miembro carezca de carácter distintivo o sea descriptiva de los productos o servicios que ampare puede tener las características contrarias en otro Estado miembro. (17)

66.      Por otra parte, la mala fe no se encuentra entre los motivos de denegación absolutos de la marca de la Unión (artículo 7 del Reglamento nº 207/2009) y, a nivel nacional, puede ser motivo de denegación o de anulación, según el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104. Pues bien, se desprende del tenor de dicho artículo 3, apartado 2, que los Estados miembros no están obligados a incluir la mala fe en su legislación nacional de marcas ni como motivo de denegación absoluto, ni como causa de nulidad.

67.      De ello se deriva que, incluso suponiendo que el Derecho sueco prevea la posibilidad de anular por causa de mala fe una marca registrada, y dado el efecto constitutivo del registro de las marcas, corresponde únicamente a las autoridades administrativas nacionales, suecas en este caso, declarar nula la marca objeto del litigio principal, mediante los procedimientos previstos a este efecto por el Derecho nacional, o por las autoridades judiciales mediante solicitud o demanda de reconvención en un litigio planteado ante ellas.

68.      Este punto de vista parece también ser más acorde con la necesidad de celeridad del procedimiento ADR descrito con anterioridad, en la medida en que el artículo 21, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 22 del Reglamento nº 874/2009 no tiene por objeto conceder al Tribunal Checo de Arbitraje la facultad de pronunciarse sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual o industrial en los que se basa el registro de un nombre de dominio, sino simplemente constatar su existencia, aunque ésta sólo sea formal.

69.      Así pues, aun cuando una marca debiera ser objeto de procedimientos a efectos de su vencimiento o de su nulidad, mientras no haya sido objeto de una declaración en este sentido, dicha marca basta para ser considerada un «derecho» en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004. En cambio, el simple hecho de haber presentado una solicitud de marca no puede justificar la existencia de un derecho sino, a lo sumo, un interés legítimo. (18)

70.      Debe retenerse, en conclusión, que las dudas respecto al eventual registro de mala fe de una marca no pueden negar la existencia de este tipo de derecho de propiedad industrial y que, por lo tanto, cuando el titular de un nombre de dominio haya basado este nombre en una marca nacional, dispone de un derecho en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004. Dichas dudas, surgidas en particular por las circunstancias en las que se ha producido el registro de la marca nacional en el litigio principal, como el hecho de que se trate de un nombre genérico en lengua alemana, pueden en su caso ser tenidos en cuenta durante el examen de la mala fe en el sentido de este mismo artículo 21, apartado 1, letra b).

71.      De lo anterior resulta que procede responder a la primera cuestión, letra a), que el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca nacional tiene un derecho en el sentido de esta disposición siempre y cuando dicha marca no haya sido anulada por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes y con arreglo a los procedimientos establecidos en Derecho nacional por causa de mala fe u otra.

2.      Respuesta a la primera cuestión, letra b)

72.      Mediante su primera cuestión, letra b), el Oberster Gerichtshof desea saber, en el caso de que la falta de identidad entre la marca de la que es titular la demandante en el procedimiento principal y el nombre de dominio que había adquirido se deba a una aplicación errónea de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, si puede considerarse que la demandante en el procedimiento principal ya no tiene un «derecho» en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.

73.      A este respecto, procede hacer las observaciones siguientes.

74.      En primer lugar, el hecho de que el término empleado como marca sea un vocablo genérico en una lengua de la Unión, la lengua alemana en este caso, carece de pertinencia para apreciar el efecto de la mala aplicación de las reglas de transcripción, dado que la atribución de nombres de dominio .eu formados por términos genéricos en las lenguas de la Unión no ha sido prohibido por el Reglamento nº 874/2004, ni por el Reglamento nº 733/2002.

75.      En segundo lugar, se desprende claramente del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004, en particular de su última frase, (19) que el principio en favor del registro de nombres de dominio procedentes de derechos anteriores consiste en la identidad o en el mayor parecido entre ambos.

76.      En tercer lugar, por lo que se refiere a las alternativas de transcripción de los caracteres especiales de dicho artículo 11, párrafos segundo y tercero, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el tenor de esta disposición no establece una jerarquía entre las tres soluciones (eliminación, reemplazo o transcripción) sino sólo en relación con la tercera, la transcripción. En efecto, la exigencia de reemplazar los caracteres especiales en este tercer supuesto «si es posible» debe interpretarse como la solución preferida del legislador respecto a las dos otras alternativas. (20)

77.      No obstante, la expresión «si es posible» no ha de ser entendida en el sentido de que debe efectuarse obligatoriamente una sustitución de los caracteres especiales cada vez que el carácter especial en cuestión, en el caso de autos «&», posea un contenido semántico, en este caso «and» (en inglés). Debe tenerse en cuenta que la idea que subyace en el artículo 11, según su primer párrafo, consiste, en particular, en dar una solución satisfactoria a los nombres completos formatos por varios elementos textuales o léxicos separados por espacios, como la marca «X&Y». Evidentemente, este tipo de nombre se enfrenta a las dificultades técnicas del registro de nombre de dominio. Por lo tanto, las reglas de transcripción han sido establecidas con el fin de superar estos obstáculos.

78.      En estas circunstancias, aunque se prefiera la sustitución de los caracteres especiales a las demás soluciones, no se trata de aplicarla de manera automática a partir del momento en que el Registro se enfrenta a una solicitud que contenga tal carácter. Por lo contrario, es necesario efectuar una aplicación que tenga no sólo en cuenta la posibilidad de transcribir a caracteres normales el signo técnicamente incompatible con los nombres de dominio, sino también el hecho de que la transcripción alcance un resultado que presente una cierta coherencia con el derecho anterior.

79.      Así pues, si bien es cierto que el carácter «&», empleado normalmente como enlace entre dos palabras, puede tener un contenido semántico fácilmente transcribible en todas las lenguas de la Unión, la utilización casi abusiva hecha por la demandante podía percibirse como si desvirtuara dicho contenido semántico. En efecto, su colocación antes y después de cada letra que compone el término alemán «Reifen» («&R&E&I&F&E&N&») carece de lógica, en particular por lo que respecta a la manera en la que se utiliza habitualmente el símbolo «&». Ahora bien, todas estas declaraciones requieren apreciaciones de hecho que no corresponde hacer al Tribunal de Justicia.

80.      De ello resulta que, si a juicio del juez nacional, único competente en el procedimiento prejudicial para examinar los hechos del litigio del que está conociendo, en las circunstancias del caso de autos el carácter «&» no tiene, o ha perdido su contenido semántico, no podría reprocharse al Registro el haber procedido a la eliminación de dicho carácter durante el registro del nombre de dominio. En ese caso, la diferencia entre el signo registrado como marca y el nombre de dominio estaría justificada. En consecuencia, el registro habría sido correcto y la demandante habría registrado debidamente su derecho anterior, convirtiéndose en titular de un derecho en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004.

81.      Por lo tanto, debe responderse a la primera cuestión, letra b), que un derecho en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004 existe aunque la marca en la que se base el registro se diferencie del nombre de dominio tras la adecuada eliminación en éste de los caracteres especiales que dicha marca contenía. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si dichos caracteres especiales habrían podido transcribirse.

C.      Sobre las cuestiones segunda y tercera

82.      Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede tratar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre los medios para detectar un «interés legítimo» en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004 en las circunstancias del caso del que está conociendo; por un lado, pregunta en particular si la lista de los supuestos previstos en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), del mismo Reglamento tiene un carácter exclusivo y, por otro, en caso de respuesta negativa a esta cuestión, si el mero deseo de utilizar un nombre de dominio para un sitio Internet temático es suficiente para cumplir los requisitos de dicho interés legítimo.

83.      En primer lugar, dado, por una parte, que de la respuesta a la primera cuestión se desprende la existencia de un «derecho» en el sentido del artículo 21, apartado 1, del Reglamento nº 874/2004, y, por otra, el carácter alternativo de este «derecho» y el «interés legítimo» para cumplir el primer requisito de aplicación de dicha disposición, la respuesta a estas cuestiones segunda y tercera carece ya prácticamente de utilidad para el órgano jurisdiccional remitente. Por consiguiente, las consideraciones que se desarrollan a continuación se presentan únicamente con carácter subsidiario.

84.      Por lo que se refiere al carácter exhaustivo de los casos previstos en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), debe observarse de entrada que la comparación de las diferentes versiones lingüísticas del texto de dicha disposición permite detectar un error en la versión alemana. En efecto, ésta presenta el siguiente tenor: «(2) Ein berechtigtes Interesse im Sinne von Absatz 1, Buchstabe a) liegt vor, wenn: […]». Esta formulación –que podría traducirse literalmente por «Existe un interés legítimo en el sentido del apartado 1, letra a), cuando […]»– introduce un matiz categórico según el cual sólo podría declararse la existencia de un interés legítimo en los casos establecidos expresamente, que se desarrollan a continuación.

85.      Ahora bien, el tenor de otras versiones lingüísticas muestra que el legislador de la Unión no intentó limitar la prueba de la eventual existencia de este interés legítimo a los casos descritos en a), b) y c). Ello se desprende claramente de la utilización del verbo «poder», que demuestra el carácter no exhaustivo de dichos ejemplos. (21)

86.      Esta interpretación literal del texto viene reforzada por un argumento teleológico; en efecto, entre los objetivos perseguidos por el Reglamento nº 874/2004 cabe destacar la celeridad de los procedimientos ante los paneles ADR. En este contexto, las reglas de interpretación, en particular de términos con un fuerte contenido jurídico como un «interés legítimo» o la «mala fe» deben considerarse como una ayuda del legislador a los paneles ADR, en la medida en que éstos pueden estar compuestos por una sola persona (22) y que sus miembros no son necesariamente juristas. (23)

87.      Además, desde el punto de vista sistemático, la enumeración de casos en que puede existir un interés legítimo se hace necesaria puesto que el Reglamento, en su artículo 10, al que remite el artículo 21, apartado 1, ya contiene una definición muy flexible de «derecho», en particular por lo que se refiere a los derechos anteriores, o remite a los derechos nacionales y de la Unión. Ahora bien, no se encuentra en el Reglamento ninguna definición de «interés legítimo», concepto que no se menciona fuera del artículo 21 de dicho texto normativo. Por lo tanto, a fin de facilitar la tarea de los paneles, y a falta de una disposición que contenga definiciones pertinentes para la aplicación del Reglamento, el único artículo en que podían establecerse orientaciones sobre este concepto era el propio artículo 21. Además, al ser la lista de los derechos, por su propia naturaleza, abierta y no exhaustiva, no sería comprensible que fuera de otro modo por lo que respecta a la lista relativa al «interés legítimo».

88.      Así pues, una vez que se ha establecido el carácter no exhaustivo de los supuestos previstos en el artículo 21, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento nº 874/2004, procede examinar la cuestión de si la mera intención de utilizar un nombre de dominio basta para cumplir el requisito del interés legítimo.

89.      En este contexto, debe indicarse que los tres casos mencionados en esta disposición requieren expresamente, o presuponen, una utilización del nombre. Únicamente la primera hipótesis permite que no se exija esta utilización cuando el titular de dicho nombre pueda demostrar haberse preparado para una oferta de bienes o de servicios.

90.      Ahora bien, la simple declaración de tener la intención de utilizar el nombre de dominio no puede considerarse como un preparativo para efectuar tal oferta de bienes o de servicios; la seguridad jurídica necesita una prueba de la existencia de un plan de acción que prevea medidas concretas con el fin de iniciar en el plazo más breve posible la actividad proyectada. Si, por ejemplo, un «business plan» detallado debiera ser aceptado como medio de prueba a este respecto, otros documentos menos minuciosos que indicaran un avance, como proyectos de contratos de sociedad, la elaboración de un sitio Internet, etc. también deberían demostrar la existencia de dicho interés legítimo. (24)

91.      Por lo que se refiere al argumento de la demandante de que, en la época de los hechos, no había empezado a preparar su actividad a la espera del resultado de este contencioso, debe señalarse que, aunque esta actitud pueda considerarse prudente, también podría indicar que lo único que quiere la demandante es registrar el nombre de dominio. Pues bien, a falta de cualquier prueba material, este único objetivo no puede considerarse legítimo en el «sunrise period», sino sólo en el «landrush period», que no subordina las solicitudes a requisito alguno.

92.      Sin embargo, habida cuenta de que estas apreciaciones sobre las intenciones y el lanzamiento de una actividad en apoyo del nombre de dominio atañen a los hechos, corresponde al juez nacional examinar, a la luz de todos los datos fácticos del asunto del que está conociendo, si el titular del nombre de dominio ha efectivamente probado la existencia de tal plan, o facilitado los documentos u otros medios de prueba, sin los que un interés legítimo no puede deducirse de la mera intención de explotarlo.

D.      Sobre las cuestiones cuarta y quinta

93.      Mediante estas dos cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el Oberster Gerichtshof pretende saber en esencia, por una parte, si el comportamiento de la demandante ha sido de mala fe, en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 y, por otra parte, si la lista de criterios que sirve como prueba de la mala fe según el artículo 21, apartado 3, es exhaustiva o no.

94.      En primer lugar, en cuanto al carácter exhaustivo de la lista de criterios del artículo 21, apartado 3, para probar la mala fe, debe simplemente señalarse que, nuevamente, la versión alemana del Reglamento nº 874/2004 contiene un error. En efecto, como en la segunda cuestión, (25) una simple comparación de las versiones lingüísticas muestra que la formulación en lengua alemana «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn» resulta demasiado categórica y, desde el punto de vista gramatical, limita los casos de mala fe a los descritos en la lista del artículo 21, apartado 3. En cambio, las demás lenguas (26) introducen todas un matiz importante al añadir el verbo «poder», de manera que los supuestos de dicha lista figuran en ella a modo de ejemplo sin atribuirle por tanto un carácter exhaustivo. En estas circunstancias, debe interpretarse la versión alemana a la luz de las demás versiones lingüísticas. (27)

95.      Esta interpretación literal del texto se ve corroborada, en primer lugar, por el mismo argumento teleológico que se ha presentado respecto a la interpretación del apartado 2 de dicha disposición en relación con el carácter sumario de los procedimientos ADR y a la eventual falta de preparación jurídica de los miembros de los paneles, que habría empujado al legislador a querer ayudarlos facilitándoles ejemplos. (28)

96.      Por lo que respecta a la mala fe, debe añadirse que, dada la finalidad del Reglamento de prevenir o evitar la ciberocupación, el legislador europeo ha querido proporcionar a dichos paneles ejemplos típicos de este tipo de comportamientos que, en cualquier caso, considera contrarios a la buena fe.

97.      Asimismo, desde el punto de vista sistemático, debe observarse que la buena fe se exige en el artículo 3, primer apartado, letra a), del Reglamento nº 874/2004, en forma de declaración anexa a la solicitud de registro del nombre de dominio, como elemento necesario para la validación de dicha solicitud. Dado que, según el artículo 20, primer apartado, letra c), del mismo Reglamento, el Registro puede revocar de oficio un nombre de dominio cuando el titular no haya cumplido las condiciones para el registro, la revocación por falta de buena fe supone la verificación por el Registro de una causa de mala fe; ahora bien, no se prevé ninguna limitación en cuanto a los posibles fundamentos de la mala fe. Al tratarse de una cláusula general, sería difícilmente comprensible que el legislador hubiera atribuido al Registro la competencia para interpretar de oficio y sin limitaciones la mala fe, mientras que si la lista del artículo 21, apartado 3, se considerara exhaustiva estaría limitando la competencia de los órganos extrajudiciales o judiciales para interpretar la mala fe a las causas expresamente previstas en la lista de esta última disposición.

98.      La cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente era sin embargo importante por suscitar la duda de que el comportamiento de la demandante corresponda a una de las situaciones expresamente previstas en la lista del artículo 21, apartado 3. Si estos criterios, que por lo demás atañen todos a conductas típicas de la ciberocupación, fueran exhaustivos, el órgano jurisdiccional remitente debería haber declarado la ausencia de mala fe.

99.      En segundo lugar, el aceptar otras causas que puedan dar lugar a mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004 nos conduce, por tanto, a deber establecer los criterios pertinentes para el examen de la mala fe en la demandante.

100. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha explicado que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos. (29) Aunque se haya pronunciado así en un asunto de Derecho de marcas relativo a la interpretación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, antes citado, nada se opone a una aplicación por analogía del mismo razonamiento. En efecto, en las dos hipótesis se trata de la adquisición de derechos (sean de marca, sean relativos al uso exclusivo de un nombre de dominio) mediante registro en un Registro oficial.

101. Por lo que se refiere a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales que pueden presentar un interés para el examen de la mala fe de la demandante, a saber:

–        las circunstancias en las que fue adquirida la marca, con el fin de poder solicitar el registro de un nombre de dominio en la primera fase;

–        el hecho de que se trate de un nombre genérico procedente de la lengua alemana; y

–        el uso eventualmente abusivo del signo «&» para influir en la aplicación de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004,

procede efectuar las siguientes precisiones.

102. Con carácter preliminar, debe señalarse que el hecho de que el titular de una marca sólo haya tenido por objetivo, mediante el registro de la marca en otro Estado miembro donde no prevé ninguna actividad profesional en relación con la misma, asegurarse una mejor posición respecto a sus competidores en el momento de concederse el nombre de dominio no constituye, por sí mismo, una prueba de su mala fe.

103. En efecto, el propio Reglamento nº 874/2004, al prever el «sunrise period», permite a los titulares de derechos anteriores, entre ellos, de marcas registradas, solicitar el nombre de dominio correspondiente a ese derecho anterior y ello de forma preferente a los solicitantes que no disponen de ese tipo de derechos. La circunstancia, pues, de haberse procurado una posición más favorable sólo puede ser considerada «de mala fe» si un cúmulo de otros factores demostrara que no habría obtenido esta ventaja en circunstancias normales y que esta situación favorable es consecuencia de un comportamiento deliberadamente contrario a la lealtad de las transacciones comerciales. Se trata justamente de analizar estos otros elementos circunstanciales que podrían probar la mala fe de la demandante.

104. Así pues, por lo que se refiere a las circunstancias de adquisición de la marca «&R&E&I&F&E&N&», aunque al titular de un signo le sea posible registrarlo en el país que elija, no es menos cierto que una marca registrada en un país donde su titular no pretende en ningún caso utilizarla, como parece desprenderse de los autos presentados ante el Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente, no está destinada a cumplir su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio. (30) En efecto, dado que la demandante no está presente en el mercado sueco, dicha marca no protege en él ningún bien ni servicio.

105. No obstante, este elemento por sí mismo no sirve para calificar de mala fe el comportamiento de la demandante en el litigio principal, en la medida en que, como ha sido señalado, la Directiva 89/104 no obliga al titular de una marca a utilizarla antes de que haya transcurrido un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de registro. Aún así, la intención manifiesta, como en el caso de autos, de no vender productos ni servicios en Suecia, en particular cinturones de seguridad, ya que quería comercializar neumáticos, puede ser otro indicio de que la marca fue adquirida con un fin distinto a su función esencial o incluso a otras de sus funciones, como en particular la que consiste en garantizar la calidad del producto o del servicio de que se trata, o las de comunicación, inversión o publicidad. (31)

106. En este contexto, el registro en Suecia, país no germanohablante, de una marca denominativa procedente del alemán merece una atención particular.

107. Así pues, este factor puede sin duda demostrar que la marca sólo cumplía una función auxiliar, pero necesaria, con el fin de adquirir el nombre de dominio. Con un comportamiento leal, la demandante no habría podido registrar la marca «Reifen» en un país germanohablante, al carecer los signos verbales genéricos de carácter distintivo, en particular cuando son descriptivos. (32) Pues bien, es justamente en estos países donde la protección de la marca debería satisfacer las necesidades del titular, habida cuenta de que su mercado operativo, el de los neumáticos, está limitado, según el órgano jurisdiccional remitente, a los países germanohablantes.

108. Es cierto que los nombres genéricos no están excluidos de los registros «.de» o «.at», igual que no lo están del registro «.eu». (33) Sin embargo, como la demandante no podía obtener el registro de la marca genérica «Reifen» para los mercados germanohablantes, donde tenía previsto desarrollar su actividad, debería haber esperado la apertura de la fase llamada «landrush» para intentar adquirir su nombre de dominio en pie de igualdad con las otras personas que desearan registrar este mismo nombre, en aplicación del principio «al primero que llega es al primero que se atiende», (34) versión moderna del adagio romano «prior tempore potior iure». (35)

109. Ahora bien, mediante el artificio del registro de una marca que no tenía la intención de utilizar, la demandante únicamente evitó tener que esperar la fase de apertura generalizada («landrush period») en detrimento de los demás interesados en el mismo nombre de dominio, en contra por lo tanto del espíritu del Reglamento de que también se aplicara a este período la regla de «al primero que llega es al primero que se atiende».

110. Por último, debe también tenerse en cuenta el uso eventualmente abusivo que hizo la demandante del signo «&» para influir en la aplicación de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004.

111. En efecto, el segundo factor que contribuyó a que la demandante adquiriera el nombre de dominio evitando la competencia de la fase «landrush» fue el registro de la marca con un uso desproporcionado e ilógico del símbolo «&». Así, en el signo «&R&E&I&F&E&N&», el símbolo «&» tiende a perder su significado tradicional («and», «y») para convertirse solamente en una especie de bastidor, de fondo ornamental de la palabra verdaderamente deseada, que justificaría su eliminación, pero no su transcripción, a la hora de registrarse.

112. Por lo demás, el registro en masa de marcas en el Registro sueco, 33 en concreto, todas por el mismo procedimiento utilizando el símbolo «&», puede también constituir un indicio para reforzar la falta de buena fe del titular del nombre de dominio, en la medida en que estos registros podrían, en su caso, estar comprendidos en una de las circunstancias descritas en el artículo 21, apartado 3, letras a), b) o d), comportamientos típicos del «domaine grabbing».

113. Todas estas circunstancias conducen a recordar el principio de «abuso de derecho», sobre el que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la constatación de que se trata de una práctica abusiva exige, por un lado, que concurran una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, por otro lado, un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención. (36)

114. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones cuarta y quinta que, para el examen de la mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con su apartado 3, cuyos criterios no son exhaustivos, el órgano jurisdiccional nacional ha de tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso concreto, en particular:

–        las circunstancias en las que fue adquirida la marca, en particular la intención de no utilizarla en el mercado para el que se solicitó la protección;

–        el hecho de que se trate de un nombre genérico procedente de la lengua alemana; y

–        el uso eventualmente abusivo del signo «&» para influir en la aplicación de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004,

siempre que el único fin del registro sea poder solicitar el registro del nombre de dominio correspondiente a la marca durante la primera fase del registro de nombre de dominio («sunrise period») prevista por dicho Reglamento.

VII. Síntesis

115. El análisis efectuado en estas conclusiones nos lleva a sugerir una solución según la cual, aunque la existencia de un derecho a favor de la demandante en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 874/2004 nos parece que difícilmente se puede negar, un cúmulo de factores podría no obstante demostrar su mala fe.

116. Así, la adquisición de una marca nacional constituye un derecho que la convierte en beneficiaria de la posición jurídica exigida por dicha disposición y sólo la anulación de esta marca con arreglo a los procedimientos nacionales pertinentes puede retirarle dicho beneficio. Pues bien, la diferencia entre la marca y el nombre de dominio se debería a una aplicación aparentemente correcta de las reglas de transcripción, de manera que esta diferencia tampoco puede serle reprochada a efectos de suprimir su derecho en el sentido de dicho artículo 21, apartado 1, letra a).

117. No obstante, las diversas etapas acometidas por la demandante constituyen los eslabones de una cadena a cuyo término se encuentra el registro del nombre de dominio. Aunque todos estos pasos, considerados aisladamente, sean formalmente válidos, el proceso en su conjunto deja entrever una intención de escapar a las disposiciones del Reglamento a través de una marca que sólo le es necesaria para poder aprovechar la primera etapa de registro de nombres de dominio. Al actuar de este modo, la demandante logra una ventaja respecto a los demás interesados en el mismo nombre de dominio, por añadidura un término genérico en alemán, que no habría tenido si se hubiera comportado lealmente.

118. En efecto, mediante su comportamiento abusivo, impide a los demás interesados participar en la concesión del nombre de dominio en aplicación de la regla «al primero que llega es al primero que se atiende». Aceptar este comportamiento como una «ocurrencia genial» supondría cambiar la carrera del más rápido por la carrera del más astuto, aquél que descubriera el atajo más ventajoso, en contradicción con el propio espíritu del Reglamento.

VIII. Conclusión

119. A la vista de las anteriores consideraciones, sugiero al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof:

«1)      El artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca nacional tiene un derecho en el sentido de esta disposición siempre y cuando dicha marca no haya sido anulada por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes y con arreglo a los procedimientos establecidos en Derecho nacional por causa de mala fe u otra.

Este derecho existe aunque la marca en la que se base el registro se diferencie del nombre de dominio tras la adecuada eliminación en éste de los caracteres especiales que dicha marca contenía. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si dichos caracteres especiales habrían podido transcribirse.

2)      Para el examen de la mala fe en el sentido del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 874/2004, en relación con su apartado 3, cuyos criterios no son exhaustivos, el órgano jurisdiccional nacional ha de tomar en consideración todos los factores pertinentes propios del caso concreto, en particular:

–      las circunstancias en las que fue adquirida la marca, en particular la intención de no utilizarla en el mercado para el que se ha solicitó la protección;

–      el hecho de que se trate de un nombre genérico procedente de la lengua alemana; y

–      el uso eventualmente abusivo del signo «&» para influir en la aplicación de las reglas de transcripción del artículo 11 del Reglamento nº 874/2004,

siempre que el único fin del registro sea poder solicitar el registro del nombre de dominio correspondiente a la marca durante la primera fase del registro de nombre de dominio («sunrise period») prevista por dicho Reglamento.»

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1 – Lengua original: francés.

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2 – Reglamento de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro (DO L 162, p. 40).

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3 –      Según el órgano jurisdiccional remitente, el nombre de la marca está compuesto por las tres primeras letras de las palabras alemanas «Reinigungsmittel» (productos de limpieza) y «Fenster» (ventana); pero la palabra «Reifen» en sí misma significa neumático.

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4 – DO L 113, p. 1.

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5 – Acrónimo procedente del inglés Alternative Dispute Resolution, más conocido y utilizado en el lenguaje técnico en este ámbito.

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6 – En el asunto 00910.

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7 – Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

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8 – Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1). Este Reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), en vigor desde el 13 de abril de 2009. No obstante, se trata sólo de una versión codificada que no ha modificado sustancialmente las principales disposiciones.

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9 –      Sentencia de 9 de marzo de 2006, Matratzen Concord (C‑421/04, Rec. p. I‑2303).

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10 –      Es de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporcionar a los órganos jurisdiccionales remitentes respuestas útiles para la resolución de los asuntos en los que se han formulado las cuestiones prejudiciales; véanse, por ejemplo, las sentencias de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser (C‑41/90, Rec. p. I‑1979), apartado 16; de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier (C‑445/06, Rec. p. I‑0000), apartado 29, y de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, (C‑402/07 y 432/07, Rec. p. I‑0000), apartado 28.

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11 – En este sentido, la norma A5 de las Normas de solución de controversias relativas a los dominios .eu («Normas ADR»; véase http://www.adreu.eurid.eu/html/fr/adr/adr_rules/ADR %20rules_fr.pdf) dispone que «ningún procedimiento judicial afectará al desarrollo del procedimiento ADR, salvo en el supuesto previsto en el apartado A4(c) […]», a cuyo tenor: «El Tribunal ADR pondrá fin al procedimiento si observa que la controversia objeto de la Denuncia ha sido dirimida mediante una resolución que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, pronunciada por un órgano jurisdiccional o por un órgano de resolución extrajudicial de controversias». Además, estas disposiciones muestran que el procedimiento no es obligatorio, contrariamente a lo que se ha afirmado; en este sentido, Muñoz, R., «L’enregistrement d’un nom de domaine “.eu”», Journal des tribunaux – Droit Européen, 2005, nº 120, p. 164.

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12 –      Bettinger, T., «Alternative Streitbeilegung für “.EU”», Wettbewerb in Recht und Praxis, nº 5/2006, p. 551.

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13 –      Fromkin, M., «ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy, Causes and (Partial) cures», Brooklyn Law Review, tomo 67, primavera 2002, nº 3, p. 636.

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14 – Ello ha sido denunciado como injusto en la medida en que, sólo para respetar los plazos, el derecho a la acción del titular de una marca ante los tribunales no está limitado en el tiempo, mientras que el demandado por un nombre de dominio impugnado sólo dispone de 30 días para interponer un recurso contra el laudo del Tribunal arbitral ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Defossez, A., «Conflits entre titulaires de nom de domaine .eu et de droit de marque: une première analyse», Revue du Droit de l’Union Européenne, nº 2/2007, p. 375.

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15 – Esta situación típica de este tipo de procedimientos, conocida como «trademark bias» no ha quedado a salvo de la crítica. Véase Fromkin, M., antes citado, p. 674. Véase también Tardieu‑Guigues, E., «“Eurostar.eu”, la première contestation judiciaire de l’enregistrement d’un nom de domaine en <.eu>», Revue LAMY droit de l’immatériel, nº 15, abril 2006, p. 35, para quien «los principios generales que guían la solución de las controversias mediante procedimientos de resolución extrajudicial no lo hacen en interés de los solicitantes [de nombres de dominio]».

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16 –      Sobre el concepto de «uso efectivo», véanse en particular las sentencias de 14 de junio de 2007, Häupl (C‑246/05, Rec. p. I‑4673); de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden (C‑442/07, Rec. p. I‑9223), y de 15 de enero de 2009, Silberquelle (C‑495/07, Rec. p. I‑137).

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17 –      Sentencias Matratzen Concord, antes citada, apartados 25 y 32, y de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI (C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375), apartado 58.

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18 –      Éste también parece ser el criterio seguido por el Tribunal Checo de Arbitraje; Scheunemann, K., Die .eu. Domain – Registrierung und Streitbeilegung, Ed. Nomos, Baden-Baden, 2008, p. 240.

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19 –      Que está redactada de la siguiente manera: «[…] En todos los demás aspectos, el nombre de dominio habrá de ser idéntico a los elementos textuales o léxicos del nombre sobre el que existan derechos anteriores.»

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20 –      Esta interpretación también parece haber sido la preferida por los paneles ADR, pero ello no ha podido sin embargo limitar los fraudes; Mietzel, J.G., «Die ersten 200 ADR‑Entscheidungen zu .eu‑Domains – Im Spagat zwischen Recht und Gerechtigkeit», Mutimedia und Recht, nº 5/2007, p. 284.

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21 –      Así, esta misma disposición enuncia lo siguiente: en inglés «A legitimate interest within the meaning of point (a) of paragraph 1 may be demonstrated where»; en francés «L’existence d’un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:»; en italiano: «Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:»; en español «Podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de la letra a) del apartado 1 en los casos en que:»; en neerlandés «Een gewettigd belang in de zin van lid 1, onder a), kan worden aangetoond wanneer:» y en esloveno «Legitimen interes v smislu točke (a) odstavka 1 se lahko izkaže, če:» (la cursiva es nuestra).

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22 –      Según el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 874/2004.

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23 –      Así se desprende del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 874/2004 que sólo les exige «la debida experiencia».

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24 – Es, al menos, la tesis que defiende una parte de la doctrina; Bettinger, T., Willoughby, A. y Abel, S.M., Domain Law and Practice – An International Handbook, Oxford, 2005, p. 278, y Scheunemann, K., obra antes citada, p. 245.

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25 – Véanse los puntos 84 y 85 de estas conclusiones.

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26 –      En inglés «Bad faith, within the meaning of point (b) of paragraph 1 may be demonstrated, where:»; en francés «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:»; en italiano «La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:» en espagnol «Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que […]»; en neerlandés «Kwade trouw in de zin van lid 1, onder b), kan worden aangetoond wanneer:»; y en esloveno «Nepoštenost v smislu točke (b) odstavka 1 se lahko izkaže, če:» (el subrayado es mío).

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27 –      Una posición contraria, en el sentido del carácter exhaustivo de la lista, ha sido defendida con el argumento de que el hecho de añadir la cláusula general de buena fe a las causas expresamente previstas implicaría el riesgo de conducir a una interpretación diferente según los diferentes órganos jurisdiccionales nacionales, y ello con criterios procedentes del Derecho de marcas, poco concordantes con los de los nombres de dominio; Kipping, D., Das Recht der .eu‑Domains, Ed. Carl Heymanns, Colonia/Munich, 2008, p. 40. Ahora bien, el método de comparación de las versiones lingüísticas ha sido utilizado tradicionalmente por el Tribunal de Justicia a fin de captar el sentido de los textos normativos de la Unión. Cuando, como en el caso de autos, el error sólo aparece en una de las lenguas, teniendo todas las demás el mismo contenido semántico, sólo puede en conclusión considerarse que esta versión contiene un error. Además, el artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento se refiere también a la buena fe como cláusula general y no sólo ligada a los criterios del artículo 21, sin que por ello haga falta defender limitación alguna de la interpretación de esta cláusula.

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28 –      Véase el punto 87 de las presentes conclusiones.

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29 – Sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, Rec. p. I‑0000), apartado 37.

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30 – Véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089), apartado 48.

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31 – Sobre las otras funciones de la marca, reconocidas recientemente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros (C‑487/07, Rec. p. I‑0000), apartado 58.

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32 – En Derecho alemán, véase Ströbele, P., «Absolute Schutzhindernisse ‑ Unterscheidungskraft», Ströbele/Hacker, Markengesetz Comentar, 9^a ed., Carl Heymanns, Colonia 2009, p. 242.

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33 – Deben observarse, sin embargo, algunas divergencias entre los Derechos nacionales; por ejemplo, en la propia Austria, la jurisprudencia parece haber moderado una desconfianza inicial por la conformidad con la buena fe del registro de términos genéricos como nombres de dominio; Haller, A., «Internet‑Domains – ein Überblick», en Brenn (director), ECG/E‑Commerce‑Gesetz, Manz, Viena, 2002, p. 109; en cambio, el Derecho español prohíbe expresamente por ley el registro de términos genéricos que designan productos, servicios, establecimientos, sectores de actividad, profesiones, religiones, etc. (…), Plaza Penadés, J., «Propiedad intelectual y sociedad de la información», en García Mexía, P. (director), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 380; en Italia, en cambio, el registro de términos genéricos no está prohibido por la ley pero la jurisprudencia también parece optar por una prohibición al menos parcial; Casaburi, G., «Nomi a dominio Internet e tutela della proprietà industriale», Rivista Giuridica di merito De Jure, nº 5, mayo 2008, p. 12; en Francia y en el Reino Unido no parece existir ninguna prohibición de registro de nombres de dominio genéricos; en Derecho francés, Azéma, J., y Galloux, J.‑C., Droit de la propriété industrielle, Dalloz, sexta edición, París, 2006, p. 917; en Derecho del Reino Unido, véase Morcom, Roughton, Graham y Malynicz, The modern law of trade marks, 2^a ed., Lexis Nexis Butterworths, Londres, 2005, pp. 377 y 378.

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34 – Véase el considerando undécimo del Reglamento nº 874/2004, según el cual «[…] Una vez finalizado el registro escalonado, debe aplicarse el principio [de “al primero que llega es al primero que se atiende”] para la asignación de nombres de dominio.»

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35 – Codex Iustinianus. Corpus Iuris Civilis, tomo II, Krüger, Berlín, 1954, 8.17 (18)3(4).

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36 –      Sentencias de 14 de diciembre de 2000, Emsland‑Stärke (C‑110/99, Rec. p. I‑11569), apartados 52 y 53, y de 21 de julio de 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb (C‑515/03, Rec. p. I‑7355), apartado 39.