CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

M. D. Ruiz-Jarabo Colomer

presentadas el 15 de julio de 2004 (1)

Asunto C-106/03

Vedial SA

«Recurso de casación - Marca comunitaria - Marca verbal y figurativa HUBERT - Oposición del titular de la marca verbal nacional SAINT-HUBERT 41 - Infracción del principio dispositivo - Violación de la noción de riesgo de confusión

 Introducción

1.        En este asunto reviste un especial interés la determinación del ámbito de aplicación del principio dispositivo en ciertos procedimientos relativos a la marca comunitaria, en particular, los sustentados ante el Tribunal de Primera Instancia cuando se cuestiona la validez de una decisión administrativa por la que se resuelve un trámite de oposición al registro de una de esas marcas.

 Antecedentes del litigio

2.        El 1 de abril de 1996 France Distribution, sociedad domiciliada en Emerainville (Francia), presentó, con arreglo al Reglamento (CE) n. 40/94, (2) una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), constituida por un signo mixto, denominativo y figurativo, expuesto a continuación:

3.        Los productos que debía designar, pertenencientes a las clases 29, 30 y 42 del Arreglo de Niza,(3) corresponden a la descripción siguiente:

–        - clase 29: «Carne, charcutería, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, huevos, productos de huevos en general, leche y productos lácteos; conservas, frutas y legumbres en conserva o congeladas; encurtidos»;

–        - clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas; especias, hielo»;

–        - clase 42: «Servicios de hostelería y restauración».

4.        Esta solicitud se publicó en el Boletín de marcas comunitarias n. 22/97, de 6 de octubre de 1997.

5.        El 6 de enero de 1998 la recurrente en casación, Vedial SA, sociedad domiciliada en Ludres (Francia), formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento n. 40/94, contra la pretendida marca respecto a una parte de los productos a los que se refiere, a saber, «leche y otros productos lácteos», comprendidos en la clase 29, y «vinagre, salsas», en la clase 30.

El anterior título invocado es el registro francés n. 1.552.214 de la marca denominativa SAINT-HUBERT 41, inscrita para designar «mantequilla, grasas alimenticias, quesos y todos los productos lácteos», recogidos en la clase 29.

6.        En resolución de 1 de diciembre de 1999, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición por entender que no había riesgo de confusión en el público establecido en el territorio francés, donde la marca anterior está protegida sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94. (4)

7.        El 31 de enero de 2000 Vedial interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento n. 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. En apoyo de su acción, acompañó a su escrito varios documentos destinados a probar la notoriedad de su marca en Francia.

8.        El recurso fue desestimado en una resolución, de 9 de marzo de 2001, de la Sala Primera de Recurso de la OAMI.

9.        Dicha Sala consideró procedente la resolución de la División de Oposición respecto de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94, porque, aun cuando existe un elevado grado de similitud entre los productos controvertidos y aun cuando, a efectos de la aplicación de dicha disposición, cabe ponderar la notoriedad de la marca anterior demostrada por la demandante, no concurre riesgo de confusión para el público interesado, habida cuenta de que los signos en conflicto no presentan grandes semejanzas.

 La sentencia impugnada

10.      El 23 de mayo de 2001 Vedial interpuso recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia. Dicho recurso se fundaba en un único motivo, a saber, la infracción del concepto de riesgo de confusión, contenido en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n. 40/94.

11.      En la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI - France Distribution (HUBERT), (5) el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso.

12.      Con carácter preliminar, se analizó la admisibilidad de las alegaciones de la OAMI que criticaban la resolución de la Sala de Recurso, estimando que no estaba facultada para reconocer la notoriedad de la marca anterior en Francia, porque Vedial no había aportado prueba alguna de dicha notoriedad dentro del plazo concedido a este respecto por la División de Oposición.

No obstante, esta incorrección no bastaba, a ojos de la OAMI, para justificar la anulación de la resolución impugnada.

13.      En el suplico, la OAMI solicitaba al Tribunal de Primera Instancia:

–        - declarar que la Sala de Recurso no debió haber reconocido la notoriedad de la marca anterior;

–        - pronunciarse sobre el riesgo de confusión, así como anular la resolución impugnada únicamente después de comprobar que existía tal riesgo; y

–        - resolver que cada parte cargue con sus propias costas. (6)

14.      Para el Tribunal de Primera Instancia, la pretensión de la OAMI de obtener una declaración de que la Sala de Recurso no debió haber admitido la notoriedad de la marca anterior equivalía a reclamar la modificación de la resolución impugnada.

Sin embargo, tomó en consideración: que la OAMI no había sido parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso; que, además, como autora del acto cuya ilegalidad se examinaba, sólo podía personarse en calidad de demandada; que las Salas de Recurso forman parte de la OAMI; y, por último, que, para reconocerle el derecho de impugnar una resolución de una Sala de Recurso, en el marco de los procedimientos denominados «inter partes», habría sido preciso que el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia otorgase a las demás partes comparecientes ante aquel órgano, una vez personadas como coadyuvantes, la facultad de formular pretensiones dirigidas a anular o modificar la resolución impugnada, incluso en un punto no planteado en el escrito de contestación de la OAMI.

15.      El juez de instancia falló, pues, que la OAMI no poseía legitimación activa para solicitar la anulación o la modificación de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso, declarando inadmisible su pretensión.

16.      En cuanto al fondo del recurso, la demandante sostenía que la resolución de la Sala infringía el concepto de riesgo de confusión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, alegando que la marca anterior tenía, de modo intrínseco, un carácter distintivo muy señalado y que la Sala de Recurso había incurrido en varios errores de apreciación al comparar las marcas objeto de litigio.

En lo tocante a la comparación fonética, que es la que aquí interesa, Vedial arguyó que la Sala de Recurso no había constatado que la similitud entre los signos se refería a elementos dominantes de las marcas en conflicto.

17.      Por su parte, la OAMI apuntó que, si el Tribunal de Primera Instancia verficaba que el elemento dominante de la marca anterior estaba constituido por el nombre «HUBERT», resultaría difícil negar la concurrencia de un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Por el contrario, si entendía que la marca anterior no era especialmente distintiva y formaba un conjunto en el que no había ningún elemento dominante, las diferencias entre las marcas deberían bastar para negar cualquier riesgo de confusión.

18.      En la sentencia, el Tribunal de Primera Instancia reconoció, en primer lugar, que la Sala de Recurso apreció acertadamente que algunos de los productos controvertidos eran idénticos y otros, similares.

19.      A continuación, llevó a cabo una comparación de los signos desde un punto de vista gráfico, fonético y conceptual. Tras un análisis meticuloso, llegó al convencimiento de que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos suponían una razón suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario. (7)

20.      Más concretamente, en relación con el examen fonético, el juez de instancia se expresó de la siguiente manera:

«[...] la Sala de Recurso afirma que la marca anterior contiene siete fonemas y la marca solicitada dos. Además, constata que en francés se acentúan, respecto a la marca anterior, las sílabas primera, tercera y quinta y, respecto a la marca solicitada, la segunda (punto 31 de la resolución impugnada).

Procede considerar que el análisis prosódico de la Sala de Recurso es correcto. En efecto, debe indicarse que el elemento común de ambos signos es sólo la segunda palabra del sintagma que constituye la marca anterior, que está compuesta de dos palabras y de un número. Por lo tanto, las marcas controvertidas son distintas desde el punto de vista fonético.» (8)

 El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

21.      El recurso de casación, interpuesto por Vedial, tuvo acceso al Registro del Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 2003.

Han presentado observaciones escritas tanto la recurrente como la OAMI. No se ha celebrado vista oral.

El asunto fue atribuido, el 23 de marzo de 2004, a la Sala Segunda del Tribunal de Justicia, habiéndose terminado su tramitación el 7 de junio siguiente.

 Análisis de los motivos de casación

22.      En apoyo de su acción, la recurrente invoca dos motivos con carácter principal y uno destinado a un examen subsidiario.

Sobre el primer motivo de casación

23.      Vedial sostiene, mediante su primer motivo, formulado a título principal, que el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el principio dispositivo, a cuyo tenor las partes son dueñas del litigio y capaces de delimitar su objeto.

24.      Según la recurrente, este principio supone que, cuando sobre un extremo dado no hay disputa entre las partes, el juez no puede revisarlo, a no ser que esté obligado por razones de orden público.

25.      Vedial aduce que, en el momento de su participación en la vista oral celebrada ante el Tribunal de Primera Instancia, las partes estaban de acuerdo sobre la similitud de los signos en conflicto, al menos en el aspecto fonético, como lo estaban también sobre la existencia de riesgo de confusión, en caso de no poder reprocharse a la Sala de Recurso el haber aceptado que la marca «Saint-Hubert 41» poseía un elevado carácter distintivo, por la notoriedad adquirida en Francia.

La sentencia impugnada habría infringido el principio dispositivo, al estimar, contrariamente a lo convenido entre las partes, que las marcas no presentaban similitud alguna entre sí.

26.      La OAMI alberga dudas en cuanto al alcance del principio dispositivo en el ámbito de un procedimiento de naturaleza administrativa, como el relativo a la marca comunitaria.

Por lo demás, pone de relieve las particularidades del procedimiento de impugnación de que se trata, caracterizado por la falta de personación de la OAMI ante la Sala de Recurso y cuyo objeto queda constituido por el control de la legalidad de la decisión adoptada.

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia habría examinado, a solicitud de la recurrente, la noción jurídica de riesgo de confusión, sin que en su interpretación sea vinculante la opinión de las partes.

Por último, la OAMI señala que sus alegaciones ante el juez de instancia no significan un acuerdo. En apoyo de esta afirmación invoca dos argumentos: en primer lugar, que su posición aparece respaldada por la resolución de la Sala de Recurso; en segundo lugar, que France Distribution, la parte adversa en los trámites ante la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, no habría expresado connivencia alguna sobre el particular.

27.      Para que este motivo prospere, conviene comprobar:

–        - la medida en que, en los procedimientos jurisdiccionales de control de la legalidad de las resoluciones de la OAMI recaídas en un trámite de oposición, resulta aplicable el principio dispositivo; y, en su caso,

–        - si de los autos puede deducirse la infracción de dicho principio.

28.      El llamado principio dispositivo reviste gran utilidad para referirse a determinadas características del proceso, generalmente civil, que plasman el reconocimiento de la autonomía privada de las personas. (9) A las partes, como dueñas de la acción, corresponde, no sólo iniciarla o terminarla, sino también la fijación de su objeto. Se trata, al fin y al cabo, del reflejo procesal de la facultad de disposición sobre los propios derechos, que, en el plano material, se manifiesta en la primacía de la voluntad contractual. Constituye la justificación remota de esta máxima el que el titular, aunque sea potencial o presunto, de una cosa debe conservar esa facultad de disposición a efectos de traducirla en juicio, reclamándola o cediéndola, en todo o en parte, mediante desistimiento o allanación, definiendo, en suma, el litigio.

29.      Distinto del principio dispositivo propiamente considerado -con el que está, no obstante, íntimamente vinculado-,(10) el principio de aportación de las partes (Beibringungsgrundsatz) significa que estos sujetos procesales son los que proporcionan los hechos del proceso, en la forma y en la medida en que les interesa, configurando, así, su objeto y vinculando al juez, que queda obligado a fallar secundum allegata et probata partium.(11)

30.      En derecho procesal civil, para invocar con eficacia el principio dispositivo, debe constar, por un lado, que el litigante es dominus litis y, por otro, que el objeto litigioso no es indisponible. (12) Incluso el ordenamiento jurídico civil contempla casos en los que, junto a las facultades de los particulares, existe un interés público equivalente o predominante, lo que conduce a modular, a limitar o a anular la virtualidad del principio. Así ocurre típicamente en determinados asuntos relativos al derecho de familia, en los que la participación del ministerio público es indicativa de que la controversia supera el ámbito de decisión individual sobre la configuración de las relaciones jurídicas.(13)

31.      No hay ninguna razón para excluir de la aplicación de este principio fundamental del derecho procesal las acciones de naturaleza administrativa, como las que se sustancian ante la OAMI. Ahora bien, dicha aplicación, en un procedimiento concreto, dependerá de la medida en que las partes puedan prevalerse de la titularidad del bien o del interés sobre el que recae la pretensión, es decir, de que sean verdaderas dueñas de la litis.(14)

32.      Como reconoció el Tribunal de Justicia, (15) «el principio de derecho nacional de que en un proceso civil, el juez debe o puede aducir de oficio fundamentos de derecho, está limitado por la obligación que le incumbe, de atenerse al objeto del litigio y de basar su decisión en los hechos que le han sido sometidos. Esta limitación está justificada por el principio según el cual la iniciativa en un proceso corresponde a las partes y el juez sólo puede actuar de oficio en casos excepcionales, en los que el interés público exige su intervención. Este principio aplica concepciones compartidas por la mayoría de los Estados miembros en cuanto a las relaciones entre el Estado y el individuo, protege el derecho de defensa y garantiza el buen desarrollo del procedimiento, en particular, al prevenir los retrasos inherentes a la apreciación de nuevos motivos.»

Con este pasaje, el Tribunal de Justicia buscaba justificar la existencia de tal principio en derecho interno, a efectos de liberar a los órganos jurisdiccionales nacionales del deber de aducir de oficio, en los procedimientos que se les sometan, un motivo basado en la infracción de normas comunitarias, renunciando así a la pasividad que les es propia. No obstante, parece indiscutible que el principio dispositivo se aplica también al procedimiento ante el juez comunitario, aunque sujeto a las adaptaciones inherentes a la naturaleza específica del contencioso del que conoce.

33.      Ilustra la vigencia de este principio la posibilidad, prevista en el artículo 77 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, de que las partes se pongan de acuerdo sobre la solución que convenga dar al litigio y renuncien a toda pretensión. En ese caso, el presidente ordena, sin más, el archivo de la causa.

El Reglamento de Procedimiento sólo excluye la aplicación general de este principio en los recursos de anulación (artículo 230 CE) o en los interpuestos para declarar la inactividad de una Institución (artículo 232 CE), precisamente por el carácter de juicio objetivo al acto que revisten.

También ante el juez comunitario el desistimiento del demandante tiene como consecuencia el archivo de los autos (artículo 78 del Reglamento de Procedimiento).

Otras manifestaciones que acreditan, con mayor o menor intensidad, distintos aspectos de la máxima del dispositivo ante el Tribunal de Justicia son, por ejemplo, las normas del Reglamento de Procedimiento referidas a la fijación de la litis a través del escrito de demanda o, en los recursos por incumplimiento de Estado, en el preceptivo dictamen previo de la Comisión; a la prohibición de modificar el objeto del litigio en un recurso de casación (artículo 113, apartado 2); o a la imposibilidad de invocar motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante la tramitación de la causa (artículo 42, apartado 2).

De lo anterior se desprende que el juez comunitario también está ligado por el marco fáctico y por los motivos jurídicos aportados por las partes.

34.      Sin embargo, resulta significativo que el Reglamento de Procedimiento no contenga ninguna disposición general sobre el allanamiento del demandado. La explicación tal vez provenga de que en el contencioso comunitario es inusual que los comparecientes pueden prevalerse enteramente del litigio.

Así ocurre, desde luego, en las cuestiones prejudiciales, diálogo entre jueces. Sólo al órgano jurisdiccional nacional compete retirar una solicitud de pronunciamiento prejudicial. Tampoco los recursos de incumplimiento, de anulación o por inactividad se prestan al allanamiento. (16)      

35.      Procede, no obstante, examinar si cabe aplicar estos parámetros a los procedimientos que tienen por objeto la impugnación de una resolución de la OAMI adoptada en trámite de oposición.

36.      ¿Pueden las partes disponer de un litigio de esas características?

Para contestar a esa pregunta, aunque sea de modo abstracto, hay que conocer si están en juego bienes jurídicos diferentes de los simples intereses de las partes.

37.      Si se atiende a la jurisprudencia tradicional del Tribunal de Justicia relativa a la misión de la marca, habría que colegir, al menos provisionalmente, que este instrumento de propiedad intelectual no sólo es útil para proteger a las empresas titulares, ya que siempre ha entendido que su función esencial es «garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los de otra procedencia», añadiéndose que, «para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad». (17)

38.      Al interpretar el requisito del carácter distintivo concreto, en el marco del examen de los motivos absolutos de denegación de registro del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104,(18) el Tribunal de Justicia ha declarado que tiene por finalidad específica garantizar que la marca sea «apta para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, y, por consiguiente, para diferenciar este producto de los de otras empresas». (19)

39.      De esa doctrina podría fácilmente inferirse que existe un interés público, distinto del del titular de la marca, en que el consumidor conozca, a través de ese signo, el origen empresarial de los productos. En tal caso habría un interés público en evitar el riesgo de confusión. Dicho riesgo surgiría, de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento si, en un mercado dado, subsisten dos marcas idénticas o similares que designan productos asimismo idénticos o similares.

40.      Esta solución, aunque tentadora, decae ante el modo en el que el legislador comunitario ha organizado el procedimiento de oposición.

41.      De conformidad con lo previsto en las secciones segunda, tercera y cuarta del título IV del Reglamento n. 40/94, una vez que la OAMI ha comprobado que un signo, cuyo registro se interesa, no incurre en ninguno de los motivos de denegación absolutos, procede a efectuar una búsqueda de marcas comunitarias o de solicitudes anteriores cuyos titulares podrían oponerse al registro en virtud del artículo 8. Por su parte, los organismos nacionales homólogos se comportan de igual manera en relación con las marcas vigentes en sus territorios respectivos.

42.      La OAMI debe, entonces, publicar la solicitud de registro, comunicando este acto a todos los titulares de marcas anteriores que figuren en los informes de búsqueda tanto el comunitario, como los nacionales.

43.      Sin embargo, a tenor del artículo 42 del Reglamento, sólo a los titulares de marcas anteriores corresponde la prerrogativa de oponerse a la inscripción de un nuevo signo por los motivos previstos en el artículo 8, entre los que se cuenta el riesgo de confusión objeto del litigio. Ni la OAMI ni las autoridades nacionales ni ningún otro órgano de derecho público están legitimados para incoar este trámite.

44.      De esta situación se deduce que, a falta de la iniciativa del titular de la marca anterior, nada impide que accedan al registro, no sólo signos capaces de acarrear confusión en el consumidor, sino incluso signos idénticos a otros ya inscritos, llamados a designar productos similares [hipótesis del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento]. El titular de la marca anterior puede, por tanto, disponer libremente de su derecho de oposición.

45.      Este régimen, que confía en exclusiva a los operadores privados la observancia de los motivos de denegación relativos, puede, en algunos casos, evitar que la marca cumpla con su misión de garantizar al consumidor un determinado origen empresarial. Aun así, hay que entender que el legislador, consciente de la realidad comercial, ha decidido que este sistema probablemente resulte más eficaz en la práctica y ha aceptado, como remoto, el riesgo al que antes he aludido.

46.      Pues bien, si en instancia de registro, el titular de la marca anterior puede libremente disponer de su derecho, carecería de toda coherencia aplicar en el proceso jurisdiccional de control subsiguiente parámetros distintos.

47.      No cabe dudar, por consiguiente, de que, ante el juez comunitario, al titular de una marca anterior le asiste la misma facultad de disposición, con igual alcance, que la que se le reconoce en el trámite administrativo.

48.      Por esta razón, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al contemplar la intervención de dicho titular, en calidad de coadyuvante, le atribuye idénticas prerrogativas que a la parte formalmente demandada, es decir, la OAMI, como autora de la resolución impugnada. Algo similar se predica respecto del propietario de la nueva marca, cuando ataca una decisión de la Sala de Recurso por la que se pone fin a la oposición en términos desfavorables para sus intereses. El artículo 134 prevé, en efecto, que las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso distintas de la recurrente pueden participar ante el Tribunal de Primera Instancia como coadyuvantes (apartado 1) y que, en tal caso, disfrutan de «los mismos derechos procesales que las partes principales», pudiendo formular pretensiones y motivos autónomos respecto de las partes principales (apartado 2).

49.      De todo lo expuesto se infiere que el titular de la marca anterior puede disponer, sin reservas, de su derecho de oposición, también en vía judicial, según se deriva de la posición que el Reglamento n. 40/94 le otorga en el procedimiento administrativo.

50.      Se deduce, además, a contrario, que ese derecho no corresponde a la OAMI. Su calidad de parte demandada es limitada y se agota en la defensa de la legalidad de la resolución de uno de sus órganos, a saber, la Sala de Recurso de que se trate. No puede impugnar la validez de esa resolución, como correctamente ha argumentado el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada, (20) ni mucho menos disponer del litigio, ya que el Reglamento n. 40/94 no le concede la posibilidad de ejercer su oposición al registro de un signo incurso en un motivo de denegación relativo de los contemplados en el artículo 8.

51.      En atención a todo lo expuesto, debe desestimarse este primer motivo de casación, sin analizar el alcance exacto del pretendido acuerdo al que habrían llegado las partes ante el juez de instancia: la OAMI carece de la calidad de «dueña de la litis» y, por lo tanto, de la facultad aneja de contribuir a la delimitación del objeto de la controversia.

 Sobre el segundo motivo de casación

52.      El segundo motivo de casación, formulado, como el primero, a título principal, denuncia que el Tribunal de Primera Instancia debió, al menos, ordenar la reapertura del debate oral para comunicar a las partes que no se adhería al acuerdo por el que habían reconocido la existencia de una similitud fonética entre las marcas en conflicto.

53.      Este motivo sólo podría prosperar si quedase demostrado que el Tribunal de Primera Instancia ha basado su decisión en argumentos ajenos al debate. Así ocurriría si, por ejemplo, se hubiese fundado en la letra a) del artículo 8, apartado 1, del Reglamento.

54.      En el caso de autos, se pedía al juez de instancia apreciar si la Sala de Recurso había aplicado correctamente la noción de riesgo de confusión. Baste decir que el razonamiento contenido en los apartados 41 y siguientes de la sentencia impugnada aborda esta cuestión y termina con el convencimiento de que la Sala de Recurso no cometió error alguno al descartar toda posibilidad de confusión entre la marca solicitada y la anterior.

En lo referente a la pretendida similitud fonética, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a examinar la corrección del criterio utilizado por la Sala de Recurso, declarando que las marcas controvertidas son distintas (apartado 56 de la sentencia impugnada) o que no deben reputarse idénticas ni similares (apartado 62), mientras que la Sala de Recurso había sostenido que los dos signos no presentaban una gran similitud (apartado 33 de la resolución). Estas diferencias de expresión no son pertinentes, ya que no conllevan consecuencia jurídica alguna en cuanto a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), en especial, porque la propia Sala de Recurso partió de la hipótesis -de la que posteriormente se apartó el juez de instancia- de que la marca anterior disfruta de amplia notoriedad en Francia.

55.      El hecho de que, según resalta la sentencia impugnada, en sus alegaciones ante el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI se haya separado del parecer de la Sala de Recurso, admitiendo que, «si pudiera considerarse válidamente que la marca anterior es notoria, habría que llegar a la conclusión de que existe un riesgo de confusión con la marca solicitada» (apartado 31), no altera los límites de un debate del que, como expliqué al analizar el primer motivo, la OAMI no puede disponer.

56.      Por estas razones procede desestimar este segundo motivo de casación.

 Sobre el tercer motivo de casación

57.      El tercer motivo de casación, que la recurrente interpone con carácter subsidiario, reprocha a la sentencia impugnada haber aplicado erróneamente los conceptos de «riesgo de confusión» y de «público pertinente», a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94. Vedial hace valer cuatro reproches.

58.      El primer error habría consistido en referirse, en el apartado 62, a que el público, confrontado con los productos designados por la marca solicitada y por la anterior, no les atribuiría el mismo origen comercial. Según la recurrente, el riesgo de confusión incluye también la posibilidad de que se piense que las empresas están unidas por vínculos económicos.

59.      Esta alegación es inoperante, en el mejor de los casos. Desde el momento en que el juez de instancia llegó al convencimiento, en los apartados 48 a 59 de la sentencia impugnada, de que los signos no presentan similitud entre sí (como recuerda, en términos categóricos, en el apartado 65), no hay el riesgo de confusión ni tampoco el de asociación al que se refiere la recurrente. A falta de esa semejanza, carece de cualquier utilidad preguntarse si el público creería que los productos designados con la nueva marca provienen de una empresa unida por vínculos económicos con la titular de la marca anterior.

Por lo demás, la sentencia de instancia declaró, en el mismo apartado 62, que, «[p]or consiguiente, no existe riesgo de que el público destinatario establezca un vínculo entre los productos identificados por cada una de estas dos marcas, que evocan conceptos diferentes».

60.      El segundo error se encontraría en el apartado 63, donde se afirma que, «aunque existe una identidad y una similitud entre los productos comprendidos en las marcas en conflicto, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos constituyen un motivo suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario», cuando, según la recurrente, lo correcto habría sido tomar como parámetro la apreciación global del signo en cuestión y decidir si la identidad o la similitud son tales que pueden ocasionar un riesgo de confusión.

61.      Este argumento debe rechazarse por razones parecidas a las esgrimidas respecto de la primera crítica: el Tribunal de Primera Instancia consideró que los signos no presentan similitud alguna entre sí y la recurrente no ha impugnado válidamente esta premisa. Por lo tanto, es ocioso indagar las condiciones en las que dos signos diferentes pueden dar lugar a un riesgo de confusión.

62.      El tercer error que la recurrente dice percibir en la sentencia impugnada consistiría en la incorrecta aplicación de la regla de la interdependencia. Según explica Vedial, en el caso de que el Tribunal de Justicia estimase que el juez de instancia percibió cierta semejanza, al menos fonética, entre los signos, cabe exigirle dar por compensada esta débil similitud con la identidad entre los productos y el fuerte carácter distintivo de la marca anterior, para comprobar la existencia de riesgo de confusión.

63.      Esta parte del motivo es manifiestamente infundada, ya que parte de una falsa hipótesis, pues, el Tribunal de Primera Instancia nunca apreció la alegada similitud fonética entre los signos. Bien al contrario, declaró que dichos signos no pueden considerarse idénticos o similares (apartado 65), extremo no impugnado por la recurrente. Por consiguiente, esta alegación debe ser desestimada.

64.      Por último, Vedial denuncia que el apartado 62 de la sentencia atacada infringe la noción de riesgo de confusión por entender como público pertinente a los consumidores susceptibles de adquirir los productos designados y no al conjunto de personas capaces de percibir la marca.

65.      Este argumento no se revela más operante que los precedentes. Faltando semejanza entre los signos, carece de interés la delimitación exacta del público expuesto a un riesgo de confusión, eventualidad que, por definición, no puede producirse.

Partiendo de esa idea, el concepto perfilado en el apartado 62 de la sentencia impugnada resulta acertado. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a los efectos de la apreciación del carácter distintivo de una marca, el público pertinente está compuesto por el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate.(21)      

66.      Procede, por lo tanto, desestimar el tercer motivo como inoperante y, en lo demás, como manifiestamente infundado.

 Costas

67.      En virtud del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que pierda el proceso ha de ser condenada en costas. Por consiguiente, si se desestima, como propongo, la integridad de los motivos formulados por la recurrente, procede condenarla al pago de las costas del recurso.

 Conclusión

68.      Al considerar que todos los motivos formulados son impertinentes por las razones apuntadas, sugiero al Tribunal de Justicia la desestimación del presente recurso de casación, formulado contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, con la correlativa imposición de costas a la recurrente.

---

1 – Lengua original: español.

---

2 – Reglamento (CE) n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

---

3 – Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

---

4 – El procedimiento ante la División de Oposición recoge cierto debate sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n. 40/94, que carece de interés para estos autos.

---

5 – Asunto T-110/01, Rec. p. II-5275.

---

6 – Apartado 11 de la sentencia impugnada.

---

7 – Apartado 63 de la sentencia impugnada.

---

8 –      Apartados 55 y 56.

---

9 – Zeiss, W. y Schreiber, K.: Zivilprozessrecht, Ed. Mohr Siebeck, 2003, pp. 64 y ss.

---

10 – Y cuyo nombre, al menos en la doctrina española, suele tomar prestado.

---

11 – Ramos Méndez, F.: Derecho procesal civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1986, pp. 347 y 348.

---

12 – Ibid., p. 348.

---

13 – Jauernig, O.: Zivilprozeßrecht, Ed. Beck, Munich, 1993, p. 72.

---

14 – Gimeno Sendra, V. y otros: Derecho procesal administrativo, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pp. 63 y 64.

---

15 – Sentencia de 14 de diciembre de 1995, Van Schijndel y Van Veen (asuntos acumulados C-430/93 y C-431/93, Rec. p. I-4705), apartados 20 y 21.

---

16 –      Véanse, sin embargo, las sentencias de 23 de mayo de 2000, Comisión/Italia (C-58/99, Rec. p. I-3811), y de 17 de junio de 2004, Comisión/Bélgica (C-255/03, Rec. p. I-0000), en las que el Tribunal de Justicia parece dar a entender que un Estado miembro puede asentir a la pretensión de declaración de incumplimiento de la Comisión. No se trata, empero, de precedentes jurisprudenciales pertinentes, en la medida en que es más probable que, en ambos casos, el Tribunal de Justicia haya preferido un razonamiento elíptico, por estimar que la infracción alegada era evidente.

---

17 – Sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 28.

---

18 – Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), en todo idéntico a su correlativo, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n. 40/94.

---

19 – Sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779), apartado 46; de 18 de junio de 2002, Philips (C-299/99, Rec. p. I-5475), apartado 35; de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-3161), apartado 40; y de 12 de febrero de 2004, Henkel (C-218/01, Rec. p. I-0000), apartado 48.

---

20 – Véanse los puntos 12 a 14 supra.

---

21 –      Véanse las sentencias, citadas en la nota 19 Philips, apartado 63; Henkel, apartado 50; y Linde y otros, apartado 50, en el contexto de la Directiva 89/104.