1.

El presente asunto se somete al Tribunal de Justicia mediante una remisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de la República Federal de Alemania). Se refiere principalmente a la relación entre el principio de la libre circulación de mercancías que se regula en los artículos 30 a 34 del Tratado CEE y la excepción a dicho principio formulada en el artículo 36 del mismo con respecto a las restricciones «justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial». Constituye el presente asunto la continuación del 192/73 (Van Zuylen contra HAG, Rec. 1974, p. 731). Es inevitable que dicho asunto y el presente serán conocidos como HAG I y HAG II, respectivamente. Son éstos epítetos convenientes, que yo mismo voy a utilizar.

2.

La demandante en el procedimiento principal, HAG GF AG (en lo sucesivo, «HAG Bremen»), es una sociedad alemana con domicilio social en Bremen. Existe desde 1906, y, debido a la invención del primer procedimiento para descafeinar el café, su principal actividad ha sido, por mucho tiempo, la producción y distribución de esta clase de café. En 1907 era titular de la marca «HAG» registrada a su nombre en Alemania. La misma marca se registró al año siguiente a su nombre en Bélgica y Luxemburgo. En 1927 procedió a constituir una sociedad filial en Bélgica, que giraba comercialmente con la denominación de «Café HAG SA», en cuyo capital social participaba en su totalidad y sobre la que ejercía el control total. En 1935 cedió las marcas belga y luxemburguesa a su filial. En 1944 se incautaron todos los bienes de la filial, con inclusión de las marcas para Bélgica y Luxemburgo, como bien del enemigo. La Sociedad se vendió en bloque a la familia Van (Develen. En 1971, las marcas, que en algún momento se habían convertido en marcas del Benelux, fueron cedidas a Van Zuylen Frères, entidad con domicilio social en Lieja.

3.

Cuando en 1972 HAG Bremen empezó a exportar café a Luxemburgo con la marca «Kaffee HAG», Van Zuylen Frères instó un procedimiento por violación del derecho de marca ante un Tribunal de Luxemburgo. Dicho procedimiento llevó a dictar la primera sentencia en el asunto HAG I, en la cual el Tribunal de Justicia declaró:

«El hecho de prohibir en un Estado miembro la comercialización de un producto legalmente designado con un marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que en el primer Estado exista una marca idéntica con el mismo origen, es incompatible con las disposiciones que regulan la libre circulación de mercancías dentro del mercado común»(traducción provisional).

4.

Desde el principio, las consecuencias de esta sentencia deben de haber sido evidentes para cualquier interesado. Se redactó en unos términos tan generales para dar la impresión de que, si Van Zuylen no podía ampararse en su marca Benelux para impedir que HAG Bremen vendiera café con dicha marca en Luxemburgo (y seguramente en Bélgica), tampoco HAG Bremen podía ampararse en su marca alemana para impedir que Van Zuylen abasteciera al mercado alemán con la misma marca. Sin embargo, Van Zuylen no intentó hacer esto. Durante la siguiente década, siguió correspondiendo a HAG Bremen el uso exclusivo de la marca HAG en Alemania.

5.

En 1979, la entidad Van Zuylen Frères fue adquirida por una sociedad suiza actualmente denominada Jacobs Suchard AG, que es la primera del mercado de productos de café en Alemania. De acuerdo con las observaciones de HAG Bremen, Jacobs Suchard AG se desprendió de la mayor parte del negocio de café de Van Zuylen, reteniendo sólo el armazón de la entidad así como las marcas HAG. La entidad se transformó en una filial con la totalidad de las acciones representativas de su capital social en poder de Jacobs Suchard AG, que gira comercialmente con la denominación de SA CNLSUCAL NV (en Io sucesivo, «HAG Bélgica»).

6.

En 1985 HAG Bélgica empezó a abastecer el mercado alemán con café descafeinado de marca HAG. HAG Bremen, que mantiene que «Kaffee HAG» ha adquirido la condición de una marca notoria en Alemania y que, gracias al nuevo proceso de fabricación, su producto es de superior calidad que el café que suministra HAG Bélgica, acudió al Tribunal competente de Alemania en solicitud de una medida cautelar para que se impidiera a HAG Bélgica que violara su derecho de marca. El Landgericht de Hamburgo resolvió favorablemente para los intereses de HAG Bremen, como lo hiciera también el Hanseatisches Oberlandesgericht en el trámite de apelación. HAG Bélgica recurrió en casación ante el Bundesgerichtshof, el cual planteó las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, con arreglo al párrafo 3 del artículo 177 del Tratado CEE:

7.

Si se analiza la primera cuestión a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto HAG I, puede decirse que la misma suscita dos extremos de considerable importancia. En primer lugar, el asunto plantea de lleno el problema de si es correcta la doctrina del «origen común», tal como se la conoce por regla general, que fue formulada por el Tribunal de Justicia en el asunto HAG I, y aunque es probable que sean más bien escasas las situaciones a las que sea aplicable la doctrina, de forma que las implicaciones de mantener o abandonar la doctrina tienen un alcance relativamente limitado, no obstante, la posibilidad de modificar directamente el criterio jurisprudencial anterior es un tema de importancia fundamental. En segundo lugar, la cuestión tiene consecuencias que sobrepasan la doctrina del origen común, que pueden afectar a muchas más clases de marcas. Por razones que pueden entenderse, las partes no se manifiestan completamente sobre algunos de dichos problemas fundamentales. Al haber sido la parte vencedora en el asunto HAG I, HAG Bremen no desea que se falle de forma contraria a dicha sentencia; simplemente desea restringir su ámbito de aplicación. Por otra parte, HAG Bélgica alega que debería confirmarse la anterior sentencia y aplicarse la doctrina al presente asunto. De ello resulta que ninguna de las dos partes aborda los problemas fundamentales que determinarán si es válido el principio establecido en el asunto HAG I. Tampoco las otras partes del procedimiento han hecho un examen exhaustivo de los problemas. Ante todo, previamente al intento de resolver dichos problemas, examinaré los preceptos del Tratado pertinentes y postenórmente los principios primordiales que pueden inferirse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en lo que atañe a propiedad intelectual.

8.

El artículo 30 del Tratado dispone:

«Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.»

La parte pertinente del artículo 36 del Tratado dispone:

«Las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»

El artículo 222 del Tratado dispone:

«El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros.»

Por último, el apartado 1 del artículo 85 del Tratado, que no tiene una relación directa con el presente asunto pero que, en cualquier caso es preciso tenerlo en cuenta por cuanto lleva ínsito uno de los criterios esenciales para apreciar si un determinado comportamiento es aceptable según el Derecho comunitario, dispone:

«Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común.»

9.

Los artículos 30 y 36 articulan un conflicto entre dos intereses contrapuestos. Por un lado, el artículo 30, juntamente con los siguientes, establece el principio fundamental de la libre circulación de mercancías. Por otra parte, el artículo 36 protege, entre otras cosas, los derechos de propiedad intelectual, los cuales, dada su naturaleza territorial, es inevitable que creen obstáculos a la libre circulación de mercancías. El propio artículo 36 ofrece algunos medios para explicar la forma cómo debe resolverse dicho conflicto. Del texto del artículo queda claro que no todas las restricciones al comercio, creadas por los derechos de propiedad intelectual, están excluidas de la prohibición que establece el artículo 30. Para su exclusión de la prohibición, cualquier restricción debe, ante todo, estar «justificada» en el sentido de la primera parte del artículo 36. En segundo lugar, no debe constituir «un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros», en el sentido de la segunda parte del artículo 36.

10.

Correspondiendo a su naturaleza de Tratado marco, el Tratado CEE no pretende establecer un código de reglas de carácter exhaustivo regulador de la condición de los derechos de propiedad intelectual en Derecho comunitario. Simplemente proporciona el esqueleto. La misión consistente en dar cuerpo a este esqueleto compete al órgano legislativo comunitario así como al Tribunal de Justicia. En el ámbito del Derecho sobre marcas, el legislativo no ha sido tan activo como habría podido, y tan sólo ha tenido dos importantes iniciativas, una de las cuales [la propuesta de reglamento del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1984, C 230, p. 1)] todavía no ha cristalizado. La disposición que se ha adoptado hasta la fecha es la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «la Directiva en materia de marcas»). Más adelante examinaré la pertinencia de dicha Directiva para el presente asunto.

11.

En vista de la moderada proporción de la actividad legislativa en relación con las marcas y con la propiedad intelectual en general, la misión de reconciliar los intereses contrapuestos contenidos en los artículos 30 y 36 del Tratado ha correspondido principalmente al Tribunal de Justicia. Este ha desarrollado tres principios fundamentales, que han desempeñado un papel crucial en todo el ámbito de la propiedad intelectual, todo lo cual tiene su origen en el asunto 78/70 (Deutsche Grammophon contra Metro, Rec. 1971, p. 487).

12.

Además, el Tribunal de Justicia ha desarrollado el principio de que los derechos que se ostentan en virtud de una marca según el Derecho interno (o presumiblemente en virtud de cualquier otra forma de propiedad intelectual) no pueden ejercerse de forma tal que con ello se conculquen las normas sobre competencia previstas en el Tratado [asuntos acumulados 56/64 y 58/64 (Consten y Grundig contra Comisión, Rec. 1966, pp. 429 y ss., especialmente p. 500); asunto 35/83 (BAT contra Comisión, Rec. 1985, pp. 363 y ss., especialmente p. 385)]. El ejercicio de dichos derechos no debe manifestarse como el resultado de acuerdos o prácticas concertadas cuyo objeto o efecto sea el aislamieto o la fragmentación del mercado común, en contra de lo establecido en el artículo 85 del Tratado [véase asunto 51/75 (EMI Records contra CBS United Kingdom, Rec. 1976, p. 811)]. Concretamente, el titular de una marca no puede hacer uso de la misma para erigir «fronteras impenetrables entre los Estados miembros» cediendo la marca a distintas personas en diferentes Estados miembros [asunto 40/70 (Sirena contra Eda, Rec. 1971, pp. 69 y ss., especialmente p. 82, apartado 10)].

13.

Contra estos antecedentes cabe examinar la doctrina del origen común, según la cual, en el caso de que marcas idénticas o semejantes que tengan un origen común sean propiedad de diferentes personas en distintos Estados miembros, el titular de una de las marcas no puede ampararse en la misma para impedir la importación de mercancías legalmente comercializadas con la otra marca por su titular en otro Estado miembro. La doctrina del origen común fue formulada por el Tribunal de Justicia en el asunto HAG I y confirmada en el asunto 119/75 (Terrapin contra Terranova, Rec. 1976, p. 1039). En gran medida, el resultado de HAG II dependerá de si se reconoce esta doctrina como hija legítima del Derecho comunitario.

14.

Si se contrastan los cuatro principios arriba enunciados y la doctrina del origen común con lo dispuesto en los artículos 30, 36, 85 y 222 del Tratado, no se puede evitar descubrir una cierta discrepancia. Mientras que los cuatro principios pueden razonablemente inferirse de dichos preceptos del Tratado, es mucho menos fácil encontrar en ellos una base evidente para la doctrina del origen común. Voy a explicar someramente lo que quiero decir. La dicotomía entre existencia y ejercicio contenida en el primer principio se desprende del texto del artículo 36 y, quizá, del artículo 222. Poco importa en este contexto si, como se ha indicado algunas veces, el artículo 222 prevé una garantía de la propiedad semejante a las que se encuentran en muchas Constituciones nacionales, con el resultado de que el Derecho comunitario no puede amenazar la existencia de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, ello lo confirma el artículo 36, que protege explícitamente tales derechos, y, en mi opinión, es innecesario considerar aisladamente el artículo 222. Sin embargo resulta igual de claro, de acuerdo con la limitada naturaleza de la excepción prevista en el artículo 36, que se dan circunstancias en las que la prohibición que establece el artículo 30 se aplicará, sin embargo, al ejercicio del derecho. El concepto del objeto específico contenido en el segundo principio, a pesar de lo que, al menos para los oídos ingleses, suena como un nombre algo misterioso, en realidad es concomitante esencial de la dicotomía existencia/ejercicio, dado que posibilita la determinación, en relación con cada tipo de propiedad intelectual, de aquellas circunstancias en las que, según el Derecho comunitario, se permitirá el ejercicio del derecho. El tercer principio, a saber, el principio del agotamiento de los derechos, se halla también firmemente anclado a los artículos 30 y 36. Como declaró el Tribunal de Justicia en el asunto Deutsche Grammophon, sin el mismo los comerciantes podrían aislar los mercados nacionales y entregarse a prácticas que «[serían incompatibles] con el fin esencial del Tratado»(traducción provisional). Es evidente que ninguna medida que protegiera tales prácticas estaría «justificada» en el sentido de la primera parte del artículo 36. En cuanto al cuarto principio arriba mencionado, se trata de una simple aplicación del artículo 85.

15.

¿Qué decir pues de la doctrina del origen común? Es mucho menos fácil encontrar en el Tratado una justificación de este principio. En vano puede buscarse un precepto del Tratado que implique que al titular de una marca no debería permitírsele que impidiera la importación de mercancías fabricadas por el titular de una marca paralela en otro Estado miembro por el mero hecho de que las dos marcas tienen un origen común. Sin ánimo de prejuzgar el problema en este momento, debo decir que un principio de Derecho comunitario para el que no existe una base aparente en el Tratado, es como mínimo, dudoso en lo tocante a la garantía de su origen.

16.

Antes de seguir adelante en relación con la cuestión de qué justificación puede encontrarse para la doctrina del origen común formulada en el asunto HAG I, caso de que exista alguna, debo, ante todo, realizar una observación previa sobre el planteamiento que el Tribunal de Justicia efectuó en los asuntos sobre los que conoció anteriormente acerca de la naturaleza y funciones de la marca. Con lo beneficioso que resulta la visión retrospectiva, puede comprobarse que en la jurisprudencia anterior existían síntomas de una actitud impropiamente negativa sobre el valor de las marcas. Así, en el asunto Sirena (40/70, Rec. 1971, pp. 69 y ss., especialmente p. 88), el Abogado General Sr. Dutheillet de Lamothe señaló:

«Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista humano, los intereses que protege la legislación de patentes merecen mayor respeto que los que protegen las marcas.

[...]

Desde el punto de vista humano, el reconocimiento que debe la sociedad al “inventor” del nombre “Prep Good Morning” (marca de una crema de afeitar) es cierto que no tiene la misma naturaleza, para no decir más, que el que debe la humanidad al que descubrió la penicilina»(traducción provisional).

El Tribunal de Justicia se hizo eco de dichas observaciones en la sentencia (apartado 7):

«El ejercicio de un derecho de marca está particularmente indicado para producir una fragmentación de mercados, y, por consiguiente para deteriorar la libre circulación de mercancías entre Estados, que es esencial para el mercado común. Además, en este contexto, un derecho de marca puede distinguirse de otros derechos de propiedad industrial y comercial, en tanto en cuanto, normalmente, los intereses que protege el segundo son más importantes y merecen un mayor grado de protección que los intereses que protege una marca común»(traducción provisional).

17.

Debe observarse que esta forma de entender los méritos relativos de las marcas y otras clases de propiedad intelectual se basó en una comparación odiosa entre una marca bastante insignificante y uno de los más importantes descubrimientos de la historia de la medicina. Diferentes comparaciones podrían haber dado distintos resultados, más favorables para las marcas. La verdad es que, al menos en términos económicos, y quizá también «desde el punto de vista humano», las marcas son no menos importantes y no menos merecedoras de protección que cualquier otra clase de propiedad intelectual. En palabras de un tratadista son «ni más ni menos que el fundamento de la mayor parte de la competenca del mercado» (W. R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 2 edición, 1989, p. 393).

18.

Al igual que las patentes, las marcas encuentran su justificación en un entrelazamiento armonioso entre los intereses públicos y los privados. Mientras que las patentes premian la creatividad del invento y, por consiguiente, estimulan el progreso científico, las marcas premian al fabricante que, sin cejar, produce artículos de alta calidad, los cuales, por lo tanto, estimulan el progreso económico. Sin la protección de la marca los fabricantes tendrían muy poco incentivo para elaborar nuevos productos o para mantener la calidad de los ya existentes. Con las marcas puede lograrse dicho efecto dado que las mismas actúan como una garantía, a favor del consumidor, de que todas las mercancías designadas con una marca concreta se han producido por, o bajo el control del mismo fabricante y, por lo tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de variar la calidad; sin embargo, esto lo hará por su propia cuenta y él mismo —y no sus competidores— sufrirá las consecuencias si permite una disminución de la calidad. Por consiguiente, a pesar de que la marca no proporciona ningún tipo de garantía legal de calidad —cuya inexistencia puede haber llevado a algunos a subestimar la importancia de las marcas— en términos económicos ofrece tal garantía, que cotidianamente el consumidor toma en consideración.

19.

La marca tan sólo puede desempeñar este cometido si la misma es exclusiva. Una vez que el propietario queda obligado a compartir la marca con un competidor, el mismo pierde el control sobre el fondo de comercio que la marca lleva aparejado. La reputación de sus propios artículos se deteriorará en el caso de que el competidor venda artículos de calidad inferior. Desde el punto de vista del consumidor, se producirán consecuencias igualmente indeseables, dado que la claridad de la señal que transmite la marca resultará perjudicada. Se provocará confusión y engaño en el consumidor.

20.

Debo añadir que, poco tiempo después del asunto HAG I, el Tribunal de Justicia modificó su postura con respecto a las marcas y reconoció los dos aspectos de las mismas tal y como se ha expuesto anteriormente, o sea, para proteger el fondo de comercio del titular y evitar que el consumidor sea confundido y engañado: véase el asunto 16/74 (Centrafarm contra Winthrop, Rec. 1974, p. 1183). En su momento me referiré nuevamente al asunto a que acaba de aludirse. Sin embargo, el planteamiento que se hizo en un principio sobre marcas, más negativo, puede muy bien ayudar a explicar la resolución dictada en el propio asunto HAG I.

21.

Dado que en el Tratado existen tan pocos elementos que autoricen la doctrina del origen común y nada en la jurisprudencia anterior que sugiera la existencia de dicha doctrina, puede que se haya esperado encontrar en la sentencia del Tribunal de Justicia, recaída en el asunto HAG I, una formulación detallada y convincente de las razones que indujeron al mismo a alumbrar este nuevo principio de Derecho comunitario. Pero no es éste el caso. El razonamiento se halla contenido en diez cortos apartados (apartados 6 a 15):

22.

Debo confesar que, de ninguna manera encuentro que este razonamiento sea convincente. Con el debido respeto, en algunos aspectos, el mismo es erróneo.

23.

Solamente dos años más tarde, en el asunto 119/75 (Terrapin contra Terranova, Rec. 1976, p. 1039), el Tribunal de Justicia, acuciado quizá por el coro de críticas con que fue acogida la sentencia que dictó en el asunto HAG I, intentó explicar ex post facto el motivo por el cual concedió tanta importancia al origen común de las marcas. Este asunto versó sobre una marca alemana y una británica, con distintos orígenes, sobre los que los Tribunales alemanes detectaron una semejanza que podía inducir a confusión. En el apartado 6 de su sentencia, el Tribunal de Justicia declaró:

«[...] el titular de un derecho de propiedad industrial o comercial protegido por la ley de un Estado miembro no puede fundamentarse en dicha ley para impedir la importación de un producto que legalmente haya sido comercializado en otro Estado miembro por el mismo titular o con su consentimiento. Lo mismo puede aseverarse cuando el derecho que se ostenta es el resultado de la subdivisión, bien voluntaria, bien por medios públicos de coerción, de un derecho de marca que inicialmente correspondiera a uno y al mismo titular. En estos casos, la función básica de la marca, de garantizar a los consumidores que el producto tiene el mismo origen, queda ya socavada por la subdivisión del derecho inicial»(traducción provisional).

24.

Se trata de un intento osado para dar legitimidad a la doctrina del origen común, pero, a mi entender, la lógica en que se basa es errónea. Es cierto que la función esencial de la marca es «garantizar a los consumidores que el producto tiene el mismo origen». Pero en este contexto, la palabra «origen» no se refiere al origen histórico de la marca, sino al origen comercial de los productos. Creo que el consumidor no se halla interesado en la genealogía de las marcas, sino en saber quién fabricó los productos que adquiere. La función de una marca consiste en señalar al consumidor que todos los productos vendidos con dicha marca han sido fabricados por, o bajo el control de, la misma persona, y que, muy probablemente, estarán revestidos de una calidad uniforme. En Alemania nunca ha sido socavada esta función básica de la marca HAG, en cuyo país, desde el principio ha estado en manos de una sociedad. Tampoco ha sido socavada en Bélgica ni en Luxemburgo hasta que se pronunció la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto HAG I. Se acepta que la marca sufrió un cambio de titularidad en 1944 en Bélgica y Luxemburgo. Esto puede haber llevado a una alteración de calidad o no, que los consumidores pueden o no haber detectado en Bélgica y Luxemburgo. Pero esto carece de consecuencias, por cuanto, en cualquier caso, el titular de una marca es libre de modificar la calidad de sus productos. Lo que importa es que, a través de su evolución histórica (es decir, hasta 1974) en cada territorio, la marca ha sido de titularidad exclusiva de una única persona, que ha tenido la facultad, bien de fortalecer el fondo de comercio que la misma refleja mediante el mantenimiento de la calidad del producto, bien de destruir dicho fondo de comercio permitiendo que empeore la calidad. Una vez que se priva al titular de la marca de su derecho exclusivo a su utilización, él mismo pierde la facultad de influir sobre el fondo de comercio que la misma lleva aparejado y pierde el incentivo para fabricar productos de alta calidad. Contemplando el tema desde el punto de vista del consumidor, el resultado de todo lo expuesto es completamente insatisfactorio dado que la marca ya no opera como garantía del origen. En el mejor de los casos el consumidor se halla confundido; en el peor, resulta engañado. En estas circunstancias, es difícil no colegir que queda en entredicho la función esencial de la marca, afectando su objeto específico, y, lo más grave de todo, amenazada su existencia misma. Pero ninguna de tales consecuencias fue el resultado de la fragmentación de la marca HAG en 1944, las mismas derivaron de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Justicia en el asunto HAG I.

25.

Podría objetarse que el anterior análisis postula la continua existencia de mercados separados delimitados en función de las fronteras nacionales y que debe examinarse la cuestión de si la marca continúa desarrollando su función como garantía de origen, no con relación a la situación existente en mercados nacionales separados, sino desde el punto de vista comunitario en general. Un tratadista señala que hay millones de turistas alemanes que pasan sus vacaciones en Bélgica y que muchos belgas viajan a Alemania (H. Johannes, «Zum Kaffee-Hag-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften», GRUR Int. 1975, p. 111). Si tan sólo se vende HAG belga en Bèlgica y HAG alemán en Alemania, ¿no se confundirá y engañará a dichos consumidores transnacionales acerca del origen de los productos? Superficialmente, se trata de un argumento atractivo. Sin embargo, no puede representar una decisiva ayuda a favor de la doctrina del origen común por dos motivos:

26.

La desagradable, pero inevitable conclusión que se desprende del anterior análisis es que la doctrina del origen común no es hija legítima del Derecho comunitario. El Tratado no contiene una base clara en que pueda apoyarse, y en el asunto HAG I no se dió explicación alguna en cuanto a su necesidad. Por las razones expuestas, fracasó el intento de legitimarlo ex post facto en el asunto Terrapin contra Terranova. A pesar de que no deben subestimarse los problemas causados por la propiedad dividida de las marcas idénticas o de aquellas cuya similitud puede inducir a confusión, según puedo notar, no existe ninguna base racional para que la solución a dichos problemas dependa de si las marcas tienen un origen común. Además, son ilusorios cualesquiera temores de que el abandono de la doctrina posibilitaría los intentos de dividir el mercado mediante la cesión de las marcas a distintas personas en distintos Estados miembros. En cualquier caso se podrían neutralizar tales intentos bien invocando el artículo 85, bien mediante la aplicación del principio del agotamiento de los derechos. De hecho, los cuatro principios que he descrito en los apartados 11 y 12 anteriores [a saber, i) la dicotomía existencia/ejercicio, ii) la limitación de la protección al objeto concreto del derecho de que se trata, iii) el principio del agotamiento de derechos y iv) la aplicabilidad del artículo 85 a la repartición de mercados mediante la cesión de marcas] constituyen un sistema completo que permite compensar las exigencias de un mercado unificado con los intereses de los titulares de la propiedad intelectual y los del consumidor. No hay necesidad de que la doctrina del origen común llene ninguna laguna.

27.

En relación con la posterior evolución de la jurisprudencia, debe recordarse que el asunto HAG I se resolvió en un momento en el que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre propiedad intelectual empezaba a dar sus primeros pasos. Tan sólo había habido un reducido número de asuntos en este ámbito y no se habían elaborado totalmente algunos de los principios básicos. La mayoría de los asuntos se habían conocido sobre la base de las normas sobre competencia, siendo la excepción el asunto Deutsche Grammophon, que pudo resolverse con relativa facilidad de acuerdo con el principio del agotamiento. Es lamentable que el Tribunal de Justicia tuviera que resolver un asunto tan difícil como el HAG I en un momento en que la posibilidad de definir la relación entre la libre circulación de mercancías y la protección de los derechos de propiedad intelectual era muy reducida. Este factor, por sí solo, ya debilita el valor que tiene la sentencia del asunto HAG I como precedente.

28.

La evolución a partir del asunto HAG I se ha circunscrito a dos aspectos principales. Primeramente tuvo lugar la articulación del objeto específico del derecho de marca. En segundo lugar, se produjo una ulterior concreción del principio de la extinción formulado por primera vez en el asunto Deutsche Grammophon y la importancia fundamental que se atribuye al consentimiento por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual.

29.

Con respecto al primer aspecto que denota la evolución ya he mencionado que el Tribunal de Justicia reconoció las dos funciones gemelas de las marcas: protección del fondo de comercio del titular y evitación de que el consumidor sea confundido y engañado. En la terminología adoptada por el Tribunal de Justicia, el primero se describe como el objeto específico del derecho y el último como su función esencial. La primera vez que se definió el objeto específico fue en el asunto 16/74 (Centrafarm contra Winthrop, Rec. 1974, p. 1183, apartado 8). Posteriormente evolucionó la jurisprudencia en ulteriores sentencias: véanse asunto 102/77 (Hoffmann-La Roche contra Centrafarm, Rec. 1978, pp. 1139 y ss., especialmente p. 1164); asunto 3/78 (Centrafarm contra American Home Products Corporation, Rec. 1978, pp. 1823 y ss., especialmente p. 1840); asunto 1/81 (Pfizer contra Eurim-Pharm, Rec. 1981, pp. 2913 y ss., especialmente p. 2925). En el asunto American Home Products (apartados 11 a 14), el Tribunal de Justicia estableció:

«En relación con las marcas, el objeto específico es, en concreto, la garantía que se reconoce al titular de la marca de que él mismo ostenta el derecho exclusivo de utilizar dicha marca con el fin de poner en circulación el producto por primera vez, y, por lo tanto, [es] su protección contra competidores que desean aprovecharse de la condición y reputación de la marca, mediante la venta de productos ilícitamente designados con dicha marca;

con el fin de establecer el àmbito concreto de dicho derecho exclusivo que se reconoce al titular de la marca, en circunstancias excepcionales, debe atenderse a la función esencial de ésta, consistente en garantizar al consumidor o último usuario la identidad del origen del producto designado con la misma;

esta garantía de origen implica que únicamente el titular puede otorgar una identidad al producto mediante la aplicación de la marca;

en realidad se amenazaría la garantía de origen si se permitiera que un tercero aplicara la marca al producto, incluso a un producto original»(traducción provisional).

30.

En relación con el principio del agotamiento, en el asunto 187/80 (Merck contra Stephar, Rec. 1981, p. 2063), el Tribunal de Justicia estimó que el titular de una patente nacional en un Estado miembro que comercializase el producto patentado en otro Estado miembro en el que no sea patentable no puede ampararse en su patente para impedir importaciones paralelas. Se consideró irrelevante el hecho de que no hubiera disfrutado del privilegio ordinario del titular de la patente consistente en la comercialización de su producto en condiciones de monopolio y que, por consiguiente, tuviera que aceptar unos beneficios inferiores. Su consentimiento era lo único que importaba. Posteriormente se resaltó nuevamente la decisiva importancia del consentimiento, en relación con las patentes, en el asunto 19/84 (Pharmon contra Hoechst, Rec. 1985, p. 2281), en el que el Tribunal de Justicia declaró que el titular de una patente puede impedir la importación de un producto que haya sido fabricado en otro Estado miembro con patente obligatoria, otorgada con respecto a una patente paralela que ostenta el mismo titular, independientemente de si él mismo ha aceptado o no las regalías exigibles según la licencia obligatoria.

31.

HAG Bremen invoca con firmeza la sentencia recaída en el asunto Pharmon, alegando que la víctima de una expropiación debe equipararse al titular de una patente contra el que se concede una licencia obligatoria. Dicho razonamiento es de una clara contundencia. En ambos casos, un acto coercitivo de la Autoridad pública priva al titular de la propiedad de la facultad de decidir, por su propia voluntad, sobre el uso que desea dar a su propiedad. Ya he indicado que considero que las marcas no merecen una menor protección que las patentes. Encuentro que es difícilmente comprensible por qué el Derecho comunitario debe ofrecer una menor protección al titular de una marca que sea víctima de una expropiación que la que ofrece al titular de una patente que sea víctima de una licencia obligatoria, especialmente cuando la expropiación tiene lugar sin indemnización y se abona una regalía con arreglo a la licencia obligatoria. Además, podría alegarse que el titular de una patente que obtiene una patente paralela en un país en el que se halla regulada la concesión de licencias obligatorias, al menos asume el riesgo de que pueda concederse dicha licencia, mientras que difícilmente puede decirse que el titular de una marca que la registra en el extranjero asuma el riesgo de que algún día la marca pueda ser expropiada.

32.

La conclusión que extraigo de este estudio del posterior desarrollo de la jurisprudencia es que, en realidad, la doctrina del origen es difícil, sino imposible, de reconciliar con el aludido desarrollo.

33.

He manifestado la opinión de que los problemas causados por la propiedad dividida de marcas idénticas o cuya similitud puede inducir a confusión no puede resolverse según la distinción resultante de si las marcas tienen un origen común o independiente. En otras palabras, la situación que surgió en HAG I no debería tratarse de modo distinto a la situación que surgió en el asunto Terrapin contra Terranova. En mi opinión, se resolvió incorrectamente el primer caso y se resolvió correctamente el segundo (sin perjuicio de algunas reservas). Sin embargo, los hay que defienden la tesis contraria. Aun antes de que se resolviera el asunto Terrapin contra Terranova, había una parte de la doctrina que manifestó la esperanza de que el planteamiento integracionista que se adoptó en HAG I se ampliara a casos en los que las marcas no tuvieran un origen común (véanse, por ejemplo, H. Johannes, «Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen», RIW/AWD 1976, pp. 10 y ss., y Rouger, «Kollision von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen und Firmennamen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft», RIW/AWD 1976, pp. 354 y ss.).

34.

Antes de dejar de lado esta tesis, al menos debemos ser conscientes de lo que está en juego. Aunque puede no haber muchos supuestos de marcas idénticas propiedad de diferentes personas en distintos Estados miembros (como en el asunto HAG), puede que existan muchos supuestos en los que se determine que una marca protegida en un Estado miembro guarda una similitud que puede inducir a confusión con otra marca, propiedad de alguna otra persona, en otro Estado miembro (como en Terrapin contra Terranova). Generalmente el Derecho de marcas no distingue entre estos dos tipos de supuestos; el titular de una marca puede ampararse en la misma para impedir que otras personas suministren mercancías con una marca idéntica o semejante que puede inducir a confusión. Esto queda confirmado, en gran medida, en el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva en materia de marcas, que establece lo siguiente:

«La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

35.

En consecuencia, si la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en el asunto HAG II sigue el planteamiento adoptado en el asunto Terrapin contra Terranova, ello afectará no sólo al número limitado de casos en que se produce un conflicto entre marcas idénticas, sino también a los casos mucho más numerosos en los que se mantiene que marcas semejantes pueden inducir a confusión. Se ha dicho que la cantidad de marcas cuya semejanza puede inducir a confusión dentro de la Comunidad asciende a algunos cientos de miles (al parecer, esta cifra la alegó el Gobierno alemán en sus observaciones formuladas en el asunto Terrapin contra Terranova: F. K. Beier, «Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?», IIC 1978, p. 221). Aunque este cálculo sea demasiado elevado, es evidente que los conflictos de marcas pueden constituir un obstáculo considerable para el comercio dentro de la Comunidad.

36.

Para complicar aún más la situación, es inevitable que el concepto de marcas semejantes que pueden inducir a confusión varíe de un Estado miembro a otro, lo cual puede llevar a una cierta falta de reciprocidad y a distorsiones en los intercambios. Por ejemplo, en el asunto Terrapin contra Terranova los órganos jurisdiccionales alemanes consideraron que existía un riesgo de confusión entre dos marcas. Es dudoso que un Tribunal inglés defienda la misma tesis. De ello podría derivar la lamentable consecuencia de que el fabricante británico no pudiera vender sus productos en Alemania con su marca usual, mientras que el fabricante alemán gozaría de un acceso ilimitado en el mercado británico. De hecho, según parece, los Tribunales alemanes tienen una opinión especialmente amplia del concepto de marcas semejantes que pueden inducir a confusión [véase el asunto Tanabe Seiyaku Company contra Bayer AG (CMLR 1979, vol. 2, p. 80)]. En un famoso asunto el Bundespatentgericht sostuvo que la marca «LUCKY WHIP» podía confundirse con la marca «Schöller-Nucki», decisión que da por sentada la existencia de un conjunto de consumidores que padecen algún tipo de dislexia aguda. Contra el trasfondo de esta clase de jurisprudencia nacional, el Tribunal de Justicia debe estudiar si confirma y amplía el planteamiento adoptado en el asunto Terrapin contra Terranova.

37.

Los que defienden el planteamiento realizado en el asunto HAG I y mantienen que el mismo debería ampliarse a supuestos en los que las marcas no tienen un origen común alegan que las marcas idénticas o aquellas cuya semejanza puede inducir a confusión pueden coexistir en el mismo mercado si se distinguen mediante elementos adicionales. Asimismo, citan ejemplos de coexistencia extraídos del Derecho interno, tales como la doctrina del competidor leal «honest concurrent user» en Derecho inglés o la Ley alemana de 1959 relativa a la integración del Sarre en materia de propiedad industrial (Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, BGBl. 1959 I, p. 388). Estos ejemplos extraídos del Derecho nacional merecen nuestra atención, por lo que procederé a su examen antes de hacerlo con la cuestión de si es posible distinguir marcas idénticas o semejantes mediante elementos adicionales.

38.

La doctrina de la common law del competidor leal se desarrolló en el siglo diecinueve. Hasta entonces, en su mayoría los intercambios comerciales habían tenido un carácter local, y ocurría algunas veces, ciertamente por casualidad, que dos o más comerciantes en distintas partes del país adoptaban marcas idénticas o semejantes. No existía ningún riesgo de confusión dado que no se utilizaban las marcas en el mismo mercado. No obstante, si dos o más comerciantes con marcas semejantes que podían inducir a confusión trascendían los límites de sus propias localidades, se podía originar un conflicto entre las marcas. Para hacer frente a esta situación, los órganos jurisdiccionales ingleses desarrollaron la teoría del competidor leal, según la cual cada uno de los comerciantes de que se tratara tenía derecho a continuar utilizando su marca en tales circunstancias [véase General Electric Co. contra The General Electric Co. Ltd., Ali E. R. (England Law Reports), 1972, vol. 2, pp. 507 y ss., especialmente p. 519, Lord Diplock]. Actualmente esta doctrina se halla incorporada en el apartado 2 del artículo 12 de la Trade Marks Act de 1938, según el cual las autoridades competentes están facultadas para permitir el registro de marcas idénticas o semejantes que puedan inducir a confusión en el supuesto del competidor leal, sin perjuicio de las condiciones o limitaciones que consideren convenientes.

39.

La ley alemana sobre la integración del Sarre dispuso la ampliación a la totalidad de Alemania de los derechos de marca previamente reconocidos en el Sarre y viceversa. En el supuesto de que se diera algún conflicto entre marcas idénticas o aquellas cuya semejanza pudiera inducir a confusión se establecía que ambas marcas o una de ellas se complementarían mediante elementos distintivos adicionales. Los litigios sobre el tipo de elementos distintivos adicionales que se requerían serían resueltos por una Comisión de arbitraje vinculada a la Oficina de patentes alemana.

40.

Aunque dichos antecedentes de Derecho interno pueden tener un cierto atractivo, no creo que ninguno de ellos sea apropiado para resolver los conflictos sobre marcas en Derecho comunitario. Por lo que respecta a la doctrina del competidor leal, debe tenerse cuidado en no sobreestimar su importancia. Según su moderna formulación, equivale simplemente a una facultad discrecional, otorgada al Registrador de la propiedad industrial y a los órganos jurisdiccionales competentes, para autorizar el registro de marcas idénticas o semejantes que pueden inducir a confusión, con algunas condiciones. Frecuentemente, las condiciones impuestas suponen limitaciones territoriales (véase Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 12 edición, 1986, por T. A. Blanco White y R. Jacob, p. 159), que posiblemente no sean aceptables en Derecho comunitario. Además, aun en el supuesto de que se permitan inscripciones coincidentes, podría ocurrir que cada uno de los titulares de la marca resulte vencedor en una acción por violación del Derecho sobre marcas («passing-off») si puede demostrar que en la parte del país en que ejerce su actividad le corresponde el fondo de comercio vinculado a la marca y que los artículos del otro titular se confundirían con los suyos (véase Cornish, op. cit., p. 452). El resultado es que si se aplicara al presente caso la doctrina del competidor leal, aún cabría la posibilidad de que HAG Bremen y los titulares de las marcas belga y luxemburguesa se excluyeran mutuamente de sus respectivos territorios.

41.

Por lo que a ley alemana sobre la integración del Sarre se refiere, ante todo debe recordarse que la proporción de los intereses económicos implicados apenas es comparable. En segundo lugar, depende mucho del grado en que sea posible diferenciar entre marcas idénticas o semejantes que puedan inducir a confusión mediante elementos distintivos adicionales. En los siguientes apartados examinaré esta cuestión.

42.

En la segunda cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof se hace una directa alusión a la posibilidad de diferenciar marcas en conflicto mediante elementos adicionales. Sin embargo, ello reviste una gran importancia y podría influir sobre la respuesta de la primera cuestión prejudicial. Si el Tribunal de Justicia considerara la posibilidad de contestar negativamente a esta cuestión, por ejemplo, en el sentido de que HAG Bremen no puede impedir las importaciones de que se trata, entonces este aspecto del asunto requeriría un profundo examen. Surgen dos preguntas: primera, ¿es posible establecer una efectiva diferencia entre marcas en conflicto añadiendo otros elementos distintivos (o quizá mediante el uso de distintos colores, como en el asunto Persil mencionado en las alegaciones), con el fin de disipar la confusión que marcas idénticas o similares hubieran creado en la mente del consumidor? ; segunda, ¿es posible hacer esto de forma que se interfiera la libre circulación de mercancías menos de lo que resultaría de la exigencia de usar una marca completamente distinta? En el asunto HAG I el Tribunal de Justicia dio por sentado (en el apartado 14 de la sentencia) que debería contestarse afirmativamente a ambas cuestiones, pero no intentó explicar por qué debería ser así. En modo alguno el tema es tan simple como, al parecer, el Tribunal de Justicia imaginó, y él mismo ha hecho correr ríos de tinta (véase, por ejemplo, F. K. Beier, «Trade mark conflicts in the Common Market: Can they be solved by means of distinguishing additions?», IIC 1978, p. 221).

43.

En relación con la primera de las dos cuestiones que he formulado, por supuesto todo debe de estar en función de los hechos. Cuando las marcas en conflicto son idénticas, como en el presente caso, la impresión inicial que se transmite al consumidor en cuanto a que las mercancías tienen el mismo origen es tan intensa que dudo que pudiera disiparse mediante algunos elementos adicionales o con la utilización de distintos colores. Me pregunto si cualquier consumidor que viera paquetes de Persil azules y verdes unos al lado de los otros en un mostrador de supermercado pensaría por un instante que no es la misma empresa la que los produce o controla. Es posible que el problema no sea tan insoluble, en lo tocante a las marcas, que sin ser idénticas tienen una semejanza que puede inducir a confusión. Por ejemplo, creo que existe la posibilidad de evitar cualquier confusión entre los productos Terrapin y Terranova mediante algún signo impreso adicional, como puede ser una indicación de que no existe relación alguna entre las dos empresas. Por otra parte, a cualquier consumidor con tan poca atención como para confundir «LUCKY WHIP» con «Schöller-Nucki» es probable que cualquier información adicional no lograra servir de aclaración.

44.

En cuanto a la segunda de las cuestiones que he formulado anteriormente, es evidente que ampararse en una marca no supone un total impedimento para las importaciones; en el acto de la vista, el Agente del Reino Unido manifestó que al titular de una marca que esté en conflicto con otra, que sea propiedad de otra persona en otro Estado miembro, tan sólo se le exige que elimine dicha marca con un autoadhesivo que contenga una marca distinta. Se alega que sería ilógico mantener que dicha exigencia es contraría a las disposiciones que regulan la libre circulación de mercancías, pero que sería compatible con dichas normas la exigencia de que dicho titular aplicara un autoadhesivo a sus artículos negando cualquier relación con'los del otro comerciante, dado que ambas medidas serían igualmente gravosas e interferirían con la libre circulación de mercancías, en el mismo grado. Dicha argumentación es muy sólida. Sin embargo, no es tan arrolladora como puede parecer. En realidad existe una considerable diferencia entre un autoadhesivo situado en un lugar contiguo a la marca, por el que se rechaza cualquier relación con los productos de otro comerciante, y otro que elimina la marca y la sustituye por otra distinta. Mientras que el primer supuesto puede ser totalmente aceptable para los consumidores, aunque sólo sea por su franqueza, creo que el segundo tendería a provocar la sospecha de que en relación con las mercancías existe algo que no es totalmente correcto. Por otra parte, el consumidor podría sentirse burlado si retirara el autoadhesivo, después de comprar las mercancías, y descubriera que las mercancías parecían tener un origen distinto del que había supuesto. Antes que correr el riesgo de perjudicar su fondo de comercio en el modo indicado, probablemente el fabricante preferiría poner sus mercancías en un embalaje distinto, que representaría un coste superior que el simple remedio de añadir un autoadhesivo.

45.

La conclusión que se desprende de las anteriores consideraciones es que existen circunstancias en las que puede ser conveniente distinguir entre marcas en conflicto mediante signos adicionales, pero que tales circunstancias constituyen la excepción antes que la regla. Dudo que este sistema pueda, alguna vez, tener alguna eficacia en el supuesto de marcas idénticas usadas para productos idénticos. Ante todo, debe resaltarse que esto no es la panacea de todos los problemas que plantean los conflictos de marcas, tal como, al parecer, el Tribunal de Justicia dio a entender en el asunto HAG I.

46.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, tengo el convencimiento de que debe permitirse al titular de una marca impedir la entrada en su territorio de las mercancías a las que se haya aplicado una marca idéntica por otra persona con la que no mantiene ninguna relación y que es el titular de la marca en otro Estado miembro. Lo mismo puede predicarse de las marcas semejantes que pueden inducir a confusión, excepto quizás en los casos en que para diferenciarlas entre sí sea conveniente utilizar elementos distintivos adicionales. Tal conclusión está justificada desde el punto de vista tanto del titular de la marca como del consumidor. Desde el punto de vista del titular, el objeto específico del derecho, a saber, su derecho exclusivo al uso de la marca en el territorio de que se trate y, por ende, su protección contra la competencia desleal, resultaría afectado y la existencia del derecho quedaría amenazada si se le obligara a tolerar el uso que hiciera de la marca un competidor. Desde el punto de vista del consumidor, quedaría socavada la función esencial de la marca, que consiste en evitar que el mismo resulte confundido y engañado en cuanto al origen de las mercancías que adquiere. Sería muy poco deseable que el Derecho comunitario promoviera la coexistencia, en el mismo mercado, de marcas idénticas o semejantes que pudieran inducir a confusión.

47.

La conclusión a la que se llegó anteriormente confirma mi creencia de que fue correcto el planteamiento efectuado en el asunto Terrapin contra Terranova (sin perjuicio de mis reservas sobre la autenticidad del riesgo de confusión y la posibilidad de eliminarlo mediante información adicional), y que la resolución del asunto HAG I fue incorrecta. Sin embargo, no recomendaría que se sostuviera esta tesis sin ninguna reserva, sin antes asegurarme de que existen algunos medios de evitar los peores abusos que pueden derivar de la interpretación divergente que se da en Derecho interno del concepto de marcas semejantes que pueden inducir a confusión. Pero ciertamente puede disponerse de tales medios.

48.

En mi opinión, un criterio excesivamente amplio del concepto de marcas semejantes que pueden inducir a confusión —ejemplificado de una forma extrema en la resolución sobre el asunto «LUCKY WHIP»—, sería contrario al artículo 30 del Tratado y no estaría «justificado» en virtud del artículo 36. Además, en virtud de la segunda frase del artículo 36, está prohibido un planteamiento excesivamente amplio. El hecho de ampararse en una marca con el fin de impedir la entrada de mercancías fabricadas en otro Estado miembro en el que el riesgo de confusión entre las dos marcas sea mínimo equivaldría a una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros. Si se ejercieran de modo discriminatorio los derechos que otorga la marca, se estaría en un supuesto de discriminación arbitraria. El Tribunal de Justicia dio por sentado este particular en el apartado 4 de la sentencia dictada en el asunto Terrapin contra Terranova.

49.

Además, en dicha sentencia el Tribunal de Justicia no descartó la posibilidad de que fuera legítimo acudir al mismo para que se pronunciara sobre la cuestión de la semejanza y el riesgo de confusión, al menos con respecto a las consecuencias que ello tiene en Derecho comunitario. Dicha posibilidad ha venido a reforzarse con la Directiva en materia de marcas por cuanto actualmente el concepto de marcas semejantes [similares] que pueden inducir a confusión es un concepto de Derecho comunitario [véanse la letra b) del apartado 1 del artículo 4 y la letra b) del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva]. A pesar de que la Directiva no puede tener eficacia directa frente al particular (asunto 152/84, Marshall contra Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, Rec. 1986, p. 723), una vez terminado el período para adaptar a la misma su Derecho interno, se exigirá a los órganos jurisdiccionales nacionales que interpreten la ley nacional, en concreto las disposiciones nacionales de ejecución de la Directiva, a la luz de la letra y del espíritu de la misma (Von Colson y Kamann contra Land Nordrhein-Westfalen, 14/83, Rec. 1984, p. 1891). Dichos órganos estarán facultados u obligados a solicitar decisiones prejudiciales, y, al dar una interpretación uniforme, y quizá restrictiva, del concepto de marcas semejantes que pueden inducir a confusión, el Tribunal de Justicia podrá eliminar los abusos y discrepancias a que me he referido anteriormente.

50.

Por lo tanto, me satisface saber que, sin lugar a dudas, el Tribunal de Justicia puede confirmar el planteamiento general adoptado en el asunto Terrapin contra Terranova y ampliarlo a casos relativos a marcas que tengan un origen común.

51.

Debo examinar con algún detalle, las posibles implicaciones de la Directiva en materia de marcas ya que, en la fase de alegaciones se ha resaltado su importancia considerablemente. El Gobierno alemán mantiene que debe resolverse el presente asunto fundándose en la Directiva en materia de marcas. Reconoce que la Directiva no puede tener eficacia directa entre particulares, y que, en cualquier caso, no ha terminado el plazo para la adaptación a la misma del Derecho interno, pero alega que la Directiva debe tomarse en consideración, ya que manifiesta, de modo definitivo, la opinión del legislativo sobre qué limitaciones de la libre circulación de mercancías se hallan justificadas para la protección de la propiedad industrial y comercial. Al dejar de incorporar deliberadamente en la Directiva, la doctrina del origen común, tácitamente ha indicado el Consejo que en Derecho comunitario no hay lugar para tal doctrina. Además, las disposiciones de Derecho alemán en las que se basa HAG Bremen se hallan totalmente de acuerdo con la Directiva y, por lo tanto, no pueden considerarse incompatibles con el Derecho comunitario.

52.

Desde el punto de vista del Tribunal de Justicia, esto podría aparecer como una solución atractiva dado que la misma haría innecesario admitir que el asunto HAG I se resolvió incorrectamente. Se podría decir que HAG I se resolvió correctamente, pero que mediante ulterior legislación se eliminó la base jurídica de la resolución. Sin embargo, antes de dar por buena esta solución debe convencerse al Tribunal de Justicia respecto de dos puntos: primero, que realmente el Consejo intentó abolir la teoría del origen común, y segundo, que estaba facultado para ello.

53.

Por lo que al primer extremo se refiere, se debe tener cuidado de no extraer demasiadas consecuencias del silencio del legislativo. Por naturaleza el silencio es ambiguo, pudiéndose interpretar bien como aprobación, bien como condena, según el punto de vista subjetivo de quien realiza la labor hermenéutica. De la falta de mención de la teoría del origen común en la Directiva en materia de marcas, podría inferirse con la misma facilidad, ya sea la intención de confirmarla ya la de derogarla. Estaría justificado que diéramos por supuesta la hipótesis últimamente mencionada, tan sólo si fuera evidente que la Directiva pretende sistematizar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la relación existente entre la libre circulación de mercancías y la protección de los derechos de marca y que pretende regular esta materia de forma exhaustiva. Sin embargo, éste no es el caso. Es cierto que en el artículo 7 la Directiva adoptó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el agotamiento de los derechos, con inclusión de una parte de la jurisprudencia sobre la práctica del reembalaje. Pero ni siquiera este tema lo ha regulado la Directiva de modo exhaustivo. Para probar este aserto, basta comparar el precepto notablemente vago contenido en el apartado 2 del artículo 7 con las reglas excepcionalmente detalladas que estableció el Tribunal de Justicia en el asunto 102/77 (Hoffmann-La Roche contra Centrafarm, Rec. 1978, pp. 1139 y ss., especialmente p. 1165). Además, existe otro importante aspecto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la Directiva ignora completamente. En el asunto American Home Products, el Tribunal de Justicia declaró que, si un fabricante usa diferentes marcas en distintos Estados miembros con el fin de producir una fragmentación artificial del mercado, podría perder el derecho de impedir que terceros realicen un uso no autorizado de las marcas, dado que estaría ejerciendo su derecho de tal modo que originaría una restricción encubierta del comercio. Me cuesta colegir del silencio del Consejo sobre este extremo que él mismo intentara conferir a los titulares de la marca la facultad de crear restricciones encubiertas del comercio, de tal naturaleza. Sin embargo, efectivamente, esto sería la consecuencia lógica de la alegación del Gobierno alemán, ya que no podemos interpretar el silencio del Consejo sobre el particular como confirmación implícita de la regla que estableciera el Tribunal de Justicia, y, no obstante, extraer exactamente la conclusión contraria de su silencio en relación con la teoría del origen común.

54.

Además, existe la otra dificultad de si, mediante la adopción de legislación, el Consejo podría derogar una doctrina pretendidamente fundamentada en el Tratado. El Gobierno alemán intenta superar esta dificultad alegando que los principios que elaborara el Tribunal de Justicia, que regulan la relación entre los artículos 30 y 36 dejan de ser relevantes una vez que se ha armonizado el Derecho sustantivo de los Estados miembros. Mientras se está a la espera de la armonización, dichos principios realizan una «Ersatzfunktion»; después de la armonización, los mismos son supérfluos ya que son sustituidos por los preceptos de la Directiva armonizadora. La legislación nacional no puede ser contraria al artículo 30, si la misma es coherente con la Directiva, y no puede ampararse en el artículo 36 si es disconforme con la misma.

55.

Puede haber algo de cierto en dicha argumentación con respecto a la Directiva de aproximación de las legislaciones nacionales sobre, por ejemplo, la composición de los alimentos para animales, como en el asunto Tedeschi que citó el Gobierno alemán (5/77, Rec. 1977, p. 1555), dado que la Directiva elimina la causa del obstáculo a la libre circulación, es decir, las discrepancias en la legislación nacional. Sin embargo la argumentación quiebra cuando se la aplica a la Directiva en materia de marcas. La mayoría de los conflictos entre derechos de propiedad intelectual y la libre circulación de mercancías, con inclusión de los conflictos causados por la propiedad dividida de una marca, se deben no a discrepancias en la legislación nacional, sino simplemente a la territorialidad de los derechos sobre la marca nacional. La Directiva no ha hecho nada para limitar dicha territorialidad, y, por ende, para solucionar los problemas que la misma ocasiona. Por consiguiente, las leyes internas que permiten que el titular de una marca se oponga a las importaciones procedentes de otro Estado miembro siguen siendo contrarias al artículo 30 y deben seguir buscando su apoyo en el artículo 36. Por lo tanto es ilusorio aparentar que la Directiva ha convertido en superflua la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 36. Además, en cualquier caso, sería erróneo imaginar que se han eliminado todas las discrepancias existentes en las leyes de los Estados miembros en virtud de la Directiva. En realidad (tal y como su título indica, «Primera Directiva») es ésta simplemente la primera fase en el camino de la armonización de las leyes nacionales.

56.

Entre paréntesis, debo añadir que los problemas ni siquiera se resolverán una vez adoptado el propuesto Reglamento de creación de una única marca comunitaria. Las marcas nacionales existentes continuarán coexistiendo con la marca comunitaria y, tal y como reconoció la Comisión en el acto de la vista, cuando haya una marca dividida, no habrá posibilidad de obtener una marca comunitaria.

57.

Volviendo a la Directiva, debo concluir del anterior análisis que dicha Directiva carece de una importancia directa para el presente caso. Con menos razón puede alegarse, sobre la base de la Directiva, que en su momento se resolviera correctamente el asunto HAG I, pero que desde entonces se privó de validez a la resolución en virtud de la Directiva. Por muy tentadora que pueda parecer dicha solución, creo que no puede pretenderse que la doctrina del origen común nació como hija legítima del artículo 36, pero que, desde entonces ha quedado huérfana en virtud de un acto del legislativo.

58.

HAG Bremen examina minuciosa y activamente el criterio de la distinción entre HAG II y HAG I. Esto difícilmente puede ser una sorpresa. Al haber accedido nuevamente a los mercados de Bélgica y de Luxemburgo con la marca HAG, como consecuencia del anterior litigio, no desea renunciar a este beneficio poniendo en entredicho la validez de la resolución recaída en el asunto HAG I. En cambio, pretende demostrar que la decisión debería haberse basado en fundamentos distintos que no tendrían el efecto de obligarle a compartir la marca HAG con HAG Bélgica en Alemania y en el resto de la Comunidad. La principal argumentación jurídica que formula es como sigue:

59.

En la medida en que dichos razonamientos tienden a indicar que debería modificarse la doctrina del origen común, de manera que la misma se aplicara al asunto HAG I pero no al asunto HAG II, a causa de importantes diferencias en los hechos de los dos asuntos, los mismos no deben seguir examinándose, dado que, según entiendo, se abandonará la doctrina en la forma como se aplicó en el asunto HAG I. En particular, esto es cierto en cuanto a la tercera alegación arriba mencionada. Ciertamente puede apoyarse esta argumentación sobre la doctrina del origen común, según se explicó y modificó en el asunto Terrapin contra Terranova pero, tal y como he pretendido demostrar anteriormente, incluso esta doctrina modificada no es defendible, en cuanto se la analiza.

60.

También puede entenderse que los razonamientos llevan a una conclusión distinta, a saber, que aun en el caso de que se abandonara la doctrina del origen común, HAG Bremen seguiría teniendo derecho a usar su marca en Bélgica y Luxemburgo de acuerdo con cualquier otro principio jurídico. Es posible que esto sea así, pero no sería apropiado manifestar una opinión sobre esta cuestión en el presente procedimiento, en el que la misma no se plantea: es evidente que el destino de HAG Bremen en Bélgica y Luxemburgo no es tema que tengan que resolver los órganos jurisdiccionales alemanes en este procedimiento. No obstante examinaré los razonamientos, para el caso en que se los considerara pertinentes.

61.

Si se utilizara el razonamiento relativo al consentimiento con el fin de justificar la resolución recaída en el asunto HAG I, ello implicaría cambiar la base de la resolución en su integridad. Sería tanto como afirmar que la decisión recaída en el asunto HAG I no debería haberse fundamentado en la falsa doctrina del origen común; por el contrario, debería haberse fundamentado bien en el principio formulado en relación con el artículo 85 en el asunto 40/70 (Sirena contra Eda, Rec. 1971, p. 69), bien en una aplicación bastante poco corriente del principio del agotamiento de derechos. Ambas soluciones mencionadas se hallan preñadas de dificultades.

62.

El asunto Sirena se parece al asunto HAG en tanto en cuanto se refiere a una marca que fue subdividida mucho antes de la entrada en vigor del Tratado CEE. Sin embargo, en este caso, la subdivisión se efectuó más bien por cesión contractual que en virtud de un acto coercitivo de las autoridades públicas. Se conoció del caso exclusivamente en virtud del artículo 85. El Tribunal de Justicia declaró que el ejercicio de un derecho de marca «puede estar comprendido dentro del ámbito de las prohibiciones contenidas en el Tratado cada vez que se manifieste como el objeto, medio o resultado de una práctica restrictiva»(traducción provisional) y que «si las prácticas restrictivas se originaron antes de la entrada en vigor del Tratado, es necesario y suficiente que continúen surtiendo sus efectos después de dicha fecha»(traducción provisional). En el asunto HAG I el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 85 no era aplicable a falta de cualquier relación, jurídica, financiera, técnica o económica, entre los titulares de la marca. Sin embargo, podría haber sido posible alegar que, aunque HAG Bremen no transfirió ninguna marca en virtud del acuerdo, Van Oevelen y sus derechohabientes adquirieron la marca de este modo. No dejaría de ser razonable afirmar que debería tratarse a esas partes del mismo modo que a un cesionario contractual de la marca y, como tales, podría aplicárseles la regla establecida en el asunto Sirena. El problema estriba en que la regla fuera modificada en un sentido importante en el asunto 51/75 (EMI Records contra CBS United Kingdom, Rec. 1976, p. 811), ya citado. Este asunto se refiere, asimismo, a una marca que fue subdividida, en virtud de cesiones contractuales, mucho antes de que el Tratado entrara en vigor. El Tribunal de Justicia declaró:

«Tan sólo se considera que un acuerdo continúa surtiendo sus efectos si puede deducirse del comportamiento de los interesados la existencia de elementos de práctica concertada y de coordinación propios del acuerdo y que produzcan el mismo resultado que el previsto en el mismo.

Ello no es así cuando dichos efectos no exceden de los que se desprenden del mero ejercicio de los derechos de marca nacionales»(traducción provisional).

Si cotejamos la citada jurisprudencia con los hechos del asunto HAG I, será aún difícil evitar la conclusión de que se resolvió incorrectamente el aludido asunto HAG I. Es evidente que no existen prácticas concertadas entre HAG Bélgica y HAG Bremen y que los efectos de la «cesión» putativa no exceden de aquellos que se desprenden del mero ejercicio de los derechos de marca nacionales.

63.

Igualmente problemática es la solución alternativa, que consiste en la aplicación del principio del agotamiento de los derechos. En primer lugar, la misma supondría una aplicación de este principio ligeramente fuera de lo común. Si HAG Bremen hubiera cedido voluntariamente a favor de Van Oevelen sus marcas de Bélgica y Luxemburgo, sería fácil afirmar que HAG Bremen había prestado su consentimiento para que Van Oevelen utilizara la marca en otro Estado miembro y que, por lo tanto, había agotado sus derechos. En consecuencia HAG Bremen no podría ampararse en su marca alemana para impedir importaciones en Alemania de productos de Van Oevelen. Pero, ¿se aplicaría el mismo principio a la inversa? Lógicamente debería ser así, aunque difícilmente podría decirse que el cesionario de la marca subdividida habría agotado su derecho; sería más correcto decir que adquirió un derecho que ya estaba agotado. Pero una vez más el tema es complicado dado que la subdivisión de la marca se produjo en 1944, catorce años antes de la entrada en vigor del Tratado. La esencia de la teoría del agotamiento consiste en que el titular de un derecho de propiedad intelectual en un Estado miembro lo agota en toda la Comunidad al consentir la comercialización del producto de que se trate en otro Estado miembro. ¿Puede decirse que el titular de un derecho de propiedad intelectual haya agotado el mismo en toda la Comunidad en méritos de un acto que ejecutó mucho antes de que se constituyera la Comunidad? Se trata de una importante cuestión de principio que no ha resuelto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En mi opinión, dicha cuestión no debería resolverse mediante un obiter dictum. Por tal motivo creo que no seria una medida inteligente intentar mantener la resolución recaída en HAG I por el hecho de que Van Oevelen y sus sucesores prestaron su consentimiento a la subdivisión del derecho.

64.

Con respecto a la alegación de que, al permitir que HAG Bremen usara la marca HAG en Alemania, el Tribunal de Justicia reconoce eficacia extraterritorial a la expropiación que se produjo en 1944, no puedo entender que la misma añada mucho más a la ya abrumadora tesis en favor de HAG Bremen ni que justifique establecer una diferenciación entre los asuntos HAG I y HAG II. Digo esto porque el Derecho comunitario no puede tener, en ningún caso, por efecto la expropiación de bienes de una persona sin indemnización, concretamente privándole de sus derechos de propiedad intelectual. Por los motivos que he expuesto, creo que la resolución del asunto HAG I afectó a la existencia de los derechos de Van Zuylen y que una resolución similar en el asunto HAG II afectaría a la existencia de los derechos de HAG Bremen. El elemento esencial es que el fondo de comercio vinculado a la marca HAG es patrimonio de HAG Bremen en Alemania, mientras que en Bélgica y Luxemburgo es propiedad de HAG Bélgica. El fondo de comercio dejó de corresponder a HAG Bremen cuando se expropió en 1944. No es misión del Derecho comunitario desvirtuar el efecto de la expropiación en Bélgica y Luxemburgo como tampoco es misión del Derecho comunitario ampliar a Alemania los efectos territoriales de la expropiación.

65.

Con respecto a la argumentación fundamentada en la función esencial de la marca, consistente en indicar el origen de las mercancías, ya he intentado demostrar que, una vez que esta función se entiende correctamente, debería quedar claro que, antes de 1974, la misma no sufrió ningún deterioro en Bélgica y Luxemburgo superior al que pudo sufrir en Alemania. Por lo tanto, este argumento no puede justificar el establecimiento de una diferenciación entre los asuntos HAG I y HAG IL

66.

Para terminar debo afirmar que aunque puede haber un motivo fundado para distinguir entre los asuntos HAG I y HAG II, los razonamientos formulados sobre el particular no son convincentes. La verdadera diferencia entre los dos asuntos sea, quizá, que en el asunto HAG II la injusticia que puede resultar de la doctrina del origen común es más evidente de lo que lo fue en el asunto HAG I. Pero se trata, simplemente, de una cuestión de grado. Creo que sería más honesto reconocer que se resolvió incorrectamente el asunto HAG I antes que amañar dicho error inventando una distinción falsa entre los dos asuntos.

67.

Si, como creo que debe ser, se contesta afirmativamente a la primera cuestión, entonces el Tribunal de Justicia, en mi opinión, en interés de la seguridad jurídica, debe dejar claro su abandono de la doctrina del origen común formulada en el asunto HAG I. El Tribunal de Justicia ha reconocido firmemente su facultad para apartarse de resoluciones anteriores, como por ejemplo al declarar que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden plantear nuevamente cuestiones sobre las que ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia: véanse los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62 (Da Costa & Schaake, Rec. 1963, p. 59), en que el Tribunal de Justicia admitió que podía plantearse nuevamente una «cuestión sustancialmente idéntica», y el asunto 283/81 (Cilfit contra Ministry of Health, Rec. 1982, p. 3415, apartado 15); véase, también, el asunto 28/67 (Molkerei-Zentrale, Rec. 1968, pp. 211 y ss., especialmente pp. 226 a 229), en el que el Tribunal de Justicia volvió a examinar, expresamente, una sentencia anterior. El hecho de que, si resulta indicado, el Tribunal de Justicia falle expresamente en sentido contrario a una resolución anterior, considero que es un deber inevitable, aun en el caso de que el Tribunal de Justicia nunca lo haya hecho con anterioridad. En el presente asunto, los argumentos para abandonar la doctrina del origen común tienen un peso específico excepcional; además, como he manifestado, ya se ha puesto en duda la validez de dicha doctrina como consecuencia de la jurisprudencia sentada entretanto. Contestar afirmativamente a la primera cuestión sin abandonar la doctrina, o pretender articular tal respuesta con algún otro fundamento, sería abonar el terreno para la confusión.

68.

Sólo se plantean las cuestiones segunda, tercera y cuarta en el supuesto de que se conteste negativamente a la cuestión primera. Toda vez que, en mi opinión, debe contestarse afirmativamente a la primera cuestión, no es necesario examinar las cuestiones restantes. Sin embargo voy a comentarlas someramente para el caso en que se las considere pertinentes.

69.

Mediante la segunda cuestión se pregunta, en síntesis, si sería diferente la respuesta a la primera en caso de que la marca en la que se confía fuera tan célebre que, en el caso de que la usara más de una empresa en el mismo territorio, fuera imposible que el consumidor recibiera la información acerca del origen comercial de los productos sin que se dieran repercusiones adversas sobre la libre circulación de mercancías. Mediante la tercera cuestión se pregunta si la respuesta seguiría siendo la misma aun en el supuesto de que los consumidores vincularan la marca que se utiliza no sólo con un determinado origen comercial, sino también con determinadas ideas sobre la calidad de las mercancías. Con el fin de tener una visión global del tema, con la cuestión cuarta se pregunta si las condiciones que se establecen en las cuestiones segunda y tercera pueden variar totalmente la contestación a la cuestión primera, aunque por sí sola ninguna de ellas surtiría tal efecto.

70.

Desde luego, los dos factores adicionales referidos en las cuestiones segunda y tercera son importantes, en realidad son tan importantes que no he podido examinar la cuestión primera sin aludir a los mismos. Muy poco precisa añadirse a lo que ya he dicho.

71.

Por lo que a la cuestión segunda se refiere, no creo que fuera una medida inteligente crear dos categorías de marcas: muy célebres y poco célebres. Es evidente que la Directiva en materia de marcas reconoce que aquellas que gocen de una cierta reputación tienen derecho a un mayor grado de protección en algunos aspectos. Sin embargo, no puedo entender que las disposiciones de que se trata (apartados 3 y 4 del artículo 4 y apartado 2 del artículo 5) tengan alguna relación con el presente asunto. En lo tocante a la labor de informar al consumidor acerca del origen comercial de las mercancías designadas con una marca, ya he expresado la opinión de que, en el supuesto de marcas idénticas para productos idénticos, es tan elevado el riesgo de confusión que no podría evitarlo ningún elemento distintivo. Esto puede predicarse no sólo de las marcas que sean denominaciones familiares, sino también de las marcas que sean relativamente desconocidas, ya que cualquier marca puede gozar de renombre para un círculo de consumidores limitado, ya sea grande o pequeño, que compra o tiene intención de comprar el producto de que se trate. La confusión que sufran los consumidores a los que una marca les resulte familiar no aumenta o disminuye en proporción a su cantidad.

72.

Por lo que se refiere a la tendencia de una marca concreta a transmitir a los consumidores determinadas ideas sobre la calidad de los productos designados con la marca, ya he manifestado que dicha tendencia se halla vinculada con la función esencial de las marcas en general. Se dice algunas veces que la función esencial de las marcas consiste en actuar como garantía de origen pero no como garantía de calidad. Esto es cierto en el sentido restringido de que el fabricante no tiene ninguna obligación de asegurar que todas las mercancías vendidas con una misma marca tengan la misma calidad. No obstante, como ya he indicado, la importancia de la función de la marca como garantía de origen radica en el hecho de que la misma transmita al consumidor determinadas impresiones respecto de la calidad de las mercancías designadas con la marca. A no ser por simple curiosidad, el consumidor no está interesado en el origen comercial de las mercancías; su interés se basa en la presunción de que las mercancías del mismo origen tendrán la misma calidad. Es esta la forma como la protección de la marca alcanza su justificación fundamental consistente en premiar al fabricante que produce constantemente productos de alta calidad. Contestar negativamente a la cuestión primera supondría ignorar este aspecto de la función esencial de la marca. Por lo tanto, no es posible contestar negativamente a la cuestión primera y afirmar luego que la respuesta podría ser distinta si se diera el factor referido en la cuestión tercera.

73.

Como ocurre frecuentemente en los procedimientos que regula el artículo 177, una de las tareas más difíciles consiste en redactar la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional nacional. Una de las críticas que pueden dirigirse contra la sentencia recaída en el asunto HAG I es que la misma fue considerablemente más extensa de lo necesario. Consciente de la necesidad de evitar caer nuevamente en dicho error, propondré una respuesta a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional que le permitirá resolver el asunto de que conoce, sin prejuzgar la cuestión de los derechos de HAG Bélgica contra HAG Bremen en Bélgica y Luxemburgo. Este problema plantea algunas difíciles cuestiones jurídicas que no se han debatido con carácter exhaustivo en el presente procedimiento. Por consiguiente propongo que la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof se conteste de la siguiente manera:

«Los artículos 30 a 36 del Tratado CEE no impiden que una empresa se ampare en una marca de la que es titular en un Estado miembro con el fin de oponerse a la importación, procedente de otro Estado, de productos similares designados con una marca idéntica o semejante que puede inducir a confusión, que inicialmente perteneció a la misma empresa pero que posteriormente, sin el consentimiento de ésta, adquirió otra empresa que no tiene relación alguna con la primera.»