Asunto C‑65/12

Leidseplein Beheer BV y Hendrikus de Vries

contra

Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Marca de renombre — Protección ampliada a productos y servicios no similares — Uso por un tercero sin justa causa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada — Concepto de “justa causa”»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de febrero de 2014

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Facultad de establecer una protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Obligación de los Estados miembros que ejercen esta facultad de prever dicha protección también en el supuesto de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

2. Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación literal, sistemática y teleológica

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Requisitos — Uso de un signo idéntico o similar sin justa causa obteniendo un beneficio indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca o perjudicándola — Concepto de justa causa — Alcance

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

4. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Requisitos — Uso de un signo idéntico o similar sin justa causa obteniendo un beneficio indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca o perjudicándola — Concepto de justa causa — Signo utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

1.  Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 21 y 34)

2.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 28)

3.  El objetivo de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, es, en general, conciliar, por una parte, el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en emplear signos que puedan designar sus productos y servicios.

   De ello se deduce que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud de la mencionada Directiva no es incondicional, puesto que, con el fin de conciliar los mencionados intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan menoscabar su marca.

   Pues bien, en un sistema de protección de marcas como el adoptado, sobre la base de la Directiva 89/104, por el Convenio Benelux en materia de propiedad intelectual (marcas, dibujos o modelos), deben tomarse en consideración, en virtud del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo semejante a una marca renombrada, mediante la posibilidad de que el usuario de tal signo invoque una «justa causa».

   En efecto, cuando el titular de una marca renombrada demuestra la existencia de uno de los menoscabos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la aludida Directiva y, en particular, la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca, corresponde al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa.

   De ello se desprende que el concepto de «justa causa» no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada.

   En consecuencia, el objeto del concepto de «justa causa» no es resolver un conflicto entre una marca renombrada y un signo semejante cuyo uso sea anterior a la presentación de la solicitud de registro de esa marca ni limitar los derechos reconocidos al titular de tal marca, sino conseguir un equilibrio entre los intereses de que se trata, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo. De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca renombrada no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante.

   Así, el Tribunal de Justicia ha declarado en el apartado 91 de la sentencia Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, relativa a un asunto que versaba sobre la utilización de palabras clave para una indexación en Internet, que, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca renombrada proponga una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la marca renombrada sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de esa marca, sin causar un perjuicio al renombre de la marca o a su carácter distintivo y, además, sin menoscabar las funciones de dicha marca, procede llegar a la conclusión de que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa».

   Por consiguiente, el concepto de «justa causa» no puede interpretarse en el sentido de que se limita a razones objetivamente imperiosas.

   (véanse los apartados 41 a 48)

4.  El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una «justa causa» en el sentido de dicha disposición, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró dicha marca, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular:

   —	la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado,

   —	el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada y

   —	la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca. (véanse el apartado 60 y el fallo)

Asunto C‑65/12

Leidseplein Beheer BV y Hendrikus de Vries

contra

Red Bull GmbH y Red Bull Nederland BV

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)

«Procedimiento prejudicial — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Derechos conferidos por la marca — Marca de renombre — Protección ampliada a productos y servicios no similares — Uso por un tercero sin justa causa de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada — Concepto de “justa causa”»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de febrero de 2014

1. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Facultad de establecer una protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Obligación de los Estados miembros que ejercen esta facultad de prever dicha protección también en el supuesto de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

2. Derecho de la Unión Europea — Interpretación — Métodos — Interpretación literal, sistemática y teleológica

3. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Requisitos — Uso de un signo idéntico o similar sin justa causa obteniendo un beneficio indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca o perjudicándola — Concepto de justa causa — Alcance

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

4. Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 89/104/CEE — Marca de renombre — Protección ampliada a productos o servicios no similares (artículo 5, apartado 2, de la Directiva) — Requisitos — Uso de un signo idéntico o similar sin justa causa obteniendo un beneficio indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca o perjudicándola — Concepto de justa causa — Signo utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca

   (Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 5, ap. 2)

1.  Véase el texto de la resolución.

   (véanse los apartados 21 y 34)

2.  Véase el texto de la resolución.

   (véase el apartado 28)

3.  El objetivo de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, es, en general, conciliar, por una parte, el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de ésta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en emplear signos que puedan designar sus productos y servicios.

   De ello se deduce que la protección de los derechos de que goza el titular de una marca en virtud de la mencionada Directiva no es incondicional, puesto que, con el fin de conciliar los mencionados intereses, dicha protección está limitada específicamente a los casos en que el titular se muestre suficientemente diligente, oponiéndose a que otros operadores usen signos que puedan menoscabar su marca.

   Pues bien, en un sistema de protección de marcas como el adoptado, sobre la base de la Directiva 89/104, por el Convenio Benelux en materia de propiedad intelectual (marcas, dibujos o modelos), deben tomarse en consideración, en virtud del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo semejante a una marca renombrada, mediante la posibilidad de que el usuario de tal signo invoque una «justa causa».

   En efecto, cuando el titular de una marca renombrada demuestra la existencia de uno de los menoscabos a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la aludida Directiva y, en particular, la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esa marca, corresponde al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa.

   De ello se desprende que el concepto de «justa causa» no sólo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada.

   En consecuencia, el objeto del concepto de «justa causa» no es resolver un conflicto entre una marca renombrada y un signo semejante cuyo uso sea anterior a la presentación de la solicitud de registro de esa marca ni limitar los derechos reconocidos al titular de tal marca, sino conseguir un equilibrio entre los intereses de que se trata, teniendo en cuenta, en el contexto específico del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y atendiendo a la protección ampliada de que goza la misma marca, los intereses del tercero que utilice ese signo. De este modo, la alegación por un tercero de una justa causa para el uso de un signo semejante a una marca renombrada no puede llevar al reconocimiento, en su favor, de los derechos vinculados a una marca registrada, sino que obliga al titular de la marca renombrada a tolerar el uso del signo semejante.

   Así, el Tribunal de Justicia ha declarado en el apartado 91 de la sentencia Interflora e Interflora British Unit, C‑323/09, relativa a un asunto que versaba sobre la utilización de palabras clave para una indexación en Internet, que, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca renombrada proponga una alternativa frente a los productos o los servicios del titular de la marca renombrada sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de esa marca, sin causar un perjuicio al renombre de la marca o a su carácter distintivo y, además, sin menoscabar las funciones de dicha marca, procede llegar a la conclusión de que este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa».

   Por consiguiente, el concepto de «justa causa» no puede interpretarse en el sentido de que se limita a razones objetivamente imperiosas.

   (véanse los apartados 41 a 48)

4.  El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, Primera Directiva sobre las marcas, debe interpretarse en el sentido de que puede obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una «justa causa» en el sentido de dicha disposición, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a esa marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró dicha marca, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la misma marca y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe. Para apreciar si es así, corresponde al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta, en particular:

   —	la implantación y la reputación de dicho signo entre el público interesado,

   —	el grado de similitud entre los productos y los servicios para los cuales se utilizó originariamente el mismo signo y el producto para el que se registró la marca renombrada y

   —	la relevancia económica y comercial del uso para ese producto del signo semejante a dicha marca. (véanse el apartado 60 y el fallo)