Asunto C‑231/16

Merck KGaA

contra

Merck & Co. Inc. y otros

(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Hamburg)

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Marca de la Unión Europea — Artículo 109, apartado 1 — Acciones civiles sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales — Litispendencia — Concepto de “los mismos hechos” — Uso del término “Merck” en nombres de dominios y en plataformas de redes sociales en Internet — Acción basada en una marca nacional seguida de una acción basada en una marca de la Unión — Inhibición — Alcance»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de octubre de 2017

1. Marca de la Unión Europea—Acciones civiles sobre la base de varias marcas—Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales—Litispendencia—Concepto de «los mismos hechos»—Acciones por violación, basadas en una marca de la Unión y en una marca nacional, promovidas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes—Inclusión—Requisitos—Acciones relativas a una violación alegada de marcas idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 109, ap. 1, letra a)]

2. Marca de la Unión Europea—Acciones civiles sobre la base de varias marcas—Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales—Litispendencia—Acciones por violación, basadas en una marca de la Unión y en una marca nacional, promovidas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes—Obligación de que se inhiba el órgano jurisdiccional al que se ha acudido en segundo lugar—Alcance de la inhibición

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 109, ap. 1, letra a)]

3. Marca de la Unión Europea—Acciones civiles sobre la base de varias marcas—Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales—Litispendencia—Concepto de «los mismos hechos»—Acciones por violación, basadas en una marca de la Unión y en una marca nacional, promovidas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes—Inclusión—Requisitos—Acciones relativas a una violación alegada de marcas idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros—Desistimiento parcial—Relevancia

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 109, ap. 1, letra a)]

4. Marca de la Unión Europea—Acciones civiles sobre la base de varias marcas—Acciones civiles simultáneas y sucesivas sobre la base de marcas de la Unión y de marcas nacionales—Litispendencia—Acciones por violación, basadas en una marca de la Unión y en una marca nacional, promovidas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes—Obligación de que se inhiba el órgano jurisdiccional al que se ha acudido en segundo lugar—Requisitos—Marcas válidas para productos o servicios idénticos

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 109, ap. 1, letra a)]

1.  El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» únicamente se cumple, cuando las acciones por violación, basadas respectivamente en una marca nacional y en una marca de la Unión, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, en la medida en que dichas acciones se refieran a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

   (véanse el apartado 44 y el punto 1 del fallo)

2.  El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que, cuando dos acciones por violación de marca, basadas, la primera, en una marca nacional, en relación con una supuesta violación en el territorio de un Estado miembro, y, la segunda, en una marca de la Unión, en relación con una supuesta violación en todo el territorio de la Unión Europea, se promueven entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el tribunal al que se haya acudido en segundo lugar debe inhibirse de conocer de la parte del litigio relativa al territorio del Estado miembro al que se refiera la acción por violación ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en primer lugar.

   (véanse el apartado 53 y el punto 2 del fallo)

3.  El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que el requisito, que en él se establece, de la existencia de «los mismos hechos» ya no se cumple cuando —tras un desistimiento parcial por un demandante, siempre que se haya formulado válidamente, de una acción por violación basada en una marca de la Unión y dirigida inicialmente a prohibir el uso de dicha marca en el territorio de la Unión Europea, refiriéndose tal desistimiento al territorio del Estado miembro objeto de la acción ejercitada ante el órgano jurisdiccional al que se acudió en primer lugar, acción basada en una marca nacional y dirigida a prohibir el uso de dicha marca en el territorio nacional— las acciones de que se trata ya no se refieren a una supuesta violación de una marca nacional y de una marca de la Unión idénticas en el territorio de los mismos Estados miembros.

   (véanse el apartado 58 y el punto 3 del fallo)

4.  El artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que, en caso de identidad de las marcas, el órgano jurisdiccional al que se acudió en segundo lugar únicamente debe inhibirse a favor del tribunal al que se acudió en primer lugar en la medida en que las citadas marcas sean válidas para productos o servicios idénticos.

   (véanse el apartado 62 y el punto 4 del fallo)