Asunto T‑11/15

Internet Consulting GmbH

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca denominativa de la Unión SUEDTIROL — Artículo 7, apartado 1, letra c), y artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Motivo de denegación absoluto — Indicación de procedencia geográfica — Carácter descriptivo»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 20 de julio de 2016

1. Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Solicitud de nulidad — Admisibilidad — Requisitos — Interés en ejercitar la acción

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 5, 52 y 56, ap. 1, letras a), b) y c)]

2. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Apreciación del carácter descriptivo de un signo — Nombres geográficos

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 66, ap. 2; Reglamento (CEE) n.o 2081/92 del Consejo]

3. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Marca denominativa SUEDTIROL

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

4. Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación absolutos — Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir para designar las características de un producto o de un servicio — Objetivo — Imperativo de disponibilidad — Vínculo entre la indicación de procedencia geográfica y los productos o servicios — Alcance del examen por la EUIPO

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, art. 7, ap. 1, letra c)]

5. Marca de la Unión Europea — Efectos de la marca de la Unión — Limitaciones — Artículo 12, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 — Objeto — Articulación con el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento

   [Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, arts. 7, ap. 1, letra c), y 12, letra b)]

1.  El artículo 5 del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea contiene una definición general de las personas que pueden ser titulares de una marca de la Unión Europea. Precisa que «podrán ser titulares de marcas [de la Unión Europea] las personas físicas o jurídicas, incluidas las entidades de Derecho público».

   De la consideración anterior se desprende que las entidades de Derecho público figuran en este artículo con carácter ilustrativo como un ejemplo de personas jurídicas que pueden ser titulares de tal marca y que están facultadas para ejercer sus derechos con arreglo al artículo 56, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009. En cambio, no existe ninguna indicación conforme a la cual el artículo 56, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que, contrariamente al artículo 5 del citado Reglamento, se limita a mencionar, en particular, a «cualquier persona física o jurídica», debería interpretarse que no incluye a las entidades de Derecho público. En efecto, las causas de caducidad y de nulidad y, en particular, las de nulidad absoluta en el sentido del artículo 52 del Reglamento n.o 207/2009 pueden ser invocadas por cualquier persona, independientemente de su estatuto privado o público, razón por la que el artículo 56, apartado 1, letra a), in fine, del mismo Reglamento se limita a exigir que la citada persona «tenga capacidad procesal». En consecuencia, no puede interpretarse que la falta de mención explícita en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 de las entidades de Derecho público tiene como finalidad excluir a éstas del ámbito de aplicación de dicha disposición.

   (véanse los apartados 18 y 19)

2.  De la jurisprudencia resulta que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea persigue un objetivo de interés general, que exige que todos puedan utilizar libremente los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los cuales se haya solicitado el registro. Esta disposición impide, por consiguiente, que, tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

   Por lo que se refiere más concretamente a signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de las categorías de productos para los que se solicita el registro de la marca, en particular los nombres geográficos, existe un interés general en preservar su disponibilidad debido no sólo a su capacidad para poner de manifiesto, en su caso, la calidad y otras propiedades de las categorías de productos de que se trata, sino también en influir de modo diverso en las preferencias de los consumidores, por ejemplo asociando los productos a un lugar que puede suscitar sentimientos positivos. Esta jurisprudencia también es aplicable a los servicios.

   Además, debe señalarse que quedan excluidos, por una parte, el registro de los nombres geográficos como marcas en aquellos casos en que designen determinados lugares geográficos que son ya renombrados o conocidos para la categoría de productos o servicios considerada y que, por consiguiente, presentan un vínculo con ésta para los sectores interesados y, por otra, el registro de los nombres geográficos susceptible de ser utilizados por las empresas que deban asimismo quedar a disposición de éstas como indicaciones de la procedencia geográfica de la categoría de productos o servicios considerada.

   A este respecto, es preciso indicar que el legislador de la Unión ha reservado, como excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, la posibilidad de registrar signos que pueden servir para designar la procedencia geográfica como marca colectiva con arreglo al artículo 66, apartado 2, del citado Reglamento y, para determinados productos, cuando reúnen los requisitos necesarios, como indicaciones geográficas de procedencia o denominaciones de origen protegidas en el marco de las disposiciones del Reglamento n.o 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.

   Sin embargo, procede precisar que, en principio, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 no se opone al registro de nombres geográficos que sean desconocidos en los sectores interesados o que, al menos, lo sean como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que, debido a las características del lugar designado, no sea probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos o servicios considerada procede de dicho lugar.

   (véanse los apartados 29 a 34)

3.  Es descriptiva de los servicios designados, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, desde el punto de vista del público pertinente formado por el público germanófono italiano y de la Unión y el público italófono italiano con un nivel de atención más bien elevado, la marca denominativa SUEDTIROL, registrada para «gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina», «embalaje y almacenamiento de mercancías», «servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos», correspondientes respectivamente a las clases 35, 39 y 42 del Arreglo de Niza.

   En efecto, la marca denominativa SUEDTIROL será comprendida por el público pertinente no sólo como una referencia a una región geográfica, que suscita sentimientos positivos, sino también, dada la prosperidad y la evolución dinámica de la economía de dicha región, como una indicación de que los servicios que designa proceden de tal región. Por otra parte, varias empresas, radicadas en esa región, ofrecen efectivamente servicios de la misma naturaleza que los servicios designados por la marca SUEDTIROL, por lo que cuando dichos servicios se comercializan bajo la marca controvertida, el público pertinente percibirá ésta como una indicación de su origen.

   Por otra parte, los servicios a que se refiere la marca controvertida no presentan ninguna característica particular que pueda llevar al público pertinente a no asociar la indicación geográfica a la procedencia geográfica de tales servicios. Por consiguiente, procede considerar que el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 es contrario al registro de la indicación geográfica en cuestión, conocida en los sectores interesados como designación de una región geográfica, en la medida en que es probable que los sectores interesados puedan pensar que los servicios de que se trata proceden de esa región.

   (véanse los apartados 38, 43 y 48)

4.  El artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea tiene por objeto evitar que un actor económico monopolice una indicación geográfica de procedencia en perjuicio de sus competidores. Si bien la Gran Sala de Recurso está obligada en principio a examinar la pertinencia de la indicación geográfica de procedencia para esas relaciones de competencia examinando el vínculo entre dicha procedencia y los productos y los servicios para los que la marca se solicita, antes de poder denegar su registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, no es menos cierto que la intensidad de dicha obligación puede variar en función de varios factores, como el alcance, el renombre o la naturaleza de la indicación geográfica de procedencia de que se trate. En efecto, la probabilidad de que una indicación geográfica de procedencia pueda influir en las relaciones de competencia es elevada cuando se trata de una gran región conocida por la calidad de una amplia gama de productos y servicios, y es reducida cuando se trata de un sitio bien determinado cuya reputación se limita a un número restringido de productos o de servicios.

   En presencia de una indicación geográfica de procedencia ya conocida o renombrada, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea puede limitarse a declarar la existencia de ese vínculo entre la procedencia y los servicios designados por la marca controvertida, sin efectuar un examen concreto de la existencia de ese vínculo.

   (véanse los apartados 44 a 46)

5.  El artículo 12, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea, relativo a las limitaciones de los efectos de la marca, tiene por objeto, en el marco de su articulación con el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, en particular para las marcas que no están comprendidas en el ámbito de esta disposición porque no son exclusivamente descriptivas, permitir que la utilización de una indicación relativa a la procedencia geográfica que constituye, además, un elemento de una marca compuesta, no caiga en la prohibición que podría solicitar el titular de dicha marca al amparo del artículo 9 del citado Reglamento, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

   Sin embargo, el principio jurisprudencial, relativo al interés general en preservar la disponibilidad de las indicaciones geográficas de procedencia, que subyace al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009, demostrado asimismo por la posibilidad, que figura en el artículo 66, apartado 2, de dicho Reglamento, de que, como excepción al citado artículo 7, apartado 1, letra c), signos o indicaciones aptos para designar la procedencia geográfica de los productos puedan constituir marcas colectivas, no es contradicho por el artículo 12, letra b), de ese Reglamento, que tampoco influye de manera determinante en la interpretación de la primera disposición. En efecto, el artículo 12, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, que trata en particular de solucionar los problemas que se plantean cuando se ha registrado una marca compuesta en todo o en parte por un nombre geográfico, no confiere a los terceros el derecho a utilizar dicho nombre como marca, sino que se limita a garantizar que puedan utilizarlo de manera descriptiva, a saber, como indicación relativa a la procedencia geográfica, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

   Por consiguiente, el interés en preservar la disponibilidad de las indicaciones geográficas de procedencia, no está suficientemente protegido por el contenido del artículo 12, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

   (véanse los apartados 53 a 56)