Asunto C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC y L’Oréal SA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 8, apartado 5 — Marcas comunitarias denominativas BOTOLIST y BOTOCYL — Marcas figurativas y denominativas comunitarias y nacionales BOTOX — Declaración de nulidad — Motivos de denegación relativos — Perjuicio para la notoriedad»

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

Para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, el titular de la marca anterior tiene que probar que el uso de la marca cuyo registro se solicita se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos. A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido de dicho artículo 8, apartado 5. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que éste se produzca efectivamente para poder exigir la prohibición de ese uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro.

Además, para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de que se trate.

De este modo, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca, sino que debe aportar elementos que permitan concluir prima facie que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido o de perjuicio. Tal conclusión puede extraerse, en particular, mediante deducciones lógicas a partir de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente, así como cualquier otra circunstancia del caso de que se trate.

(véanse los apartados 93 a 95)

Asunto C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC y L’Oréal SA

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) no 40/94 — Artículo 8, apartado 5 — Marcas comunitarias denominativas BOTOLIST y BOTOCYL — Marcas figurativas y denominativas comunitarias y nacionales BOTOX — Declaración de nulidad — Motivos de denegación relativos — Perjuicio para la notoriedad»

Sumario de la sentencia

Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro

[Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

Para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria, el titular de la marca anterior tiene que probar que el uso de la marca cuyo registro se solicita se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o es perjudicial para los mismos. A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido de dicho artículo 8, apartado 5. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar que éste se produzca efectivamente para poder exigir la prohibición de ese uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro.

Además, para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de que se trate.

De este modo, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca, sino que debe aportar elementos que permitan concluir prima facie que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido o de perjuicio. Tal conclusión puede extraerse, en particular, mediante deducciones lógicas a partir de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente, así como cualquier otra circunstancia del caso de que se trate.

(véanse los apartados 93 a 95)