Asunto T-291/03

Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa GRANA BIRAGHI — Protección de la denominación de origen “grana padano” — Falta de carácter genérico — Artículo 142 del Reglamento (CE) no 40/94 — Reglamento (CEE) no 2081/92»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 12 de septiembre de 2007   II - 3086

Sumario de la sentencia

1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Posición procesal de la Oficina

   (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 133, ap. 2)

2. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absolutas — Marca registrada infringiendo la normativa sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

   [Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, arts. 13 y 14, y Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 142]

3. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absolutas — Marca registrada infringiendo la normativa sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

   [Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, arts. 13 y 14, y Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 142]

4. Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) no 2081/92

   [Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, arts. 3 y 13, ap. 1, párr. 2]

5. Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad absolutas — Marca registrada infringiendo la normativa sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

   [Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, arts. 13 y 14, y Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, art. 142]

1.  En un procedimiento de recurso en materia de marcas comunitarias interpuesto contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), la Oficina está legitimada, sin modificar los términos del litigio, para solicitar que se estimen las pretensiones de alguna de las partes, según su libre elección, así como para formular alegaciones en apoyo de los motivos invocados por dicha parte. En cambio, no puede formular pretensiones de anulación autónomas ni presentar motivos de anulación que no hayan invocado las demás partes.

   (véase el apartado 22)

2.  Se desprende del artículo 142 del Reglamento no 40/94, sobre la marca comunitaria y del artículo 14 del Reglamento no 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) está obligada a aplicar el Reglamento no 40/94 de manera que no afecte a la protección concedida por el Reglamento no 2081/92 a las denominaciones de origen protegidas.

   En consecuencia, la Oficina debe denegar el registro de cualquier marca que se encuentre en uno de los supuestos descritos en el artículo 13 del Reglamento no 2081/92 y, si la marca ya está registrada, declarar su nulidad.

   (véanse los apartados 53 a 56)

3.  Cuando la denominación de origen protegida está compuesta de varios elementos, uno de los cuales es la indicación genérica de un producto agrícola o alimenticio, la utilización de dicho nombre genérico en una marca registrada debe considerarse conforme con el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del Reglamento no 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, y la solicitud de anulación de dicha marca basada en la existencia de la denominación de origen debe ser desestimada.

   A este respecto, en el sistema de registro comunitario establecido por el Reglamento no 2081/92, las cuestiones relativas a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una denominación y, en particular, la de determinar si se trata de un nombre genérico o de un componente protegido frente a las prácticas descritas en el artículo 13 de dicho Reglamento son objeto de una apreciación llevada a cabo sobre la base de un análisis detallado del contexto fáctico de que se trate.

   En el marco de un procedimiento de anulación del registro de una marca comunitaria basado en una denominación de origen protegida, la Oficina es competente para llevar a cabo este tipo de análisis y, en su caso, para denegar la protección de la parte genérica de una denominación de origen protegida. En efecto, cuando no se trata de declarar la nulidad de una denominación de origen protegida como tal, el hecho de que el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2081/92 excluya la protección de las denominaciones genéricas contenidas en una denominación de origen protegida autoriza a la Oficina a comprobar si el término en cuestión constituye efectivamente la denominación genérica de un producto agrícola o alimenticio.

   (véanse los apartados 58 a 60)

4.  El artículo 3 del Reglamento no 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, después de indicar que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse, dispone que, para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores, y en especial: la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.

   Deben utilizarse estos mismos criterios a la hora de aplicar el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2081/92. En efecto, la definición del concepto de «denominación que ha pasado a ser genérica» formulada por el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento es también aplicable a las denominaciones que han sido siempre genéricas.

   (véanse los apartados 63 y 64)

5.  En el marco de un procedimiento de anulación de una marca comunitaria, basado en una denominación de origen protegida, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) no puede declarar que un término contenido en una denominación de origen es genérico y que el registro de una marca que lo contiene no constituye una infracción de la denominación de origen protegida, en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento no 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, sin efectuar un examen detallado de todos los factores que pueden determinar el carácter genérico del término.

   A este respecto, los indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que permiten realizar el necesario análisis detallado son, en particular, los siguientes: las legislaciones nacionales y comunitarias pertinentes, incluida su evolución histórica; la percepción que tiene el consumidor medio de la denominación supuestamente genérica, incluido el hecho de que la notoriedad de la denominación siga vinculada al queso curado tradicional fabricado en una zona como consecuencia de que esta denominación no se utiliza habitualmente en otras regiones del Estado miembro o de la Unión Europea; el hecho de que un producto haya sido comercializado legalmente con la denominación controvertida en determinados Estados miembros; el hecho de que un producto haya sido fabricado legalmente con la denominación controvertida en el país de origen de dicha denominación sin respetar los métodos tradicionales de producción; el hecho de que dichas operaciones hayan perdurado en el tiempo; la cantidad de productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en relación con la cantidad de productos que se fabrican siguiendo dichos métodos; la cuota de mercado de los productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en comparación con la cuota de mercado de los productos fabricados siguiendo dichos métodos; el hecho de que los productos fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales se presenten de modo que remitan a los lugares de producción de los productos fabricados según dichos métodos; la protección que conceden acuerdos internacionales a la denominación controvertida y el número de Estados miembros que, en su caso, invocan el supuesto carácter genérico de la misma.

   Por otro lado, no se excluye la posibilidad de tomar en consideración, en el examen del carácter genérico de una denominación, una encuesta encargada para conocer la percepción que tienen los consumidores de la denominación en cuestión, o un dictamen del Comité creado por la Decisión 93/53, relativa a la creación de un Comité científico de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y certificados de características específicas, sustituido posteriormente por el grupo científico de expertos para las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas creado por la Decisión 2007/71. Dicho Comité, compuesto por profesionales altamente cualificados en el ámbito jurídico y en el sector agrícola, tiene por misión examinar, en particular, el carácter genérico de las denominaciones.

   Por último, es posible tomar en consideración otros elementos, especialmente la definición de una denominación genérica en el Codex alimentarius y los convenios internacionales relativos al empleo y la protección de la presunta denominación genérica.

   (véanse los apartados 65 a 67, 88 y 89)