Palabras clave
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1. Aproximación de legislaciones ° Marcas ° Directiva 89/104/CEE ° Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento ° Importación, tras reenvasado y nueva colocación de la marca, en otro Estado miembro ° Oposición del titular ° Apreciación al amparo del Derecho nacional, en relación con el artículo 7 de la Directiva, interpretado a la luz del artículo 36 del Tratado

(Tratado CE, art. 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7)

2. Aproximación de legislaciones ° Marcas ° Directiva 89/104/CEE ° Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento ° Importación, tras reenvasado y nueva colocación de la marca, en otro Estado miembro ° Oposición del titular ° Improcedencia, en virtud del principio del agotamiento del derecho, consagrado en el apartado 1 del artículo 7, al margen de las excepciones recogidas en el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva

(Tratado CE, arts. 30 y 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, aps. 1 y 2)

3. Aproximación de legislaciones ° Marcas ° Directiva 89/104/CEE ° Producto comercializado en un Estado miembro por el titular o con su consentimiento ° Importación, tras reenvasado y nueva colocación de la marca, en otro Estado miembro ° Oposición del titular ° Admisibilidad como una de las excepciones al principio del agotamiento del derecho recogidas en el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva ° Requisitos

(Tratado CE, art. 36; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 7, ap. 2)

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1. Para apreciar si el titular de un derecho de marca puede invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin la autorización del titular, debe tenerse en cuenta el Derecho de marcas nacional en relación con el artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, interpretado a la luz del artículo 36 del Tratado.

Por una parte, el artículo 7 de la Directiva regula de manera completa el agotamiento del derecho de marca por lo que se refiere a los productos comercializados en la Comunidad, de manera que las normas nacionales en la materia deben apreciarse en relación con esta disposición. Por otra parte, si bien es cierto que, cuando las Directivas comunitarias prevén la armonización de las medidas necesarias para garantizar la protección de los intereses contemplados en el artículo 36 del Tratado, toda medida nacional a este respecto debe apreciarse a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, y no de los artículos 30 a 36 del Tratado, la Directiva de que se trata, como cualquier normativa de Derecho derivado, debe ser interpretada a la luz de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en particular, del artículo 36.

2. El apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, que está redactado en términos que corresponden a los empleados por el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia que, interpretando los artículos 30 y 36 del Tratado, ha reconocido en Derecho comunitario el principio del agotamiento del derecho de marca, se opone, salvo en los casos previstos en el apartado 2 del mismo artículo, a que el titular de un derecho de marca invoque este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, aunque dicho importador haya reenvasado el producto y haya puesto nuevamente la marca sin la autorización del titular.

En efecto, de dicha jurisprudencia resulta que, en determinadas circunstancias, el derecho exclusivo a poner la marca en un producto, conferido al titular de ésta, debe considerarse agotado con el fin de permitir a un importador comercializar con esta marca productos que hayan sido comercializados en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, y que la no aplicación, aparte de las excepciones recogidas en el apartado 2 del artículo 7, del principio del agotamiento del derecho, previsto en el apartado 1 del artículo 7, cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo en éste la marca, implicaría una modificación importante de los principios derivados de los artículos 30 y 36 del Tratado, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia. A este respecto, ningún elemento permite afirmar que el artículo 7 de la Directiva tenga por objeto restringir el alcance de esta jurisprudencia, debiéndose precisar, por otro lado, que tal efecto no sería admisible, puesto que una Directiva no puede justificar obstáculos al comercio intracomunitario, salvo en los límites tolerados por las normas del Tratado.

3. El artículo 7 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera. Por consiguiente, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia elaborada en el marco del artículo 36, el apartado 2 de dicha disposición, que admite excepciones al principio del agotamiento del derecho, debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico, que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin la autorización de su titular, a menos que concurran los siguientes requisitos:

° que se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico, en envases diferentes, y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;

° que se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar de su embalaje exterior de origen los blisters, frascos, tubos, ampollas o inhaladores para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas autoadhesivas en el embalaje interior del producto, en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo o en incluir en él un artículo suplementario. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas o por el hecho de que un artículo suplementario incluido en el embalaje por el importador y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respete el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante;

° que se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;

° que la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y

° que el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.