—

en nombre del Sr. Eder, por el Sr. M. Douglas, Rechtsanwalt;

—

en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;

—

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Bulst, en calidad de agente;

1

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

2

Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Rintisch y el Sr. Eder en relación con el uso efectivo de una marca, utilizada bajo una forma que difiere, en elementos que no alteran su carácter distintivo, de la forma bajo la cual dicha marca ha sido registrada, estando registrada a su vez como marca la forma utilizada.

3

El artículo 5, C, apartado 2, del Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, no 11851, p. 305; en lo sucesivo, «Convenio de París»), establece:

«El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión [constituida por los Estados a los que se aplica el Convenio de París], no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.»

4

El duodécimo considerando de la Directiva 89/104 tiene la siguiente redacción:

«Considerando que todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París; que la presente Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados miembros derivadas de dicho Convenio; que es de aplicación, en su caso, el párrafo segundo del artículo [267 TFUE]».

5

El artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104, tal como se reproduce sin cambios en el artículo 10 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que sólo ha modificado la numeración de los apartados de dicho artículo, establece, bajo el título «Uso de la marca»:

«1.   Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

2.   Son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1:

6

El artículo 26, apartado 3, de la Ley alemana sobre protección de marcas y demás signos distintivos (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «MarkenG»), dispone:

«Se considerará igualmente uso de una marca registrada el uso de la marca en una forma que difiera de aquella bajo la cual haya sido registrada, siempre que las diferencias no alteren el carácter distintivo de la marca. La primera frase se aplicará aun cuando la marca esté registrada bajo la forma en la que se utiliza.»

7

El Sr. Rintisch, parte demandante y recurrente en el litigio principal, es titular de las marcas denominativas PROTIPLUS, registrada el 20 de mayo de 1996 con el número 395 49 559.8, y PROTI, registrada el 3 de marzo de 1997 con el número 397 02 429, así como de la marca denominativa y figurativa Proti Power, registrada el 5 de marzo de 1997 con el número 396 08 644.6. Dichas marcas nacionales están registradas en concreto para productos a base de proteínas.

8

El Sr. Eder, parte demandada y recurrida en el litigio principal, es titular de la marca denominativa posterior Protifit, registrada el 11 de febrero de 2003 con el número 302 47 818 para complementos alimenticios, preparados vitamínicos y alimentos dietéticos.

9

El Sr. Rintisch presentó una demanda con la finalidad, en primer lugar, de lograr que el Sr. Eder autorizase la cancelación de la marca Protifit y, en segundo lugar, de prohibir el uso de ésta, basándose en los derechos resultantes de sus marcas anteriores. A este respecto, fundamentó principalmente sus pretensiones en la marca PROTI y, con carácter subsidiario, en las marcas PROTIPLUS y Proti Power. Solicitó asimismo que se condenase al demandado a indemnizarle el daño que alegaba haber sufrido.

10

El Sr. Eder planteó una excepción basada en la falta de uso de la marca PROTI por parte del Sr. Rintisch. Éste replicó que sí había utilizado dicha marca mediante el uso de las denominaciones «PROTIPLUS» y «Proti Power». El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó las pretensiones del Sr. Rintisch debido a que no cabía invocar frente a la marca Protifit los derechos basados en la marca PROTI. El Oberlandesgericht Köln confirmó en apelación la desestimación de las pretensiones del Sr. Rintisch.

11

El Sr. Rintisch interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof, que señala, en primer lugar, que, conforme a las reglas del Derecho procesal alemán, al no haber discusión sobre estos extremos, procede considerar acreditado, en la fase actual del procedimiento, el hecho de que, a pesar de las diferencias que presentan respecto a la marca PROTI, las denominaciones «PROTIPLUS» y «Proti Power» no alteran el carácter distintivo de dicha marca y que el demandante hizo un uso efectivo de las marcas PROTIPLUS y Proti Power antes de que se publicase el registro de la marca Protifit. Así, el órgano jurisdiccional remitente se basa en la premisa de que debe considerarse que la marca PROTI ha sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 26, apartado 3, de la MarkenG.

12

No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 26, apartado 3, segunda frase, de la MarkenG es conforme con el artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104 y, en su caso, en qué condiciones lo es.

13

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

14

El Sr. Eder afirma que la petición de decisión prejudicial es inadmisible porque carece de pertinencia para la solución del litigio principal, toda vez que el Oberlandesgericht Köln se ha pronunciado sobre las cuestiones de hecho y de Derecho durante el procedimiento desarrollado ante dicho órgano jurisdiccional.

15

A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, dado que las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencias de 12 de abril de 2005, Keller, C-145/03, Rec. p. I-2529, apartado 33; de 18 de julio de 2007, Lucchini, C-119/05, Rec. p. I-6199, apartado 43, y de 11 de septiembre 2008, Eckelkamp y otros, C-11/07, Rec. p. I-6845, apartados 27 y 32).

16

Así pues, la negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, apartado 77 y jurisprudencia citada).

17

Pues bien, es preciso señalar que no ocurre así en el presente asunto. En efecto, la interpretación solicitada del artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104 puede incidir en el marco jurídico aplicable al litigio principal y, por tanto, en la solución que ha de darse a éste. Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial debe ser declarada admisible.

18

Mediante sus cuestiones primera y tercera, letra a), que han de examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que dicha marca ha sido registrada, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca.

19

A este respecto, debe recordarse, por una parte, que el carácter distintivo de una marca, en el sentido de las disposiciones de la Directiva 89/104, significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, y, por lo tanto, para distinguir ese producto de los de otras empresas (véanse, por analogía, las sentencias de 29 de abril de 2004, Procter & Gamble/OAMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 32; de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 42; de 8 de mayo de 2008, Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 66, y de 12 de julio de 2012, Smart Technologies/OAMI, C-311/11 P, apartado 23).

20

Por otra parte, debe señalarse que del tenor del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 no se desprende en modo alguno que la forma diferente bajo la que se utiliza la marca no pueda estar a su vez registrada como marca. En efecto, el único requisito que establece dicha disposición es que la forma utilizada sólo puede diferir de la forma bajo la que la marca ha sido registrada en elementos que no alteren el carácter distintivo de ésta.

21

En cuanto a la finalidad del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, procede señalar que esta disposición, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la que la marca ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate.

22

Pues bien, se pondría en peligro este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca. En efecto, el registro de nuevas formas de una marca permite, en su caso, anticipar los cambios que puedan ocurrir en la imagen de la marca y, así, adaptarla a la realidad de un mercado en evolución.

23

Además, del duodécimo considerando de la Directiva 89/104 se desprende que las disposiciones de esta Directiva deben estar «en completa armonía con las del Convenio de París». Por consiguiente, procede interpretar el artículo 10, apartado 2, letra a), de la referida Directiva conforme al artículo 5, C, apartado 2, de dicho Convenio. Pues bien, nada en esta última disposición permite entender que el registro de un signo como marca tenga como consecuencia que ya no se pueda invocar el uso de éste para demostrar el uso de otra marca registrada de la que difiere únicamente de un modo que no altera el carácter distintivo de ésta.

24

Por consiguiente, el registro como marca de la forma en la cual se utiliza otra marca registrada, forma que difiere de aquella bajo la que esta última marca está registrada sin alterar el carácter distintivo de ésta, no impide la aplicación del artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104.

25

Esta interpretación no contradice la que resulta de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada –en particular, el apartado 86 de la misma, mencionado en la resolución de remisión–.

26

En el asunto que originó dicha sentencia, el Tribunal de Justicia conocía de un litigio en el que una parte invocaba la protección de una «familia» o «serie» de marcas similares, con el fin de apreciar el riesgo de confusión con la marca cuyo registro se solicitaba. Dicho litigio versaba sobre el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), disposición que se correspondía, en el momento en el que ocurrieron los hechos de aquel litigio, con el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104, siendo el tenor de dichas disposiciones esencialmente idéntico.

27

Al declarar, en el apartado 63 de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, que, en presencia de una «familia» o «serie» de marcas, el riesgo de confusión deriva más concretamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y de que estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas, el Tribunal de Justicia consideró que, para probar la existencia de una «familia» o «serie» de marcas, debe demostrarse el uso de un número suficiente de marcas que puedan constituir dicha «familia» o «serie».

28

El Tribunal de Justicia declaró a continuación, en el apartado 64 de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, que no cabe esperar que, si no existe uso de un número suficiente de marcas que puedan constituir una «familia» o una «serie», un consumidor detecte un elemento común en dicha familia o serie de marcas y que asocie con esa familia o serie otra marca que incluya el mismo elemento común. Por consiguiente, para que exista el riesgo de que el público se equivoque acerca de la pertenencia a una «familia» o «serie» de la marca cuyo registro se solicita, las otras marcas que forman parte de esa «familia» o «serie» deben estar presentes en el mercado.

29

En este contexto particular de la supuesta existencia de una «familia» o «serie» de marcas debe entenderse la afirmación del Tribunal de Justicia, en el apartado 86 de la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, de que el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento no 40/94 –y, por tanto, el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104– no permite ampliar, mediante la prueba de su uso, la protección que recibe una marca registrada a otra marca registrada cuyo uso no se ha demostrado, debido a que ésta no es más que una ligera variante de la primera. En efecto, no puede invocarse el uso de una marca para justificar el uso de otra marca, dado que el objetivo es demostrar el uso de un número suficiente de marcas de una misma «familia».

30

Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede responder a las cuestiones primera y tercera, letra a), que el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca.

31

Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la disposición nacional que transpone dicho artículo 10, apartado 2, letra a), en Derecho interno según la cual ésta no se aplica a una marca «defensiva» cuyo registro sólo tiene como finalidad garantizar o ampliar el ámbito de protección de otra marca registrada que lo ha sido bajo la forma en la que se utiliza.

32

A este respecto, debe señalarse que nada permite dar al artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 una interpretación que excluya la aplicación de esta disposición a un supuesto como el contemplado en el apartado precedente. En efecto, la intención subjetiva que lleva a registrar una marca carece absolutamente de pertinencia a la hora de aplicar dicha disposición y, en esta medida, tal concepto de marcas «defensivas», a las que dicha disposición no se aplicaría, carece de fundamento en la Directiva 89/104 o en otras normas de Derecho de la Unión.

33

De lo expuesto se desprende que procede responder a la segunda cuestión que el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la disposición nacional que transpone dicho artículo 10, apartado 2, letra a), en Derecho interno según la cual ésta no se aplica a una marca «defensiva» cuyo registro sólo tiene como finalidad garantizar o ampliar el ámbito de protección de otra marca registrada que lo ha sido bajo la forma en la que se utiliza.

34

Mediante su tercera cuestión, letra b), el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, fundamentalmente, sobre las circunstancias en las que una sentencia del Tribunal de Justicia como la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, sólo debería producir efectos o algunos de ellos en el período posterior a la fecha en la que ha sido dictada.

35

El órgano jurisdiccional remitente plantea toda la tercera cuestión «en caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión o negativamente a la segunda cuestión». En el presente asunto, la respuesta a la segunda cuestión encaja en esta segunda hipótesis.

36

No obstante, la tercera cuestión, letra b), se basa en la premisa de que exista una incompatibilidad entre una disposición nacional –concretamente el artículo 26, apartado 3, segunda frase, de la MarkenG– y una disposición de una directiva –en el presente asunto, el artículo 10, apartados 1 y 2, letra a), de la Directiva 89/104–. Pues bien, ni la respuesta a las cuestiones primera y tercera, letra a), ni la respuesta a la segunda cuestión, se corresponden con tal premisa.

37

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, no procede responder a la tercera cuestión, letra b).

38

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: