1

Den 20. juni 1994 indgav intervenienten, Giulio Gambettola, til Oficina Española de Patentes y Marcas (det spanske patent- og varemærkekontor, herefter »OEPM«) en ansøgning om registrering af følgende spanske figurmærke:

2

Varemærket blev registreret den 20. december 1995 under nr. 1909496.

3

Pollo Tropical, Inc., der er sagsøgeren, Carrols Corp.’s forgænger, indgav den 21. oktober 1994 to ansøgninger om registrering til OEPM, den ene vedrørende ordmærke nr. 1927280 POLLO TROPICAL og den anden vedrørende figurmærke nr. 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, idet selskabet påberåbte sig følgende amerikanske figurmærke, der var blevet ansøgt registreret den 25. april 1994, og som var blevet registreret i De Forenede Stater under referencen US 74516740 den 19. august 1997:

4

Den 22. januar 1996 afslog OEPM disse ansøgninger som følge af intervenientens indsigelse på grundlag af det ovennævnte spanske varemærke nr. 1909496.

5

Den 9. juni 2000 opnåede sagsøgeren under nr. 2201552 registrering i Det Forenede Kongerige af figurmærket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, som var blevet ansøgt registreret den 30. juni 1999 for tilvejebringelse af mad og drikke, der henhører under klasse 42, og som ser således ud:

6

Den 19. juni 2000 opnåede sagsøgeren endvidere under nr. 2201543 registrering i Det Forenede Kongerige af ordmærket POLLO TROPICAL, som var blevet ansøgt registreret den 30. juni 1999 for tilvejebringelse af mad og drikke, der henhører under klasse 42.

7

Den 22. november 2002 indgav intervenienten i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

8

Det varemærke, der blev søgt registreret, var følgende figurtegn:

9

De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 25, 41 og 43 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

10

EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-varemærketidende nr. 75/2003 af 29. september 2003. Varemærket blev registreret den 21. april 2004.

11

Den 22. januar 2007 indgav sagsøgeren en ugyldighedsbegæring vedrørende EF-varemærket til Harmoniseringskontoret, idet selskabet påberåbte sig dels, at der var risiko for forveksling i Det Forenede Kongerige, hvor det var indehaver af to registreringer af varemærker med prioritet, jf. artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009], dels den omstændighed, at intervenienten var i ond tro ved indgivelsen af ansøgningen om registrering, jf. artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].

12

For så vidt angår den grund, der er anført i artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, var ugyldighedsbegæringen støttet på de to i Det Forenede Kongerige registrerede varemærker, der er nævnt ovenfor i præmis 5 og 6.

13

For så vidt angår den ugyldighedsgrund, der er nævnt i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, var ugyldighedsbegæringen bl.a. støttet på det amerikanske figurmærke, der var registreret under referencen US 74516740, som er nævnt ovenfor i præmis 3.

14

Ugyldighedsbegæringen omfattede alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det omtvistede varemærke.

15

Ved afgørelse af 17. marts 2008 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen. For så vidt som begæringen var støttet på artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, afslog annullationsafdelingen begæringen med den begrundelse, at sagsøgeren ikke havde fremlagt bevis for brug af varemærket med hensyn til de ældre rettigheder, der var registreret i Det Forenende Kongerige, efter den begæring om bevis for reel brug, som intervenienten havde fremsat. For så vidt som begæringen var støttet på samme forordnings artikel 51, stk. 1, litra b), fastslog annullationsafdelingen, at sagsøgeren ikke havde været i stand til at fremlægge bevis for, at intervenienten var i ond tro. Annullationsafdelingen fandt, at forskellen på to måneder mellem datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det amerikanske varemærke (den 25.4.1994) og datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det spanske varemærke nr. 1909496 (den 20.6.1994) udelukkede den onde tro. Annullationsafdelingen anførte endvidere, at der var en kontinuitet eller en »forretningsmæssig udvikling«, der forbandt intervenientens spanske varemærker og EF-varemærkerne, hvorfor datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det spanske varemærke var blevet taget i betragtning. Ifølge annullationsafdelingen var det ikke blevet bevist, at sagsøgerens amerikanske varemærke var velkendt på det amerikanske marked mellem 1991 og 1994 og mellem 1994 og 2002 i De Forenede Stater, og at denne velkendthed var kommet til intervenientens kendskab. Den elektroniske korrespondance mellem de to parter i 2006, hvori intervenienten fastsatte salgsprisen for EF-varemærket, udgjorde ikke et bevis for, at han var i ond tro. Endelig fandt annullationsafdelingen, at den omstændighed, at varemærkerne var identiske, og at de vedrørte samme anvendelsesområde, ikke kunne danne grundlag for at antage, at der forelå ond tro.

16

Den 17. april 2008 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over annullationsafdelingens afgørelse.

17

Ved afgørelse af 7. maj 2009 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Appelkammeret bekræftede for det første den konklusion, som annullationsafdelingen havde draget, hvorefter sagsøgeren ikke havde ført bevis for brug af de ældre varemærker, der var registreret i Det Forenede Kongerige. For det andet fandt appelkammeret, at sagsøgeren ikke havde bevist den påståede onde tro hos intervenienten, jf. artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret præciserede, at indehaverens onde tro skulle foreligge ved indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, den 22. november 2002, således at den nævnte indehavers eventuelle onde tro ved ansøgningen om registrering i Spanien ikke kunne tages i betragtning. Appelkammeret fandt i det væsentlige, at ingen af de oplysninger, der var blevet fremhævet af sagsøgeren, gjorde det muligt at bevise, at intervenienten var i ond tro.

18

Appelkammeret fandt således for det første, at der ikke var blevet ført bevis for, at intervenienten havde kendskab til sagsøgerens økonomiske aktivitet i De Forenede Stater. Appelkammeret fandt derudover, at intervenientens indgivelse af EF-varemærkeansøgningen alene var den normale og forudsigelige handelsmæssige udvikling af hans restaurationsvirksomhed, eftersom han havde påbegyndt en handelsmæssig aktivitet i denne sektor i begyndelsen af 1990’erne, eftersom han i 1994 havde indledt en række procedurer, som angav hans intention om at lancere en økonomisk aktivitet i restaurationssektoren i en medlemsstat, og eftersom han otte år senere havde ansøgt om beskyttelse på europæisk niveau. Appelkammeret konkluderede derfor, at det ikke kunne fastslå, at intervenienten var i ond tro ved indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, dvs. den omstændighed, at han var bevidst om den skade, som han tilførte sagsøgeren.

19

For det andet fandt appelkammeret, at denne konklusion ikke kunne afsvækkes af varemærket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL’s formodede velkendthed, da denne velkendthed ikke var blevet bevist.

20

Appelkammeret bemærkede i øvrigt, at EF-varemærkeansøgningen var blevet offentliggjort den 29. september 2003, og at registreringen heraf var blevet foretaget den 28. juni 2004. Sagsøgeren havde imidlertid indgivet sin ugyldighedsbegæring den 22. januar 2007, dvs. to et halvt år efter offentliggørelsen af registreringen, uden i sine klagegrunde at fremkomme med oplysninger om grundene til, at selskabet havde ventet så længe med at indgive ugyldighedsbegæringen.

21

For så vidt angik intervenientens gentagne anmodning om at opnå en finansiel kompensation til et beløb af op til 5 mio. USD, fandt appelkammeret for det tredje, at sagsøgeren ikke havde bevist, at intervenienten havde handlet på svigagtig eller spekulativ måde ved EF-varemærkeansøgningen.

22

I denne forbindelse anførte appelkammeret dels, at EF-varemærkeansøgningen, der var blevet indgivet i 2002, alene var den logiske konsekvens på internationalt plan af anvendelsen af varemærket i Spanien, dels at der hverken var en direkte eller indirekte forbindelse mellem de stridende parter, der kunne indebære, at sagsøgeren havde tilegnet sig varemærket på svigagtig måde, eller forelå nogen oplysninger, der gjorde det muligt at bevise, at intervenienten havde besluttet sig for at udnytte sagsøgerens varemærkes formodede omdømme i november 2002, hvilket betød, at appelkammeret i mangel af modstridende beviser konkluderede, at den finansielle kompensation for overdragelsen af EF-varemærket faldt inden for markedsfrihedens rammer.

23

For så vidt angik ligheden mellem de omhandlede tegn og tjenesteydelser, der var indeholdt i klasse 42, fandt appelkammeret for det fjerde, at intervenientens onde tro ikke kunne være genstand for en formodning.

24

Hvad for det femte angik det af sagsøgeren anførte, hvorefter intervenienten havde foretaget en ulovlig tilegnelse af selskabets særprægede tegn, anførte appelkammeret, at det var sandsynligt, at selskabet snarere gjorde krav på ejendomsretten til EF-varemærket end på dettes ugyldighed, men at denne sag alene kunne rejses for den nationale ret, medmindre der var tale om et af de tilfælde, der er nævnt i artikel 18 i forordning nr. 207/2009.

25

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

26

Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

27

Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

28

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at Retten antager bilagene til stævningen til realitetsbehandling. Intervenienten har, for så vidt som han har anmodet Retten om, at samtlige bilag til hans svarskrift tages til efterretning, i det væsentlige nedlagt den samme påstand med hensyn til disses antagelse til realitetsbehandling.

29

Under retsmødet har både Harmoniseringskontoret og intervenienten imidlertid som svar på et spørgsmål fra Retten rejst formalitetsindsigelse over for stævningens bilag 5, der indeholder dels en kopi af intervenientens nye internetsider, dels en erklæring, oprettet for en »notario« vedrørende intervenientens anvendelse af det spanske varemærke, der er registreret under nr. 1909496, med den begrundelse, at nævnte bilag ikke var blevet fremlagt i forbindelse med den administrative procedure for Harmoniseringskontoret.

30

Det bemærkes i denne henseende, at sigtet med den sag, der er indbragt for Retten, er at få efterprøvet lovligheden af afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre i henhold til artikel 65 i forordning nr. 207/2009. Det er således ikke Rettens opgave at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der først fremlægges for Retten (Rettens dom af 6.3.2003, sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (Kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 25.6.2010, sag T-407/08, MIP Metro mod KHIM - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), Sml. II, s. 2781, præmis 16; jf. ligeledes i denne retning Domstolens dom af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 144).

31

Det fremgår af den retspraksis, der er nævnt ovenfor i præmis 30, at kun de dokumenter, der er blevet fremlagt i forbindelse med den administrative procedure for Harmoniseringskontoret, kan antages til realitetsbehandling.

32

Stævningens bilag 5, der imidlertid ikke blev fremlagt i forbindelse med den administrative procedure for Harmoniseringskontoret, hvilket sagsøgeren i øvrigt også har erkendt under retsmødet, kan således ikke antages til realitetsbehandling.

33

Det skal endvidere bemærkes, at intervenienten i bilag 15 til sit svarskrift har fremlagt en dom fra Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) af 18. december 2009, der således er blevet afsagt efter den anfægtede afgørelse, og som stadfæster dommen afsagt af Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (handelsret nr. 1 i Las Palmas de Gran Canaria) af 24. april 2008 om afslag på en ugyldighedsbegæring, der er blevet indgivet af sagsøgeren, vedrørende intervenientens spanske varemærke, der er registreret under nr. 1909496.

34

Det fremgår af retspraksis, at national retspraksis er blevet antaget til realitetsbehandling, selv om der ikke er blevet henvist hertil i forbindelse med proceduren for Harmoniseringskontoret (jf. Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 20, af 8.12.2005, sag T-29/04, Castellblanch mod KHIM - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Sml. II, s. 5309, præmis 16, og af 12.7.2006, sag T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), Sml. II, s. 2211, præmis 69-71).

35

Som det blev anført i præmis 71 i VITACOAT-dommen, nævnt ovenfor i præmis 34, forhindres hverken parterne eller Retten i ved fortolkningen af EU-retten at lade sig inspirere af elementer fra EU-retspraksis, national eller international retspraksis. Det følger heraf, at en part skal have mulighed for at henvise til nationale retsafgørelser for første gang ved Retten, da der ikke er tale om, at appelkammeret kritiseres for ikke at have taget hensyn til de faktiske omstændigheder i en bestemt national afgørelse, men om, at appelkammeret kritiseres for at have tilsidesat en bestemmelse i forordning nr. 207/2009, i hvilken forbindelse der henvises til retspraksis til støtte for dette anbringende.

36

Henset til disse betragtninger skal bilag 15 til intervenientens svarskrift antages til realitetsbehandling.

37

Hvad angår de andre bilag, der er nævnt ovenfor i præmis 28, bemærkes, at da sagsøgeren og intervenienten ikke har anført nogen grunde til støtte for deres fremlæggelse under sagen for Retten og i betragtning af den retspraksis, der er nævnt ovenfor i præmis 30, kan disse bilag ikke antages til realitetsbehandling, i det omfang de ikke fremgår af akterne i sagen for Harmoniseringskontoret (jf. i denne retning Rettens dom af 25.3.2009, sag T-21/07, L’Oréal mod KHIM – Spa Monopole (SPALINE), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 14).

38

Sagsøgeren har påberåbt sig et enkelt anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, da intervenienten var i ond tro ved indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen.

39

Til støtte for sin påstand om annullation af den anfægtede afgørelse har sagsøgeren for det første gjort gældende, at det var med urette, at appelkammeret, idet det anlagde en formodning, konkluderede, at EF-varemærket var berettiget derved, at det udgjorde den »normale udvikling« i forbindelse med udvidelsen af intervenientens aktiviteter, idet appelkammeret således antog, at der forelå en intention om brug, hvilket er i strid med følgende beviser: Det forhold, at intervenienten gentagne gange siden 2005 har forsøgt at sælge sine rettigheder til sagsøgeren for abnormt høje beløb, at intervenienten er indehaver af et enkelt pizzeria i en landsby på De Kanariske Øer (Spanien), der har været i samme stand siden 1990, og som gør forretninger under tegnet Pizzeria Giulio, at der ikke foreligger nogen passende retlig struktur med henblik på at gennemføre en udvidelse eller en internationalisering af en handelsvirksomhed, at der i 20 år slet ikke er blevet oprettet en filial, og at der er blevet skabt en fiktiv brug af varemærket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL under domænenavnet »www.pollotropicaleuropa.com«.

40

For det andet har sagsøgeren anført, at konstateringen vedrørende det påståede manglende bevis med hensyn til det tidligere kendskab til det amerikanske varemærke, der er registreret under referencen US 74516740, skaber en hindring for selskabets udvidelse i Den Europæiske Union, for så vidt som denne udvidelse forhindres som følge af den eksklusive ret, intervenienten har, selv om selskabet er indehaver af mere end hundrede etablissementer i mere end ti lande.

41

For det tredje er det, således som appelkammeret gør det i den anfægtede afgørelses præmis 33, upræcist at påstå, at der ikke foreligger noget konkurrenceforhold mellem de to parter i den administrative procedure for Harmoniseringskontoret, eftersom der forelå et sådant forhold i 1994, da sagsøgerens spanske varemærkeansøgninger nr. 1927280 og nr. 1927282 blev afslået på grund af intervenientens registrering under nr. 1909496 af det spanske varemærke, som var blevet indgivet to måneder tidligere.

42

For det fjerde er sagsøgeren af den opfattelse, at det med henblik på fastlæggelse af, om intervenienten var i ond tro eller ikke, er nødvendigt at undersøge følgende kriterier: den fuldstændige identitet af de blandede tegn i farver, den periode, der forløb mellem sagsøgerens ansøgning i De Forenede Stater (det amerikanske figurmærke, registreret under referencen US 74516740, der blev ansøgt den 25. april 1994, og den første brug, der er dateret til den 13. september 1991), og ansøgningen om det spanske figurmærke, der er registreret under nr. 1909496, som intervenienten indgav den 20. juni 1994, det nævnte amerikanske varemærkes velkendthed i restaurationssektoren, tilstedeværelsen af tidligere forbindelser mellem sagsøgeren og intervenienten og intervenientens krav på en abnormt høj økonomisk kompensation.

43

Indledningsvis bemærkes, at artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 bestemmer, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

44

Begrebet »ond tro«, der fremgår af artikel 52, stk. 1, litra b) i forordning nr. 207/2009, er, således som generaladvokat Sharpston anførte i sit forslag til afgørelse til Domstolens dom af 11. juni 2009 i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, sag C-529/07, Sml. I, s. 4893, ikke defineret, afgrænset eller blot beskrevet på nogen måde i lovgivningen.

45

Domstolen, der var blevet spurgt i forbindelse med en præjudiciel anmodning vedrørende fortolkningen af denne bestemmelse, præciserede begrebet »ond tro« i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44.

46

Denne sag vedrørte et søgsmål om varemærkekrænkelse anlagt af Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (herefter »Lindt«), der har hjemsted i Schweiz, og som i løbet af år 2000 havde opnået registrering af et tredimensionelt varemærke, der forestiller en forgyldt chokoladekanin, som selskabet havde markedsført siden 1950’erne og i Østrig siden 1994, mod et af selskabets konkurrenter, der har hjemsted i Østrig, og som siden 1962 har markedsført et lignende tegn, der ligeledes forestiller en chokoladekanin. Sidstnævnte indgav i forbindelse med fremsættelsen af et modkrav begæring om, at det varemærke, som Lindt havde fået registreret, blev begæret ugyldigt, med den begrundelse, at Lindt på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen var i ond tro. Domstolen fandt således, at den skulle tage stilling til et tilfælde, hvor flere producenter på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen på markedet brugte identiske eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket gav anledning til forveksling med det tegn, der blev søgt registreret (dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, præmis 36).

47

Domstolen udtalte indledningsvis i præmis 35 i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, at det følger af artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at det relevante tidspunkt for vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren, er tidspunktet for den pågældendes indgivelse af registreringsansøgningen.

48

For det første præciserede Domstolen i samme doms præmis 37, at der i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt ansøgeren var i ond tro som omhandlet i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, skal foretages en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag.

49

For det andet bemærkede Domstolen indledningsvis i præmis 39 i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, idet den henviste til de faktorer, der var nævnt i de præjudicielle spørgsmål, som den var blevet forelagt, at en formodning for, at ansøgeren havde kendskab til en tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, bl.a. kunne følge af et generelt kendskab i den berørte økonomiske sektor til en sådan brug, og dette kendskab kan bl.a. udledes af en sådan brugs varighed. Jo ældre denne brug er, jo mere sandsynligt er det således, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen havde kendskab til et sådant tegn, der blev brugt af tredjemand.

50

Herefter tilføjede Domstolen i præmis 40 i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, at det imidlertid skulle konstateres, at den omstændighed, at ansøgeren ved eller burde vide, at en tredjemand i mindst en medlemsstat igennem lang tid har brugt et identisk eller lignende tegn for varer af samme eller lignende art, der giver anledning til forveksling med det tegn, der er søgt registreret, ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at det kan fastslås, at ansøgeren var i ond tro. Ifølge denne doms præmis 41 og 42 skal der nemlig tages hensyn til ansøgerens hensigt på det relevante tidspunkt, hvilket er et subjektivt element, der skal vurderes på baggrund af sagens objektive omstændigheder.

51

Således kan hensigten om at forhindre en tredjemand i at markedsføre en vare under visse omstændigheder være et forhold, der viser, at ansøgeren var i ond tro (dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, præmis 43).

52

Dette er bl.a. tilfældet, når ansøgeren har fået registreret et tegn som EF-varemærke uden nogen intention om at bruge det, men alene med henblik på at forhindre en tredjemands adgang til markedet (dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, præmis 44).

53

For det tredje anførte Domstolen, at den omstændighed, at en tredjemand gennem længere tid har brugt et tegn for varer af samme eller lignende art, hvilket giver anledning til forveksling med det ansøgte varemærke, og at dette tegn nyder en vis grad af retlig beskyttelse, er en af de relevante faktorer for vurderingen af, om der foreligger ond tro hos ansøgeren (dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, præmis 46). Selv i et sådant tilfælde kan registreringen af et EF-varemærke imidlertid ikke fortolkes som værende foretaget i ond tro, bl.a. når ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen ved, at en tredjemand, der er en ny aktør på markedet, forsøger at profitere af nævnte tegn ved at kopiere dennes gengivelse, hvilket giver ansøgeren anledning til at få dette registreret for at forhindre brugen af denne gengivelse (dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, præmis 48 og 49).

54

For det fjerde udtalte Domstolen i præmis 51 i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, at der i forbindelse med vurderingen af, om ansøgeren er i ond tro, kan tages hensyn til den grad af velkendthed, et tegn har på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen med henblik på dets registrering som EF-varemærke. Ifølge Domstolen kan en sådan grad af velkendthed netop berettige ansøgerens interesse i at sikre sig en videre retlig beskyttelse af tegnet.

55

Det er navnlig i lyset af ovenstående betragtninger, for så vidt som de finder anvendelse i den foreliggende sag, at lovligheden af den anfægtede afgørelse skal kontrolleres, for så vidt som appelkammeret har konkluderet, at intervenienten ikke var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen.

56

Som det fremgår af præmis 35 i dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, og som appelkammeret med rette anførte i punkt 26 i den anfægtede afgørelse, skal det for det første fastslås, at det skal kunne bevises, at intervenienten var i ond tro ved indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, dvs. den 22. november 2002.

57

De faktiske omstændigheder i den foreliggende sag har imidlertid foranlediget appelkammeret til at foretage en undersøgelse af omstændigheder, der ligger forud for dette tidspunkt, eftersom den EF-varemærkeansøgning, som intervenienten har indgivet, er en følge af registreringen af et identisk ældre nationalt varemærke.

58

Som annullationsafdelingen med rette anførte, er der en kontinuitet eller en »forretningsmæssig udvikling«, der forbinder intervenientens varemærker, hvorfor datoen for indgivelsen af det spanske varemærke ligeledes skal tages i betragtning.

59

Appelkammeret synes ganske vist ikke at have taget datoen for indgivelsen af den ældre nationale varemærkeansøgning i betragtning i den anfægtede afgørelses punkt 26, idet det udtalte, at »appelkammeret [ikke] foretager […] en vurdering af [intervenientens] onde eller gode tro ved indgivelsen af registreringsansøgninger i Spanien, ikke alene fordi disse ansøgninger blev indgivet for otte år siden, men også fordi der er tale om et spørgsmål, med hensyn til hvilket kompetencen udelukkende henhører under den nationale domstol, konkret den spanske domstol«.

60

Ved imidlertid i punkt 27 i den anfægtede afgørelse at konstatere, at »[intervenientens] indgivelse af EF-varemærkeansøgningen i 2002 alene var den normale og forudsigelige handelsmæssige udvikling af dennes restaurationsvirksomhed«, foretog appelkammeret nødvendigvis en undersøgelse af de omstændigheder, der lå forud for ansøgningen om det nævnte varemærke.

61

Det fremgår imidlertid ikke af nogen oplysninger i sagen, at det kunne formodes, at intervenienten havde kendskab til det amerikanske varemærke, dels fordi sidstnævnte varemærke var genstand for en registrering, ikke i en medlemsstat, men i et tredjeland, dels fordi der kun var en forløbet en periode på to måneder mellem den spanske varemærkeansøgning, nemlig den 20. juni 1994, og den amerikanske varemærkeansøgning, nemlig den 25. april 1994. Hvis datoen for den første brug af det amerikanske varemærke skulle tages i betragtning, dvs. den 13. september 1991, var der forløbet en periode på tre og et halvt år, men denne ene faktiske omstændighed er under alle omstændigheder i betragtning af varemærkets geografiske lokalisering utilstrækkelig til, at der kan anlægges en formodning om, at intervenienten havde kendskab hertil på tidspunktet for indgivelsen af den spanske varemærkeansøgning. Alene den omstændighed, at der var blevet åbnet en eller flere restauranter i Florida (De Forenede Stater) eller i andre lande, beliggende i Sydamerika, kan således ikke anses for at være af en sådan art, at det var bevist, at intervenienten havde kendskab til den tidligere brug af det amerikanske varemærke.

62

Sagsøgeren har således ikke i diskussionerne fremført noget umiddelbart bevis, der gør det muligt at formode, at intervenienten ikke kunne være uvidende om det nævnte varemærkes eksistens.

63

Det skal således konkluderes, at selv om intervenienten den 22. november 2002 havde kendskab til, at der eksisterede en anden rettighed, var det den, som han selv var indehaver af, nemlig det spanske varemærke, der var registreret under nr. 1909496.

64

For det andet har sagsøgeren anfægtet den konstatering, der fremgår af punkt 27 i den anfægtede afgørelse, hvorefter »det fremgår af de faktiske omstændigheder, der er blevet fremlagt i den foreliggende sag, at intervenientens indgivelse af EF-varemærkeansøgningen i 2002 alene var den normale og forudsigelige handelsmæssige udvikling af hans restaurationsvirksomhed«, og hvorefter »det konkret står fast, at [intervenienten] havde påbegyndt en handelsmæssig aktivitet i restaurationssektoren i begyndelsen af 1990’erne, at han i 1994 havde indledt et utal af procedurer, der angav hans intention om at lancere en økonomisk aktivitet i restaurationssektoren i en medlemsstat, og at han otte år senere havde ansøgt om beskyttelse på fællesskabsniveau, hvilket følgelig gav anledning til en forretningsmæssig udvikling i restaurationssektoren«.

65

Selv om det ganske vist er ubestridt, at der i 1994 blev indledt en procedure ved OEPM til prøvelse af sagsøgerens varemærkeansøgning vedrørende de spanske varemærker, der er nævnt ovenfor i præmis 3, var Harmoniseringskontoret under retsmødet imidlertid ikke i stand til at præcisere de forskellige procedurer, som den anfægtede afgørelse synes at henvise til, der blev indledt af intervenienten i 1994, og som vedrørte hans intention om at lancere sin økonomiske aktivitet i en medlemsstat.

66

I denne forbindelse bemærkes, at til trods for, at intervenienten ikke har foretaget nogen handelsmæssig udvidelse siden registreringen af det spanske varemærke den 20. juni 1994, fremgår det af sagen, at intervenienten den 9. juni 2006, dvs. før indgivelsen af ugyldighedsbegæringen vedrørende EF-varemærket af 22. januar 2007, underskrev en licensaftale vedrørende varemærket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (jf. modsætningsvis dommen i sagen Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, nævnt ovenfor i præmis 44, præmis 44).

67

Selv om denne aftale ifølge de præciseringer, som intervenienten har foretaget under retsmødet, ikke er blevet ført ud i livet, kan nævnte varemærkeaftale anses for at være et udtryk for intervenientens vilje til at udvikle sin handelsmæssige aktivitet.

68

Hvad for det tredje angår det ældre amerikanske varemærkes velkendthed, undersøgte appelkammeret denne i den anfægtede afgørelses punkt 28 med hensyn til de kriterier, der er opstillet i Unionens retspraksis vedrørende begrebet velkendt, der er beslægtet med begrebet vitterlig kendt (Domstolens dom af 22.11.2007, sag C-328/06, Nieto Nuño, Sml. I, s. 10093, præmis 17), der fremgår af Pariserkonventionen af 20. marts 1883 vedrørende beskyttelse af industriel ejendomsret, som revideret og ændret.

69

I henhold til retspraksis forudsætter begrebet »velkendt« en vis grad af kendskab hos den relevante offentlighed. For så vidt angår et EF-varemærke har Retten udtalt, at den relevante offentlighed er den, som det omhandlede varemærke er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø. Det er ikke et krav, at nævnte varemærke er kendt af en bestemt procentdel af offentligheden som defineret ovenfor. Den krævede grad af bekendthed må anses for nået, når det omhandlede varemærke er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, som er dækket af dette mærke. Ved undersøgelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket (jf. i denne retning Domstolens dom af 6.10.2009, sag C-301/07, PAGO International, Sml. I, s. 9429, præmis 21-27 og den deri nævnte retspraksis).

70

I den foreliggende sag konstaterede appelkammeret følgende i den anfægtede afgørelses punkt 28:

»Den tidligere konklusion kan ikke ændres af den omstændighed, at varemærket »Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL« angiveligt er velkendt, da denne velkendthed ikke er blevet bevist. Den omstændighed, at der eksisterer forskellige etablissementer, der reklamerer med dette varemærke, at der er blevet fremlagt dokumenter vedrørende en minimal reklameaktivitet og omsætningen, og at der kan findes referencer til det omhandlede varemærke ved hjælp af en søgning på Google, viser ikke, at varemærket er velkendt i de nævnte lande. F.eks. er der ikke blevet fremlagt noget dokument, der kan godtgøre den markedsandel, som varemærket har i de lande, hvori det gøres gældende, at det er velkendt, eller størrelsen af de investeringer, der er blevet foretaget af Carrols Corporation med henblik på at fremme det. Der er heller ikke blevet fremlagt noget certifikat, der hidrører fra tredjemand, og som attesterer denne velkendthed osv. Der er i øvrigt heller ikke blevet fremlagt noget dokument, der beviser, at Giulio Gambettola kendte til eksistensen af Carrols Corporations restaurationsydelser og selskabets velkendthed.«

71

Sagsøgeren har fremlagt nogle tal, udtrykt i amerikanske dollars, der fremgår af et særskilt ark uden hoved, der fremstår i form af en liste, der nævner datoen for åbningen af en række restauranter, kopier af reklamer for varemærket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL i en række aviser, hvoraf to er dateret i februar 1997 (i Horizonte) og i maj 1997 (i El Nuevo Impacto), og de øvrige er dateret i 2006. Sagsøgeren har endvidere fremlagt kopier af menuer, fotografier af restauranter og reklamemateriale.

72

Sagsøgeren har endvidere fremlagt dokumenter under sagen, der opstiller sammenligninger mellem restauranterne under varemærket Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL og andre former for restauranter, som fremstår i form af enkle grafiske tegninger på særskilte ark, og som ikke hidrører fra et regnskabs- eller revisionsfirma.

73

Det bemærkes, at for så vidt angår bevisværdien af de dokumenter, der er blevet indgivet til sagens akter, og som hidrører fra virksomheden selv, har Retten i præmis 42 i dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, Lidl Stiftung mod KHIM - REWE-Zentral (Salvita), Sml. II, s. 1917, udtalt, at for at vurdere et dokuments bevisværdi må sandsynligheden af dets indhold først efterprøves. Retten tilføjede, at der således bl.a. skal tages hensyn til dokumentets oprindelse, omstændighederne ved dets udarbejdelse, modtageren af dokumentet og til spørgsmålet, om dokumentet efter sit indhold forekommer fornuftigt og troværdigt. Retten fastslog i nævnte doms præmis 43, at der på intet tidspunkt i sagen for Harmoniseringskontoret var blevet fremlagt andre oplysninger, der kunne understøtte bl.a. de tal, der fremgik af erklæringen på tro og love og af listen over de markedsførte varer.

74

I denne forbindelse bemærkes, at selv hvis der tages hensyn til de dokumenter, der ikke er blevet udfærdiget på processproget, hvilket intervenienten anfægter, kan det amerikanske varemærkes velkendthed ikke bevises i betragtning af den omstændighed – for så vidt angår tallene – at de fremgår af et enkelt særskilt ark, og – for så vidt angår de øvrige dokumenter – at disse ikke er daterede. I øvrigt kan enkle menuer, fotografier af restauranter, reklametegninger eller -dokumenter, der ikke foreligger til støtte for noget håndgribeligt og bestemt dokument, isoleret set ikke udgøre beviset for det amerikanske varemærkes påståede velkendthed.

75

Sagsøgeren har navnlig ikke til støtte for sin argumentation fremlagt noget dokument, der nævner varemærkets markedsandel, eller et dokument, der beviser intensiteten af brugen eller størrelsen af investeringerne, eller endog en attest, der hidrører fra en tredjemand vedrørende nævnte velkendthed (jf. analogt Domstolens dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 21).

76

Hvad endelig angår en hensyntagen til dokumenter, der ligger senere end datoen for EF-varemærkeansøgningen, bemærkes, at Domstolen for så vidt angår Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) i forbindelse med beviset for reel brug af et varemærke i præmis 30 og 31 i kendelsen af 27. januar 2004, La Mer Technology (sag C-259/02, Sml. I, s. 1159), har udtalt, at der i henhold til dette direktiv ved vurderingen af spørgsmålet om »reel brug« af varemærket kun skal tages hensyn til de omstændigheder, der foreligger i den relevante periode, og som derfor foreligger forud for indgivelsen af begæringen om fortabelse. Direktivet udelukker imidlertid ikke udtrykkeligt, at der ved vurderingen af, om der foreligger reel brug i den relevante periode, i givet fald kan tages hensyn til eventuelle omstændigheder efter indgivelsen af denne begæring. Sådanne omstændigheder kan gøre det muligt at bekræfte eller bedre at vurdere rækkevidden af anvendelsen af varemærket i den relevante periode, samt indehaverens virkelige hensigter i den samme periode. Denne retspraksis er blevet gentaget i forbindelse med forordning nr. 40/94, bl.a. i præmis 38 i Rettens dom af 10. september 2008, Boston Scientific mod KHIM – Terumo (CAPIO) (sag T-325/06, ikke trykt i Samling af Afgørelser); denne retspraksis finder ligeledes anvendelse i forbindelse med forordning nr. 207/2009.

77

Med hensyn til dette punkt skal det konstateres, at selv om der i forbindelse med etableringen af beviset for et varemærkes velkendthed kan tages senere dokumenter i betragtning, kan det amerikanske varemærkes velkendthed ikke udelukkende være støttet på reklamer, som er blevet offentliggjort i blade, eftersom de i sig selv er utilstrækkelige og ikke fremstår til støtte for nogen anden relevant oplysning.

78

Det skal således i lighed med de konstateringer, der er blevet foretaget af annullationsafdelingen og af appelkammeret, konkluderes, at de oplysninger, som sagsøgeren har tilstillet Harmoniseringskontoret, ikke er tilstrækkelige til at bevise det amerikanske varemærkes velkendthed, hverken på tidspunktet for ansøgningen om registrering af EF-varemærket eller på tidspunktet for ansøgningen om registrering af det spanske varemærke.

79

For det fjerde fremgår det ikke af nogen oplysninger, der er blevet indgivet til sagen, at intervenienten ikke havde nogen intention om at bruge varemærket ved indgivelsen heraf, og at indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen kan forklares med intervenientens intention om at forhindre sagsøgeren i at markedsføre sine varer. Det er nemlig ikke på gyldig måde blevet bevist, at intervenienten i Spanien ikke anvendte varemærket, som han er indehaver af, og at han ikke havde taget skridt med henblik på at udvikle sit varemærke på EU’s område.

80

Selv om sagsøgeren har opnået registrering af to varemærker i Det Forenede Kongerige (jf. ovenfor i præmis 12), der var identiske med det omtvistede varemærke, kan det derimod konstateres, at sagsøgeren, hverken over for annullationsafdelingen eller over for appelkammeret, har kunnet fremlægge bevis for reel brug af disse to varemærker, hvilket er en konstatering, der i øvrigt ikke er blevet stillet spørgsmålstegn ved i forbindelse med den foreliggende sag.

81

Henset til den omstændighed, at der ikke foreligger noget dokument vedrørende brugen af de varemærker, som sagsøgeren havde opnået registrering af i Det Forenede Kongerige, følger det heraf, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 18 kunne konstatere, at det er sagsøgeren og ikke intervenienten, der ikke har haft intention om at anvende de nævnte varemærker, som selskabet dog havde opnået registrering af.

82

De forklaringer, som sagsøgeren er fremkommet med i denne forbindelse, er heller ikke overbevisende.

83

Selv om sagsøgeren forbinder den manglende brug af sine varemærker i Det Forenede Kongerige med den omstændighed, at intervenienten anvendte dette varemærke i Spanien, og at sagsøgeren ønskede en løsning af tvisten med intervenienten inden udnyttelsen af sine varemærker, skal det fastslås, at sagsøgeren ventede indtil den 22. januar 2007 med at indgive ugyldighedsbegæring vedrørende intervenientens EF-varemærke, selv om offentliggørelsen af sidstnævnte varemærke blev foretaget den 29. september 2003.

84

I øvrigt kunne sagsøgeren ikke, således som selskabet har anført i sin stævning, forbinde den manglende brug af sine varemærker i Det Forenende Kongerige med den omstændighed, at intervenienten igennem det nationale varemærke blokerede for dets udvidelse, bl.a. i Det Forenede Kongerige. Som Harmoniseringskontoret har fremhævet i sit skriftlige indlæg, er det tvivlsomt, at indehaveren af et lille pizzeria i en landsby på De Kanariske Øer med sit nationale varemærke kunne lamme sagsøgerens udvidelse i resten af Den Europæiske Union, i det mindste indtil indgivelsen af ansøgningen om det ældre spanske varemærke. Det kan ikke antages, at den manglende anvendelse af varemærker i Det Forenende Kongerige skyldes eksistensen af det spanske varemærke.

85

Som det fremgår af den anfægtede afgørelses præmis 33, har sagsøgeren for det femte ikke bevist eller endda påstået, at der før indgivelse af ansøgning om det omtvistede varemærke skulle eksistere direkte eller indirekte forbindelser mellem de stridende parter, der kunne forklare, at intervenienten var i ond tro.

86

Før registreringen af EF-varemærket var sagsøgeren og intervenienten ganske vist i kontakt med hinanden, men disse kontakter skyldes intervenientens indsigelse, der er støttet på dennes ældre spanske ret, over for sagsøgerens registrering i Spanien af varemærker, der er identiske eller analoge med intervenientens, og kan ikke forklare intervenientens påståede onde tro.

87

Det er imidlertid hverken blevet bevist eller gjort gældende, at intervenienten havde haft en kontraktmæssig forbindelse af en eller anden art med sagsøgeren før ansøgningen om registrering af det spanske varemærke.

88

For det sjette kan intervenientens forslag til sagsøgeren om en økonomisk kompensation på et beløb af 5 mio. USD for overdragelsen af EF-varemærket, selv om den er betydelig, i den foreliggende sag ikke i sig selv bevise, at intervenienten var i ond tro på tidspunktet for indgivelsen af det omtvistede varemærke.

89

Da der ikke foreligger nogen andre oplysninger, og selv om denne anmodning om kompensation synes uforholdsmæssig i betragtning af det ældre spanske varemærkes udvikling, kan det ikke deraf udledes, at intervenienten var i ond tro på tidspunktet for ansøgningen om EF-varemærket.

90

Hvad endelig angår identiteten mellem de omhandlede tegn kan denne ikke bevise intervenientens onde tro, da der ikke foreligger nogen andre relevante oplysninger.

91

Det følger af det foranstående som helhed, at det enkelte anbringende må forkastes, og følgelig, at Harmoniseringskontoret bør frifindes i det hele.

92

I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Ottende Afdeling):