61999J0383

1. Appel - formaliteten - en part, der til dels har tabt sagen

(EF-statutten for Domstolen, art. 49)

2. EF-varemærker - definition på og erhvervelse af et EF-varemærke - absolutte registreringshindringer - varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne en vares egenskaber - kriterier

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra b) og c), og art. 12]

3. EF-varemærker - definition på og erhvervelse af et EF-varemærke - absolutte registreringshindringer - varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne en vares egenskaber - ordkombinationen »Baby-dry«

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 7, stk. 1, litra c)]

1. Når Retten kun delvist har annulleret den retsakt, der blev indgivet til dens kontrol, og selv om dommens konklusion ikke udtrykkeligt gentager denne begrænsning, giver den pågældende dom i virkeligheden kun delvis sagsøgeren medhold. Sagsøgeren, der følgelig delvis har tabt sagen, har en retlig interesse i at appellere denne dom. Appelsagen, hvori der i dette omfang er nedlagt påstand om ophævelse af den anfægtede dom, skal således antages til realitetsbehandling.

( jf. præmis 22, 25-27 )

2. Det følger af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), sammenholdt med artikel 12, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, at formålet med forbuddet mod at registrere tegn eller angivelser, der er udelukkende beskrivende, er at forhindre, at der registreres tegn eller angivelser som varemærker, der på grund af deres lighed med almindelige måder at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller deres egenskaber på, ikke kan opfylde funktionen om at identificere den virksomhed, der markedsfører dem, og derfor ikke har det særpræg, som denne funktion forudsætter.

Under den nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), henhører således kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra forbrugerens synsvinkel - enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber - kan betegne en vare eller en tjenesteydelse som den, der er indgivet til registrering. Et varemærke, der indeholder tegn eller angivelser, som svarer til denne definition, kan herudover alene udelukkes fra registrering, hvis det ikke indeholder yderligere tegn eller angivelser, og desuden kun, hvis de udelukkende beskrivende tegn eller angivelser, som det er sammensat af, ikke er gengivet eller udformet på en måde, der adskiller varemærket som helhed fra den normale måde at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller disses væsentligste egenskaber på.

Med hensyn til varemærker, der er sammensat af ord, skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke.

( jf. præmis 37, 39 og 40 )

3. Med hensyn til registreringen af ordkombinationen »Baby-dry« som EF-varemærke for engangsbleer af papir eller cellulose og stofbleer kan de nævnte udtryk ikke, når ordene ses samlet, betragtes som beskrivende; de er derimod leksikale opfindelser, der gør det muligt for det således dannede varemærke at have en adskillelsesfunktion, og kan ikke nægtes registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

Hver af de to udtryk, som ordkombinationen består af, kan ganske vist være en del af de udtryk, der anvendes i almindelig sprogbrug til at betegne spædbørnsbleers funktion, men deres strukturelt usædvanlige sammenstilling er ikke noget kendt udtryk i det engelske sprog for at betegne disse varer eller for at gengive deres væsentligste egenskaber.

( jf. præmis 43 og 44 )

I sag C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, Cincinnatti (De Forenede Stater), ved avocat T. van Innis og med valgt adresse i Luxembourg,

appellant,

" angående appel af dom afsagt den 8. juli 1999 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Anden Afdeling) i sag T-163/98, Procter & Gamble mod Harmoniseringskontoret (BABY-DRY) (Sml. II, s. 2383), hvori der er nedlagt påstand om, at denne dom ophæves, i det omfang Retten heri fastslog, at Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ikke ved sin afgørelse af 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1) havde tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved O. Montalto og E. Joly, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøgt i første instans,

harDOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene C. Gulmann, M. Wathelet og V. Skouris samt dommerne J.-P. Puissochet (refererende dommer), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric og S. von Bahr,

generaladvokat: F.G. Jacobs

justitssekretær: afdelingschef D. Louterman-Hubeau,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at parterne har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 30. januar 2001, hvorunder Procter & Gamble Company var repræsenteret af T. van Innis og avocat F. Herbert, og Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) var repræsenteret af O. Montalto og E. Joly,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 5. april 2001,

afsagt følgende

Dom

1 Ved appelskrift indleveret til Domstolens Justitskontor den 8. oktober 1999 har Procter & Gamble Company (herefter »Procter & Gamble«) i medfør af artikel 49 i EF-statutten for Domstolen iværksat appel af dom afsagt af Retten i Første Instans den 8. juli 1999 i sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY) (Sml. II, s. 2383, herefter »den anfægtede dom«), hvorved Retten alene med den begrundelse, at artikel 62, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) var blevet tilsidesat, annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »KHIM«) den 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1, herefter »den omtvistede afgørelse«), som afviste klagen, der var indgivet af Procter & Gamble over, at registreringen af ordkombinationen Baby-dry som EF-varemærke for engangsbleer af papir eller cellulose og stofbleer var blevet nægtet.

Forordning nr. 40/94

2 Artikel 7 i forordning nr. 40/94 har følgende ordlyd:

»1. Udelukket fra registrering er:

a) tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[...]

2. Stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet.

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

3 Artikel 62, stk. 1, i forordning nr. 40/94 lyder således:

»1. Efter at have realitetsbehandlet sagen træffer appelkammeret afgørelse om klagen. Appelkammeret kan enten omgøre den af afdelingen trufne afgørelse, eller hjemvise sagen til videre behandling i den pågældende afdeling.«

Sagens faktiske omstændigheder

4 Ved skrivelse af 3. april 1996 ansøgte Procter & Gamble KHIM om registrering af ordkombinationen Baby-dry som EF-varemærke for engangsbleer af papir eller cellulose og for stofbleer.

5 Den 29. januar 1998 afslog KHIM's undersøger denne ansøgning. Ved den omtvistede afgørelse afviste Første Appelkammer den klage, som Procter & Gamble havde indgivet over undersøgerens afgørelse. Appelkammeret fandt, at ordkombinationen Baby-dry udelukkende bestod af ord, der i omsætningen kan tjene til at betegne den pågældende vares anvendelse, at den endvidere manglede fornødent særpræg, og at den følgelig ikke var egnet til at blive registreret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Appelkammeret afviste endvidere Procter & Gamble's argumentation om, at varemærket havde fået særpræg som følge af den brug, der var gjort deraf, i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, med den begrundelse, at argumentationen ikke tidligere var blevet fremført for KHIM's undersøger.

Den anfægtede dom

6 Den anfægtede dom fastslår for det første, at ordkombinationen Baby-dry ikke kan udgøre et EF-varemærke, og den bekræfter dermed den vurdering, der fremgår af den omtvistede afgørelse.

7 Retten anførte, at tegn, der udelukkende består af ord, som i omsætningen kan tjene til at betegne den pågældende vares anvendelse, efter selve deres art må anses for at være uegnede til at adskille en virksomheds varer fra en anden virksomheds, selv hvis begrundelsen for nægtelsen alene eksisterer i en del af Fællesskabet. Da bleer har en opsugningsfunktion med henblik på at holde spædbørn tørre, fandt Retten, at ordkombinationen Baby-dry alene informerer forbrugeren om varens anvendelse uden at indeholde et yderligere element, der kunne give den særpræg.

8 Retten efterprøvede derefter Procter & Gamble's subsidiære argumentation, hvorefter selskabets tilbud om at føre bevis for det særpræg, som ordkombinationen Baby-dry havde opnået som følge af den brug, der var gjort deraf - i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 - fejlagtigt i den omtvistede afgørelse var blevet afvist med den begrundelse, at den ikke tidligere var blevet fremført for undersøgeren. Retten udtalte, at appelkammeret ved at afvise at realitetsbehandle dette argument havde tilsidesat artikel 62 i forordning nr. 40/94, som set i sin sammenhæng hviler på princippet om, at der er kontinuitet inden for Harmoniseringskontoret mellem undersøgerens og appelkamrenes funktioner, og at appelkammeret derfor ikke kan afvise en argumentation med den eneste begrundelse, at den ikke er blevet gjort gældende for undersøgeren.

9 Retten konkluderede derfor, at den omtvistede afgørelse måtte annulleres i det omfang KHIM's appelkammer fejlagtigt havde afvist at undersøge Procter & Gamble's argumentation vedrørende artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94.

10 Retten afviste Procter & Gamble's øvrige påstande og annullerede den omtvistede afgørelse.

Appellen

11 Procter & Gamble har nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den anfægtede dom, i det omfang Retten har udtalt, at Første Appelkammer ved KHIM ikke tilsidesatte artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 ved at træffe den omtvistede afgørelse. Procter & Gamble har endvidere nedlagt påstand om, at KHIM tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 KHIM har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Procter & Gamble tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Spørgsmålet, om appellen kan realitetsbehandles

Parternes argumenter

13 Procter & Gamble har for det første gjort gældende, at selskabet til dels har tabt sagen for Retten, da det med hensyn til den omtvistede afgørelse havde fremført, at der var sket en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, og at denne argumentation blev forkastet af Retten.

14 For det andet har Procter & Gamble anført, at selskabet har en retlig interesse i at kunne appellere, idet KHIM for at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af den anfægtede dom, kun på ny vil undersøge den pågældende ansøgning om registrering med hensyn til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, og ikke med hensyn til denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b) og c). Retten tiltrådte nemlig den fortolkning, der blev anlagt i den omtvistede afgørelse vedrørende de to sidstnævnte bestemmelser, og omfanget af forpligtelsen til at træffe de foranstaltninger, der følger af den anfægtede dom, skal vurderes under hensyn til de præmisser, som udgør det nødvendige grundlag for dens konklusion.

15 KHIM har erkendt, at appellanten har en retlig interesse, og stiller med hensyn til appellens antagelse til realitetsbehandling alene spørgsmålet, om det anførte anbringende vedrørende en påstået tilsidesættelse af fællesskabsretten kan danne grundlag for en appelsag. Da der er tale om et ufravigeligt spørgsmål, er det under alle omstændigheder op til Domstolen at tage stilling hertil.

Domstolens bemærkninger

16 Artikel 49, stk. 1 og 2, i EF-statutten for Domstolen har følgende ordlyd:

»Der kan iværksættes appel til Domstolen, senest to måneder efter forkyndelsen af den pågældende anfægtede afgørelse, af afgørelser, hvorved den pågældende sags behandling ved Retten er blevet afsluttet, samt af afgørelser, der afgør en del af en sags realitet, eller hvorved der tages stilling til en formalitetsindsigelse vedrørende Rettens kompetence eller en påstand om afvisning af sagen.

Appel kan iværksættes af enhver part, som helt eller delvis ikke har fået medhold. [...]«

17 Artikel 92, stk. 2, i Domstolens procesreglement lyder således:

»Domstolen kan til enhver tid af egen drift efterprøve, om sagen skal afvises, fordi ufravigelige procesforudsætninger ikke er opfyldt, eller efter at have hørt parterne fastslå, at sagen er blevet uden genstand, og at det er ufornødent at træffe afgørelse. Afgørelse herom træffes i henhold til bestemmelserne i artikel 91, stk. 3 og 4.«

18 Da Procter & Gamble for Retten havde nedlagt påstand om annullation af den omtvistede afgørelse, og den anfægtede doms konklusion fremtræder som en sådan ren annullation, skal Domstolen af egen drift undersøge, om appellanten i det mindste delvis ikke har fået medhold og således kan appellere den anfægtede dom til Domstolen.

19 Det følger af præmis 9 i den anfægtede dom, at sagsøgeren for Retten bl.a. havde nedlagt påstand om, dels principalt, at den omtvistede afgørelse blev annulleret, for så vidt som den fastslog, at varemærket ikke opfyldte betingelserne i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, dels subsidiært, at den omtvistede afgørelse blev annulleret, for så vidt som den afviste at behandle sagsøgerens argumentation på grundlag af forordningens artikel 7, stk. 3.

20 I præmis 28 i den anfægtede dom afviste Retten indledningsvis udtrykkeligt den principale påstand, idet den udtalte, at Første Appelkammer ved KHIM med føje med hjemmel i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 havde konkluderet, at ordkombinationen Baby-dry ikke kunne udgøre et EF-varemærke. Det var først derefter, at Retten udtalte, at appelkammeret, ved at afvise at behandle sagsøgerens argumentation, der blev støttet på artikel 7, stk. 3, havde tilsidesat bestemmelserne i forordningens artikel 62, og således gav Procter & Gamble medhold i den subsidiære påstand.

21 Efter en gennemgang af de to påstande konkluderede Retten i præmis 54 i den anfægtede dom generelt, at den omtvistede afgørelse skulle annulleres, idet Første Appelkammer ved KHIM med urette havde afslået at behandle sagsøgerens argumentation vedrørende artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94. Retten tilføjede, at det påhvilede KHIM at træffe de foranstaltninger, der var nødvendige til opfyldelse af dommen.

22 Under disse omstændigheder, og selv om den anfægtede doms konklusion ikke udtrykkeligt gentager den begrænsning, der blev anført i dens præmis 54, må det fastslås, at dommen i virkeligheden kun delvis giver sagsøgeren medhold.

23 Første Appelkammer ved KHIM traf nemlig i form af en enkelt retsakt - den omtvistede afgørelse - to foranstaltninger: en foranstaltning, der afviste registreringen af ordkombinationen Baby-dry af de grunde, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, og en foranstaltning, hvorved kammeret afviste at realitetsbehandle sagsøgerens argumentation vedrørende denne forordnings artikel 7, stk. 3.

24 Ved at annullere den omtvistede afgørelse for så vidt den afviste at behandle argumentationen vedrørende artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 - og kun i dette omfang - lod den anfægtede dom fortsat den del af afgørelsen bestå, der vedrørte spørgsmålet, om ordkombinationen Baby-dry opfyldte kravene i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c).

25 Retten har således kun delvist annulleret den retsakt, der blev indgivet til dens prøvelse. Det følger heraf, at for at træffe de foranstaltninger, der opfylder den anfægtede dom, og som dennes præmis 54 henviser til, kunne KHIM i den foreliggende sag begrænse sig til at foretage en gennemgang af anvendelsen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, uden at ændre sin fortolkning af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, der blev godkendt af Retten.

26 Procter & Gamble har følgelig en retlig interesse i at appellere den anfægtede dom, for så vidt denne afviste at imødekomme selskabets påstand om annullation af afvisningen af at registrere varemærket Baby-dry i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94.

27 Appelsagen, hvori der i dette omfang er nedlagt påstand om annullation af den anfægtede dom, skal således antages til realitetsbehandling.

Spørgsmålet, om appellanten skal gives medhold

Parternes argumenter

28 Appellanten har støttet sin appel på det ene anbringende, at Retten har tillagt den absolutte registreringshindring vedrørende varemærker, der udelukkende består af beskrivende tegn og angivelser, en for vid rækkevidde. I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 kan alene tegn eller angivelser, som af befolkningen kun kan opfattes som en betegnelse for den pågældende vares egenskaber, og som derfor ville være uegnede til at opfylde et varemærkes særpræg, udelukkes fra registrering som EF-varemærke. Et varemærke skal gøre det muligt at henføre en vare til den virksomhed, der sælger den, og dermed at adskille varerne fra samme type varer fra konkurrerende virksomheder.

29 Retten har fundet, at ordkombinationen Baby-dry giver forbrugerne umiddelbar oplysning om varernes formål og ikke indeholder nogen yderligere bestanddel, der kunne gøre tegnet i dets helhed egnet til at adskille appellantens varer fra andre virksomheders varer, og har dermed fortolket og anvendt den pågældende bestemmelse forkert.

30 Ifølge appellanten har Retten afsagt en dom i henhold til en forældet opfattelse af varemærker, hvorefter registreringen af et varemærke giver dets indehaver en eneret til at anvende tegn eller angivelser, som det består af, hvilket får til følge, at alle tegn eller angivelser, som har en beskrivende karakter, og som skal holdes fri til anvendelse i handelen, pr. definition ikke kan udgøre et varemærke.

31 Appellanten har endvidere anført, at i henhold til den moderne opfattelse, der ligger til grund for forordning nr. 40/94, er enhver eneret til de tegn eller de angivelser, der udgør et varemærke, derimod udelukket. Tredjemænd kan fortsat gøre normal brug af disse. Følgelig kan ingen kategori af tegn eller angivelser generelt anses for uegnede til at udgøre et varemærke. Ligesom artsbetegnelser udgør beskrivende tegn eller angivelser alene en underrubrik i den registreringshindring, som vedrører det manglende fornødne særpræg ved de tegn eller angivelser, der er anmeldt som varemærke, og de to begreber - fornødent særpræg og ikke udelukkende beskrivende karakter - skal vurderes samlet for at undersøge, om de anmeldte tegn eller angivelser er egnede til at identificere de pågældende varer som hidrørende fra en bestemt virksomhed.

32 KHIM har ikke anfægtet rigtigheden af denne teoretiske analyse, men har gjort gældende, at særpræget er den afgørende faktor for at kunne bedømme, hvorvidt et tegn er egnet til at kunne udgøre et varemærke, hvorved en udelukkende beskrivende karakter i den henseende udgør et tilfælde, hvor der er en formodning for, at der ikke er noget særpræg.

33 Ifølge KHIM skal tre betingelser være opfyldt, for at registrering kan afvises med den begrundelse, at varemærket er beskrivende, nemlig:

- at der ikke foreligger træk ved udformningen eller yderligere elementer, der gør, at tegnet ikke er udelukkende beskrivende

- at tegnet henviser til en væsentlig egenskab ved varen og ikke blot til en sekundær egenskab eller til en egenskab, som ikke er karakteristisk for denne vare

- at denne henvisning er af en sådan karakter, at den kan opfattes af den del af befolkningen, der kan tænkes at forbruge varen.

34 Som Retten har udtalt, opfylder ordkombinationen Baby-dry de betingelser, der kræves, for at den kan betragtes som udelukkende beskrivende.

Domstolens bemærkninger

35 Det bemærkes, at ifølge artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er varemærker, som mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering, og i henhold til samme bestemmelses litra c) er varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, ligeledes udelukket fra registrering.

36 I henhold til artikel 12 i forordning nr. 40/94 giver de til EF-varemærket knyttede rettigheder ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse, for så vidt dette sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

37 Det følger af disse bestemmelser sammenholdt med hinanden, at formålet med forbuddet mod at registrere tegn eller angivelser, der er udelukkende beskrivende - som både Procter & Gamble og KHIM har erkendt - er at forhindre, at der registreres tegn eller angivelser som varemærker, der på grund af deres lighed med almindelige måder at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller deres egenskaber på, ikke kan opfylde funktionen om at identificere den virksomhed, der markedsfører dem, og som derfor ikke har det særpræg, som denne funktion forudsætter.

38 Kun denne fortolkning er ligeledes forenelig med artikel 4 i forordning nr. 40/94, hvorefter EF-varemærker kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

39 Under artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 henhører således kun sådanne tegn og angivelser, der i den normale sprogbrug fra forbrugerens synsvinkel - enten direkte eller ved henvisning til en af dens væsentligste egenskaber - kan betegne en vare eller en tjenesteydelse som den, der er indgivet til registrering. Et varemærke, der indeholder tegn eller angivelser, som svarer til denne definition, kan herudover alene udelukkes fra registrering, hvis det ikke indeholder yderligere tegn eller angivelser, og desuden kun, hvis de udelukkende beskrivende tegn eller angivelser, som det er sammensat af, ikke er gengivet eller udformet på en måde, der adskiller varemærket som helhed fra den normale måde at beskrive de pågældende varer eller tjenesteydelser eller disses væsentligste egenskaber på.

40 Med hensyn til varemærker, der er sammensat af ord, som det i hovedsagen omhandlede, skal der ikke kun for hvert af udtrykkene isoleret betragtet, men også for den helhed, som de udgør, konstateres en eventuel beskrivende karakter. Enhver tydelig afvigelse i formuleringen af den anmeldte ordkombination fra den udtryksform, der i normal sprogbrug anvendes af de berørte forbrugere for at betegne varen eller tjenesteydelsen eller disses væsentlige egenskaber, kan give ordkombinationen det nødvendige særpræg til registrering som varemærke.

41 Det er præciseret i artikel 7, stk. 2, i forordning nr. 40/94, at samme artikels stk. 1 finder anvendelse, selv om registreringshindringerne kun er til stede i en del af Fællesskabet. Denne bestemmelse, der med rette blev citeret i den anfægtede doms præmis 24, indebærer, at hvis en ordkombination er rent beskrivende på et af de sprog, der er anvendt i handelen inden for Fællesskabet, betyder dette, at ordkombinationen ikke kan registreres som EF-varemærke.

42 For at vurdere, om en ordkombination som Baby-dry har fornødent særpræg, må man anlægge en engelsktalende forbrugers synsvinkel. Fra denne synsvinkel afhænger vurderingen med hensyn til bleer til spædbørn af spørgsmålet, om den pågældende ordkombination kan opfattes som en normal måde at beskrive denne vare på, eller at gengive dens væsentligste egenskaber på i normal sprogbrug.

43 Selv om den pågældende ordkombination ubestridt henviser til den funktion, som varen skal opfylde, er de betingelser, der er anført i denne doms præmis 39 til 42, ikke tilstrækkeligt opfyldt. Hver af de to udtryk, som ordkombinationen består af, kan ganske vist være en del af de udtryk, der anvendes i almindelig sprogbrug til at betegne spædbørnsbleers funktion, men deres strukturelt usædvanlige sammenstilling er ikke noget kendt udtryk i det engelske sprog for at betegne disse varer eller for at gengive deres væsentligste egenskaber.

44 Udtryk som Baby-dry kan følgelig ikke, når ordene ses samlet, betragtes som beskrivende; de er derimod leksikale opfindelser, der gør det muligt for det således dannede varemærke at have en adskillelsesfunktion, og kan ikke nægtes registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

45 Retten begik derfor en retlig fejl, da den udtalte, at Første Appelkammer ved KHIM med støtte i denne bestemmelse med rette havde fastslået, at ordkombinationen Baby-dry ikke kunne udgøre et EF-varemærke.

46 Under disse omstændigheder ophæves den anfægtede dom i det omfang, som Procter & Gamble har nedlagt påstand om, og idet de påstande, som Procter & Gamble nedlagde for Retten, tages til følge. Endvidere annulleres den omtvistede afgørelse, for så vidt denne på grundlag af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 afviste ansøgningen om registrering af varemærket Baby-dry.

Sagens omkostninger

47 I henhold til artikel 122 i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagens omkostninger, når der gives appellanten medhold og Domstolen selv endeligt afgør sagen.

48 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i henhold til artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. KHIM har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i begge instanser i overensstemmelse med Procter & Gamble's påstand.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer

DOMSTOLEN

1) Dommen, der er afsagt af Retten i Første Instans den 8. juli 1999 (sag T-163/98, Procter & Gamble mod KHIM (BABY-DRY)), ophæves, for så vidt som Retten heri fastslog, at Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ikke havde tilsidesat artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker ved sin afgørelse af 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1).

2) Afgørelsen, der er truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) den 31. juli 1998 (sag R 35/1998-1), annulleres, for så vidt som den i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 afviste ansøgningen om registrering af varemærket Baby-dry.

3) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) betaler sagens omkostninger ved begge instanser.