Appel iværksat den 8. februar 2013 af Getty Images (US), Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 21. november 2012 i sag T-338/11 — Getty Images (US), Inc. mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

(Sag C-70/13 P)

2013/C 101/26

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Getty Images (US), Inc. (ved advokat P. Olson)

Den anden part i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for sin appel har appellanten fremsat tre anbringender: (i) tilsidesættelse af EF-varemærkeforordningens (1) artikel 7 stk. 1, litra b), (ii) tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), og (iii) tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet.

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), kan et varemærke ikke registreres, hvis det mangler »fornødent særpræg«. Det er tilstrækkeligt med et minimum af særpræg for, at registreringshindringen i denne artikel ikke finder anvendelse. Den omstændighed, at det identiske varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art to gange er blevet anset for at have det fornødne særpræg, giver en stærk formodning for at PHOTOS.COM besidder det nødvendige minimum af særpræg. Den omstændighed, at hver bestanddel hver for sig mangler fornødent særpræg, kan ikke alene medføre, at kombinationen heraf ikke har særpræg. Som en kombination af PHOTOS og.COM får varemærket en betydning, der er uafhængig af bestanddelenes individuelle betydninger. Det er åbenbart for den relevante kundekreds, at der er tale om et kommercielt domænenavn. Domænenavne er i sagens natur unikke. PHOTOS.COM indikerer således over for forbrugeren, at det udgør en unik oprindelse vedrørende varer og/eller tjenesteydelser, som kan adskilles fra andre kilder til varer og tjenesteydelser med et andet navn. Det opfylder dermed et varemærkes formål og kravet om særpræg i artikel 7, stk. 1, litra b).

Når artikel 7, stk. 1, litra b), finder anvendelse, består den offentlige interesse i at undersøge, hvorvidt varemærket er i stand til at garantere identiteten af kilden til varerne eller tjenesteydelserne over for forbrugeren på en sådan måde, at han uden nogen form for forveksling kan adskille denne tjenesteydelse fra andre tjenesteydelser, der har en anden oprindelse. Det er ubestridt, at ethvert domænenavn er unikt, og at et domænenavn, der ender på.com angiver, at det er en kommerciel hjemmeside. I den appellerede afgørelses præmis 22 anerkendte Retten, at den relevante kundekreds straks vil genkende bestanddelen.com som en henvisning til en kommerciel internetside. Retten begik en fejl, idet den ikke tog hensyn til den omstændighed, at domænenavnet udgør en velfungerende måde, hvorpå forbrugeren skelner ansøgerens varer og/eller tjenesteydelser fra ansøgerens konkurrenter. Den offentlige interesse i at beskytte forbrugeren tilgodeses og artikel 7, stk. 1, litra b), tilsidesættes ikke.

For så vidt angår artikel 7, stk. 1, litra c), valgte Retten ikke at behandle denne problemstilling. Bestemmelsen tilsidesættes imidlertid ikke, idet den offentlige interesse, der ligger til grund for denne bestemmelse, er beskyttelsen af appellantens konkurrenter, som ikke er berørt af registreringen, eftersom det er et domænenavn, der tilhører appellanten. Varemærket er heller ikke objektivt beskrivende i forhold til varerne og/eller tjenesteydelserne.

Ligebehandlingsprincippet kræver, at Harmoniseringskontoret er bundet af sine tidligere afgørelser i forbindelse med behandlingen af identiske varemærkeansøgninger, når der ikke foreligger nogen tegn på, at de ældre varemærker er blevet registreret ved en fejl. Dette princip pålægger Retten at ophæve Harmoniseringskontorets afgørelse, hvorefter PHOTOS.COM ikke kunne registreres. Retten har anført, at disse principper skal afvejes i forhold til »overholdelsen af lovligheden« og at varemærkeansøgere ikke kan påberåbe sig tidligere afgørelser med henblik på at opnå en identisk afgørelse, idet den tidligere afgørelse muligvis var »en ulovlighed, der er begået til fordel for en anden«. Derfor fandt Retten, at »der må foretages en sådan undersøgelse i hver enkelt sag« (den appellerede doms præmis 69).

Ligebehandlingsprincippet er i modstrid med legalitetsprincippet. Siden STREAMSERVE-dommen (jf. dom af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM) har legalitetsprincippet haft overtaget. Dette har resulteret i retsusikkerhed og en strøm af appeller. I lyset af denne erfaring må der være stærkere fokus på ligebehandlingsprincippet. Harmoniseringskontorets undersøgere har pligt til at handle konsekvent, at anvende fælles normer, at identificere analoge sager og behandle dem ens. Når varemærkeansøgere henviser til tidligere registrerede varemærker, bør Harmoniseringskontorets undersøgere ikke blot kunne henvise til STREAMSERVE-dommen og se bort fra det fundamentale ligebehandlingsprincip. I stedet for et legalitetsprincip ifølge hvilket tidligere registreringer bogstavelig talt opfattes som fejltagelser, ville det være en meget bedre langsigtet løsning at antage, at de ældre varemærker var blevet korrekt registreret. I intet tilfælde er pligten til at anvende ligebehandlingsprincippet så åbenlys, som når varemærkerne og varerne, som i det foreliggende tilfælde, er identiske.

Konklusionen er, at varemærket PHOTOS.COM har en ligeså høj grad af særpræg i forhold til de omfattede varer og tjenesteydelser som de to tidligere registrerede varemærker. Der foreligger samme grundlag for at registrere varemærket for disse som for de oprindelige varemærker, og dette er påkrævet i henhold til ligebehandlingsprincippet.

(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).