1. 

Når et tegn med særpræg er registreret som varemærke, har indehaveren i forhold til tredjemand en række rettigheder, der giver den pågældende mulighed for at påberåbe sig dette tegn over for sine konkurrenter. Blandt disse rettigheder indgår netop retten til at forbyde andre, der ikke har indehaverens samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket.

2. 

EU-retten foreskriver endvidere en ret for indehaveren til inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) at tillade den første markedsføring af de varer, der er omfattet af varemærket. Når denne ret er udøvet, indtræder en såkaldt konsumption af varemærkeretten, hvilket indebærer, at indehaveren bortset fra visse begrænsede tilfælde ikke længere kan modsætte sig senere salg af disse varer ( 2 ).

3. 

Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse er kendetegnet ved to særlige omstændigheder:

4. 

På denne baggrund har den forelæggende ret forelagt Domstolen sin tvivl om grænserne for de rettigheder, som varemærkeindehaveren er tillagt i henhold til den gældende lovgivning om tegn med særpræg. Den forelæggende ret ønsker nærmere bestemt oplyst, om en tredjemand, som har handlet som beskrevet ovenfor, har gjort brug af det registrerede varemærke i strid med varemærkeindehaverens rettigheder.

5.

I EU-retten består den retlige ordning for beskyttelse af varemærker af såvel foranstaltninger til harmonisering af de nationale lovgivninger (navnlig direktiv 2008/95/EF ( 4 ), hvis senere ændringer ikke er relevante for den foreliggende sag) ( 5 ), som bestemmelser, der regulerer EU-varemærket ( 6 ), og som finder anvendelse på de erhvervsdrivende, der vælger at gøre brug af denne industrielle ejendomsrettighed, som omfatter hele Unionen ( 7 ).

6.

11. betragtning har følgende ordlyd:

»Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, bør være fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. Beskyttelsen bør ligeledes gælde i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. […]«

7.

Artikel 5 (med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«) bestemmer i stk. 1 og 3:

»1.   Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

[…]

3.   Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

8.

Artikel 7 (med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket«) bestemmer:

»1.   De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført.«

9.

Niende betragtning har følgende ordlyd:

»Det følger af princippet om fri bevægelighed for varer, at indehaveren af et [EU]-varemærke ikke kan forbyde tredjemand at anvende det for varer, som er markedsført i [Unionen] under dette varemærke enten af ham selv eller med hans samtykke, medmindre varemærkets indehaver har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne.«

10.

Artikel 9 (med overskriften »Rettigheder knyttet til et [EU]-varemærke«) og 13 (med overskriften »Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til [EU]-varemærket«) svarer til henholdsvis artikel 5 og 7 i direktiv 2008/95.

11.

Den toldoplagsprocedure, der finder anvendelse ratione temporis i den foreliggende sag, udgjorde en af de særlige procedurer, der var fastsat i artikel 135 (med overskriften »Anvendelsesområde«), litra b), i afsnit VII, kapitel I (med overskriften »Almindelige bestemmelser«), i forordning (EF) nr. 450/2008 om [EU]-toldkodeksen ( 8 ).

12.

Artikel 141 (med overskriften »Sædvanlige behandlinger«) i [EU]-toldkodeksen bestemte:

»Varer, der opbevares på toldoplag eller henført under en forædlingsprocedure eller anbragt i en frizone, kan underkastes de sædvanlige behandlinger, som tjener til at sikre deres bevarelse eller til at forbedre deres udseende eller handelskvalitet eller til at forberede deres distribution eller videresalg.«

13.

Artikel 531 i gennemførelsesforordningen til toldkodeksen ( 9 ) bestemte, at »[i]kke-fællesskabsvarer kan underkastes de sædvanlige behandlinger, der er anført i bilag 72«. I dette bilag præciseres begrebet »sædvanlige behandlinger«, der, for så vidt som det er relevant for denne sag, bl.a. omfatter følgende behandlinger:

14.

Da det ikke er udelukket, at lovgivningen om illoyal konkurrence kan finde anvendelse, skal der henvises til artikel 10bis i Pariserkonventionen ( 11 ), der bestemmer:

»1)   Unionslandene er pligtige at tilsikre enhver, som tilhører unionen, en virksom beskyttelse imod illoyal konkurrence.

2)   Ved illoyal konkurrence forstås enhver i konkurrenceøjemed foretagen handling, som strider mod hæderlig forretningsskik i industri- og handelsforhold.

3)   Særlig skal forbydes:

15.

Det japanske selskab Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd. (herefter »Mitsubishi«) forvalter Mitsubishi-koncernens varemærkeportefølje på verdensplan. Selskabet er i denne egenskab indehaver af følgende varemærker (herefter »Mitsubishi-varemærkerne«):

16.

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (herefter »MCFE«), der har hjemsted i Nederlandene, har eneret til fremstilling og markedsføring i EØS af gaffeltrucks af mærket Mitsubishi. MCFE samarbejder med officielle forhandlere, der sælger gaffeltrucks i EØS. Fremstillingen af gaffeltrucks af mærket Mitsubishi forestås uden for EØS hovedsageligt af Mitsubishi Heavy Industries Ltd., der ligeledes er et selskab, som også indgår i Mitsubishi-koncernen, men som er uafhængigt af det selskab, der forvalter varemærkerne.

17.

Duma Forklifts NV (herefter »Duma«), der har hjemsted i Belgien, har som hovedbeskæftigelse på verdensplan at købe og sælge nye og brugte gaffeltrucks bl.a. af mærkerne Mitsubishi, Caterpillar, Nissan og Toyota. Duma fremstiller endvidere sine egne gaffeltrucks under navnene »GSI«, »GS« eller »Duma« og driver engrosvirksomhed med gaffeltrucks, gravemaskiner, mini-traktorer og trucks, som selskabet sælger både i EØS og uden for dette område. Duma tilhørte indtil 1990’erne et net af officielle forhandlere af Mitsubishis gaffeltrucks i Belgien.

18.

G. S. International BVBA (herefter »GSI«), der har hjemsted i Belgien, er et med Duma forbundet selskab, idet begge selskaber ledes af de samme personer og har samme sæde. GSI fremstiller og reparerer gaffeltrucks, som selskabet som grossist sammen med reservedele importerer fra og eksporterer til verdensmarkedet. GSI påtager sig endvidere at tilpasse gaffeltruckene i henhold til de gældende europæiske normer, idet selskabet påfører dem et eget serienummer. Efter at have udført forskellige behandlinger leverer GSI maskinerne til Duma og vedlægger en EU-overensstemmelseserklæring, som selskabet selv udsteder.

19.

Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at Duma og GSI i perioden fra den 1. januar 2004 til den 12. november 2009 foretog ulovlig parallelimport, dvs. at de uden samtykke fra indehaveren af Mitsubishi-varemærkerne bragte gaffeltrucks af de nævnte mærker i omsætning. Denne adfærd er imidlertid ikke genstand for de præjudicielle spørgsmål.

20.

Efter den 20. november 2009 begyndte Duma og GSI til gengæld til at købe samme type gaffeltrucks hos en virksomhed i Mitsubishi-koncernen, som de henførte under toldoplagsproceduren. I den periode, hvor disse gaffeltrucks var anbragt under denne procedure, foretog de to virksomheder følgende handlinger:

21.

Den 10. november 2008 anlagde Mitsubishi og MCFE sag ved rechtbank van koophandel te Brussel (handelsretten i Bruxelles, Belgien) med påstand om, at Duma og GSI skulle tilpligtes at ophøre med at udføre handlinger i form af parallelimport, fjernelse af varemærker og anbringelse af nye varemærker. Den nævnte ret frifandt Duma og GSI ved dom af 17. marts 2010.

22.

Mitsubishi og MCFE iværksatte appel af førsteinstansens dom. De nedlagde nærmere bestemt påstand om, at Hof van beroep Brussel (appeldomstolen i Bruxelles, Belgien) skulle ophæve dommen og forbyde parallelhandel med gaffeltrucks, der var forsynet med Mitsubishi-varemærkerne, og parallelhandel med de samme køretøjer, fra hvilke disse varemærker var fjernet.

23.

Appellanterne har anført, at den praksis, der bestod i at fjerne varemærker og at anbringe et andet tegn på gaffeltruckene, samt den senere indførsel heraf i EØS, krænker deres varemærkeret. Den omtvistede adfærd tager ikke blot ikke hensyn til varens oprindelsesfunktion, men medfører desuden en krænkelse af varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring i EØS af varer, der er forsynet med indehaverens varemærker. Toldoplagsproceduren kunne ifølge appellanterne ikke få karakter af et frit område, inden for hvilket der ikke gælder nogen rettigheder, idet de tilføjede, at forbrugeren fortsat vil genkende Mitsubishis gaffeltrucks, efter at varemærkerne er blevet fjernet og erstattet med nye varemærker.

24.

Duma og GSI har bestridt, at selskaberne har krænket Mitsubishis rettigheder. De varemærker, der blev fjernet i forbindelse med, at varerne var anbragt i toldoplag, var asiatiske og ikke europæiske varemærker. Da disse selskaber har tilpasset gaffeltruckene til de gældende normer i Unionen, er de endvidere af den opfattelse, at de er fabrikanter af disse køretøjer, og at de derfor har ret til at anbringe deres egne varemærker på dem.

25.

I selve forelæggelsesafgørelsen, der indeholder anmodningen om præjudiciel afgørelse, tog Hof (appeldomstol) (delvist) det af Mitsubishi og MCFE anlagte søgsmål til følge for så vidt angår de faktiske omstændigheder, der lå før den 20. november 2009. Denne domstol er imidlertid i tvivl om, hvorvidt varemærkeretlige foranstaltninger kan iværksættes i forbindelse med et søgsmål, der vedrører handlinger, som ligger efter dette tidspunkt, dvs. den omstændighed, at Mitsubishi-varemærkerne blev fjernet og erstattet med Dumas og GSI’s egne varemærker, og den omstændighed, at køretøjernes identifikationsplader og serienumre blev fjernet. Denne domstol er af den opfattelse, at Domstolen ikke tidligere har taget stilling til en sådan praksis, der består i fjernelse af varemærker, og som Duma og GSI har gjort brug af.

26.

På denne baggrund har Hof van beroep Brussel (appeldomstolen i Bruxelles) forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

27.

Forelæggelsesafgørelsen er indgået til Domstolen den 13. marts 2017, idet Mitsubishi, Duma, den tyske regering og Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg.

28.

Et retsmøde blev afholdt den 8. februar 2018, hvori repræsentanter for Mitsubishi, Duma og Kommissionen deltog.

29.

Mitsubishi ( 12 ) har anført, at den eneste grund til, at Duma et GSI udfører de beskrevne behandlinger på gaffeltrucks, der er erhvervet uden for EØS, er for at omgå reglerne om EU-retlig konsumption af varemærkerettigheder. Mitsubishi har foreslået, at artikel 5 i direktiv 2008/95 og den tilsvarende bestemmelse i forordning nr. 207/2009 (artikel 9) skal fortolkes således, at de giver varemærkeindehaveren ret til at modsætte sig, at en tredjemand, der ikke har dennes samtykke, fjerner alle de tegn, der er påført varerne (debranding), når der er tale om varer, der ikke tidligere har været bragt i omsætning i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, såsom de varer, der er anbragt i toldoplag.

30.

Mitsubishi har endvidere anført, at den opregning af forskellige former for brug af et varemærke, som varemærkeindehaveren kan forbyde tredjemand at udføre, og som fremgår af artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, ikke er udtømmende ( 13 ). Efter Mitsubishis opfattelse udgør varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring det specifikke formål med varemærkeretten ( 14 ). Selv om henførelsen af varer under suspensionsproceduren for toldoplag ikke anses for at udgøre brug af varemærket, indebærer denne procedure imidlertid ikke, at det er tilladt at undergive disse varer behandlinger, hvis eneste formål er at omgå indehaverens ret til at kontrollere, hvornår varerne bringes i omsætning på markedet.

31.

Disse handlinger udgør endvidere et indgreb i varemærkets funktioner, som er dels at garantere varens oprindelse og kvalitet ( 15 ), dels at sikre investerings- ( 16 ) og reklamefunktionen ( 17 ). Mitsubishi er af den opfattelse, at den nye mærkning med importørens tegn og den omstændighed, at forbrugeren er vidende om, at gaffeltruckene bliver fremstillet af Mitsubishi, ikke er relevant. Den sidstnævnte omstændighed indebærer desuden, at forbrugeren efterlades med det indtryk, at der består en forretningsmæssig forbindelse til den oprindelige varemærkeindehaver, og Duma og GIS udnytter således fabrikantens varemærker og skader dermed dennes omdømme ( 18 ).

32.

Duma har derimod foreslået, at de præjudicielle spørgsmål besvares benægtende. Duma har baseret sin argumentation på den omstændighed, at der ikke på nogen måde er tale om, at selskabet gør brug af tegn, der er identiske med eller ligner et af Mitsubishis EU-varemærker, idet varerne først indføres i Unionen, når varemærkerne er blevet fjernet ( 19 ). Duma er af den opfattelse, at Domstolens praksis, hvoraf fremgår, at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte sig den blotte foranstaltning, at originale varer, der er forsynet med varemærket, og som ikke tidligere er blevet bragt i omsætning i EØS, bringes ind i Unionen under toldoplagsproceduren ( 20 ), finder anvendelse.

33.

Duma har bemærket, at det fremgår af denne retspraksis, at varemærkeindehaveren kun kan påberåbe sig, at hans eneret er blevet krænket, såfremt de varer, der er påført hans varemærke, er blevet bragt i fri omsætning, eller såfremt varerne skal sælges eller udbydes til salg i EØS, hvilket nødvendigvis indebærer, at varerne bringes i omsætning inden for dette område ( 21 ). Duma har imidlertid fremhævet, at denne ret for varemærkeindehaveren kun omfatter de tilfælde, hvor de varer, der er påført varemærket, er blevet bragt i omsætning ( 22 ). Da der ikke er gjort brug af tegn, der er identiske med eller ligner Mitsubishi-varemærkerne, har dette efter Dumas opfattelse af denne grund ingen betydning for gennemsnitsforbrugerens opfattelse.

34.

Den tyske regering foreslår også at besvare de præjudicielle spørgsmål benægtende. Den tyske regering har af ordlyden af artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009 udledt, at udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, forudsætter, at der gøres brug af varemærket, idet dette begreb skal forstås på samme måde i de to bestemmelser ( 23 ). En systematisk fortolkning fører til samme resultat, idet de eksempler, der er nævnt i disse to bestemmelser som eksempler på brug, der kræver varemærkeindehaverens samtykke, indebærer, at tegnet i sig selv skal anvendes erhvervsmæssigt, hvilket ikke er tilfældet, når varemærket helt fjernes fra varen. Dette udelukker imidlertid ikke, at varemærkeindehaveren for at modsætte sig indførslen af varer, der er blevet forsynet med et nyt varemærke, kan påberåbe sig bestemmelserne om illoyal konkurrence.

35.

Efter den tyske regerings opfattelse skader en fuldstændig fjernelse af varemærker ikke på nogen måde varemærkets funktioner ( 24 ). Der foreligger endnu mindre i det foreliggende tilfælde en krænkelse af retten til at kontrollere den første markedsføring af varerne i EØS, idet varemærkeretten ikke beskytter varemærkeindehaveren mod, at hans varer bringes i omsætning, når varerne ikke er forsynet med hans varemærke ( 25 ). Den tyske regering er i denne forbindelse af den opfattelse, at Portakabin-dommen ( 26 ) ikke er til hinder for denne konklusion, idet denne sag ikke vedrørte en situation, hvor varemærket helt var blevet fjernet, men den situation, hvor en tredjemand gjorde reklamemæssig brug heraf.

36.

Kommissionen er af den opfattelse, at de præjudicielle spørgsmål skal besvares bekræftende. Kommissionen har taget udgangspunkt i princippet om, at der ikke findes international konsumption i EU-retten, hvilket indebærer, at varemærkeindehaveren i det foreliggende tilfælde kan modsætte sig, at varer, der er påført hans varemærke, bringes i omsætning i EØS, såfremt de ikke har været genstand for salg inden for dette område ( 27 ). Kommissionen har anført, at selv om den omstændighed, at en tredjemand henfører varerne under en procedure som toldoplagsproceduren, ikke indebærer en krænkelse af varemærkeindehaverens eneret ( 28 ), forholder det sig anderledes, når visse forretningstransaktioner foretages i Unionen, såsom salgsudbud eller reklame, eller når der er grund til at frygte, at varerne bliver omdirigeret til EØS ( 29 ).

37.

Kommissionen er af den opfattelse, at Duma og GSI har anvendt toldoplagsproceduren til at indføre gaffeltrucks i EØS-området med henblik på at formalisere indførslen, og i dette tilfælde er det derfor ikke relevant, om fjernelsen af varemærkerne fra varen kan kvalificeres som en ulovlig handling i henhold til princippet om illoyal konkurrence.

38.

Den forelæggende ret ønsker oplyst, om artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009 giver Mitsubishi mulighed for at modsætte sig, at selskabets varemærker fjernes fra gaffeltruckene, således som Duma og GSI har gjort det.

39.

Da det er ubestridt, at varemærkeindehaveren ikke har givet samtykke, og at varemærket har været anvendt erhvervsmæssigt (dvs. to af betingelserne for at anvende disse bestemmelser), koncentrer dette spørgsmål sig hovedsageligt om, hvorvidt der har været gjort brug af de omtvistede varemærker. Jeg vil forsøge at forklare grundene til, at der efter min opfattelse ikke er gjort en sådan brug (afsnit B).

40.

Den omstændighed, at Duma og GSI efter at have fjernet varemærkerne anbragte deres egne tegn på gaffeltruckene i den periode, hvori de var anbragt i toldoplagsproceduren, udgør ikke andet end et juridisk kunstgreb, der har til formål at omgå varemærkeindehaverens ret til at forbyde parallelimport af varer, dvs. den ret, som indehaveren er tillagt som følge af, at der i Unionens retsorden ikke gælder international konsumption. Dette er Mitsubishis argumentation, som den forelæggende ret har henvist til. Det skal derfor i anden omgang undersøges, om der foreligger lovlig omgåelse eller svig til skade for varemærkeindehaverens rettigheder (afsnit C).

41.

Endelig vil det være hensigtsmæssigt kort at undersøge bestemmelserne om illoyal konkurrence, der muligvis gør det nemmere at reagere over for en adfærd som den i det foreliggende tilfælde omhandlede (afsnit D).

42.

Før jeg indleder min analyse, vil jeg fremsætte to bemærkninger. Den første er, at løsningen af problemstillingen kræver, at diskussionen koncentreres om brugen (eller den manglende brug) af tegnet, dvs. om bestemmelserne i direktiv 2008/95 og forordning nr. 207/2009, der regulerer varemærkeindehaverens rettigheder. Efter min opfattelse er det disse bestemmelser og ikke toldbestemmelserne, der giver svaret på det centrale spørgsmål i anmodningen om præjudiciel afgørelse, som netop vedrører direktivets artikel 5 og forordningens artikel 9.

43.

Den anden bemærkning er, at det fremgår af sagsakterne og af de oplysninger, der blev fremlagt under retsmødet, at selv om de gaffeltrucks, som Duma bragte i omsætning, oprindeligt hidrørte fra Mitsubishi og var påført dette selskabs varemærker, blev konstruktionen af disse gaffeltrucks ændret i den periode, hvori de var anbragt i toldoplag. Duma forsøgte med disse ændringer at tilpasse køretøjerne til de EU-retlige sikkerheds- og miljøkrav for derefter at bringe dem i omsætning i EØS. Markedsføringen sker under Dumas varemærker, og Duma optræder over for forbrugeren som det ansvarlige selskab for disse gaffeltrucks og tilbyder i konkurrence med Mitsubishi eftersalgsservice til forbrugerne.

44.

Domstolen har fastslået, at »[d]et følger af direktivets artikel 5, stk. 1, første punktum[ ( 30 )], at det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. I henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), kan indehaveren i medfør af denne eneret forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret« ( 31 ).

45.

Domstolen har imidlertid desuden præciseret, at »[EU-]lovgiver i […] artikel 5 og 7 [i direktiv 89/104] har fastsat det fællesskabsretlige konsumptionsprincip, det vil sige det princip, hvorefter de til varemærket knyttede rettigheder ikke giver indehaveren ret til at forbyde brugen af mærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for EØS under dette mærke. [EU-]lovgiver har ved at vedtage disse bestemmelser ikke givet medlemsstaterne mulighed for i deres nationale ret at foreskrive konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, for varer, der er markedsført i tredjelande (dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, [EU:C:1998:374], præmis 26)« ( 32 ).

46.

Hvad angår den foreliggende sag skal det bemærkes, at der findes en grænse for varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring i EØS, idet »varebevægelser mellem toldkontorer og opbevaring i toldoplag af varerne under toldovervågning […] ikke som sådanne kan siges at være en markedsføring af varer i EU« ( 33 ).

47.

Det følger heraf, at »varer under en suspensionstoldprocedure ikke af den grund alene krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder, der finder anvendelse i EU« ( 34 ). Det er kun i tilfælde af, at varerne udbydes til salg eller sælges i EØS med en tredjemands varemærke, at varemærkeindehaverens eneret krænkes.

48.

Domstolen har fastslået, at det ikke foreligger brug, der udgør en krænkelse af varemærkeretten, når der i en samtale mellem erhvervsdrivende som eksempel mundtligt henvises til et konkurrerende varemærke ( 35 ), når der er tale om reklame vedrørende tilbehør og reservedele til reparation og vedligeholdelse af biler ( 36 ), og når der er tale om forretningsbetegnelser, for så vidt som dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik ( 37 ). Domstolen har imidlertid endnu ikke (medmindre jeg tager fejl) taget stilling til »ikke-brug« under omstændigheder som dem, der foreligger i denne sag.

49.

Domstolen undersøgte i Portakabin-dommen ( 38 ) en adfærd, der var mere eller mindre sammenlignelig med adfærden i den foreliggende sag, men som adskilte sig på et centralt punkt, nemlig at varemærket blev anvendt uden varemærkeindehaverens samtykke til reklameformål ( 39 ). Domstolen fastslog, at indehaveren kunne forbyde en annoncør at gøre reklame ved hjælp af et søgeord, der var identisk med eller lignede dette varemærke, som annoncøren havde valgt uden indehaverens samtykke. Den forelæggende rets spørgsmål vedrørte i denne sag brugen af det beskyttede tegn i forbindelse med reklame på internettet, og det er i denne forbindelse interessant at bemærke, at spørgsmålet om fjernelse af varemærket ikke blev drøftet. Dommen indeholder ikke oplysninger om, at den virksomhed, der var indehaver af varemærket, havde gjort gældende, at der forelå en krænkelse af denne ret som følge af den praksis, der bestod i at fjerne varemærket fra varen og erstatte det med et andet varemærke.

50.

Ud fra et semantisk synspunkt er den umiddelbare forståelse af ordene »gøre brug«»at anvende noget til et bestemt formål«. Anvendelsen af et varemærke til at identificere en fabrikants varer, udgør derfor en brug af dette varemærke.

51.

Det forekommer omvendt logisk, at en fjernelse eller anonymisering af et varemærke, der er påført en bestemt vare, er det modsatte af at gøre brug af dette tegn med særpræg. Jeg er derfor enig med den tyske regering ( 40 ) i, at en fuldstændig fjernelse af varemærket ikke kan anses for at udgøre brug af varemærket. Det er vanskeligt at hævde, at den, der fjerner et varemærke fra en vare, som hidtil har haft den virkning, at denne vare kunne adskilles fra andre varer, fortsætter med at gøre brug af det fjernede tegn som et element til identificering af varens oprindelse.

52.

Det fremgår af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at brugen skal være »erhvervsmæssig«. Det er i retspraksis flere gange blevet bekræftet, at dette udtryk henviser til brug, der finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold ( 41 ). Fjernelse af varemærket fra varer, hvorpå dette varemærke er påført, indebærer således, at dette varemærke ikke findes på markedet, dvs. i forbindelse med en erhvervsmæssig aktivitet, således at forbrugeren ikke kan se det.

53.

Som Duma har anført, kan den manglende tilstedeværelse af et tegn med særpræg kun i to tilfælde anses for brug, der kan udgøre en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder, nemlig a) når varemærket udgøres af varens tredimensionale form, der er blevet registreret, efter at der er foretaget en vurdering af, om der foreligger absolutte registreringshindringer i artikel 3, stk. 1, litra b), c) og e), i direktiv 2008/95 ( 42 ), og b) når en farve, der er blevet registreret som varemærke, konsekvent er blevet anvendt således, at den har fået særpræg ( 43 ). Ingen af disse tilfælde svarer til situationen i den foreliggende sag.

54.

Der skal ud fra et systematisk synspunkt foretages en undersøgelse af artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95 og artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. Disse bestemmelser, der præciserer, i hvilke tilfælde det er forbudt at gøre brug af varemærket uden varemærkeindehaverens samtykke, nævner ikke den adfærd, der består i fra varen at fjerne det tegn, som den hidtil har været forsynet med.

55.

Opregningen af de former for brug, som varemærkeindehaveren kan forbyde, således som den fremgår af disse to artikler, er ikke udtømmende ( 44 ). Det er imidlertid, således som den tyske regering har anført ( 45 ), naturligt, at denne liste ikke nævner fjernelse af varemærket, idet det følger af logikken bag disse to bestemmelser, at det tegn, der angiveligt gøres brug af, skal være synligt på markedet, for at det kan virke som kommunikationsinstrument.

56.

Når Duma og GSI fjerner Mitsubishi-varemærkerne fra gaffeltruckene og erstatter dem med deres egne varemærker, er det efter min opfattelse klart, at de ikke gør brug af Mitsubishis tegn med særpræg. Et andet spørgsmål er, om det tegn, som varerne forsynes med (»Duma« og »GSI«), har en vis lighed med Mitsubishi-varemærkerne, hvilket varemærkeindehaveren ikke har hævdet, og hvilket ikke synes sandsynligt (selv om der er tale om et spørgsmål, der vedrører de faktiske omstændigheder, som det tilkommer den forelæggende ret at tage stilling til).

57.

Såfremt det, således som det er min opfattelse, måtte forholde sig således, er det ikke relevant, om de varer, som Duma og GSI har bragt i omsætning, i varemærkeretlig forstand mere eller mindre er af samme art som Mitsubishis varer. Det spørgsmål, som Domstolen skal tage stilling til i det foreliggende tilfælde, vedrører brugen af varemærker, der tilhører en indehaver, dvs. et tegn, der som sådan har særpræg, og ikke om de varer, som disse varemærker identificerer, er mere eller mindre sammenlignelige.

58.

Domstolen har fastslået, at varemærkets væsentligste funktion er fastsat i artikel 2 i direktiv 2008/95, idet denne bestemmelse foreskriver, at tegn alene kan udgøre et varemærke, såfremt de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders ( 46 ).

59.

Varemærket beskytter således den måde, hvorpå indehaveren har valgt at individualisere sine varer, idet indehaveren opnår et monopol på tegnet, der kan gøres gældende over for tredjemand, for at sikre gennemsigtig information på markedet, i forhold til at identificere disse varer, således at de knyttes til det beskyttede tegn. Såfremt det tegn, der hidtil har adskilt en vare, fjernes fra varen, kan dette indebære, at forbrugeren vildledes, eller at der foreligger illoyal forretningsadfærd, men det indebærer som nævnt ikke, at der gøres uberettiget brug af det varemærke, som den nævnte vare hidtil har været forsynet med.

60.

Som jeg vil redegøre for nedenfor, er det for at kunne givet et passende retligt svar nødvendigt at anvende andre retsmidler, når der foreligger en sådan adfærd, der har disse karakteristika, og som indebærer en vildledning af forbrugeren eller en urimelig handelspraksis.

61.

Visse medlemsstaters lovgivning bekræfter denne tilgang. Jeg vil begrænse mig til at anføre tre eksempler.

62.

I Det Forenede Kongerige ( 47 ) giver fjernelse af varemærket fra de varer, som har været forsynet med varemærket, ikke indehaveren ret til at modsætte sig denne handling (debranding), for så vidt som varemærket fjernes helt, dvs. at det tidligere tegn fuldstændig fjernes. Britisk retspraksis bekræfter dette standpunkt, idet dette ikke anses for en krænkelse af varemærkeindehaverens ret til at modsætte sig, at en tredjemand gør brug af varemærket ( 48 ).

63.

Det fremgår også af den tyske retslitteratur, at fjernelse af varemærket ikke opfylder betingelserne for, at der foreligger en krænkelse af varemærkeretten ( 49 ). Dette synspunkt er baseret på retspraksis fra Bundesgerichtshof (forbundsdomstol, Tyskland), som i lighed med de britiske domstole har fastslået, at »når en vare, uanset om den er blevet ændret eller ikke, videresælges, efter at fabrikantens varemærke er blevet fjernet, kan fabrikanten ikke påberåbe sig varemærkerettighederne, fordi der ikke har været gjort brug af det registrerede varemærke« ( 50 ).

64.

I Frankrig udgør »[f]jernelsen eller ændringen af et forskriftsmæssigt anbragt varemærke« med sikkerhed en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder. Dette følger imidlertid af, at lovgiver i artikel L 713-2 i lov om intellektuel ejendomsret udtrykkeligt har fastsat et forbud mod denne adfærd, såfremt indehaveren ikke har givet samtykke ( 51 ). Baggrunden for, at det har været nødvendigt at indføre denne regel som et supplement til beskyttelsen mod uberettiget brug af varemærket viser, at den i modsat fald ikke ville kunne anses for omfattet af den liste over beføjelser, som varemærkeindehaveren er tillagt ved artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

65.

Jeg er klar over, at disse eksempler vedrører national ret, inden for hvilken konsumptionsprincippet finder anvendelse, men kan ikke på nogen måde se, hvorledes den fulgte tilgang (der kan opsummeres i reglen »no use, no infringement«) kan begrundes med henvisning til dette princip.

66.

Når medlemsstaternes lovgivninger indeholder væsentlige forskelle med hensyn til, om fjernelsen af varemærker og anbringelsen af nye varemærker anses for at udgøre uberettiget brug af varemærket, er dette et resultat af, at EU-lovgiver har undladt at tage stilling i denne forbindelse. Artikel 5, stk. 3, i direktiv 2008/95 og artikel 9, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 indeholder udelukkende en regulering af brugen af varemærker, men bestemmelserne går ikke videre end dette, og medlemsstaterne kan derfor inden for rammerne for deres frihed til at vedtage lovgivning fastsætte deres egne regler, der anerkender eller ikke anerkender ikke-brug (eller fjernelse) af tegn med særpræg.

67.

Såfremt fjernelse af varemærket skal fortolkes således, at dette trods alt udgør brug i disse to bestemmelsers forstand, vil dette svare til at give EU-retten en betydning, som efter min opfattelse går ud over det indhold, som EU-retten er tillagt ved disse bestemmelser, og som medlemsstaterne i øvrigt ikke har vedtaget (hvilket bekræftes af den omstændighed, at visse medlemsstater fortsat er imod denne løsning). Ønsket om at anlægge en fortolkning, vil således formentlig indebære, at der vælges en løsning som har karakter af lovgivning.

68.

Det fremgår i det mindste for så vidt angår den »dobbelte identitet«, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95, af Domstolens praksis, at udøvelsen af eneretten er begrænset til de tilfælde, hvor »tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, uanset om der er tale om varemærkets væsentligste funktion, som er at angive oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er dækket af varemærket eller en af varemærkets andre funktioner« ( 52 ). De andre funktioner er bl.a. den funktion, der består i at garantere denne vares eller tjenesteydelses kvalitet, og kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner ( 53 ).

69.

Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at Domstolen altid fremhæver brugen af det beskyttede tegn. Da der som nævnt reelt ikke i det foreliggende tilfælde er gjort brug af Mitsubishi-varemærkerne, er det efter min opfattelse ikke nødvendigt at behandle spørgsmålet om et eventuelt indgreb i disse varemærkers funktioner, idet dette spørgsmål kun har betydning, såfremt der er gjort brug af varemærkerne.

70.

Såfremt varemærkeindehaveren i medfør af begrebet brug til gengæld kan forbyde handlinger som dem, der er genstand for den foreliggende sag, er det nødvendigt at undersøge, om der foreligger et indgreb i den funktion ved varemærket, der består i at angive varernes oprindelse ( 54 ). Der er tale om et spørgsmål vedrørende de faktiske omstændigheder, som det tilkommer den forelæggende ret at tage stilling til, i hvilken forbindelse der skal tages hensyn til, at forbrugerne, idet der er tale om gaffeltrucks, der anvendes til lageraktiviteter eller tilsvarende aktiviteter, i almindelighed er erhvervsdrivende med en høj grad af dømmekraft ( 55 ).

71.

Forelæggelsesafgørelsen indeholder en oplysning, som i denne forbindelse kan være relevant, nemlig den omstændighed, at hvis forbrugerne fortsat har den opfattelse, at varerne til trods for, at varemærkerne er fjernet fra varerne, hidrører fra Mitsubishi, således som den forelæggende ret har anført (det andet præjudicielle spørgsmål), forekommer det sandsynligt, at der ikke foreligger forveksling med hensyn til varens oprindelse ( 56 ).

72.

Jeg udleder af ovenfor anførte betragtninger, at fjernelse af det tegn, der er anbragt på en bestemt vare, ikke udgør en brug af varemærket, som kræver varemærkeindehaverens samtykke. Anbringelsen af andet tegn giver kun varemærkeindehaveren ret til at forbyde markedsføringen af varerne, såfremt det nye mærke er identisk med eller ligner det oprindelige tegn, hvilket ikke synes at være tilfældet i den foreliggende sag.

73.

Såfremt det måtte foreholde sig således, har problemstillingen om anvendelsen af toldlovgivningen faktisk ikke så stor betydning for den foreliggende tvist. Så længe varerne er anbragt i toldoplag, kan der i princippet ikke ske indgreb i de varemærkerettigheder, der beskyttes i henhold til EU-retten. Spørgsmålet vedrørende den første markedsføring af varerne i EØS opstår endvidere i varemærkeretlig henseende kun, når der er tale varer, som er forsynet med et tegn med særpræg, som efter indehaverens opfattelse er genstand for en krænkelse. Såfremt varerne derimod ikke er forsynet med dette tegn, kan varemærkeindehaveren, som jeg har allerede har anført, ikke påberåbe sig det fjernede varemærke (men kan eventuelt påberåbe sig andre grunde).

74.

Jeg vil imidlertid subsidiært tage stilling til de andre argumenter, der er blevet fremsat.

75.

Mitsubishi har anført, at den praksis, der består i at fjerne varemærket og at anbringe et nyt varemærke, indebærer en krænkelse af selskabets ret til at kontrollere den første markedsføring af de varer, der er forsynet med selskabets varemærke ( 57 ), idet det eneste formål hermed er at omgå eller neutralisere denne rettighed. Mitsubishi har til støtte for denne opfattelse henvist til en passage i dommen i sagen TOP Logistics m.fl. ( 58 ).

76.

Det er ikke let at bevise, at der foreligger svig. Den forelæggende ret har faktisk ikke selv formuleret spørgsmålene på denne måde. Eftersom den forelæggende ret har udvidet det første spørgsmål (om fjernelse af varemærkerne) til at omfatte spørgsmålet om indførsel og markedsføring af varerne i EØS, efter at der er anbragt nye varemærker på varerne, foreligger der ikke nogen hindringer for at undersøge, om toldlovgivningen i det foreliggende tilfælde er blevet anvendt svigagtigt.

77.

Domstolen har fastslået, at borgerne ikke kan påberåbe sig EU-bestemmelser med henblik på at muliggøre svig eller misbrug ( 59 ). For at kunne konstatere, at der foreligger misbrug, skal følgende betingelser være opfyldt:

78.

Selv om Duma og GSI kan indføre de gaffeltrucks, der oprindeligt er fremstillet af Mitsubishi, i EØS ved at fjerne Mitsubishi-varemærkerne og derefter anbringe nye varemærker herpå, gør de dette ved at tilpasse gaffeltruckene til de tekniske krav, der følger af EU-retten. Det skal endvidere bemærkes, at de ikke har forsøgt at sælge gaffeltruckene ved at fremhæve denne fabrikants varemærke (eller andre tegn med særpræg), men deres egne varemærker.

79.

Duma og GSI har derfor ikke krænket de rettigheder, der er tillagt varemærkeindehaveren ved et registreret varemærke, og som gælder lige så længe de varer, der er indført, fortsat er forsynet med dette varemærke. Dette følger af artikel 5, stk. 3, litra c), i direktiv 2008/95 (»at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn«) ( 61 ).

80.

Henvisningen til dommen i sagen TOP Logistics m.fl. ( 62 ) hjælper nemlig ikke Mitsubishi. I denne dom nævnes varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den første markedsføring i EØS af de varer, der er forsynet med dette varemærke. I denne sag var varerne overgået til fri omsætning og derefter henført under punktafgiftssuspensionsordningen, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag. Den behandling, som Duma og GSI undergiver gaffeltruckene, er muligvis omfattet af artikel 531 i gennemførelsesforordningen til toldkodeksen, der bl.a. gør det muligt at foretage de sædvanlige behandlinger, der består i »fjernelse og ændring af mærker« ( 63 ).

81.

Sammenfattende er det af følgende grunde min opfattelse, at de sagsøgte ikke har begået svig eller retsmisbrug:

82.

Selv om Kommissionen ikke har hævdet, at der foreligger svig, er den af den opfattelse, at hvis der fandtes grunde til at antage, at varerne kunne omdirigeres til forbrugerne i EØS, ville der have været tale om erhvervsmæssig brug og dermed en krænkelse af varemærkeretten, selv om varerne var henført under toldoplagsproceduren ( 64 ). Kommissionen har til støtte for denne opfattelse henvist til flere domme fra Domstolen.

83.

De tre domme, som Kommissionen har henvist til, vedrørte piratkopierede varer (kopier eller efterligninger), varemærkeforfalskede varer (varemærket var anbragt på varer, der ikke var fremstillet af varemærkeindehaveren) ( 65 ), eller originale varer, som fortsat var forsynet med producentens varemærke, og som kom fra tredjelande og var henført under en suspensionsprocedure. I disse tre tilfælde var spørgsmålet, om varemærkeindehaveren havde ret til at modsætte sig, at varen blev solgt (eller udbudt til salg), mens den var henført under en suspensionsprocedure, idet der bestod en risiko for, at varerne ville blive bragt i omsætning i EØS ( 66 ).

84.

For det første fremgår det imidlertid i det foreliggende tilfælde af den forelæggende rets redegørelse, at varerne ikke blev solgt eller udbudt til salg forsynet med producentens tegn (Mitsubishi) i EØS, mens varerne var henført under toldoplagsproceduren. I denne forbindelse påhviler det endvidere varemærkeindehaveren at bevise, at der foreligger omstændigheder, som gør det muligt at udøve retten til at nedlægge forbud (artikel 5 i direktiv 2008/95 og artikel 9 i forordning nr. 207/2009), idet han enten beviser, at de pågældende ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med varemærket, er overgået til fri omsætning, eller at der foreligger et udbud til salg eller et salg af disse varer ( 67 ).

85.

Så længe der ikke føres et sådant bevis, kan varer, der er henført under en toldoplagsprocedure, derfor ikke af den grund alene krænke de intellektuelle ejendomsrettigheder ( 68 ). Så længe de er anbragt under denne procedure, kan de endvidere undergives de sædvanlige behandlinger, der retligt set er tilladte i henhold til toldkodeksens artikel 141 og artikel 531 i gennemførelsesforordningen hertil, som allerede er nævnt.

86.

For det andet fulgte risikoen for, at varerne ville blive omdirigeret til de europæiske forbrugere, i disse tre sager af den omstændighed, at varerne, når de blev udbudt til salg eller videresolgt til kunderne, kunne være blevet indført i EØS med originalfabrikantens tegn, hvilket med sikkerhed ville have udgjort en krænkelse af varemærkeretten. En sådan omstændighed foreligger til gengæld ikke i den foreliggende sag, idet varerne efter de behandlinger (bl.a. fjernelse af varemærkerne og anbringelse af nye varemærker), som de var genstand for, mens de var anbragt i suspensionsproceduren, ikke ville være til stede på markedet med andre identiske varer, der var forsynet med det samme tegn.

87.

Duma havde endvidere mulighed for at eksportere gaffeltruckene til tredjelande efter behandlingen ( 69 ), hvilket under alle omstændigheder ikke ville have udgjort en krænkelse af varemærkeindehaverens rettigheder, så længe gaffeltruckene ikke først var overgået til fri omsætning. Hvis det under disse omstændigheder anerkendes, at varerne kunne beslaglægges, ville det indebære en formodning om, at der forelå en krænkelse af varemærkeretten, hvilket ville være i strid med den ovenfor anførte retspraksis.

88.

Kommissionen har udelukkende lagt vægt på markedsføringen af varerne ( 70 ), uden at tage hensyn til, om de på det tidspunkt, hvor de eventuelt blev indført i EØS, ville være forsynet med varemærket. Denne omstændighed er imidlertid efter min opfattelse relevant. Den retlige fiktion, hvorefter varer, der er anbragt i toldoplag, ikke befinder sig på EØS-markedet, sidestiller disse varer med de varer, der indføres direkte fra tredjelande, og fra hvilke et varemærke også er blevet fjernet og erstattet med et andet, idet varemærkeindehaveren i en sådan situation ikke kan påberåbe sig sit varemærke for at tilbageholde disse varer, hvilket skal overføres på det foreliggende tilfælde.

89.

Hvis varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig, at en tredjemand indfører indehaverens egne varer i EØS uden hans samtykke, efter at indehaverens varemærke er blevet fjernet og erstattet med et andet varemærke, idet der ikke foreligger brug af indehaverens registrerede tegn, kan han heller ikke gøre dette, når der er tale om originale varer, der har været undergivet den samme behandling, mens de var henført under toldoplagsproceduren, og som pr. definition udgør ikke-fællesskabsvarer.

90.

Som det er tilfældet med vildledende og sammenlignende reklame ( 71 ), er lovgivningen om illoyal konkurrence blevet delvist harmoniseret ved EU-retten, for så vidt angår virksomheders handelspraksis over for forbrugerne ( 72 ).

91.

Illoyal adfærd mellem erhvervsdrivende har til gengæld hidtil ikke været genstand for specifik lovgivning på EU-niveau. For et bekæmpe en sådan adfærd er det nødvendigt at anvende den nationale lovgivning i hver enkelt medlemsstat. Det er ikke muligt at hævde, således som Kommissionen gjorde det under retsmødet, at det på grund af den manglende harmonisering af reglerne om illoyal konkurrence mellem virksomheder i Unionen er nødvendigt ad lovgivningsvejen at styrke varemærkeindehaverens rettigheder. Den gradvise oprettelse af det indre marked indebærer, at det må anerkendes, at det i mangel af foranstaltninger til harmonisering af de nationale lovgivninger er legitimt, at der findes forskelle mellem disse lovgivninger indtil det tidspunkt, hvor denne situation afhjælpes ved EU-lovgivers vedtagelse af en retsakt.

92.

Det fremgår endvidere af 13. betragtning til direktiv 2008/95, at medlemsstaterne har undertegnet Pariserkonventionen, hvis artikel 10a forpligter dem til at sikre en effektiv beskyttelse mod illoyal konkurrence ( 73 ). Det er således rimeligt at forvente, at samtlige medlemsstater til trods for forskellene mellem dem har lovgivning på dette område.

93.

Visse medlemsstater ( 74 ) har udvidet anvendelsen af bestemmelserne i direktivet om urimelig handelspraksis til at omfatte forholdet mellem erhvervsdrivende. I henhold til dette direktiv ville den omstændighed, at et varemærke fra en vare fjernes og erstattes med et andet, sandsynligvis og afhængigt af omstændighederne enten være omfattet af generalklausulen i artikel 5, stk. 1 (som »urimelig handelspraksis«) eller samme artikels stk. 4, litra a) (»vildledende handelspraksis«).

94.

I andre retsordener, såsom i Tyskland, synes retslitteraturen at hælde til den opfattelse, at den omstændighed, at et varemærke fjernes fra en vare og erstattes med et andet varemærke, udgør handlinger, der i princippet kan hindre konkurrencen (Wettbewerbsbehinderung) og nærmere bestemt forhindre salg (Absatzbehinderung) og reklame (Werbebehinderung) ( 75 ).

95.

Med disse henvisninger forsøger jeg ikke at blande mig i, hvilke muligheder den forelæggende ret har i henhold til national ret, med hensyn til at kvalificere den i det foreliggende tilfælde omhandlede adfærd. Jeg vil blot henlede opmærksomheden på denne betragtning, der kan give svar i form af processuelle foranstaltninger mod en eventuel ulovlig adfærd, som ligger uden for de ved varemærkeretten fastsatte rammer ( 76 ).

96.

På baggrund af ovenfor anførte betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Hof van beroep Brussel (appeldomstolen i Bruxelles) forelagte præjudicielle spørgsmål som følger:

»En tredjemands fjernelse af tegn, der er anbragt på varer uden varemærkeindehaverens samtykke, udgør ikke brug af et varemærke som omhandlet i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker, når