—

den ungarske regering ved Z. Fehér, G. Szima og G. Koós, som befuldmægtigede

—

den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget

—

Europa-Kommissionen ved L. Havas og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2

Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem Daimler AG (herefter »Daimler«) mod Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (herefter »Együd Garage«) vedrørende forekomsten af en annonce på internettet, der angiver sidstnævnte som »værksted autoriseret af Mercedes-Benz«.

3

Direktiv 89/104 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008.

4

Artikel 5 i direktiv 2008/95 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, og hvis ordlyd uden ændringer gentager ordlyden af artikel 5 i direktiv 89/104, bestemmer følgende:

»1.   Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

2.   En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3.   Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:

[...]«

5

Direktiv 2008/95 ophæves med virkning fra den 15. januar 2019 af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 336, s. 1), som trådte i kraft den 12. januar 2016.

6

Daimler, der er køretøjsfabrikant, er indehaver af det internationale figurmærke Mercedes-Benz, der er gengivet nedenfor, hvis beskyttelse ligeledes gælder i Ungarn, og som bl.a. omfatter køretøjskomponenter.

7

Együd Garage er et ungarsk selskab, som beskæftiger sig med detailhandel af køretøjer og køretøjskomponenter såvel som med reparation og vedligeholdelse af køretøjer. Selskabet har specialiseret sig i at sælge Daimlers varer og tjenester, der vedrører disse varer.

8

I 2007 trådte en værkstedsaftale i kraft mellem Mercedes Benz Hungaria Kft. (herefter »Mercedes Benz Ungarn«) – der er et datterselskab af Daimler, som ikke selv er part i hovedsagen – og Együd Garage, hvilken aftale ophørte med virkning fra den 31. marts 2012.

9

I henhold til denne aftale var Együd Garage berettiget til at anvende det omhandlede varemærke og til i sine egne annoncer at anvende udtrykket »felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz« (»værksted autoriseret af Mercedes-Benz«).

10

Mens værkstedsaftalen stadig var i kraft, bestilte Együd Garage hos Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (herefter »MTT«), der udbyder reklamevirksomhed på internettet på hjemmesiden »www.telefonkonyv.hu«, en annonce for perioden 2011-2012, hvori selskabet var benævnt som værksted autoriseret af Mercedes-Benz.

11

Efter aftalens ophør forsøgte Együd Garage at bringe enhver brug af det omhandlede varemærke, der kunne give anledning til, at offentligheden antog, at der fortsat bestod et aftaleforhold mellem Együd Garage og Daimler, til ophør.

12

Együd Garage anmodede navnlig MTT om at ændre annoncen, således at den ikke længere nævnte Együd Garage som værksted autoriseret af Mercedes-Benz.

13

Együd Garage anmodede endvidere skriftligt udbydere af flere forskellige hjemmesider om at fjerne onlineannoncer, som var blevet offentliggjort uden Együd Garages samtykke – i særdeleshed uden at Együd Garage havde anmodet herom – og som benævnte dette selskab som et værksted autoriseret af Mercedes-Benz.

14

Til trods for disse tiltag blev der stadig udbredt annoncer på internettet med denne benævnelse. En anvendelse af søgeordene »együd« og »garage« i søgemaskinen Google medførte desuden en liste med resultater over annoncer, hvor den første tekst, der udgjorde et link, angav Együd Garage som »værksted autoriseret af Mercedes-Benz«.

15

Det er på baggrund heraf, at Daimler har anlagt sag ved den forelæggende ret med påstand om dels, at det fastslås, at Együd Garage med de omhandlede annoncer har krænket varemærket Mercedes-Benz, dels, at Együd Garage skal tilpligtes at fjerne de omhandlede annoncer, afholde sig fra at begå nye lovovertrædelser og offentliggøre en berigtigelse i nationale og regionale dagblade.

16

Együd Garage understregede til sit forsvar, at med undtagelse af annoncen på hjemmesiden www.telefonkonyv.hu har selskabet ikke har anbragt nogen anden annonce på internettet, og at de pågældende annoncer er fremkommet og fortsat fremtræder uafhængigt af selskabets vilje, uden at det har kunnet have nogen indflydelse på deres indhold, fremkomst eller bortfjernelse.

17

I denne forbindelse har Együd Garage benyttet sig af en privat sagkyndig med henblik på at bevise, at det har været offer for en meget almindelig forretningsmæssig praksis, der i det væsentlige går ud på, at visse reklamevirksomheder gengiver annoncer, som er offentliggjort på andre annoncehjemmesider, uden annoncørens vidende eller samtykke med henblik på at skabe deres egen informationsdatabase, der kan anvendes gratis eller mod vederlag.

18

Fővárosi Bíróság (domstolen i Budapest, Ungarn) har på denne baggrund besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5, stk. 1, litra b), i [direktiv 89/104] forstås således, at indehaveren af et varemærke har ret til at foretage retlige skridt mod tredjemand, der er benævnt i en annonce på internettet, hvori der er anvendt et tegn, som kan forveksles med varemærket, der henviser til en af denne tredjemand leveret tjenesteydelse, der er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, således at offentligheden kan få det fejlagtige indtryk, at der er en formel handelsforbindelse mellem denne tredjemands virksomhed og varemærkeindehaveren, selv om annoncen ikke er blevet lagt på internettet af den person, der er benævnt heri, eller for dennes regning, og selv om annoncen kan findes på internettet, til trods for, at den i annoncen benævnte person har gjort, hvad der med rimelighed kan forlanges for at fjerne den, uden at dette er lykkedes?«

19

Det skal indledningsvis bemærkes, at tvisten i hovedsagen udspringer af den omstændighed, at selv efter opsigelsen af aftalen om eftersalgsservice mellem Mercedes Benz Ungarn og Együd Garage, der bl.a. berettigede sidstnævnte til at anvende varemærket Mercedes-Benz og benævnelsen »værksted autoriseret af Mercedes-Benz« i selskabets egne annoncer, fandtes der fortsat annoncer på internettet, der forbandt denne benævnelse med Együd Garages navn og adresse. Idet aftalen ophørte den 31. marts 2012, dvs. efter ophævelsen af direktiv 2008/95, skal det bemærkes, at tvisten reguleres af sidstnævnte direktiv, og at det præjudicielle spørgsmål derfor skal forstås således, at det vedrører en fortolkning heraf.

20

Selv om der i dette spørgsmål henvises til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, hvis ordlyd er gengivet i direktiv 2008/95, og som omfatter den situation, hvor de omhandlede tegn blot ligner hinanden, og/eller de varer eller tjenesteydelser, som tegnene anvendes på blot er af lignende art, synes det nærliggende at antage, at hovedsagen i lighed med, hvad Europa-Kommissionen har gjort gældende, vedrører den situation, som er omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), dvs. hvor der foreligger en »dobbelt betingelse«, hvorefter der skal være tale om, at en tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

21

For det første anvender annoncerne med benævnelsen »værksted autoriseret af Mercedes-Benz« tilsyneladende et tegn, der i det væsentlige er identisk med figurmærket Mercedes-Benz.

22

For det andet synes affattelsen af det præjudicielle spørgsmål at antyde, at den forelæggende ret tager udgangspunkt i den forudsætning, at de varer og tjenesteydelser, der udbydes af Együd Garage, er af samme art som dem, for hvilke dette figurmærke er registreret. I denne henseende følger det af Domstolens praksis, at brugen af et bilmærke i annoncer, som anvendes for at oplyse offentligheden om, at en tredjemand udfører reparation og vedligeholdelse af originale automobiler, der er forsynet med dette varemærke, i princippet skal analyseres i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), selv om varemærket ikke blev registreret for denne tjenesteydelse (jf. i denne retning dom BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, præmis 33, 34 og 37-39).

23

I det omfang det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at den forelæggende ret ønsker en præcisering af begrebet »gøre […] brug af« i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og 2008/95, der udtrykkeligt vedrører de situationer, som er omfattet af nævnte stk. 1, litra a) og b), er det imidlertid ikke nødvendigt med henblik på at give et hensigtsmæssigt svar endeligt at afgøre, hvilken en af de to situationer der er tale om i det foreliggende tilfælde.

24

Det må derfor lægges til grund, at den forelæggende ret med sit spørgsmål nærmere bestemt ønsker oplyst, om artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en tredjemand, der er nævnt i en annonce, som er offentliggjort på en hjemmeside, og som indeholder et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke på en sådan måde, at der gives et indtryk af, at der består en handelsforbindelse mellem denne tredjemand og indehaveren af varemærket, foretager en brug af dette tegn, som kan forbydes af indehaveren i henhold til denne bestemmelse, selv om annoncen ikke blev anbragt af den pågældende tredjemand eller på hans vegne og til trods for, at denne tredjemand uden held har gjort, hvad der med rimelighed kan forlanges for at fjerne den.

25

Den ungarske og den polske regering samt Kommissionen er af den opfattelse, at dette spørgsmål bør besvares benægtende.

26

I henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 kan varemærkeindehaveren forbyde en brug, der uden hans samtykke foretages af tredjemand, af et tegn, som er identisk med det pågældende varemærke, når denne brug sker erhvervsmæssigt og finder sted for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, samt gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner, blandt hvilke funktioner ikke blot skal henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne (herefter »funktionen som oprindelsesangivelse«), men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (jf. i denne retning domme L’Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 58, Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 49, 77 og 79, og Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 38).

27

Når de omhandlede tegn alene ligner hinanden, og/eller de varer eller tjenesteydelser, som disse tegn anvendes på, alene er af samme art, kan varemærkeindehaveren i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 kun forbyde en sådan brug, hvis den på grund af en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse (jf. bl.a. dom Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).

28

Det skal bemærkes, at Domstolen allerede har haft anledning til at fastslå, at tredjemands brug af et varemærke uden indehaverens samtykke med henblik på at gøre offentligheden bekendt med, at denne tredjemand udfører reparation og vedligeholdelse af varer, der er forsynet med dette varemærke, eller at den pågældende er specialiseret i eller specialist i sådanne varer, under visse omstændigheder er en brug af varemærket, der henhører under artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95, og som kan forbydes af varemærkeindehaveren, medmindre direktivets artikel 6, der vedrører begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, eller direktivets artikel 7, der vedrører konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, finder anvendelse (jf. dom BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, præmis 42 og 45).

29

Hvad angår de i hovedsagen omhandlede annoncer, der udpeger Együd Garage som »værksted autoriseret af Mercedes-Benz«, skal det bemærkes, at med bestillingen af en annonce hos MTT, der skulle offentliggøres på hjemmesiden www.telefonkonyv.hu i perioden fra 2011 til 2012, gjorde Együd Garage brug af varemærket i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95.

30

I og med en annoncør bestiller en sådan reklame inden for rammerne af sin erhvervsvirksomhed, foretager han nemlig en »erhvervsmæssig«»brug« af varemærket »for varer eller tjenesteydelser«, som han udbyder over for sine kunder, hvilken brug i reklameøjemed i øvrigt udtrykkeligt fremgår af artikel 5, stk. 3, litra d), i direktiv 2008/95. Når en sådan brug foretages uden varemærkeindehaverens samtykke, kan der foreligge en krænkelse af dette varemærkes funktion som oprindelsesangivelse, såfremt annoncen antyder en økonomisk forbindelse mellem denne annoncør og varemærkeindehaveren (jf. i denne retning dom Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).

31

For så vidt som den værkstedsaftale, der var indgået mellem Mercedes Benz Ungarn og Együd Garage, udtrykkeligt tillod en sådan brug, må det fastslås, at den blev udfærdiget med varemærkeindehaverens samtykke, og at varemærkeindehaveren ikke i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 kunne forbyde offentliggørelsen af den omhandlede annonce på webstedet www.telefonkonyv.hu, så længe aftalen var i kraft.

32

Det er ikke desto mindre ubestridt, at der selv efter opsigelsen af aftalen fortsat fandtes annoncer, der udpegede Együd Garage som »værksted autoriseret af Mercedes-Benz« på såvel hjemmesiden www.telefonkonyv.hu som på andre hjemmesider til virksomhedssøgning, og at det er disse andre annoncer, som er genstand for hovedsagen.

33

Hvad for det første angår den omstændighed, at annoncen stadig fandtes på hjemmesiden www.telefonkonyv.hu efter opsigelsen af aftalen, har den foreliggende ret fastslået, at Együd Garage anmodede MTT om at ændre den oprindelige annonce, således at Együd Garage ikke længe blev benævnt som »værksted autoriseret af Mercedes-Benz«, men at annoncen med denne angivelse til trods for denne anmodning fortsat fandtes på hjemmesiden i en vis periode herefter.

34

Selv om en reklame, der nævner en andens varemærke på en hjemmeside til virksomhedssøgning, kan tilskrives den annoncør, som har bestilt annoncen, og efter hvis angivelser den, der driver denne internetside, har handlet i egenskab af tjenesteudbyder (jf. analogt domme Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 51 og 52, og Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, præmis 36), vil den pågældende annoncør derimod ikke kunne gøres ansvarlig for en sådan tjenesteudbyders handlinger eller undladelser, der forsætligt eller uagtsomt går videre end de udtrykkelige instrukser, som annoncøren havde givet, hvilke instrukser præcist gik ud på at undgå brugen af varemærket. Når den pågældende tjenesteudbyder ikke imødekommer annoncørens anmodning om at fjerne den pågældende annonce eller angivelsen af det heri omhandlede varemærke, kan forekomsten af denne angivelse på hjemmesiden til virksomhedssøgning ikke anses for at udgøre annoncørens brug af varemærket.

35

Hvad for det andet angår forekomsten af den omhandlede annonce på andre hjemmesider til virksomhedssøgning har den forelæggende ret påpeget, at dette kan forklares med henvisning til den praksis, som udøves af visse udbydere af sådanne hjemmesider, som består i gengivelse af annoncer, som uden annoncørens vidende og samtykke offentliggøres på andre hjemmesider med henblik på at fremme brugen af deres egen hjemmeside således, at potentielt betalende brugere får det indtryk, at de har at gøre med en populær hjemmeside med et solidt grundlag.

36

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at en annoncør ikke kan gøres ansvarlig for andre erhvervsdrivendes selvstændige handlinger, såsom de handlinger, der er foretaget af disse udbydere af hjemmesider til virksomhedssøgning, som annoncøren hverken har et direkte eller indirekte forhold til, og som ikke handler efter opdrag fra denne annoncør og for dennes regning, men på eget initiativ og i deres eget navn.

37

Det fremgår af denne doms præmis 34 og 36, at i de to situationer, som er nævnt heri, kan varemærkeindehaveren ikke i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 gribe ind over for en annoncør med henblik på at forbyde ham at gøre annoncer med benævnelsen af hans varemærke tilgængelige online.

38

Denne konklusion støttes af ordlyden og opbygningen af samt formålet med artikel 5 i direktiv i 2008/95.

39

Hvad for det første angår ordlyden af artikel 5, stk. 1, skal det eksempelvis nævnes, at udtrykket »zu benutzen«, »using«, »faire usage«, »usare«, »het gebruik«, »használs« i den tyske, den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske og den ungarske affattelse af denne bestemmelse indebærer en aktiv handling og en direkte eller indirekte kontrol over den handling, der består i denne brug. Dette er imidlertid ikke tilfældet, såfremt den pågældende handling udføres af en uafhængig erhvervsdrivende uden annoncørens samtykke eller imod dennes udtrykkelige ønske.

40

Hvad herefter angår opbygningen af artikel 5 i direktiv 2008/95 skal det bemærkes, at denne artikel 5, stk. 3, som indeholder en ikke udtømmende opregning af de former for brug, som varemærkeindehaveren kan modsætte sig (jf. dom Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 65 og den deri nævnte retspraksis), udtrykkeligt angiver de aktive handlinger, som en tredjemand kan foretage sig, såsom at »anbringe« tegnet på varerne eller på deres emballage eller at »anvende« tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed, at »udbyde« varerne til salg, at »markedsføre« dem, at »oplagre« dem med dette formål, at »importere« eller »eksportere« dem eller at »tilbyde« eller »præstere« tjenesteydelser under det pågældende tegn.

41

Hvad endelig angår formålet med artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 fremgår det tydeligt af denne bestemmelse, at den har til formål at give indehaveren et retligt instrument, der gør ham i stand til at forbyde ethvert brug af hans varemærke, der foretages af tredjemand uden hans samtykke, og at bringe dette brug til ophør. Det er imidlertid alene den tredjemand, som direkte eller indirekte har kontrol over den handling, der udgør denne brug, som faktisk er i stand til at bringe brugen til ophør og dermed efterleve dette forbud.

42

Under disse omstændigheder skal det konstateres, at en fortolkning af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95, der i en situation som den i hovedsagen omhandlede gør det muligt for indehaveren af et varemærke at forbyde den omtvistede brug over for annoncøren alene med den begrundelse, at denne brug eventuelt vil give annoncøren en økonomisk fordel, vil være i strid med formålet med denne bestemmelse og med princippet om, at ingen kan være retligt forpligtet til at foretage det umulige.

43

Denne konstatering berører hverken indehaverens mulighed for i givet fald at kræve, at annoncøren tilbagebetaler en sådan økonomisk fordel i henhold til national ret, eller muligheden for at gribe ind over for udbyderne af de omhandlede hjemmesider til virksomhedssøgning.

44

Henset til de ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en tredjemand, der er nævnt i en annonce, som er offentliggjort på en hjemmeside, og som indeholder et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke på en sådan måde, at der gives et indtryk af, at der består en handelsforbindelse mellem denne tredjemand og indehaveren af varemærket, ikke foretager en brug af dette tegn, som kan forbydes af indehaveren i henhold til denne bestemmelse, når annoncen ikke er blevet anbragt af den pågældende tredjemand eller på hans vegne, eller når denne tredjemand i en situation, hvor annoncen er blevet anbragt af ham eller på hans vegne med indehaverens samtykke, udtrykkeligt har anmodet udbyderen af den hjemmeside, af hvilken han købte annoncen, om at fjerne den eller henvisningen heri til varemærket.

45

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en tredjemand, der er nævnt i en annonce, som er offentliggjort på en hjemmeside, og som indeholder et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke på en sådan måde, at der gives et indtryk af, at der består en handelsforbindelse mellem denne tredjemand og indehaveren af varemærket, ikke foretager en brug af dette tegn, som kan forbydes af indehaveren i henhold til denne bestemmelse, når annoncen ikke er blevet anbragt af den pågældende tredjemand eller på hans vegne, eller når denne tredjemand i en situation, hvor annoncen er blevet anbragt af ham eller på hans vegne med indehaverens samtykke, udtrykkeligt har anmodet udbyderen af den hjemmeside, af hvilken han købte annoncen, om at fjerne den eller henvisningen heri til varemærket.