–

za Peek & Cloppenburg KG, Hamburg M. Petersennem a A. von Mühlendahlem, Rechtsanwälte,

–

za Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf P. Langem, A. Aulerem a M. Wenz, Rechtsanwälte,

–

za Evropskou komisi G. Braunem, É. Gippini Fournierem a T. Scharfem, jako zmocněnci,

1

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25), a čl. 34 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

2

Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi společnostmi Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (dále jen „P & C Hamburg“), a Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (dále jen „P & C Düsseldorf“), jehož předmětem je dodatečné prohlášení ochranných známek, jichž byla P & C Hamburg vlastníkem a jichž se již dříve vzdala, za neplatné.

3

V bodě 5 odůvodnění směrnice 2008/95 se uvádí:

„Tato směrnice by neměla členské státy zbavit práva i nadále chránit ochranné známky získané užíváním, ale pouze upravit vztahy mezi těmito známkami a ochrannými známkami získanými zápisem.“

4

Článek 1 této směrnice stanoví:

„Tato směrnice se vztahuje na individuální, kolektivní, garanční nebo certifikační ochranné známky pro výrobky nebo služby, které byly zapsány nebo přihlášeny v jednom z členských států nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví nebo jsou předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro členský stát.“

5

Článek 12 směrnice, nadepsaný „Důvody zrušení“, v odstavci 1 stanoví:

„Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže bez řádného důvodu po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval v členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána.

Nikdo však nemůže žádat, aby byl majitel ochranné známky zbaven svých práv, jestliže v době mezi uplynutím pětiletého období a podáním návrhu na zrušení bylo započato se skutečným užíváním ochranné známky nebo se v něm pokračovalo.

K započetí užívání nebo k jeho pokračování, k němuž došlo během období tří měsíců před podáním návrhu na zrušení, přičemž tato lhůta začíná běžet nejdříve po uplynutí období pěti let nepřetržitého neužívání, se však nepřihlíží, pokud byly přípravy k započetí nebo pokračování v užívání podniknuty až poté, co se majitel dozvěděl, že může být podán návrh na zrušení.“

6

Článek 14 téže směrnice, nadepsaný „Dodatečné prohlášení neplatnosti nebo zrušení ochranné známky“, stanoví:

„Je-li pro ochrannou známku [EU], které se majitel vzdal nebo která zanikla, uplatněna seniorita, může být starší ochranná známka prohlášena za neplatnou nebo zrušena dodatečně.“

7

Článek 34 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Uplatňování seniority národní ochranné známky“, stanoví:

„1.   Majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě, včetně známky zapsané pro území Beneluxu, nebo starší známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinkem pro některý členský stát, který podá přihlášku totožné známky jako známky [Unie] pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby ochranná známka [EU] vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.

2.   Jediným účinkem seniority podle tohoto nařízení je, že i v případě, kdy se majitel ochranné známky [EU] vzdá starší známky nebo ji nechá zaniknout, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by byl měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána.

[…]“

8

Článek 35 tohoto nařízení, nadepsaný „Uplatňování seniority po zápisu ochranné známky [EU]“, v odstavci 1 stanoví:

„Majitel ochranné známky [EU], který je majitelem starší totožné ochranné známky zapsané v některém členském státě, včetně ochranné známky zapsané pro území Beneluxu, nebo totožné starší ochranné známky, která byla předmětem mezinárodního zápisu s účinky pro některý členský stát, může pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které byla zapsána starší ochranná známka, nebo v nich obsažené uplatnit nárok na vstup do práv starší známky ve vztahu k členskému státu, ve kterém nebo pro který byla zapsána.“

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2015, L 336, s. 1), jež je přepracovaným zněním směrnice 2008/95, vstoupila v platnost dne 12. ledna 2016, tedy později než v době rozhodné z hlediska skutkových okolností sporu v původním řízení. Článek 6 této směrnice stanoví:

„Je-li pro ochrannou známku EU uplatněna seniorita národní ochranné známky nebo ochranné známky zapsané na základě mezinárodních dohod s účinky pro členský stát, které se vlastník vzdal nebo kterou nechal zaniknout, může být ochranná známka, která byla základem pro uplatnění seniority, prohlášena za neplatnou nebo mohou být práva jejího vlastníka zrušena dodatečně, jestliže neplatnost nebo zrušení mohly být rovněž prohlášeny v době, kdy se vlastník známky vzdal nebo ji nechal zaniknout. V takovém případě seniorita pozbývá účinku.“

10

Ustanovení § 49 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a jiných rozlišovacích označení), ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, dále jen „Markengesetz“), nadepsaný „Zrušení“, v odstavci 1 stanoví:

„Ochranná známka se na návrh vymaže z rejstříku z důvodu zrušení, nebyla-li ode dne jejího zápisu užívána ve smyslu § 26 po nepřetržitou dobu pěti let. Zrušení ochranné známky se ovšem nelze dovolávat, jestliže po uplynutí tohoto období a před podáním návrhu na výmaz z rejstříku bylo započato s užíváním ochranné známky ve smyslu § 26 nebo v něm bylo pokračováno. K započetí užívání nebo k jeho pokračování, k němuž došlo během období tří měsíců před podáním návrhu na výmaz z rejstříku, přičemž tato lhůta začíná běžet v návaznosti na dobu pěti let nepřetržitého neužívání, se ovšem nepřihlíží, pokud byly přípravy k započetí nebo pokračování v užívání podniknuty až poté, co se vlastník ochranné známky dozvěděl, že může být podán návrh na výmaz z rejstříku. Je-li k patentovému úřadu podán návrh na výmaz z rejstříku podle § 53 odst. 1, je pro počítání tříměsíční lhůty podle věty třetí nadále rozhodný tento návrh k patentovému úřadu, pokud byla ve lhůtě tří měsíců od doručení oznámení podle § 53 odst. 4 podána žaloba na výmaz z rejstříku podle § 55 odst. 1.“

11

Ustanovení § 125c Markengesetz, nadepsaného „Dodatečné prohlášení ochranné známky za neplatnou“, stanoví:

„(1)   Je-li pro přihlášenou nebo zapsanou ochrannou známku [EU] uplatněna priorita ochranné známky zapsané do rejstříku patentového úřadu podle článku 34 nebo 35 nařízení [č. 207/2009] a byla-li ochranná známka zapsaná u patentového úřadu vymazána z rejstříku z důvodu neprodloužení doby ochrany […] nebo proto, že se vlastník ochranné známky vzdal […], může tato ochranná známka být na návrh dodatečně prohlášena za neplatnou z důvodu zrušení nebo neplatnosti.

(2)   Prohlášení ochranné známky za neplatnou se provádí za týchž podmínek jako výmaz z rejstříku z důvodu zrušení nebo neplatnosti. Ochranná známka může ovšem být prohlášena za neplatnou z důvodu zrušení podle § 49 odst. 1 pouze tehdy, pokud byly splněny podmínky pro výmaz podle uvedeného ustanovení z rejstříku již i v okamžiku, ve kterém byla ochranná známka z rejstříku vymazána z důvodu neprodloužení doby ochrany nebo proto, že se vlastník ochranné známky vzdal.

(3)   Na řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou se vztahují ustanovení upravující řízení o výmazu zapsané ochranné známky z rejstříku s tím, že na místech, kde se v nich hovoří o výmazu ochranné známky z rejstříku, se má na mysli prohlášení ochranné známky za neplatnou.“

12

Žalobkyně je vlastníkem německých slovních a obrazových ochranných známek „PuC“, zapsaných s čísly 648526 a 648528 pro oděvy a s prioritou z roku 1953.

13

P & C Hamburg je vlastníkem slovní ochranné známky EU „PUC“, zapsané dne 6. dubna 2001 pod číslem 242446 pro výrobky spadající do tříd 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění pozdějších revizí a změn, a odpovídající konkrétně oděvům a módním doplňkům. Tato ochranná známka požívá na německém území seniority dvou německých slovních ochranných známek „PUC“, přihlášených a zapsaných pro oděvy v letech 1978 a 1982 pod čísly 966148 a 1027854.

14

Dne 11. února 2005 podala P & C Düsseldorf žalobu na výmaz německých slovních ochranných známek „PUC“ z rejstříku z důvodu zrušení. Dne 7. července 2005 podala sama P & C Hamburg k Deutsches Patent- und Markenamt (Německý úřad pro patenty a ochranné známky) návrh na výmaz těchto ochranných známek z rejstříku, přičemž obě strany prohlásily spor v původním řízení za vyřešený a uvedené ochranné známky byly ve dnech 9. a 31. srpna 2005 z rejstříku vymazány.

15

Dne 12. března 2010 podala P & C Düsseldorf k Landgericht Hamburg (Zemský soud v Hamburku, Německo) žalobu, kterou se domáhala určení, že P & C Hamburg se již nemůže domáhat seniority německých slovních ochranných známek „PUC“, přičemž uvedla, že tyto známky v okamžiku, kdy byly vymazány z rejstříku proto, že se jich tato společnost vzdala, bylo možné vymazat i z důvodu zrušení. Podpůrně P & C Düsseldorf tvrdila, že tyto ochranné známky bylo možno k tomuto okamžiku vymazat i z důvodu starších práv, jichž je vlastníkem.

16

Landgericht Hamburg (Zemský soud v Hamburku) této žalobě vyhověl a odvolání, které k Oberlandesgericht Hamburg (Vrchní zemský soud v Hamburku, Německo) podala P & C Hamburg, bylo zamítnuto. Odvolací soud dospěl ve svém rozhodnutí k závěru, že návrh P & C Düsseldorf byl na základě § 125c odst. 1 a 2, jakož i § 49 odst. 1 Markengesetz důvodný, jelikož vymazané německé ochranné známky, jejichž seniorita byla uplatněna pro ochrannou známku EU „PUC“, bylo možné vymazat z důvodu zrušení jak v okamžiku, kdy došlo k jejich výmazu proto, že se jich jejich vlastník vzdal, tak v době posledního jednání, které se konalo u uvedeného soudu.

17

Společnost P & C Hamburg následně podala proti tomuto rozhodnutí opravný prostředek Revision k Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo).

18

Předkládající soud zaprvé uvádí, že odvolací soud vyložil § 125c odst. 2 Markengesetz správně, když dospěl k názoru, že podmínky pro výmaz ochranné známky z důvodu zrušení musely být splněny nejen v okamžiku vzdání se této ochranné známky, ale i ke dni posledního jednání konaného před soudem projednávajícím návrh na prohlášení uvedené ochranné známky za neplatnou. Považuje ovšem za sporné, zda je tento výklad v souladu s článkem 14 směrnice 2008/95.

19

Předkládající soud shledává, že zmíněný článek 14 neobsahuje žádné podrobnosti k otázce požadavků, které by mohly být kladeny na dodatečné prohlášení starší národní ochranné známky, které se vlastník vzdal nebo která zanikla, za neplatnou, a poznamenává, že z článku 6 směrnice 2015/2436 vyplývá, že podle této směrnice nelze požadovat, aby podmínky pro zrušení byly splněny i v okamžiku vydání rozhodnutí o žalobě na dodatečné prohlášení zrušení ochranné známky. Váhá, zda tato směrnice redefinovala požadavky kladené na takové prohlášení, nebo zda pouze vyjasnila požadavky již použitelné podle článku 14 směrnice 2008/95.

20

Zadruhé poukazuje předkládající soud na to, že pokud je výklad § 125c Markengesetz uvedený výše v bodě 18 tohoto rozsudku slučitelný s článkem 14 směrnice 2008/95, vyvstává otázka, zda P & C Hamburg poté, co se dne 7. července 2005 vzdala svých německých slovních ochranných známek, mohla tyto ochranné známky užívat tak, aby práva s nimi spojená byla zachována. Předkládající soud má vzhledem k čl. 34 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pochybnosti o správnosti závěru odvolacího soudu, podle kterého k užitím po vzdání se ochranné známky nelze přihlížet, jelikož taková jednání nemají „účinek zhojení“, a zabývá se v této souvislosti účinky uplatnění seniority starší národní ochranné známky pro ochrannou známku EU.

21

Za těchto podmínek se Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

22

Podstatou obou předběžných otázek předkládajícího soudu, jimiž je třeba se zabývat společně, je, zda musí být článek 14 směrnice 2008/95 ve spojení s čl. 34 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které lze starší národní ochrannou známku, jejíž seniorita je uplatněna pro ochrannou známku EU, dodatečně prohlásit za neplatnou nebo zrušenou jen tehdy, pokud podmínky pro tuto neplatnost nebo pro toto zrušení byly splněny nejen v okamžiku, kdy se vlastník známky vzdal nebo ji nechal zaniknout, ale i v okamžiku vydání soudního rozhodnutí, jímž je toto prohlášení učiněno.

23

V této souvislosti je třeba připomenout, že článek 34 nařízení č. 207/2009 stanoví možnost vlastníka starší národní ochranné známky, který podá přihlášku totožné známky jako známky Unie pro tytéž výrobky nebo služby, uplatnit v přihlášce ochranné známky EU senioritu starší národní ochranné známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána. Článek 35 tohoto nařízení stanoví obdobnou možnost uplatnění seniority po zápisu ochranné známky jako ochranné známky EU.

24

Jediným účinkem uplatnění seniority starší národní ochranné známky je podle čl. 34 odst. 2 uvedeného nařízení to, že v případě, kdy se vlastník této ochranné známky vzdá nebo ji nechá zaniknout, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by měl, kdyby starší národní ochranná známka byla i nadále zapsána.

25

Článek 14 směrnice 2008/95 pro účely obrany proti takovému uplatnění stanoví možnost dodatečně prohlásit starší národní ochrannou známku, které se vlastník vzdal nebo která zanikla, za neplatnou nebo ji dodatečně zrušit.

26

Článek 14 směrnice 2008/95 sice neupřesňuje, k jakému okamžiku je třeba zkoumat, zda jsou splněny podmínky pro prohlášení neplatnosti nebo zrušení, avšak ze znění i z účelu tohoto ustanovení vyplývá, že cílem onoho zkoumání je zpětně určit, zda tyto podmínky byly splněny k okamžiku, kdy se vlastník starší národní ochranné známky vzdal nebo kdy tato zanikla. Z toho vyplývá, že požadavek, aby podmínky pro neplatnost starší národní ochranné známky nebo pro její zrušení byly splněny i v okamžiku, kdy je vydáno rozhodnutí o návrhu na dodatečné prohlášení této ochranné známky za neplatnou nebo jejího zrušení, není s tímto ustanovením v souladu.

27

Takový požadavek navíc spočívá, jak plyne z předkládacího rozhodnutí a z vyjádření účastnic původního řízení, v tezi, že případy užití národní ochranné známky, ke kterým dojde poté, co se jí její vlastník vzdá, mohou mít účinek zhojení, jenž může vést k zachování práv s ní spojených. Taková teze přitom nemá oporu ani ve směrnici 2008/95 ani v nařízení č. 207/2009.

28

Je totiž třeba nejprve podotknout, že směrnice 2008/95 vůbec nepočítá s možností užívat národní ochrannou známku, které se její vlastník vzdal. Z bodu 5 odůvodnění a z článku 1 uvedené směrnice navíc plyne, že tato směrnice se vztahuje jen na ochranné známky, které byly zapsány nebo přihlášeny, takže vymazaná ochranná známka již z pohledu citované směrnice neexistuje.

29

Z článku 12 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2008/95 dále vyplývá, že k užívání ochranné známky se přihlíží jen do okamžiku, kdy je podán návrh na zrušení, respektive do okamžiku o tři měsíce dřívějšího, je-li naplněna hypotéza třetího pododstavce téhož ustanovení. Zohlednit užívání ochranné známky, k němuž by došlo poté, co se jí její vlastník sám svým prohlášením vzdal nebo ji nechal zaniknout, v řízení týkajícím se dodatečného prohlášení zrušení ochranné známky by proto bylo v rozporu s tímto ustanovením.

30

Konečně z čl. 34 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že jediným účinkem seniority starší národní ochranné známky uplatněné pro ochrannou známku EU je to, že vlastník této starší národní ochranné známky, který se jí vzdal nebo ji nechal zaniknout, je v členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána, oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by měl, kdyby v něm nebo pro něj tato starší národní ochranná známka byla i nadále zapsána. Toto ustanovení tak zavádí fikci, jež má vlastníkovi ochranné známky EU zajistit možnost nadále požívat v tomto členském státě ochrany, které požívala starší národní ochranná známka vymazaná z rejstříku, a nikoli této starší národní ochranné známce zajistit možnost, aby nadále existovala jako taková. Z toho mimo jiné vyplývá, že na případné užívání dotčeného označení po tomto výmazu musí být v takovém případě nahlíženo jako na užívání ochranné známky Evropské unie, a nikoli jako na užívání vymazané starší národní ochranné známky.

31

Výklad článku 14 směrnice 2008/95 provedený výše v bodě 26 tohoto rozsudku je navíc potvrzen článkem 6 směrnice 2015/2436 – která vstoupila v platnost po době rozhodné z hlediska skutkových okolností sporu v původním řízení – jenž jako jedinou podmínku pro dodatečné prohlášení starší národní ochranné známky za neplatnou nebo jejího zrušení stanoví, že neplatnost nebo zrušení mohly být rovněž prohlášeny v době, kdy se vlastník této ochranné známky vzdal nebo ji nechal zaniknout.

32

S ohledem na výše rozvedené úvahy je třeba na položené otázky odpovědět, že článek 14 směrnice 2008/95 ve spojení s čl. 34 odst. 2 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které lze starší národní ochrannou známku, jejíž seniorita je uplatněna pro ochrannou známku EU, dodatečně prohlásit za neplatnou nebo zrušenou jen tehdy, pokud podmínky pro tuto neplatnost nebo pro toto zrušení byly splněny nejen v okamžiku, kdy se vlastník známky vzdal nebo ji nechal zaniknout, ale i v okamžiku vydání soudního rozhodnutí, jímž je toto prohlášení učiněno.

33

Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

Článek 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, ve spojení s čl. 34 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce [Evropské unie] musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, podle které lze starší národní ochrannou známku, jejíž seniorita je uplatněna pro ochrannou známku EU, dodatečně prohlásit za neplatnou nebo zrušenou jen tehdy, pokud podmínky pro tuto neplatnost nebo pro toto zrušení byly splněny nejen v okamžiku, kdy se vlastník známky vzdal nebo ji nechal zaniknout, ale i v okamžiku vydání soudního rozhodnutí, jímž je toto prohlášení učiněno.