1

Dne 31. března 2005 podala vedlejší účastnice, společnost AS Fors MW, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2

Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení BIGAB.

3

Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 6, 7 a 12 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

4

Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve Věstníku ochranných známek Společenství č. 45/2005 ze dne 7. listopadu 2005 a ochranná známka BIGAB byla zapsána jako ochranná známka Společenství dne 20. března 2006 pod číslem 4363842.

5

Dne 6. září 2007 podala žalobkyně, společnost Peeters Landbouwmachines BV, u OHIM návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky pro všechny výrobky, pro které byla zapsána. Důvody neplatnosti uplatněnými na podporu tohoto návrhu byly důvody uvedené v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009], v čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009] vykládaném ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009) a v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] vykládaném ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009).

6

Žalobkyně vedlejší účastnici v podstatě vytýkala, že v okamžiku podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nebyla v dobré víře. Prostřednictvím této přihlášky k zápisu bylo totiž jediným cílem vedlejší účastnice zabránit žalobkyni v tom, aby i nadále uváděla zemědělské nářadí na trh pod ochrannou známkou BIGA, a to i když žalobkyně měla k posledně uvedené ochranné známce starší právo.

7

Rozhodnutím ze dne 4. prosince 2009 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti v plném rozsahu zamítlo.

8

Dne 2. února 2010 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení k OHIM odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

9

Rozhodnutím ze dne 4. listopadu 2010 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM toto odvolání zamítl, když vycházel v podstatě z následujících důvodů:

10

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

11

OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

12

OHIM zpochybňuje přípustnost důkazů, které žalobkyně předložila poprvé před Tribunálem. Jde o přílohu 19 žaloby, která obsahuje kopie různých výňatků z internetové stránky vedlejší účastnice, a o přílohu 20 žaloby, která obsahuje různé výňatky ze stránek pocházejících z internetového vyhledávače, které se týkají ochranných známek BIFA, FARMA a NIAB.

13

V tomto ohledu je třeba připomenout, že cílem žaloby podané k Tribunálu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009 a že v rámci sporu týkajícího se prohlášení neplatnosti musí být legalita napadeného aktu posuzována v závislosti na skutkových a právních okolnostech existujících k datu, kdy byl akt přijat. Podle ustálené judikatury tak úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před Tribunálem. Připuštění takových písemností by totiž bylo v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem [rozsudek Tribunálu ze dne 11. listopadu 2009, Frag Comercio Internacional v. OHIM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 17].

14

Z toho vyplývá, že jelikož byly sporné písemnosti předloženy poprvé před Tribunálem, musejí být prohlášeny za nepřípustné.

15

Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Podle ní se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nedospěl k závěru, že vedlejší účastnice při podání přihlášky u OHIM, směřující k zápisu zpochybněné ochranné známky jako ochranné známky Společenství, nebyla v dobré víře.

16

Jak správně uvedl odvolací senát v bodě 20 napadeného rozhodnutí, režim zápisu ochranné známky Společenství vychází ze zásady „prvního přihlašovatele“, stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Na základě této zásady může být označení zapsáno jako ochranná známka Společenství pouze za podmínky, že tomu nebrání starší ochranná známka, ať už jde o ochrannou známku Společenství, ochrannou známku zapsanou v některém členském státě nebo u Úřadu Beneluxu pro duševní vlastnictví, ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát nebo ochrannou známku zapsanou na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Unii. Naproti tomu, ač není dotčeno případné použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, pouhá skutečnost, že třetí osoba užívá nezapsanou ochrannou známku, není na překážku tomu, aby byla totožná nebo podobná ochranná známka zapsána jakožto ochranná známka Společenství pro totožné či podobné výrobky nebo služby.

17

Použití této zásady je relativizováno zejména v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, na základě něhož se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky ochranné známky nebyl v dobré víře. Přísluší osobě navrhující prohlášení neplatnosti, která zamýšlí uplatnit tento důvod, aby prokázala okolnosti, které umožní dospět k závěru, že majitel ochranné známky v době podání její přihlášky nebyl v dobré víře.

18

Soudní dvůr poskytl několik upřesnění způsobu, jakým je třeba vykládat pojem neexistence dobré víry uvedený v čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (viz obdobně rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše). Soudní dvůr tak uvedl, že neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu tohoto ustanovení musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům konkrétního případu, a zejména:

19

Soudní dvůr rovněž v bodě 43 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše, uvedl, že úmysl zabránit uvádění výrobku na trh může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele. O takový případ se jedná zejména tehdy, když se následně ukáže, že přihlašovatel jako ochrannou známku Společenství nechal zapsat označení, aniž měl v úmyslu jej užívat, a to výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh.

20

Jak však právem zdůraznil odvolací senát v bodě 30 napadeného rozhodnutí, z formulace uvedené v rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše, vyplývá, že tři faktory vyjmenované v bodě 18 výše jsou pouze ilustrací celé řady prvků, které mohou být zohledněny za účelem rozhodnutí o tom, zda přihlašovatel ochranné známky v okamžiku podání přihlášky případně nebyl v dobré víře.

21

Je tedy třeba mít za to, že v rámci globální analýzy provedené na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 lze rovněž zohlednit původ zpochybněného označení a jeho užívání od jeho vytvoření, jakož i obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky tohoto označení jako ochranné známky Společenství.

22

V projednávané věci je nesporné, že zpochybněná ochranná známka byla užívána od roku 1991, nejprve společností Blidsberg Investment Group BIG AB, přičemž ochrannou známku BIGAB tvoří počáteční písmena jejího názvu, a dále od roku 1999 vedlejší účastnicí v návaznosti na získání veškerých práv vztahujících se k této ochranné známce. Žalobkyně přitom ochrannou známku BIGA začala užívat až v roce 1996. Posledně uvedená ochranná známka kromě toho k datu podání přihlášky zpochybněné ochranné známky nebyla předmětem žádného zápisu, a to na evropské úrovni, na úrovni Beneluxu ani na národní úrovni. Z těchto okolností vyplývá, že zpochybněné označení vedlejší účastnice nevytvořila ani neužívala se záměrným cílem vyvolávat záměnu s existujícím označením, a tímto způsobem nekalým způsobem konkurovat majitelce posledně uvedeného označení.

23

Dále na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, je z obchodního hlediska pochopitelné, že vedlejší účastnice chtěla ochranu zpochybněné ochranné známky rozšířit tak, že ji nechá zapsat jako ochrannou známku Společenství. Během období, které předcházelo podání přihlášky k zápisu, totiž vedlejší účastnice realizovala svůj obrat týkající se výrobků ochranné známky BIGAB ve vzrůstajícím počtu členských států. Jak odvolací senát správně uvedl v bodě 32 napadeného rozhodnutí, tento kontext představuje přijatelný motiv odůvodňující podání přihlášky ochranné známky Společenství.

24

Kromě toho vedlejší účastnici nelze vytýkat, že zpochybněnou ochrannou známku nechala zapsat bez úmyslu užívat ji a pouze za účelem zabránění vstupu třetí osoby na trh, jelikož pod touto ochrannou známkou byly od data tohoto zápisu uváděny na trh výrobky v mnoha částech Unie.

25

V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že je v zásadě legitimní, aby podnik požádal o zápis ochranné známky, a to nejen pro kategorie výrobků a služeb, které uvádí na trh v okamžiku podání přihlášky, ale rovněž pro jiné kategorie výrobků a služeb, které má v úmyslu uvádět na trh v budoucnosti.

26

V projednávané věci nebylo nikterak prokázáno, že přihláška zpochybněné ochranné známky byla v rozsahu, v němž se týká výrobků spadajících do třídy 7, zejména jeřábů, vykonstruovaná a z obchodního hlediska pro vedlejší účastnici postrádala logiku. Je tomu tak tím spíše, že není zpochybňováno, že vedlejší účastnice výrobky spadající do uvedené třídy uváděla na trh, i když to bylo pod jinou ochrannou známkou. Pouze okolnost, že se přihláška k zápisu týkala výrobků této třídy, do níž spadají výrobky uváděné na trh žalobkyní, tudíž nemůže prokázat, že tato přihláška byla motivována pouze vůlí vedlejší účastnice zabránit žalobkyni v dalším užívání ochranné známky BIGA.

27

Kromě toho okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován, nepostačuje sama o sobě k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše, bod 40). Nelze tak vyloučit, že když několik výrobců na trhu užívá totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše, bod 48). Jak poznamenává vedlejší účastnice, může tomu tak být zejména v případě, kdy přihlašovatel v okamžiku podání přihlášky k zápisu ví o tom, že třetí podnik užívá přihlašovanou ochrannou známku, když u svých zákazníků vytváří dojem, že oficiálně distribuuje výrobky prodávané pod touto ochrannou známkou, i když k tomu nezískal oprávnění.

28

Pokud jde o vytýkanou skutečnost vycházející z nesoudržnosti, která vyplývá z toho, že vedlejší účastnice dbala na ochranu zpochybněné ochranné známky jako ochranné známky Společenství, ale na takovou ochranu nedbala u dvou jiných ochranných známek, jejichž je majitelkou, a sice ochranných známek FARMA a NIAB, je třeba uvést, že i za předpokladu, že by tato vytýkaná skutečnost byla považována za přípustnou – třebaže je vznesena poprvé před Tribunálem – nelze ji přijmout. Článek 5 nařízení č. 207/2009 totiž tím, že stanoví, že majiteli ochranné známky Společenství mohou být všechny fyzické nebo právnické osoby, zakládá pouze možnost zápisu, která je v plném rozsahu ponechána na posouzení majitele ochranné známky. Z toho vyplývá, že dobrou víru přihlašovatele ochranné známky nelze zpochybnit pouze z důvodu, že je tentýž přihlašovatel majitelem jiných ochranných známek a že nepožádal o zápis posledně uvedených ochranných známek jako ochranných známek Společenství.

29

To, že vedlejší účastnice případně nebyla v dobré víře, není prokázáno ani pouhou okolností, že vedlejší účastnice upustila od zápisu ochranné známky BIGAB jakožto ochranné známky Beneluxu, neboť volba ochrany ochranné známky jak na národní úrovni, tak na úrovni Beneluxu či na úrovni Společenství spadá pouze do obchodní strategie jejího majitele, a nepřísluší tedy OHIM ani Tribunálu, aby do takového posouzení zasahoval.

30

Je třeba dodat, že pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ochranné známky může být brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství, jelikož právě takový stupeň proslulosti by mohl doložit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení (rozsudek Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše, body 51 a 52).

31

V tomto ohledu byla zpochybněná ochranná známka v okamžiku podání přihlášky k zápisu užívána již přibližně čtrnáct let. Navíc, jak odvolací senát uvedl v bodě 32 napadeného rozhodnutí, tato ochranná známka v Evropě zaznamenala nárůst v letech, které předcházely jejímu zápisu jakožto ochranné známky Společenství. Tento nárůst posílil proslulost této ochranné známky, což utvrzuje myšlenku, že vedlejší účastnice měla legitimní obchodní zájem na tom, aby této ochranné známce zajistila rozsáhlejší ochranu, a tudíž byla v dobré víře v okamžiku, kdy podala přihlášku k zápisu.

32

Za těchto okolností není podstatné, zda výrobky uváděné na trh žalobkyní pod ochrannou známkou BIGA jsou či nejsou podobné či totožné s výrobky uváděnými na trh vedlejší účastnicí pod zpochybněnou ochrannou známkou, neboť v každém případě nebylo prokázáno, že cílem zápisu bylo pouze zabránit žalobkyni v tom, aby nadále používala ochrannou známku BIGA.

33

Rovněž tak skutečnost, že vedlejší účastnice několik týdnů poté, co pro ni byla zapsána zpochybněná ochranná známka, vyzvala žalobkyni, jakož i jinou společnost k tomu, aby přestaly užívat označení BIGA ve svých obchodních vztazích, nepředstavuje indicii o neexistenci dobré víry, jelikož taková žádost spadá pod výsady související se zápisem ochranné známky jako ochranné známky Společenství, uvedené v článku 9 nařízení č. 207/2009.

34

Pokud jde o argument, který žalobkyně vyvozuje z toho, že označení BIGA užívala v zemích Beneluxu předtím, než bylo na tomtéž území užíváno zpochybněné označení, nemůže vyvrátit domněnku dobré víry vedlejší účastnice v okamžiku podání přihlášky k zápisu. I za předpokladu, že by tato okolnost byla prokázána, totiž nezpochybňuje zjištění, že zpochybněná ochranná známka byla vytvořena a užívána v obchodních vztazích před ochrannou známkou žalobkyně. Jak uvedl odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí, nic ostatně v zásadě nebránilo tomu, aby žalobkyně nechala zapsat ochrannou známku BIGA jak na národní úrovni, tak na úrovni Beneluxu či na úrovni Společenství, což by ji bývalo mohlo chránit proti zápisu zpochybněné ochranné známky jakožto ochranné známky Společenství.

35

Pokud jde konečně o vytýkanou skutečnost vycházející z toho, že odvolací senát pochybil, když se za účelem vymezení neexistence dobré víry ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 inspiroval odkazem na „poctivé zvyky v průmyslu a obchodě“ uvedeným v článku 12 téhož nařízení, nelze ji přijmout.

36

Je sice pravda, že obě tato ustanovení mají odlišný předmět, jelikož jedno se týká postoje třetí osoby vůči majiteli ochranné známky a druhé postoje samotného majitele v okamžiku podání přihlášky ochranné známky jako ochranné známky Společenství. Odvolací senát však nijak nepochybil, když vycházel z jejich podobnosti, jelikož tato úvaha byla odůvodněna okolností, že cílem obou těchto ustanovení je sankcionovat chování, která jsou z obchodního hlediska nepoctivá.

37

V každém případě se odvolací senát za účelem výkladu pojmu neexistence dobré víry ve smyslu článku 52 nařízení č. 207/2009 nikterak neomezil na to, že vycházel z podobnosti obou prvně uvedených ustanovení. Jak vyplývá z bodů 22 až 34 výše, odvolací senát naopak správně použil výkladové zásady stanovené v tomto ohledu Soudním dvorem v jeho rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, bod 9 výše.

38

S ohledem na vše předcházející je třeba dospět k závěru, že odvolací senát v bodě 33 napadeného rozhodnutí právem konstatoval, že i když vedlejší účastnice věděla nebo měla vědět o tom, že žalobkyně užívá označení BIGA pro uvádění vertikálních mixérů na potraviny na trh, byla v dobré víře, když požádala o zápis zpochybněné ochranné známky.

39

Z toho vyplývá, že jediný žalobní důvod musí být zamítnut jako neopodstatněný, přičemž s ním je třeba zamítnout i žalobu v plném rozsahu.

40

Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

41

Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto: