Věc C-37/03 P

BioID AG

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 – Slovní a obrazová ochranná známka – BioID – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost“

Stanovisko generálního advokáta P. Légera přednesené dne 2. června 2005          

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. září 2005          

Shrnutí rozsudku

1.     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Kombinovaná ochranná známka – Zohlednění celkového vnímání ochranné známky relevantní veřejností

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]

2.     Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku ‑ Chybné posouzení skutkového stavu – Nepřípustnost – Přezkum Soudního dvora posouzení skutkových okolností předložených Soudu – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 225 ES; Statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

3.     Ochranná známka Společenství – Rozhodnutí Úřadu – Legalita – Přezkum soudem Společenství – Kritéria

(Nařízení Rady č. 40/94)

4.     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Oddělený přezkum jednotlivých důvodů pro zamítnutí – Výklad důvodů pro zamítnutí ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich – Použití relevantního kritéria v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 při výkladu tohoto ustanovení písm. b) – Nepřípustnost

[(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b) a c)]

5.     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost – Kombinovaná ochranná známka obsahující akronym BioID

[(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)]

1.     Při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a pokud jde o kombinovanou ochrannou známku, může být případná rozlišovací způsobilost částečně zkoumána pro každý její pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě vycházet z celkového vnímání této ochranné známky relevantní veřejností, a nikoliv z domněnky, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků vzatý samostatně postrádá rozlišovací způsobilost, totiž nevylučuje, že spojení, které tvoří, může takovou způsobilost vykazovat.

(viz bod 29)

2.     Z článku 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce Statutu Soudního dvora vyplývá, že kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.

(viz body 43, 53)

3.     Rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoliv v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů.

(viz bod 47)

4.     Každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí, odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí.

V této souvislosti, pojem „obecný zájem“ tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení je zjevně neoddělitelně spojen se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ .

Naproti tomu skutečnost, že je prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka může být běžně užívána veřejností nebo konkurenty, je kritériem relevantním v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c), nikoli však kritériem, na základě kterého musí být vykládán zmíněný čl.7 odst.1 písm. b).

(viz body 59–60, 62)

5.     Kombinované označení obsahující akronym BioID, jakož i obrazové prvky, a sice typografické vlastnosti, které tento akronym vykazuje, a dva grafické prvky umístěné za ním, a sice tečku a znak „R“, jehož zápis jakožto ochranná známka Společenství je požadován pro výrobky a služby spadající do tříd 9, 38 a 42 ve smyslu Niceské dohody a zejména výrobky, jejichž použití je třeba pro biometrickou identifikaci živých tvorů a služby prováděné prostřednictvím takové identifikace nebo týkající se vývoje systémů k takovým identifikacím, postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, z pohledu veřejnosti s určitou zkušeností v oblasti dotčených výrobků a služeb, běžně informované, přiměřeně pozorné a obezřetné. Akronym BioID, který je totiž relevantní veřejností chápán tak, že je složen ze zkratky přídavného jména „biometrical“ a podstatného jména („identification“), a že tedy ve svém celku znamená „biometrical identification“, je nerozlišitelný od dotyčných výrobků a služeb. Krom toho, typografické vlastnosti ani grafické prvky umístěné za tímto akronymem nezaručují relevantní veřejnosti totožnost původu dotčených výrobků nebo služeb.

(viz body 68–72, 75)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

15. září 2005 (*)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 – Slovní a obrazová ochranná známka – ,BioID‘ – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost“

Ve věci C‑37/03 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 3. února 2003,

BioID AG, se sídlem v Berlíně (Německo), v soudní likvidaci, zastoupená A. Nordemannem, Rechtsanwalt,

účastník podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž druhým účastníkem řízení je:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený A. von Mühlendahl a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení A. Rosas, předseda senátu, J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský a A. Ó Caoimh (zpravodaj), soudci,

generální advokát: P. Léger,

vedoucí soudní kanceláře: M. Ferreira, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 13. ledna 2005,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 2. června 2005,

vydává tento

Rozsudek

1       Svým kasačním opravným prostředkem se společnost BioId AG domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM (BioID) (T‑91/01, Recueil, s. II‑5159, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl její žalobu směřující proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM“) ze dne 20. února 2001 (věc R 538/1999-2) (dále jen „sporné rozhodnutí“), zamítajícímu zápis kombinované ochranné známky obsahující akronym „BioID“ jako ochranné známky Společenství.

 Právní rámec

2       Podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11 s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146):

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

3       Článek 7 téhož nařízení stanoví:

„1.      Do rejstříku se nezapíšou :

[…]

b)      ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[…]“

 Skutečnosti předcházející sporu

4       Navrhovatelka jednající pod svou dřívější firmou, a sice D.C.S. Dialog Communication Systems AG, požádala OHIM dne 8. července 1998 o zápis kombinované ochranné známky (dále jen „přihlašovaná ochranná známka“), tvořené z označení níže zobrazeného, jako ochranné známky Společenství:

5       Výrobky a služby, pro které je zápis uvedené ochranné známky požadován, spadají do tříd 9, 38 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Odpovídají následujícímu popisu, který je obsažen v přihlášce ochranné známky:

–       software, hardware a příslušenství, optické, zvukové a elektronické přístroje a jejich příslušenství, všechny uvedené výrobky sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi počítači a k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků, spadající do třídy 9;

–       telekomunikační služby; bezpečnostní služby související s propojením mezi počítači, přístupem do databází, elektronickou platbou, verifikací autorizace přístupu a identifikací či verifikací živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků, spadající do třídy 38;

–       poskytování softwaru prostřednictvím internetu a jiných komunikačních sítí, správa počítačových programů on-line, počítačové programování, všechny uvedené služby sloužící zejména ke kontrole autorizace přístupu nebo ve vztahu k ní, k propojení mezi počítači a k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků; technický vývoj systémů ke kontrole autorizace přístupu, k propojení mezi počítači, jakož i systémů k identifikaci či verifikaci živých tvorů za pomoci počítače vycházející z jednoho nebo několika zvláštních biometrických znaků, spadající do třídy 42.

6       Průzkumový referent zamítl rozhodnutím ze dne 25. června 1999 tuto přihlášku z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka je popisem dotyčných výrobků a postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94. Navrhovatelka podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.

7       Druhý odvolací senát OHIM zamítl sporným rozhodnutím toto odvolání z důvodu, že ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 brání zápisu přihlašované ochranné známky, neboť tato známka představuje jako celek zkratku slov „biometric identification“ (biometrická identifikace), a tudíž označuje vlastnosti výrobků a služeb uvedených v přihlášce. Tento senát rovněž došel k závěru, že grafické prvky nemohou propůjčit této ochranné známce rozlišovací způsobilost ve smyslu uvedeného čl. 7 odst. 1 písm. b).

 Řízení před Soudem a napadený rozsudek

8       Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 25. dubna 2001 podala navrhovatelka žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí. Uvedla dva žalobní důvody vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

9       Soud za účelem zamítnutí žaloby, která mu byla předložena, nejdříve v bodě 23 napadeného rozsudku připomněl, že:

„Jak vyplývá z judikatury jsou ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zejména takové ochranné známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti běžně užívány v oblasti obchodu k prezentaci dotyčných výrobků nebo služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele umožňující usoudit, že mohou být takovýmto způsobem použity. Takové ochranné známky krom toho neumožňují relevantní veřejnosti při dalším nabytí dotčených výrobků nebo využití služeb zopakovat nákupní zkušenost, pokud byla její zkušenost pozitivní, nebo se jí naopak vyhnout, pokud byla tato zkušenost negativní [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe‑Zentral v. OHIM (LITE), T‑79/00, Recueil, s. II‑705, bod 26].“

10     Soud tudíž v bodě 25 napadeného rozsudku usoudil, že relevantní veřejností je v každém případě veřejnost s určitou zkušeností v oblasti předmětných výrobků a služeb.

11     Soud dále v bodě 27 uvedeného rozsudku zejména rozhodl, že jelikož jde o ochrannou známku tvořenou několika prvky, je třeba za účelem posouzení její rozlišovací způsobilosti posuzovat tuto ochrannou známku jako celek, aniž by to bylo v rozporu s následnými přezkumy jednotlivých prvků, ze kterých se ochranná známka skládá.

12     Zaprvé, co se týče přihlašované ochranné známky, Soud v bodě 28 téhož rozsudku poznamenal, že prvek „ID“ představuje v anglickém jazyce běžnou zkratku podstatného jména „identification“ (identifikace) a co se týče předpony „Bio“, může tato předpona představovat buď zkratku přídavného jména [„biological“ (biologický) nebo „biometrical“ (biometrický), nebo zkratku podstatného jména [„biology“ (biologie)]. V bodě 29 uvedeného rozsudku konstatoval, že relevantní veřejnost chápe výraz „BioID“, ve světle výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky, ve smyslu „biometrical identification“ (biometrická identifikace).

13     Zadruhé, pokud jde o výrobky a služby, pro které byl zápis uvedené ochranné známky požadován, Soud v bodech 30 až 32 napadeného rozsudku rozhodl, že pokud jde jednak o výrobky a služby spadající do třídy 9, biometrická identifikace živých tvorů implikuje, ba dokonce vyžaduje, použití uvedených výrobků, a co se týče jednak výrobků a služeb spadajících do třídy 38 a 42, že vzhledem k tomu, že se tyto služby provádějí prostřednictvím biometrické identifikace nebo se týkají vývoje systémů sloužících k takovým identifikacím, vztahuje se akronym „BioID“ přímo k jedné z jejich vlastností, ke které může být při výběru těchto služeb ze strany relevantní veřejnosti přihlíženo.

14     Soud v bodě 34 uvedeného rozsudku došel k tomu, že akronym „BioID“ může být z pohledu relevantní veřejnosti běžně užíván v oblasti obchodu k prezentaci výrobků a služeb spadajících do kategorií uvedených v přihlášce uvedené ochranné známky. Pokud jde tedy o tyto kategorie výrobků a služeb, postrádá tato ochranná známka rozlišovací způsobilost.

15     Soud v bodě 37 napadeného rozsudku uvedl, že obrazové prvky přihlašované ochranné známky, tvořené písmeny znázorněnými písmem „Arial“, jakož i písmeny odlišné tloušťky, jsou běžně užívány v oblasti obchodu k prezentaci nejrůznějších druhů výrobků a služeb, a tudíž postrádají, pokud jde o dotčené kategorie výrobků a služeb, rozlišovací způsobilost.

16     Co se dále týče grafických prvků přihlašované ochranné známky, Soud v bodech 38 až 40 uvedeného rozsudku ohledně bodu „■“ rozhodl, že sama navrhovatelka prohlásila, že tento prvek je běžně užíván jako poslední z několika prvků slovní ochranné známky označující, že se jedná o zkratku, a ohledně znaku „®“ rozhodl, že úloha tohoto znaku se omezuje na určení, že se jedná o ochrannou známku zapsanou pro určité území, a pokud takový zápis u této ochranné známky chybí, může užití tohoto grafického prvku uvést veřejnost v omyl. Soud tedy došel k závěru, že zmíněné grafické prvky mohou být užívány v oblasti obchodu při prezentaci nejrůznějších druhů výrobků a služeb, a postrádají tedy, pokud jde o tyto výrobky a služby, rozlišovací způsobilost.

17     Soud krom toho poté, co posoudil každý prvek tvořící přihlašovanou ochrannou známku, shledal v bodě 41 téhož rozsudku, že přihlašovaná ochranná známka je tvořena spojením prvků, z nichž každý vzhledem k tomu, že může být běžně užíván v oblasti obchodu k prezentaci výrobků a služeb spadajících do kategorií uvedených v přihlášce této ochranné známky, postrádá vzhledem k těmto výrobkům a službám rozlišovací způsobilost.

18     Jelikož nic nenasvědčovalo tomu, že existují takové konkrétní ukazatele jako zejména způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny, naznačující, že kombinovaná ochranná známka, jejíž zápis je požadován, posuzována jako celek představuje více nežli souhrn prvků, z nichž je složena, Soud tedy v bodech 42 až 44 napadeného rozsudku rozhodl, že tato ochranná známka postrádá vzhledem ke kategoriím dotyčných výrobků a služeb rozlišovací způsobilost.

19     Co se mimoto týče argumentů navrhovatelky vycházejících z existence jiných zapsaných ochranných známek Společenství, Soud však poté, co připomněl v bodě 47 uvedeného rozsudku, že skutkové a právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí OHIM mohou představovat argumenty na podporu žalobního důvodu vycházejícího z porušení ustanovení nařízení č. 40/94, konstatoval, že se navrhovatelka v projednávaném případě nedovolávala důvodů obsažených v jiných rozhodnutích, které by mohly zpochybnit výše uvedené posouzení, co se týče rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky.

20     Soud tudíž došel v bodech 49 a 50 téhož rozsudku k závěru, že žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být zamítnut a že není dále nutné zabývat se žalobním důvodem vycházejícím z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení.

 Kasační opravný prostředek

21     Svým opravným prostředkem se navrhovatelka domáhá, aby Soudní dvůr zrušil napadený rozsudek, zrušil sporné rozhodnutí a uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

22     OHIM navrhuje, aby byl opravný prostředek zamítnut a aby byla navrhovatelce uložena náhrada nákladů řízení.

23     Navrhovatelka na podporu svého opravného prostředku vznáší dva důvody opravného prostředku. Ve svém prvním důvodu opravného prostředku tvrdí, že Soud vyložil nesprávně a příliš extenzivně absolutní důvod pro zamítnutí zápisu ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost upravený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Ve svém druhém důvodu opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje, že kdyby Soud správně vyložil toto posledně zmíněné ustanovení daného nařízení, dopustil se nesprávného právního posouzení, když nevěnoval pozornost druhému žalobnímu důvodu vznesenému v prvním stupni, vycházejícímu z porušení uvedeného nařízení.

 K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

24     Tento důvod opravného prostředku se dělí na čtyři části.

 K první části týkající se zohlednění celkového dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou

25     První částí prvního důvodu opravného prostředku navrhovatelka vytýká Soudu, že při posuzování schopnosti přihlašované ochranné známky vykázat rozlišovací způsobilost nevycházel z kritéria dojmu, který vyvolává ochranná známka jako celek u relevantní veřejnosti. Navrhovatelka se domnívá, že Soud, přestože podrobně zkoumal každý jednolitý obrazový a grafický prvek této ochranné známky a učinil závěry z tohoto přezkumu, skutečně neprovedl rozbor celkového dojmu.

26     OHIM zastává názor, že Soud zkoumal přihlašovanou ochrannou známku jako celek, přestože právem tvrdil, že tento postup nevylučuje začít rozborem každé z jejích složek. OHIM, který sám takový rozbor provedl, dochází k závěru, že celkový dojem každého prvku přihlašované ochranné známky je takovým dojmem, který vyvolává ochranná známka nevykazující rozlišovací způsobilost.

27     Zaprvé je třeba připomenout, že základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 23. května 1978, Hoffmann‑La Roche, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7, a ze dne 18. června 2002, Philips, C‑299/99, Recueil, s. I‑5475, bod 30). Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 má tak zabránit zápisu ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost, jež je jako jediná činí schopnými plnit tuto základní funkci (viz rozsudek ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C‑329/02 P, Recueil, s. I‑8317, bod 23).

28     Zadruhé pro určení, zda označení vykazuje vlastnost, která jej činí způsobilým k zápisu jakožto ochranné známky, je třeba se na něj dívat pohledem relevantní veřejnosti.

29     Zatřetí, pokud jde o kombinovanou ochrannou známku, jako je tomu v případě ochranné známky, která je předmětem projednávaného sporu, případná rozlišovací způsobilost může být částečně zkoumána pro každý její pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě vycházet z celkového vnímání této ochranné známky relevantní veřejností, a nikoliv z domněnky, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost (viz výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 35). Samotná okolnost, že každý z těchto prvků vzatý samostatně postrádá rozlišovací způsobilost, totiž nevylučuje, že spojení, které tvoří, může takovou způsobilost vykazovat (viz obdobně rozsudky ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Recueil, s. I‑1619, body 99 a 100; Campina Melkunie, C‑265/00, Recueil, s. I‑1699, body 40 a 41, jakož i výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 28).

30     Ve věci, která vedla k vydání výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM, týkající se zápisu sousloví „SAT.2“ jakožto ochranné známky Společenství, Soudní dvůr zrušil rozsudek Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2) (T‑323/00, Recueil, s. II‑2839) z důvodu, že Soud se za účelem odůvodnění zamítnutí zápisu tohoto sousloví opřel o domněnku, že prvky, které samostatně postrádají rozlišovací způsobilost, nemohou, jsou-li kombinovány, vykazovat takovouto způsobilost. Soud tudíž zkoumal celkový dojem, vyvolaný uvedeným souslovím pouze podpůrným způsobem, a upřel jakoukoli relevanci aspektům, jako je existence fantazijního prvku, které musejí být při takovémto rozboru zohledněny.

31     V bodě 27 napadeného rozsudku Soud právem rozhodl, že za účelem posouzení rozlišovací způsobilosti kombinované ochranné známky není skutečnost, že je tato ochranná známka posuzována jako celek, neslučitelná s následným přezkumem jednotlivých prvků, z nichž se ochranná známka skládá.

32     Soud zajisté poté, co usoudil, že jednotlivé prvky přihlašované ochranné známky postrádají rozlišovací způsobilost, shledal v bodě 42 napadeného rozsudku, že je třeba tuto ochrannou známku pokládat za postrádající takovou způsobilost.

33     Toto zjištění však v projednávaném případě na rozdíl od situace ve výše uvedeném rozsudku SAT.1 v. OHIM (SAT.2) neovlivnilo rozbor Soudu ohledně tohoto bodu, neboť se Soud neomezil na podpůrné zkoumání dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou jako celkem, nýbrž věnoval, co se týče kombinované ochranné známky, část svých úvah hodnocení rozlišovací způsobilosti označení jako celku.

34     Soud v bodě 42 napadeného rozsudku totiž konstatoval, že jakmile nic nenasvědčuje tomu, že existují konkrétní ukazatele, jako zejména způsob, jakým jsou jednotlivé prvky spojeny, naznačující, že kombinovaná ochranná známka posuzovaná jako celek představuje více nežli souhrn prvků, z nichž je složena, postrádá tato ochranná známka vzhledem k dotyčným výrobkům a službám rozlišovací způsobilost.

35     Soud mimoto odkázal v bodech 43 a 44 uvedeného rozsudku na svůj podrobný rozbor jednak typografických prvků popsaných v bodě 37 téhož rozsudku a jednak grafických prvků zmíněných v bodech 38 a 39 tohoto rozsudku. Soud tímto zahrnul uvedený rozbor do svého přezkumu dojmu vyvolaného přihlašovanou ochrannou známkou jako celkem pro určení toho, zda tato ochranná známka vykazuje vlastnost, která ji činí způsobilou k zápisu jakožto ochranné známky.

36     Konečně Soud určil, že struktura přihlašované ochranné známky neumožňuje vyloučit závěr, že přihlašovaná ochranná známka posuzovaná jako celek postrádá rozlišovací způsobilost.

37     Toto odůvodnění není stiženo nesprávným právním posouzením, neboť Soud ověřil, zda uvedená ochranná známka posuzovaná jako celek vykazuje rozlišovací způsobilost, či nikoliv.

38     Z toho vyplývá, že první část prvního důvodu opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

 K druhé části týkající se důkazu, že přihlašovaná ochranná známka byla skutečně užívána veřejností a konkurenty

39     Navrhovatelka v rámci této části uplatňuje, že Soud při vyvození závěru, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, nepřihlédl ke skutečnosti, že nemohlo být prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka byla skutečně užívána veřejností nebo konkurenty, že nebyla obsažena ve slovnících a že přihlašovaná ochranná známka byla použita pouze v publikacích týkajících se „biometric identification“ pocházejících od navrhovatelky, přestože vyhledávání výrazů „biometrical identification“ na internetu zobrazilo 19 075 odpovědí.

40     OHIM uplatňuje, že konkrétní posouzení vlivu ochranné známky na spotřebitele, jasně definované vzhledem k výrobkům a službám, pro něž je zápis označení požadován, představuje skutkové zjištění, které nemusí být dále Soudním dvorem zkoumáno, ledaže by bylo Soudu vytýkáno, že zkreslil skutkové okolnosti. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka neuvedla žádnou skutečnost, která by zvrátila skutková zjištění Soudu ohledně tohoto bodu, je tato část důvodu opravného prostředku nepřípustná.

41     K otázce týkající se důkazu, že přihlašovaná ochranná známka byla běžně užívána veřejností nebo konkurenty jako popis, stačí zaprvé poznamenat, že předpoklad, podle nějž je prokázáno, že přihlašovaná ochranná známka je běžně užívána veřejností nebo konkurenty, je relevantním faktorem v rámci čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, ale nikoliv v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Sb. rozh. s. I‑10031, body 40 a 46).

42     Zadruhé konkrétní posouzení vlivu ochranné známky na spotřebitele, jasně definované vzhledem k výrobkům a službám, pro něž je zápis označení požadován, představuje skutkové zjištění. Navrhovatelka se tedy ve skutečnosti domáhá, aby Soudní dvůr nahradil svým vlastním posouzením skutkových okolností posouzení, které provedl Soud.

43     Jak přitom vyplývá z článků 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora, je opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561, bod 22; ze dne 2. října 2003, Thyssen Stahl v. Komise, C‑194/99 P, Recueil, s. I‑10821, bod 20, a ze dne 7. října 2004, Mag Instrument v. OHIM, C‑136/02 P, Sb. rozh. s. I‑9165, bod 39).

44     Za těchto podmínek je tedy třeba částečně zamítnout druhou část prvního důvodu opravného prostředku jako neopodstatněnou a ve zbývající části ji odmítnout jako nepřípustnou.

 Ke třetí části týkající se zohlednění jiných ochranných známek zapsaných jako ochranné známky Společenství

45     V rámci této části prvního důvodu opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud měl shledat, že ostatní ochranné známky zapsané OHIM jako ochranné známky Společenství, včetně nejen jiných ochranných známek složených z předpony „Bio“ a dalšího popisného výrazu, ale i slovní ochranné známky „Bioid“, představují ukazatele rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jejíž zápis byl požadován.

46     OHIM uplatňuje, že, poněvadž rozhodnutí odvolacích senátů nejsou přijímána v rámci diskreční pravomoci, nýbrž v rámci přesně stanovené pravomoci, dřívější rozhodnutí nemohou sloužit jako srovnávací kritéria. Seznam slovních ochranných známek obsahujících prvek „Bio“, jejichž zápis OHIM zamítl, je stejně rozsáhlý jako seznam zapsaných ochranných známek zahrnujících tento prvek. Srovnatelné zápisy by měly být posuzovány případ od případu, zejména s přihlédnutím k výrobkům a službám, pro něž je zápis označení požadován. OHIM mimoto zdůrazňuje, že slovní ochranná známka „Bioid“ nemůže být srovnávána s obrazovou ochrannou známkou „BioID“. Obrazové oddělení jednak výrazu „Bio“ a jednak výrazu „ID“, rovněž graficky znázorněné, jasně prokazuje, že se jedná o dva prvky jedné ochranné známky. V případě slovní ochranné známky „Bioid“ tyto dělící prvky zcela chybějí.

47     V tomto ohledu je třeba nejdříve podotknout, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoliv v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (viz rozsudek Soudu ze dne 22. června 2005, Metso Paper Automation v. OHIM (PAPERLAB), T‑19/04, Sb. rozh. s. II‑2383, bod 39).

48      Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být krom toho posuzována jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které byl zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností.

49     Z toho vyplývá, že totožnost nebo podobnost přihlašované ochranné známky vzhledem k jiné ochranné známce Společenství není nijak relevantní, jestliže se navrhovatelka nedovolává skutkových a právních okolností, které byly předloženy na podporu přihlášky této jiné ochranné známky za účelem prokázání rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky, jak je tomu v projednávaném případě.

50     V rozporu s tím, co tvrdí navrhovatelka, Soud v každém případě nijak neodmítl přezkum důkazů vycházejících z rozhodovací praxe OHIM.

51     Soud tak v bodě 47 napadeného rozsudku rozhodl, že skutkové a právní důvody obsažené v dřívějším rozhodnutí mohou představovat argumenty na podporu důvodu opravného prostředku vycházejícího z porušení ustanovení nařízení č. 40/94. V témže bodě uvedeného rozsudku však výslovně konstatoval, že co se týče přihlašované ochranné známky, navrhovatelka se nedovolávala důvodů obsažených v dřívějších rozhodnutích odvolacích senátů připouštějících způsobilost k zápisu jiných ochranných známek obsahujících prvek „Bio“, které by mohly zpochybnit dané posouzení ve sporném rozhodnutí ohledně její rozlišovací způsobilosti.

52     Soud krom toho poté, co při jednání poznamenal, že se navrhovatelka mimoto dovolávala zápisu OHIM slovní ochranné známky „Bioid“ pro kategorie výrobků a služeb nazvané „tiskařské výrobky“, „telekomunikace“ a „počítačové programy“, došel k závěru, že na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelka, přihlašovaná ochranná známka a slovní ochranná známka „Bioid“ nejsou vzájemně zaměnitelné a skutečnost, že v uvedené slovní ochranné známce jsou písmena „id“ napsaná malými písmeny ji může odlišit od akronyma „BioID“, co se týče jejího významového obsahu.

53     Jak bylo konečně připomenuto v bodě 43 tohoto rozsudku, z článků 225 ES a čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora vyplývá, že opravný prostředek je omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci opravného prostředku.

54     Navrhovatelka se vlastně omezuje na popření posouzení skutkových okolností ze strany Soudu, aniž by uvedla jakoukoliv vadu spočívající ve zkreslení skutečností nebo se takové vady dovolávala, když zpochybňuje posouzení podobnosti nebo totožnosti zapsaných ochranných známek učiněné Soudem, a tedy relevanci dřívějších rozhodnutí OHIM.

55     Je tedy třeba částečně zamítnout třetí část prvního důvodu opravného prostředku jako neopodstatněnou a ve zbývající části ji odmítnout jako nepřípustnou.

 Ke čtvrté části týkající se kritéria pro zamítnutí zápisu

56     Navrhovatelka v rámci poslední části prvního důvodu opravného prostředku, kterou vznesla poprvé až při jednání, uplatňuje, že Soud se dopustil chybného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, když konstatoval, že ochranné známky, na něž se vztahuje toto ustanovení, jsou zejména takové ochranné známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti běžně užívány v oblasti obchodu v rámci prezentace dotyčných výrobků nebo služeb nebo ohledně kterých existují alespoň konkrétní ukazatele umožňující usoudit, že mohou být takovýmto způsobem použity.

57     OHIM tvrdí, že Soud se nedopustil nesprávného posouzení, když usoudil, že přihlašovaná ochranná známka může být běžně užívána. OHIM má za to, že uvedená ochranná známka není ze strany omezené veřejnosti, jíž se v projednávaném případě přihláška týká, snadno vnímána jako ochranná známka označující původ. OHIM krom toho na jednání vznesl implicitně otázku přípustnosti této části prvního důvodu opravného prostředku, která nebyla uplatněna v rámci opravného prostředku.

58     Ohledně tohoto bodu je třeba konstatovat, jak uvedl generální advokát v bodě 25 svého stanoviska, že tato výtka byla předložena na podporu prvního důvodu opravného prostředku, jehož se navrhovatelka před Soudním dvorem dovolává a podle kterého Soud vyložil nesprávně absolutní důvod pro zamítnutí zápisu ochranných známek postrádajících rozlišovací způsobilost upravený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Tato část důvodu opravného prostředku tedy nepředstavuje nový důvod ve smyslu čl. 42 odst. 2 jednacího řádu.

59     Co se týče opodstatněnosti této části prvního důvodu opravného prostředku, je namístě poznamenat, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum (viz výše uvedený rozsudek OHIM v. Erpo Möbelwerk, bod 39). Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí, odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí (viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C‑456/01 P a C‑457/01 P, Recueil, s. I‑5089, body 45 a 46, a výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 25).

60     Je namístě krom toho připomenout, že pojem obecného zájmu tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je zjevně neoddělitelně spojen se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz výše uvedený rozsudek SAT.1 v. OHIM, body 23 a 27).

61     Soud přitom pro určení, že se na přihlašovanou ochrannou známku vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, vycházel v bodech 23, 34, 41 a 43 napadeného rozsudku především ze skutečnosti, že tato ochranná známka může být běžně užívána v oblasti obchodu.

62     Je nicméně třeba konstatovat, jak rozhodl Soudní dvůr v bodě 36 výše uvedeného rozsudku SAT.1 v. OHIM, že toto kritérium, ačkoli je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není kritériem, podle kterého má být vykládán čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

63     V důsledku toho je třeba konstatovat, že část prvního důvodu opravného prostředku, podle níž Soud použil kritérium, které není relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, nýbrž je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení, je opodstatněná.

64     Je tedy třeba vyhovět prvnímu důvodu opravného prostředku vycházejícímu z chybného výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

65     Z výše uvedeného vyplývá, že aniž by bylo třeba zkoumat druhý důvod opravného prostředku, musí být napadený rozsudek zrušen, neboť se Soud dopustil nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

 Základ žaloby v prvním stupni

66     V souladu s čl. 61 prvním pododstavcem druhou větou statutu Soudního dvora může Soudní dvůr v případě zrušení rozhodnutí Soudu vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje. Je třeba podotknout, že v projednávaném případě tomu tak je.

67     V tomto ohledu, jak vyplývá z bodů 27 a 28 tohoto rozsudku, je k určení toho, zda zaručuje přihlašovaná ochranná známka spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožňuje tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ, třeba se na ni dívat pohledem relevantní veřejnosti.

68     S přihlédnutím k výrobkům a službám, kterých se týká přihláška k zápisu popsaná v bodě 5 tohoto rozsudku, se jeví, že relevantní veřejností je veřejnost s určitou zkušeností v oblasti předmětných výrobků a služeb, běžně informovaná, přiměřeně pozorná a obezřetná.

69     Přihlašovaná ochranná známka přitom obsahuje akronym „BioID“, jakož i obrazové prvky, a sice typografické vlastnosti, které tento akronym představuje, a dva grafické prvky umístěné za akronymem „BioID“, a sice bod (■) a znak(®).

70     Co se týče uvedeného akronyma, jak OHIM ve sporném rozhodnutí správně podotkl, relevantní veřejnost chápe výraz „BioID“ ve světle výrobků a služeb uvedených v přihlášce ochranné známky tak, že je složen ze zkratky přídavného jména „biometrical“ a podstatného jména („identification“), a že tedy ve svém celku znamená „biometrical identification“. Tento akronym nerozeznatelný od výrobků a služeb, jichž se přihláška k zápisu týká, nemá tedy povahu, která by mohla zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou z pohledu relevantní veřejnosti.

71     Krom toho, vzhledem k často se vyskytujícím typografickým vlastnostem, které akronym „BioID“ vykazuje a neexistenci jakéhokoliv zvláštního rozlišovacího prvku, písmena znázorněná písmem „Arial“, jakož i písmena odlišné tloušťky neumožňují, aby přihlašovaná ochranná známka zaručila relevantní veřejnosti totožnost původu výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu.

72     Krom toho, dva grafické prvky umístěné za akronymem „BioID“, tvořené z bodu (■) a znaku (®), nepředstavují žádnou vlastnost, která by mohla umožnit relevantní veřejnosti odlišit bez možnosti záměny výrobky nebo služby, kterých se týká přihláška k zápisu, od výrobků nebo služeb, které mají jiný původ. Z toho vyplývá, že uvedené grafické prvky nejsou schopné zajistit vzhledem k relevantním výrobkům a službám takovou základní funkci ochranné známky, která je popsána v bodě 25 tohoto rozsudku.

73     Jak mimoto uvedl generální advokát v bodě 105 svého stanoviska, jestliže zkoumáme celkový dojem vyvolaný přihlašovanou ochrannou známkou u relevantní veřejnosti, představuje akronym „BioID“, který postrádá rozlišovací způsobilost, dominantní prvek uvedené ochranné známky.

74     Navíc, jak podotkl OHIM v bodě 21 sporného rozhodnutí, obrazové a grafické prvky jsou tak povrchní, že nedodávají přihlašované ochranné známce jako celku žádnou rozlišovací způsobilost. Uvedené prvky nevykazují žádný aspekt, pokud jde zejména o zapojení fantazie nebo o způsob, jakým jsou tyto prvky spojeny, který by uvedené ochranné známce umožnil zajistit její základní funkci vzhledem k výrobkům a službám, kterých se týká přihláška k zápisu.

75     Z toho vyplývá, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Žaloba navrhovatelky směřující proti spornému rozhodnutí musí být za těchto podmínek zamítnuta.

 K nákladům řízení

76     Podle článku 122 jednacího řádu Soudního dvora, je-li kasační opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydává sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhoduje i o nákladech řízení. Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, který se na základě článku 118 tohoto řádu použije na řízení o kasačním opravném prostředku, bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM ve svém návrhu požadoval, aby navrhovatelce byla uložena náhrada nákladů řízení, a navrhovatelka byla ve sporu neúspěšná, je namístě jí uložit náhradu nákladů řízení v obou stupních.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

1)      Rozsudek Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 5. prosince 2002, BioID v. OHIM (BioID) (T‑91/01, Recueil, s. II‑5159) se zrušuje.

2)      Žaloba proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 20. února 2001 se zamítá.

3)      Navrhovatelce se ukládá náhrada nákladů řízení v obou stupních.

Podpisy.

---

* Jednací jazyk: němčina.