Věc C‑223/15

combit Software GmbH

proti

Commit Business Solutions Ltd,

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf)

„Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Evropské unie — Jednotná povaha — Určení nebezpečí záměny pouze pro jednu část území Unie — Rozsah územní působnosti zákazu podle článku 102 uvedeného nařízení“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. září 2016

1. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Starší ochranná známka tvořená ochrannou známkou Evropské unie – Nezapsání z relativního důvodu pro zamítnutí omezeného na jednu část území Unie

   [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

2. Ochranná známka Evropské unie – Účinky ochranné známky Evropské unie – Práva z ochranné známky – Právo zakázat užívání ochranné známky – Užívání totožného nebo podobného označení, jež se vztahuje na totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny omezené pouze na jednu část území Unie

   [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 1 písm. b); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95, čl. 5 odst. 1 písm. b)]

3. Ochranná známka Evropské unie – Spory týkající se porušení a platnosti ochranných známek Evropské unie – Sankce v případě porušení nebo hrozby porušení – Povinnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie – Přijetí příkazu, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení – Výjimka – „Zvláštní důvody“ umožňující nevydat takový příkaz – Pojem

   (Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 102 odst. 1)

4. Spory týkající se porušení a platnosti ochranných známek Evropské unie – Sankce v případě porušení nebo hrozby porušení – Povinnosti soudů pro ochranné známky Evropské unie – Přijetí příkazu, kterým se žalovanému zakazuje pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení – Nebezpečí záměny omezené pouze na jednu část území Unie

   [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 b)]

1.  Viz znění rozhodnutí.

   (viz bod 26)

2.  Soudní dvůr ve věci, která se týkala práva majitele ochranné známky Evropské unie podat námitku podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie proti zápisu podobné ochranné známky Evropské unie, u které existovalo nebezpečí záměny, již konstatoval, že takové námitce je třeba vyhovět, pakliže je existence nebezpečí záměny prokázána na části území Unie, přičemž tato část může být například územím určitého členského státu.

   Obdobné řešení je třeba použít ve věcech, které se týkají práva majitele ochranné známky Evropské unie, jež spočívá v zákazu užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny. Článek 9 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 chrání majitele ochranné známky Evropské unie proti veškerému užívání, které zasahuje nebo je schopno zasáhnout do funkce původu ochranné známky. Tento majitel má tudíž právo zakázat takové užívání, i pokud zasahuje do uvedené funkce jen na části území Unie.

   (viz body 26, 27)

3.  Viz znění rozhodnutí.

   (viz bod 29)

4.  S cílem zajistit jednotnou ochranu, které požívá ochranná známka Evropské unie na veškerém unijním území, se zákaz pokračovat v jednání, které představuje porušení nebo hrozbu porušení ochranné známky Evropské unie, musí v zásadě vztahovat na celé toto území

   Nicméně pokud v takovém případě soud pro ochranné známky Evropské unie konstatuje, že užívání obdobného dotčeného označení pro výrobky totožné s těmi, pro něž je dotčená ochranná známka Evropské unie zapsána, nevyvolává zejména z jazykových důvodů žádné nebezpečí záměny v určité části Unie, a není tudíž schopno zasáhnout do funkce původu této ochranné známky, musí tento soud omezit územní působnost uvedeného zákazu.

   Pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodl na základě důkazů, které musí být v zásadě předloženy odpůrcem, o tom, že v určité části Unie neexistuje nebezpečí záměny, nemůže být totiž v takové části Unie zakázáno oprávněné uvádění na trh z důvodu užívání dotčeného označení. Takový zákaz by totiž zacházel nad rámec výlučného práva poskytovaného ochrannou známkou Evropské unie, neboť toto právo majiteli pouze umožňuje, aby mohl chránit své specifické zájmy jako takové, to znamená zajistit, aby tato známka mohla plnit své vlastní funkce.

   Závěr o neexistenci nebezpečí záměny v určité části Unie musí podle ustálené judikatury Soudního dvora vycházet z posouzení veškerých relevantních faktorů dotčeného případu. Posouzení musí zahrnovat vizuální, fonetické nebo pojmové srovnání kolidujících označení, s přihlédnutím zvláště k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům.

   Kromě toho je třeba, aby byla část území Unie, ve vztahu k níž dotčený soud pro ochranné známky Evropské unie konstatoval neexistenci zásahu nebo nebezpečí zásahu do funkcí ochranné známky, vymezena tímto soudem přesně, tak aby z příkazu vydaného podle článku 102 nařízení č. 207/2008 o ochranné známce Evropské unie jednoznačně vyplývalo, na kterou část území Unie se zákaz užívání dotčeného označení nevztahuje. Pokud hodlá tento soud vyloučit ze zákazu užívání určité jazykové oblasti Unie, jako jsou oblasti označené výrazem „anglicky mluvící“, musí úplným způsobem vymezit, na jaké oblasti se tento pojem vztahuje.

   Výklad, podle kterého se zákaz užívání označení, které vytváří nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie, vztahuje na celé území Unie s výjimkou té části tohoto území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence takového nebezpečí, není zásahem do jednotné povahy ochranné známky, která je stanovena v čl. 1 odst. 2 nařízení č. 207/2009, neboť zachovává právo majitele této ochranné známky zakázat veškeré užívání, které zasahuje do vlastních funkcí této ochranné známky.

   Ustanovení čl. 1 odst. 2, čl. 9 odst. 1 písm. b) a čl. 102 odst. 1 nařízení č. 207/2009 tak musí být vykládána v tom smyslu, že pokud soud pro ochranné známky Evropské unie rozhodne o tom, že užíváním označení vzniká nebezpečí záměny s ochrannou známkou Evropské unie na jedné části území Unie, přičemž toto nebezpečí na jiné části jejího území nevzniká, musí tento soud konstatovat, že došlo k porušení výlučného práva přiznaného touto ochrannou známkou, a vyslovit příkaz, kterým se uvedené užívání zakazuje na celém území Unie s výjimkou té části jejího území, ve vztahu k níž byla konstatována neexistence nebezpečí záměny.

   (viz body 30–36)