Věc C-533/06

O2 Holdings Limited a O2 (UK) Limited

v.

Hutchison 3G UK Limited

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Ochranné známky — Směrnice 89/104/EHS — Článek 5 odst. 1 — Výlučné právo majitele ochranné známky — Užívání označení totožného nebo podobného ochranné známce ve srovnávací reklamě — Omezení účinků ochranné známky — Srovnávací reklama — Směrnice 84/450/EHS a 97/55/ES — Článek 3a odst. 1 — Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy — Použití ochranné známky soutěžitele nebo označení podobného této ochranné známce“

Stanovisko generálního advokáta P. Mengozziho přednesené dne 31. ledna 2008   I - 4235

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. června 2008   I - 4254

Shrnutí rozsudku

1. Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Právo majitele ochranné známky bránit užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby

   (Směrnice Rady 89/104, čl. 5 odst. 1 a 2)

2. Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Právo majitele ochranné známky bránit užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby

   (Směrnice Rady 89/104, čl. 5 odst. 1 a 2, a 84/450, čl. 3a odst. 1)

3. Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Zápis nové ochranné známky – Existence totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Právo majitele ochranné známky bránit užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny

   [Směrnice Rady 89/104, čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b)]

4. Sbližování právních předpisů – Ochranné známky – Směrnice 89/104 – Právo majitele ochranné známky bránit užívání totožného nebo podobného označení třetí osobou pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby

   [Směrnice Rady 89/104, čl. 5 odst. 1 písm. b), a 84/450, článek 3a]

1.  Použití označení totožného nebo podobného ochranné známce soutěžitele inzerentem ve srovnávací reklamě pro účely označení zboží nebo služeb nabízených tímto soutěžitelem je třeba považovat za užití pro vlastní zboží nebo služby inzerenta ve smyslu čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 89/104 o ochranných známkách.

   Jednak je totiž čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 89/104 třeba vykládat tak, že upravuje užití označení totožného nebo podobného ochranné známce pro zboží uváděné do oběhu nebo služby poskytované třetí osobou.

   Krom toho reklama, kterou inzerent srovnává zboží nebo služby, které uvádí na trh, se zbožím nebo službami soutěžitele, je určena zjevně na podporu zboží a služeb tohoto inzerenta. Takovou reklamou se inzerent snaží odlišit své zboží a služby tak, že porovná jejich vlastnosti s vlastnostmi zboží a služeb soutěžitelů. Toto posouzení je potvrzeno patnáctým bodem odůvodnění směrnice 97/55, ve kterém zákonodárce Společenství zdůraznil, že cílem srovnávací reklamy je rozlišit zboží a služby inzerenta od zboží a služeb jeho soutěžitele.

   (viz body 34–36)

2.  Článek 5 odst. 1 a 2 první směrnice 89/104 o ochranných známkách a čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450 týkající se klamavé a srovnávací reklamy, ve znění směrnice 97/55, je nutno vykládat tak, že majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat ve srovnávací reklamě, která splňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené ve výše uvedeném čl. 3a odst. 1, užívání označení totožného nebo podobného jeho ochranné známce třetími osobami.

   Nicméně, jestliže jsou splněny podmínky vyžadované v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 pro zákaz použití označení totožného nebo podobného zapsané ochranné známce, je vyloučeno, aby srovnávací reklama, ve které je zmiňované označení použito, splňovala podmínku přípustnosti upravenou v čl. 3a odst. 1 písm. d) směrnice 84/450, ve znění směrnice 97/55.

   Jednak totiž představuje nebezpečí záměny v případě podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi zbožím nebo službami specifickou podmínku ochrany. Článek 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 se tak použije pouze tehdy, existuje-li z důvodu totožnosti nebo podobnosti jak ochranných známek, tak označených výrobků nebo služeb u veřejnosti nebezpečí záměny. Krom toho z čl. 3a odst. 1 písm. d) směrnice 84/450 vyplývá, že srovnávací reklama není přípustná, pokud existuje nebezpečí záměny mezi inzerentem reklamy a soutěžitelem nebo mezi ochrannými známkami, zbožím nebo službami inzerenta reklamy a soutěžitele. Ve světle třináctého až patnáctého bodu odůvodnění směrnice 97/55 je třeba stejným způsobem vykládat pojem „záměna“, jenž je použit jak v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, tak v čl. 3a odst. 1 písm. d) směrnice 84/450.

   (viz body 45–49, 51, výrok 1)

3.  Pojem „nebezpečí záměny“ je totožný v čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104 o ochranných známkách.

   Článek 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 se nicméně dotýká přihlášky k zápisu ochranné známky. V okamžiku zápisu ochranné známky má majitel této ochranné známky právo ji používat podle svého uvážení, takže pro účely posouzení, zda se na přihlášku k zápisu uplatní důvod pro zamítnutí zakotvený v tomto ustanovení, je třeba přezkoumat, zda existuje nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou osoby, která podává námitky, ve všech situacích, ve kterých by přihlašovaná ochranná známka, pokud by byla zapsána, mohla být používána.

   Naproti tomu v případě uvedeném v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 si třetí osoba používající označení totožné nebo podobné zapsané ochranné známce nenárokuje žádné právo duševního vlastnictví k tomuto označení, nýbrž užívá jej nepravidelně. Za těchto podmínek, pro účely posouzení, zda majitel zapsané ochranné známky má právo zabránit takovému zvláštnímu užívání, je třeba se omezit na okolnosti charakterizující uvedené užívání, aniž by bylo třeba zkoumat, zda jiné užívání téhož označení za jiných okolností může rovněž způsobit nebezpečí záměny.

   (viz body 65–67)

4.  Článek 5 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104 o ochranných známkách je nutno vykládat tak, že majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat, aby třetí osoby ve srovnávací reklamě užívaly označení podobné této ochranné známce pro zboží nebo služby totožné s těmi, pro něž byla zmiňovaná ochranná známka zapsána, nebo jim podobné, jestliže toto užívání nezpůsobí u veřejnosti nebezpečí záměny, a to bez ohledu na skutečnost, zda srovnávací reklama splňuje všechny podmínky přípustnosti uvedené v článku 3a směrnice 84/450 týkající se klamavé a srovnávací reklamy, ve znění směrnice 97/55.

   (viz bod 69, výrok 2)