1. 

Настоящото преюдициално запитване на Court of Appeal of England and Wales се отнася до степента, в която марки с добра репутация могат да бъдат защитени срещу „размиване“.

2. 

Общностното право относно марките ( 2 ) позволява на държавите членки да предвидят, че национална марка може да бъде обявена за недействителна, ако е подобна на по-ранна национална марка, дори ако двете марки са регистрирани за различни стоки или услуги, ако по-ранната марка се ползва с добра репутация в държавата членка и ако „използването на по-късната марка без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добрата репутация“] на по-ранната марка или би ги увредило“.

3. 

Съдът тълкува тази формулировка в смисъл, че се изисква определена степен на подобие между двете марки, което, без да води непременно до вероятност от объркване, може да доведе до това съответните потребители да „направят връзка“ между тези марки.

4. 

Въпросът в националното производство е дали притежателите на марката „Intel“, която има добра репутация по отношение на свързаните с компютри стоки и услуги, могат да изискат обявяване на недействителността на по-късната марка „Intelmark“, регистрирана за маркетингови услуги. В това отношение Court of Appeal иска да се изясни естеството на „връзката“, изисквана от съдебната практика, и понятията за i) несправедливо облагодетелстване и ii) увреждане на отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка.

5.

Значима функция на марката е да свърже стоките или услугите с определен източник, от който се доставят, било то първоначалния производител или търговския посредник. Това е в интерес както на доставчика, така и на потребителя. Доставчикът може да изгради защитена срещу завземане от конкурентите добра репутация за носещите марката стоки, като по този начин може да насърчи търговията с тях. Също така при извършване на покупка потребителят може да вземе решение, основано на качествата, които той възприема като свързани с марката. Тъй като тези решения могат да бъдат отрицателни, доставчиците имат стимул да поддържат и подобряват качеството на доставяните с марката стоки или услуги.

6.

В това отношение не трябва едновременно да съществуват марки, които са идентични или достатъчно подобни, за да бъдат объркани, освен ако стоките или услугите, за които те се използват, са достатъчно различни, за да изключат опасността от объркване. Затова марките са защитени с основно правило ( 3 ), което не допуска регистрацията или използването на знак, който е идентичен или подобен на регистрирана марка за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които е регистрирана марката. По-образно казано, около всяка марка съществува „зона на изключване“, в която не могат да влизат други марки. Обхватът на тази зона е различен в зависимост от обстоятелствата. Идентичната или много подобна марка следва да бъде поставена на по-голямо разстояние, що се отнася до обхванатите стоки и услуги. Обратно, марката, използвана за идентични или много подобни стоки, трябва да бъде поставена на по-голямо разстояние, що се отнася до подобието със защитната марка.

7.

По принцип такава защита се смята за достатъчна. Подобни или дори идентични марки могат да съществуват едновременно за различни стоки, без да предизвикват объркване в съзнанието на потребителите или да накърняват търговските интереси на търговците.

8.

Това обаче не важи при всички обстоятелства. Явен парадокс е, че най-известните марки са особено уязвими поради съществуването на подобни марки, дори по отношение на стоки от определени области, които въобще не са подобни и в които няма вероятност от настъпване на действително объркване. Освен това такива марки често изпълняват функции, които надхвърлят установяването на еднакъв произход на стоките или услугите. Те представят отчетлив облик на качество, изключителност, младост, забавления, лукс, приключения, блясък или други, сочени като желани характеристики на определен начин на живот, които не са непременно свързани с конкретни стоки, но сами по себе си носят силно маркетингово послание ( 4 ).

9.

Можем да си представим възможността за ерозия на отличителния характер на марката, когато регистрираната само за безалкохолни напитки марка „Coca-Cola“ (или подобна марка или подобен знак) се използва от други лица по отношение на множество несвързани стоки; или възможността от увреждане на добрата ѝ репутация, ако се използва за нискокачествено моторно масло или евтини разтворители за боя.

10.

В отговор на подобни опасения се появява понятието за защита на марките от размиване. Както генералният адвокат Jacobs отбелязва по делото Adidas I ( 5 ), това понятие е формулирано за първи път от Schechter през 1927 г. — въпреки че според Schechter от такава защита трябва да се ползват марките, „съставени от произволни, несъществуващи или измислени думи“, а не известните марки ( 6 ).

11.

Общопризнати са два вида размиване: заглушаването и опетняването ( 7 ). В общи линии първото отговаря на понятието за увреждане на отличителния характер на по-ранната марка по член 4, параграф 4, буква а) от Директивата и на първия посочен от мен пример с Coca-Cola, докато второто отговаря на понятието за увреждане на добрата репутация на марката и на втория посочен от мен пример.

12.

Член 4, параграф 4, буква а) добавя още една категория нарушения: извличането на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка, често определяно като паразитизъм ( 8 ).

13.

Така предоставената защита се отнася не толкова до установената връзка между дадена стока и нейния произход, колкото до използването на марката като информационно средство, съдържащо по-широко маркетингово послание.

14.

В рамките на Европейската общност правото относно марките се състои от две части. От една страна съществува системата на марките на Общността, валидна на територията на цялата Общност и уредена с Регламента относно марката на Общността ( 9 ). От друга страна съществуват отделни системи на националните марки, всяка от които е ограничена до съответната държава членка, но които до голяма степен са хармонизирани с Директивата за марките ( 10 ).

15.

Съгласно нейния преамбюл основната защита, предоставена от Директивата — чиято функция е по-конкретно да гарантира марката като обозначение за произход — е абсолютна при идентичност между марката и знака и обхванатите стоки или услуги, но се прилага и в случай на подобие между марката и знака и стоките или услугите, като в този случай вероятността от объркване представлява конкретно условие за такава защита ( 11 ).

16.

Затова член 4, параграф 1 предвижда:

„Марка не се регистрира, а ако е регистрирана, може да се обяви за недействителна:

17.

Държавите членки обаче могат да предоставят разширена защита на марките, ползващи се с добра репутация ( 12 ).

18.

Във връзка с това член 4, параграф 4, буква а) — разпоредбата, която е непосредствен предмет на разглеждане по настоящото дело — позволява всяка държава членка да предвиди, че

„марката няма да бъде регистрирана, а ако е регистрирана, ще бъде обявена за недействителна, когато и доколкото […] е идентична или сходна с [другаде в текста: „подобна на“] по-ранна национална марка […] и трябва да бъде или е била регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни [другаде в текста: „подобни“] с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, ако по-ранната марка се ползва с реноме [другаде в текста: „добра репутация“] в съответната държава членка и ако използването на по-късната марка без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добрата репутация“] на марка или би ги увредило“ ( 13 ).

19.

По подобен начин член 5, параграф 2 позволява на всяка държава членка да предостави на притежателя на марка правото да попречи на всяко трето лице да използва в търговската си дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или подобен на марката, за стоки или услуги, които не са подобни на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с добра репутация в държавата членка и „ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добрата репутация“] на марката или би ги увредило“.

20.

Директивата и Регламентът са изготвени паралелно и много от техните материалноправни разпоредби са сходни, така че тълкуването на единия акт често може да се отнесе и към другия. Това важи в настоящия случай за член 8, параграф 5 от Регламента, който позволява на притежателите на по-ранни национални марки или марки на Общността с добра репутация на територията, на която са регистрирани, да възразят срещу регистрацията на марка на Общността на същите основания като посочените в член 4, параграф 4, буква а) от Директивата ( 14 ).

21.

Директивата — включително диспозитивните разпоредби на член 4, параграф 4, буква а) и на член 5, параграф 2 — е транспонирана в Обединеното кралство с Trade Marks Act 1994 [Закон за марките от 1994 г.]. Препращащата юрисдикция изрично отбелязва, че законът има същото значение като Директивата, поради което не е необходимо неговите разпоредби да се упоменават отделно.

22.

Досега единственият случай, в който Съдът е трябвало да тълкува член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, е в Решение по дело Davidoff II по въпрос, който сам по себе си не е относим към настоящото дело ( 15 ). Той обаче е постановил няколко по-релевантни решения по съпоставимите разпоредби на член 5, параграф 2 ( 16 ).

23.

В Решение по дело General Motors ( 17 ) Съдът приема, че понятието „добра репутация“ в член 5, параграф 2 предполага „праг на известност“, който се достига, когато марката стане известна на „значителна част“ от съответните потребители на стоките или услугите, обхванати от нея, в „съществена част“ от съответната държава членка. Само когато по-ранната марка е достатъчно известна, при срещане на по-късната марка потребителите евентуално могат да направят връзка между двете марки дори ако са използвани за стоки или услуги, които са различни, и по-ранната марка може да бъде увредена. За да се определи дали посоченият праг е достигнат, следва да се вземат предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарният дял на марката, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране. Съдът също преценява, че колкото по-изявени са отличителният характер и добрата репутация на по-ранната марка, толкова по-лесно може да се приеме, че тя е била увредена.

24.

В Решение по дело Adidas I ( 18 ) Съдът по същество приема, че член 5, параграф 2 от Директивата не изисква вероятност от объркване от страна на потребителите, но предполага известна визуална, слухова или концептуална прилика между марката с добра репутация и използвания знак ( 19 ), предвид която съответните потребители „ги свързват“ или „правят връзка“ между тях, макар да не ги объркват. Съществуването на такава връзка — както и вероятността от объркване при други обстоятелства, когато това се налага — следва да се преценява цялостно, като се вземат предвид всички релевантни фактори по конкретния случай.

25.

В Решение по дело Adidas II ( 20 ) Съдът потвърждава своето решение, постановено по дело Adidas I, и по-нататък установява, че необходимостта от запазване на възможността за свободно ползване (а именно използването на определени знаци да не бъде неоснователно ограничавано за другите търговци — понятие, известно в немското право като Freihaltebedürfnis) няма отношение нито към преценката на степента на подобие между марката с добра репутация и използвания от третото лице знак, нито към връзката, която съответните потребители биха могли да направят между посочените марка и знак. Следователно тази необходимост не може да представлява релевантен елемент за проверка на това дали използването на знака извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация на марката или ги уврежда.

26.

Intel Corporation Inc. (наричано по-нататък „Intel“) притежава няколко марки на Общността, както и няколко марки в Обединеното кралство, които са отпреди 1997 г., състоят се от или включват думата „Intel“ и са регистрирани в класове 9, 16, 38 и 42 от Ницската класификация ( 21 )„най-вече за компютри и свързани с тях стоки и услуги“ според описанието на препращащата юрисдикция. Тя приема, че марката „Intel“ има „много добра репутация“, която през 1997 г. вече е налице. По-нататък се установява, че „Intel“ е „измислена дума без друго значение или смисъл освен идентифицирането на съответните стоки“, и че тя е „уникална“, доколкото не е била използвана от когото и да било за каквато и да било стока или услуга освен тези на Intel.

27.

CPM United Kingdom Ltd (наричано по-нататък „CPM“) притежава марката „Intelmark“, регистрирана в Обединеното кралство през 1997 г. в клас 35 от Ницската класификация за „услуги в сферата на маркетинга и телемаркетинга“ (според препращащата юрисдикция марката е създадена от първите срички на израза „integrated telephone marketing [комплексен телефонен маркетинг]“).

28.

Въз основа на националните разпоредби, транспониращи член 4, параграф 4, буква а) от Директивата, Intel иска марката на CPM да се обяви за недействителна. След като искането е отхвърлено в първоинстанционното производство и от High Court, то се разглежда от Court of Appeal, който иска да получи от Съда отговор на следните въпроси:

29.

Писмени становища представят Intel, CPM, италианското правителство, правителството на Обединеното кралство и Комисията, от които всички с изключение на италианското правителство се изказват и в съдебното заседание. Накратко, Intel и италианското правителство предпочитат по-широко тълкуване на обхвата на защитата, предоставена от член 4, параграф 4, буква а), а CPM настоява за по-ограничително тълкуване (каквато очевидно е и позицията на препращащата юрисдикция), докато Обединеното кралство и Комисията възприемат по-нюансиран подход.

30.

Теорията на размиването отдавна е повод за разногласия сред представителите на правната доктрина (и за недоволство поради усещането за неяснота сред други, включително съдилищата) ( 22 ). Понастоящем американското и европейското законодателство понякога са обект на критика, тъй като не са съобразени с първоначалното схващане на Schechter, че трябва да бъдат защитавани марките с изявен отличителен характер, а не просто много известните марки ( 23 ). За сметка на това съдилищата понякога са обект на критика, тъй като не приемат пълния обхват, в който известните марки трябва да се защитят ( 24 ).

31.

От друга страна, задачата на Съда не е да дефинира доктрината за размиването, формулирана от Schechter или другиго, а да тълкува формулировката на определена общностна директива. Само тя съдържа правни норми, макар да може да бъде разяснявана в светлината на доктрината за размиването.

32.

Дори когато тълкува самата формулировка, Съдът обаче не може да пренебрегне противодействащите си сили. Притежателите на известни марки имат особен интерес да се създаде колкото е възможно по-широка зона на изключване около марките им, а другите участници на пазара имат интерес да поддържат минимална зоната на изключване. Съществува и обществен интерес не само да се защитават такива парадоксално уязвими марки, но и да се попречи на господстващи търговци — които по начало притежават тези марки — да злоупотребяват със защитата във вреда на други, по-слаби оператори. Доколкото е възможно, всяко тълкуване трябва да се стреми да уравновеси справедливо тези интереси.

33.

Неколкократно бяха посочвани точки 36—39 от заключението на генералния адвокат Jacobs по дело Adidas I. Полезно е да се изложи пълният текст ( 25 ) на тези точки. В тях той твърди следното:

„Член 5, параграф 2 защитава притежателя на марка с добра репутация срещу използването на идентичен или подобен знак, „ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добрата репутация“] на марката или би ги увредило“. Следователно по принцип съществуват четири вида използване, които могат да попаднат в обхвата на тази разпоредба: използване, което извлича несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на марката, използване, което извлича несправедливо облагодетелстване от нейната добра репутация, използване, което уврежда отличителния характер на марката, и използване, което уврежда нейната добра репутация.

Понятието за увреждане на отличителния характер на дадена марка отразява т.нар. размиване. Това понятие е очертано за първи път от Schechter, който подкрепя идеята за защита на притежателя на марка срещу увреждане, което надхвърля увреждането, предизвикано от използването на идентична или подобна марка за идентични или подобни стоки или услуги и на което се дължи объркване относно произхода. Schechter описва увреждането, което има предвид, като „постепенно обезличаване или разсейване на идентичността и влиянието върху съзнанието на хората“ на определени марки. Съдилищата в Съединените щати, където притежатели на определени марки от сравнително дълго време насам се ползват от защита срещу размиването, са обогатили значително свързания с него понятиен апарат, описвайки го като намаляване, разводняване, омаломощаване, отслабване, подкопаване, заглушаване, ерозиране и скрито разяждане на марката. Същността на размиването в този класически смисъл се изразява в това, че заглушаването на отличителния характер на марката означава, че тя вече не може да породи непосредствено свързване със стоките, за които е регистрирана и използвана. В този смисъл — отново ще цитирам Schechter — „например ако се допусне съществуването на ресторанти „Rolls Royce“, на кафенета „Rolls Royce“, на панталони „Rolls Royce“ и на бонбони „Rolls Royce“, след 10 години марката „Rolls Royce“ вече няма да съществува“.

Обратно, понятието за увреждане на добрата репутация на марката, което често се определя като нейното принизяване или опетняване, описва положение, при което — както е посочено в широко известното решение на Benelux Court of Justice [Съд Бенелюкс] по дело Claeryn/Klarein — стоките, за които е използван знакът, с който се извършва нарушението, привличат сетивата на потребителите по такъв начин, че засягат притегателната сила на марката. Делото се отнася до произнасяните по еднакъв начин марки „Claeryn“ за холандски джин и „Klarein“ за течен препарат за почистване. Тъй като е установено, че поради подобието между двете марки е възможно, когато пият джин „Claeryn“, потребителите да се сещат за препарат за почистване, се счита, че марката „Klarein“ нарушава марката „Claeryn“.

Концепцията за извличане на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката трябва да се разбира като обхващащо „случаите на явно използване и паразитиране по дирите на известна марка или като опит за печалба от нейната добра репутация“. Например Rolls Royce би имало право да забрани на производител на уиски да се възползва от добрата репутация на марката „Rolls Royce“, за да популяризира своята марка. Не е ясно дали съществува действителна разлика между извличането на облагодетелстване от отличителния характер на марката и от нейната добра репутация; тъй като никой от аспектите по настоящото дело не насочва към подобно разграничение, ще наричам и двете паразитизъм.“

34.

Препращащата юрисдикция установява, че откъсът представлява „задълбочен поглед към обхвата на защита“, но Съдът не е сметнал за необходимо да се произнесе дали това схващане е правилно.

35.

Аз обаче не разчитам откъса като изложение на схващане относно степента на защита, предоставена от общностното право на марки с добра репутация. По-скоро считам, че в него генералният адвокат Jacobs представя историческия и идейния контекст, в който е приета тази защита, за да подпомогне разбирането, както се опитах да направя и аз в точки 5—13 по-горе.

36.

Трите въпроса на Court of Appeal до голяма степен се припокриват.

37.

Разгледани заедно, по същество са насочени към установяване кои фактори следва да се вземат предвид при преценката и какво е необходимо, за да се установи i) „връзка“ в съзнанието на съответните потребители, ii) несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или добрата репутация ( 26 ) на по-ранната марка (паразитизъм), iii) увреждане на отличителния характер (заглушаване) и iv) увреждане на добрата репутация (опетняване).

38.

Затова ще разгледам тези проблеми в посочения ред, като на подходящите места ще се позовавам на специфичните критерии, предложени в рамките на въпросите. Преди всичко обаче е необходимо да се разгледа отношението между „връзката“ и другите три проблема. Освен това от преписката по делото става ясно, че най-важните проблеми по главното производство, на които ще обърна особено внимание, са критериите за съществуването на „връзка“ и на увреждане на отличителния характер. Ще завърша с още няколко общи съображения, които засягат и четирите проблема.

39.

Съгласно съдебната практика ( 27 ): „Когато са налице нарушенията, посочени в член 5, параграф 2 от Директивата, те са последица от определена степен на сходство [другаде в текста: „подобие“] между марката и знака, поради която съответните потребители свързват знака с марката, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват“. Под „нарушение“ в този смисъл Съдът има предвид паразитизъм, заглушаване или опетняване.

40.

От структурата на член 4, параграф 4, буква а) и на член 5, параграф 2 от Директивата става ясно, че регистрацията или използването могат евентуално да бъдат предотвратени или преустановени, ако са изпълнени две групи условия. На първо място, съществуват следните на свой ред кумулативни предпоставки: трябва да са налице по-ранна марка и по-късна марка или знак, които да са идентични или подобни, по-ранната марка трябва да се ползва с добра репутация и използването на по-късната марка да е без основание ( 28 ). На второ място, следва да се осигури защита срещу две алтернативни последици: трябва да е налице поне възможност за несправедливо облагодетелстване или увреждане, свързано с отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка. Ако и двете групи условия са изпълнени, притежателят на търговската марка може да търси защитата на съответната разпоредба.

41.

Къде в тази структура попада връзката, упомената от Съда в Решение по дело Adidas I и и в Решение по дело Adidas II (и която произлиза от „обвързването“, за което става въпрос в Решение по дело General Motors)?

42.

Според мен тя логически попада в първата група условия. Прикрепена е към въпроса за подобието или идентичността. И ако извършените нарушения са следствие от определена степен на подобие, която води до това потребителите да направят връзка между марките, би било безполезно да се изследва дали е налице паразитизъм, заглушаване или опетняване, освен ако не се установи, че се прави такава връзка.

43.

Освен това съществуването на връзка в съзнанието на хората е необходимо, но не достатъчно условие за наличието на нарушение. Съществуват три възможни вида нарушения, всяко от които може при определени обстоятелства да възникне в отсъствието на останалите. Затова мисловната връзка между марките не може автоматично, без други доказателства, да доведе до заключението, че което и да било от тези нарушения е настъпило или би настъпило, ако оспорваната марка бъде регистрирана.

44.

Затова не приемам извода, съдържащ се в твърденията на Intel пред Съда, че след като е направена съответна връзка, вече не е необходимо да се извършва по-обстойно изследване, за да бъде предоставена предвидената в тази разпоредба защита.

45.

Въпреки това приемам, че много от факторите, които имат значение при преценката дали съществува връзка, ще бъдат от значение и във втората част от анализа, когато се преценява наличието или вероятността за паразитизъм, заглушаване или опетняване — и по-специално за заглушаване, което изглежда по-вероятно да следва непосредствено от мисловната връзка, отколкото останалите две неща. Все пак всеки критерий (независимо дали на първия или втория етап от преценката) трябва да бъде преценяван поотделно и когато въпросните фактори се използват за преценката на различен критерий, те вероятно трябва да бъдат взети предвид по различен начин.

46.

На първо място считам, че обстоятелствата, изложени в буква г) от първия въпрос на националната юрисдикция — фактът, че по-късната марка извиква в съзнанието на средния потребител по-ранната марка — сами по себе си са равносилни на установяването на връзка (или на обвързването или свързването) между двете марки, както е формулирано в практиката на Съда. Няма да правя разграничение между всички тези изрази, които предполагат мисловен процес, преминал прага на осъзнаване, нещо повече от неясно, мимолетно, неопределимо усещане или неосъзнато влияние.

47.

Ако с понятието „извиква в съзнанието“ националната юрисдикция има предвид нещо по-малко от действителното установяване на връзка (която трябва да бъде сравнително съществена, тъй като трябва да се прави от значителна част от съответните потребители ( 29 )), то явно трябва да бъдат изследвани и други фактори.

48.

От останалите обстоятелства, изброени във въпрос 1, ми се струва, че буква a) — „много добрата репутация“ на по-ранната марка за определени стоки или услуги — е отчасти (що се отнася до наличието на добра репутация) просто едно от изричните условия за прилагането на член 4, параграф 4, буква а) или на член 5, параграф 2.

49.

Обстоятелството по буква б) — използването на по-късната марка за различни стоки или услуги — също представлява условие за прилагането на тези разпоредби, въпреки че след Решение по дело Davidoff II то вече не изглежда релевантно. Тази особеност обаче е свързана с посочената във втория въпрос, която ще обсъдя по-долу ( 30 ).

50.

Възможно е потребителите по-лесно да направят връзка между двете марки, ако по-ранната марка има „много“ добра репутация и е „уникална по отношение на всякакви стоки и услуги“ (обстоятелства a) и в) от първия въпрос). Все пак тези факти изглеждат по-значими от гледна точка на преценката дали съществува паразитизъм, заглушаване или опетняване.

51.

Следователно изложените в първия въпрос факти a)—в) изобщо не са несъвместими с възможността в съзнанието на хората да се установи връзка между марките по смисъла на съдебната практика, въпреки че те сами по себе си не изглеждат достатъчни за тази цел. Установяването трябва да бъде направено в светлината на всички релевантни обстоятелства. Могат да се дадат известни насоки относно обстоятелствата, които могат да бъдат релевантни, но изчерпателен списък не може да бъде изготвен.

52.

Съдът е установил, че наличието на връзка следва да се преценява цялостно, „също както вероятността от объркване“ ( 31 ). Тази формулировка и здравият разум предполагат, че факторите, които са релевантни за установяването на вероятност от объркване, също са релевантни и при преценката дали е налице връзка, въпреки че „наличието на връзка“ в съзнанието на хората не е същият критерий като „вероятността от объркване […], която включва вероятност за свързване с по-ранната марка“. В това отношение може да се отбележи, че Съдът не говори за вероятност, а за наличие на връзка, което предполага преценка от различно естество — въпреки че когато по-късната марка все още е само на етап заявка за регистрация и не е била използвана, е възможно да не може да се установи наличието на такава връзка в настоящето.

53.

Съгласно съображение 10 от преамбюла на Директивата преценката на вероятността от объркване „зависи от множество елементи и особено от признанието на марката на пазара, от връзката, която може да се направи с използвания или регистрирания знак, от степента на сходство [другаде в текста: „подобие“] между марката и знака, и между обозначените [другаде в текста: „идентифицираните“] стоки или услуги“.

54.

От своя страна Съдът последователно приема, че цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалната, слухова или концептуална прилика между съответните марки, трябва да се основава върху създаденото от тях общо впечатление, като по-специално се държи сметка за техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките от средния потребител на съответните стоки или услуги играе решаваща роля в цялостната преценка за тази вероятност от объркване. Средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не изследва различните ѝ детайли ( 32 ). Освен това вероятността от объркване може да възникне в резултат от концептуалната прилика между марките и да нарасне, ако по-ранната марка има особено отличителен характер, било сама по себе си, било поради добрата ѝ репутация сред потребителите ( 33 ).

55.

Всички тези фактори могат да бъдат взети предвид при преценката дали в съзнанието на съответните потребители се прави връзка между двете марки.

56.

Може да бъде полезно да се вземат предвид и факторите, изложени в член 43, буква c) от United States Trademark Act [Закона за марките на Съединените щати] от 1946 г., изменен с Trademark Dilution Revision Act от 2006 г. Съгласно тази разпоредба при определянето дали дадена марка или търговско наименование може да предизвика размиване чрез заглушаване съдът може да взема предвид всички релевантни фактори, включително степента на подобие между марката или търговското наименование и известната марка, доколко е изявен присъщият или придобит отличителен характер на известната марка, степента, в която по същество марката е запазена за изключително ползване от нейния притежател, степента на признаване на известната марка и всяко действително свързване на марката или търговското наименование с известната марка.

57.

Тази разпоредба, естествено, няма действие в общностното право, но изброените фактори са в пълно съответствие с подхода на Съда при преценката на вероятността от объркване. Въпреки че тези фактори следва да се вземат предвид при самата преценка на вероятността от размиване, а не на наличието на връзка в съзнанието на хората (което не е изрично условие в американското законодателство), те изглеждат релевантни и за установяването дали съществува такава връзка.

58.

В рамките на своя втори въпрос Court of Appeal иска да бъде установено значението на естеството на включените стоки или услуги за установяването на връзка. Той предполага, че е от значение дали с оглед на естеството на стоките или услугите, за които по-късната марка се използва, средният потребител би счел, че съществува икономическа връзка между притежателите на двете марки.

59.

Съгласна съм, че ако предвид обстоятелствата средностатистическият потребител предполага такава връзка, това е повече от достатъчно, за да бъде установено наличието на връзка по смисъла на съдебната практика. Все пак отсъствието на такива обстоятелства не води непременно до обратното заключение. Директивата ясно упоменава стоките или услугите, които не са подобни, и никакво изискване за подобие не може да бъде наложено ( 34 ). Това почти би означавало да се заличи разграничението между съответните условия, при които се предоставят основната защита срещу вероятността от объркване и разширената защита съгласно член 4, параграф 4, буква а). Съдът също не е посочвал, че е налице зависимост на член 4, параграф 4, буква а) и на член 5, параграф 2 от това да се установи дали потребителите вярват, че съответните стоки или услуги произхождат от същото предприятие или от икономически свързани предприятия ( 35 ).

60.

Все пак е възможно естеството на стоките или услугите, обхванати от съответните марки, да бъде релевантно при установяването дали е налице връзка в съзнанието на хората. Ако две марки са подобни, но се използват за напълно различни групи стоки, фактът, че по-ранната марка има добра репутация за една група стоки — например уреди за дълбоководно сондиране — може да не доведе до установяването на мисловна връзка с по-късната марка, ако тя се използва за доста различна група стоки — например пестициди за селското стопанство — тъй като е възможно да има много слабо застъпване на съответните потребители на двете групи стоки. Ако и двете марки се използват за стоки или услуги, които са познати на широката общественост, или ако и двете се използват за подобни стоки, вероятността от застъпване и от установяване на връзка е съответно много по-голяма.

61.

Затова естеството на стоките или услугите може да бъде релевантно при установяването дали е налице връзка в съзнанието на съответните потребители, но не може да се счита, че липсата на подобие между съответните групи стоки предполага отсъствие на такава връзка, и това, че потребителите вярват в икономическата връзка между марките, не е необходим критерий.

62.

Понятието за „несправедливо облагодетелстване“ се съсредоточава повече върху ползите за по-късната марка, отколкото върху накърняването на по-ранната марка. Трябва да бъде установено известно усилване на по-късната марка поради връзката ѝ с по-ранната марка. Ако въпреки добрата ѝ репутация конотациите с по-ранната марка имат обезсърчаващ или дори само неутрален ефект върху резултатите от съществуването на по-късната марка, наличието на несправедливо облагодетелстване изглежда по-слабо вероятно. Например в случай на определен асортимент от скъпи ръчно произведени бижута, продавани с марката „Coca-Cola“ или подобна марка, не следва, че продажбите на бижутата непременно ще бъдат несправедливо (или въобще) облагодетелствани от марката на компанията Coca-Cola.

63.

В този смисъл фактите, изложени във връзка с първия въпрос, изглеждат прекалено неубедителни, за да установят сами по себе си наличието на паразитизъм.

64.

Разбира се, като предпоставка за такова установяване е необходимо по-ранната марка да има добра репутация и по-късната марка да извиква по-ранната марка в съзнанието на средния потребител. Не е необходимо (поне след Решение по дело Davidoff II) стоките или услугите, обхванати от двете марки, да отговарят на някакви специални критерии за подобие или за липса на подобие. Също така от самия факт, че по-ранната марка е уникална, не може да се заключи, че по-късната марка извлича несправедливо облагодетелстване от нея.

65.

Въпреки това изглежда ясно, че колкото по-силно изявени са добрата репутация и отличителният характер на по-ранната марка, както и подобието между стоките и услугите, обхванати от двете марки, толкова по-вероятно е по-късната марка да извлече облагодетелстване от всяка връзка между двете, направена в съзнанието на хората.

66.

Това обаче не е достатъчно. За да се счита, че по-късната марка извлича несправедливо облагодетелстване, връзката с по-ранната марка трябва да бъде от такова естество, че при използване на по-късната марка да засилва резултатите от съществуването ѝ. Затова като релевантен фактор следва да се вземе предвид отношението между престижните конотации на по-ранната марка и обстоятелствата, при които се използва по-късната марка. Облагодетелстването може да бъде дори по-голямо, ако по-ранната марка е уникална, но законодателството не дава основание да се счита, че защитата срещу паразитизъм може да се променя според степента на извлеченото облагодетелстване.

67.

Ако по-късната марка вече е регистрирана и използвана (както по главното производство) или ако е знак, чието използване се цели да бъде предотвратено съгласно член 5, параграф 2, е възможно да бъдат предоставени доказателства от проучвания сред потребители, които да покажат дали е налице усилване или укрепване на по-късната марка в резултат на съществуването на по-ранната марка. Ако съгласно член 4, параграф 4, буква а) става въпрос да се предотврати регистрацията на марка, която все още не е била използвана, такива доказателства могат по-трудно да бъдат намерени, а изводи относно вероятния ефект следва да се правят предвид всички обстоятелства по делото.

68.

За разлика от паразитизма, понятието за заглушаване се съсредоточава върху накърняването на по-ранната марка. Понятието за увреждане на отличителния характер на марката по необходимост предполага отслабване на нейния отличителен характер.

69.

Факторите, изброени в първия въпрос на националния съд, отново изглеждат недостатъчни сами по себе си да установят увреждането на отличителния характер на по-ранната марка, въпреки че те по никакъв начин не са несъвместими с такова установяване. Моите забележки, направени в точка 64 по-горе, важат и в този случай.

70.

Освен това ми се струва невъзможно да се допусне, че установяването на връзка в съзнанието на съответните потребители автоматично ще доведе до увреждане на отличителния характер на по-ранната марка. Ако например се продават хранителни добавки с марката „Kadok“ ( 36 ), твърде вероятно е да се окаже, че купувачите правят връзка в съзнанието си с известната марка „Kodak“, без непременно да е възможно да се установи или заключи, че отличителният характер на последната е накърнен по какъвто и да било начин. Връзката е предпоставка да се изследва съществуването на заглушаване и когато потребителите наистина установят връзка между двете марки, е напълно възможно първата крачка към заглушаването да е направена, но са необходими и други фактори и доказателства, за да се определи дали е причинено действително увреждане на отличителния характер ( 37 ).

71.

С третия си въпрос Court of Appeal иска да се установи дали, за да бъде налице увреждане на отличителния характер, по-ранната марка трябва да бъде уникална, дали първото използване, довело до конфликт, е достатъчно и дали се изисква влияние върху икономическото поведение на потребителя.

72.

Струва ми се, че уникалността не е от основно значение. Ще се спра накратко върху понятието „уникален“. Court of Appeal установява, че марката „Intel“ не се използва за който и да било вид стока от друго лице освен жалбоподателя. В своето становище Intel заявява, че марка, която е „истински уникална“, в този смисъл е действително твърде рядка и че марки, които са „по същество уникални“, следва също да се ползват от защита. Приемам, че става дума за по-свободна (но често срещана) употреба на думата „уникален“, по-близка до „много необикновен“ ( 38 ). Във всички случаи всяка марка с отличителен характер вероятно е (поне „по същество“) уникална в дадено отношение. „Истински“ уникалната марка е с особено отличителен характер. Колкото по-отличителна е дадена марка, толкова по-вероятно е нейният отличителен характер да бъде накърнен от съществуването на други подобни марки.

73.

Струва ми се, че въпросът дали първото използване, което е довело до конфликт, е достатъчно, за да се установи увреждане, е зададен погрешно. Първото използване, което е довело до конфликт, не може само по себе си да причини увреждане, но целта на член 4, параграф 4, буква а) и на член 5, параграф 2 е да се предотврати или да не се допуска повтарящото се използване, водещо до конфликт, което би предизвикало размиване, обезличаване, разсейване, намаляване, разводняване, омаломощаване, отслабване, подкопаване, заглушаване, ерозиране или скрито разяждане на по-ранната марка, и по-специално на нейния отличителен характер. Първото използване не може само по себе си да предизвика такъв резултат, но вероятността той да бъде предизвикан от повтарящо се използване — което в крайна сметка е правилото при марките — може да бъде изведена от обстоятелствата, свързани с използването.

74.

Що се отнася до това дали се изисква влияние върху икономическото поведение на потребителите, ми се струва, че увреждането на отличителния характер не включва непременно икономическо увреждане, поради което промяната в икономическото поведение не е от основно значение. Ако марката „Coca-Cola“ или подобна марка или знак се използва за редица несвързани стоки или услуги, нейният/неговият отличителен характер би бил намален, но хората могат да продължават да пият същите количества от напитката. Ясно е все пак, че всяко доказателство за действителната отрицателна промяна в поведението на потребителите би било в подкрепа на позицията на жалбоподателя.

75.

В рамките на третия си въпрос Court of Appeal предлага следните фактори да бъдат взети предвид при преценката дали е налице увреждане на отличителния характер на по-ранната марка:

76.

От изброените по-горе фактори вече разгледах икономическото поведение на потребителя ( 39 ), а въпросът за търговското предимство на лицето, използващо по-късната марка, се отнася по-скоро до паразитизма, отколкото до заглушаването. Въпросът дали е налице „само“ напомняне за по-ранната марка се отнася до установяването на връзка между марките в съзнанието на съответните потребители и по този начин логически предхожда въпроса за заглушаването. Силата на отличителния характер (присъщ или придобит) и добрата репутация на по-ранната марка все пак са фактори, които трябва, разбира се, да бъдат изследвани и които могат да покажат степента на заглушаване. Степента на подобие или липсата на подобие между стоките или услугите, обхванати от двете марки (независимо от „уникалността“ на по-ранната марка), също могат да бъдат показателни в това отношение, но не могат — с оглед на формулировката на член 4, параграф 4, буква а) и на Решение по дело Davidoff II — да бъдат решаващи в една или друга насока. Накрая, влиянието върху „притегателната сила“ на по-ранната марка според мен е просто поредно описание на самото понятие за заглушаване — увреждане на отличителния характер.

77.

Следва обаче да отбележа думата „истински“ или „истинско“, използвана в рамките на някои от тези фактори. Тя може да наведе на мисълта, че Court of Appeal е имал предвид определен праг (може би относително висок праг), под който съответният фактор може да бъде пренебрегнат. Не смятам, че това би бил правилният подход. Необходимостта от цялостна преценка, която да взема предвид всички релевантни факти, означава, че всеки фактор трябва да получи тежестта, която заслужава, но че решаващ ще бъде цялостният баланс.

78.

Накрая, Court of Appeal предполага, че „когато в законодателството се споменава „[увреждането на] отличителния характер или реномето [другаде в текста: „добрата репутация“] на по-ранната марка“, се има предвид отличителният характер или добрата репутация на по-ранната марка за стоките или услугите, за които тя е регистрирана“. По отношение на отличителния характер това именно е подходът, възприет от генералния адвокат Jacobs в неговите заключения по дело Marca Mode и по дело Adidas I ( 40 ) и последван от Първоинстанционния съд в редица решения ( 41 ). Що се отнася до добрата репутация обаче, не смятам, че може да бъде направено разграничение между опетняването като цяло и опетняването по отношение на специфични стоки — което ме води до последния проблем.

79.

Последният вид нарушение, описано в член 4, параграф 4, буква а), също се отнася до накърняване на по-ранната марка под формата на увреждане на нейната добра репутация. То изглежда отива по-далеч от заглушаването, тъй като марката не е просто отслабена, а наистина се принизява поради връзката, която хората правят с по-късната марка. Тъй като по главното производство не се твърди подобно увреждане и тъй като голяма част от това, което споменах по-горе по отношение на заглушаването, важи и в този случай, ще го разгледам съвсем схематично.

80.

На първо място, обстоятелствата, изложени във връзка с първия въпрос, са явно недостатъчни сами по себе си да установят опетняване, въпреки че след като са определени предпоставките, включително и връзката, обхватът на добрата репутация и на „уникалността“ на по-ранната марка ще бъде релевантен за преценката дали е налице такова накърняване. Все пак най-важният фактор трябва да бъде дали конотациите на по-късната марка наистина могат да накърнят добрата репутация на по-ранната марка.

81.

По-горе дадох два въображаеми примера с несвързани стоки, продавани с марката „Coca-Cola“ или подобна марка: от една страна, нискокачествено моторно масло или евтини препарати за отстраняване на боя; от друга страна, отбран асортимент от скъпи ръчно произведени бижута. Изглежда вероятно първото и невероятно второто да увредят добрата репутация на марката на компанията Coca-Cola. Във всеки случай на твърдяно опетняване е необходимо да се сравнят конотациите на всяка марка по отношение или на обхванатите стоки или услуги, или на по-широкото послание, което те предават, и да се прецени предизвиканото увреждане.

82.

Накрая ще подчертая трите аспекта, които се отнасят и до четирите проблема (мисловна връзка, паразитизъм, заглушаване и опетняване).

83.

На първо място, преценката трябва да бъде цялостна, като се вземат предвид всички релевантни факти. Релевантните факти в отделните случаи се различават по вид, а изчерпателен списък не може да бъде съставен. Вероятно един факт сам по себе си не може да бъде решаващ. Ще се наложи да се преценяват няколко критерия, всеки от които представлява показател по дадена скала. „Ниският резултат“ по някоя от скалите може да се компенсира с „висок резултат“ по друга от тях. Едва когато точките по всички релевантни скали бъдат взети предвид, може да се реши дали везната клони в една или друга посока.

84.

На второ място, с оглед на необходимостта от доказателства, на която CPM набляга, трябва да се има предвид, че съответните разпоредби засягат два вида положения: съществуващо използване на регистрирана марка или друг знак и бъдещо използване на марка, която все още не е регистрирана. Ако по-късната марка или знак вече се използва, вероятно е възможно за притежателя на по-ранната марка да се сдобие с актуални доказателства в подкрепа на своята позиция за наличие на връзка в съзнанието на хората и за твърдяното нарушение, по-специално от проучвания сред потребителите или маркетингови данни, въпреки че има вероятност да е невъзможно всеки елемент да бъде точно измерен. Ако по-късната марка е само на етап заявка за регистрация, няма вероятност лесно да бъдат намерени такива доказателства. Когато такъв тип доказателства могат да бъдат представени, те очевидно ще имат значителна тежест за преценката. Ако няма доказателства или те са ограничени, изводите трябва по необходимост да се правят въз основа на това, което може да се установи. Доказателства за добрата репутация и отличителния характер на по-ранната марка би трябвало винаги да са налице и тези характеристики не би трябвало никога да се установяват, като се правят изводи въз основа на други обстоятелства.

85.

На трето място, във връзка с това съм съгласна с подхода, възприет от Първоинстанционния съд в съдебната практика по член 8, параграф 5 от Регламента, според която за да предотврати регистрацията на подобна марка, притежателят на по-ранната марка „не е длъжен да докаже наличието на действително и настоящо нарушение на своята марка, а трябва да осигури доказателства, навеждащи prima facie на бъдеща опасност от неоснователно ползване [другаде в текста: „несправедливо облагодетелстване“] или от вреда, която не е само предполагаема“ ( 42 ).

86.

В светлината на всички гореизложени съображения предлагам Съдът да отговори на поставените въпроси по следния начин:

„За целите на член 4, параграф 4, буква а) от Директива 89/104/ЕИО: