Съединени дела T-318/06—T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, Lda

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративни марки на Общността „GENERAL OPTICA“ в различни цветове — По-ранно търговско наименование „Generalóptica“ — Относително основание за отказ — Местен обхват на по-ранен знак — Член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94“

Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 24 март 2009 г.   II ‐ 654

Резюме на решението

1. Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Регистрация в противоречие с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94

   (член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 на Съвета)

2. Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Регистрация в противоречие с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94

   (член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 на Съвета)

3. Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Регистрация в противоречие с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94

   (член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 на Съвета)

4. Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Относителни основания за недействителност — Регистрация в противоречие с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94

   (член 8, параграф 2, буква а) и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 на Съвета)

1.  По силата на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент наличието на знак, различен от марка, допуска постановяване на недействителност на марка на Общността, ако знакът отговаря едновременно на четири условия: той трябва да бъде използван в процеса на търговия; трябва да има обхват, по-голям от местния; правата по отношение на този знак да са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на Общността съгласно законодателството на държавата членка, където знакът е бил използван; и на последно място, този знак трябва да предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късна марка. Тези четири условия ограничават броя знаци, различни от марки, които могат да бъдат изтъкнати за оспорване на действителността на марка на Общността върху цялата територия на Общността съгласно член 1, параграф 2 от Регламент № 40/94.

   Първите две условия, свързани с използването и с обхвата на посочения знак, следват от самия текст на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 и следователно трябва да бъдат тълкувани в светлината на общностното право. Така Регламент № 40/94 установява уеднаквени стандарти относно използването на знаците и обхвата им, които са съгласувани с принципите, от които се ръководи въведената с този регламент система.

   Обратно на това, от израза „когато и доколкото, съгласно законодателството на държавата членка, което регламентира този знак“ следва, че посочените по-нататък в член 8, параграф 4, букви а) и б) от Регламент № 40/94 други две условия представляват установени в Регламента условия, които за разлика от предходните се преценяват с оглед на критериите, определени от правото, уреждащо посочения знак. Това препращане към правото, уреждащо посочения знак, е съвсем основателно, тъй като Регламент № 40/94 признава възможността срещу марка на Общността да се направи позоваване на знаци, които не са включени в системата на марката на Общността. Поради това само правото, уреждащо посочения знак, позволява да се установи дали този знак е по-ранен от марката на Общността и дали въз основа на него може да се обоснове забраната за използване на по-късно регистрирана марка.

   (вж. точки 32—34)

2.  Член 52, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността допускат постановяване на недействителност на марка на Общността въз основа на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия, който има по-голям от местния обхват.

   Що се отнася до тълкуването на условието относно обхвата на знака, според което този знак трябва да има по-голям обхват от местния, първо, следва да се подчертае, че ratio legis на тази разпоредба се състои в ограничаване на конфликтите между знаци, като се препятства възможността въз основа на по-ранен знак, който не е достатъчно важен или изразителен, да бъде оспорвана регистрацията или действителността на марка на Общността.

   Освен това следва да се уточни, че обхватът на знак, използван за идентифициране на дадена търговска дейност, трябва да бъде определен във връзка с функцията му за идентифициране. Това съображение изисква, на първо място, да се отчете географското измерение на обхвата на знака, т.е. територията, на която се използва, за идентифициране на търговската дейност на неговия притежател, както следва от буквалното тълкуване на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. На второ място, следва да се вземе предвид икономическото измерение на обхвата на знака, което се оценява с оглед на периода, през който този знак е осъществявал функцията си в процеса на търговия, и интензивността на използването му предвид кръга адресати, сред които въпросният знак е станал познат като отличителен елемент, а именно потребителите, конкурентите, дори доставчиците, или още с оглед на разпространението на знака, например чрез реклама или по Интернет.

   Релевантността на разглеждането на икономическото измерение може да бъде разбрана посредством телеологично тълкуване на условието, свързано с обхвата на посочения знак. Така това условие цели да ограничи възможностите за конфликт до тези, които могат да съществуват със знаци, които действително са важни. Следователно, за да се установи действителното и реално значение на посочения знак на въпросната територия, не следва да се прави ограничение до чисто формална преценка, а да бъде изследвано влиянието на знака във въпросната територия след използването му като отличителен елемент.

   Така обстоятелството, че знакът предоставя на своя притежател изключително право за цялата национална територия, не е достатъчно само по себе си, за да се установи, че той има по-голям обхват от местния по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94.

   Що се отнася до релевантната територия, за да се установи, че обхватът на посочения знак е по-голям от местния, следва да се отчете обстоятелството, че знаците, за които съществува риск да влязат в конфликт с марка на Общността, представляват изключителни права, произхождащи от приложими в различни територии правни норми. От това следва, че релевантната територия за разглеждане на обхвата на тези изключителни права е тази, на която се прилага всяка от посочените правни норми. Всъщност именно в цялата или в част от тази територия дадена норма признава изключителни права, които могат да влязат в конфликт с марка на Общността.

   От гледна точка на общностното право в релевантната територия въпросният знак има по-голям обхват от местния, тъй като неговото влияние не се ограничава само до малка част от посочената територия, какъвто е по принцип случаят с град или област. При все това не е възможно да се определи a priori по абстрактен начин коя част от дадена територия трябва да бъде взета предвид за установяване на това, че обхватът на даден знак надхвърля местното измерение. Следователно преценката на обхвата на знака трябва да бъде извършена in concreto съобразно характерните за всеки случай обстоятелства.

   В края на краищата, за да може противопоставянето на регистрацията на марка на Общността да бъде успешно или искането за обявяване на недействителност да бъде уважено, е необходимо да се докаже, че посредством използване посоченият знак е придобил значение, което от гледна точка на съответните трети лица не е ограничено само до малка част от релевантната територия.

   (вж. точки 36—42)

3.  Член 52, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността допускат постановяване на недействителност на марка на Общността въз основа на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия, който има по-голям обхват от местния.

   Регламент № 40/94 оставя на притежателя избора на доказателства за установяване на това, че посоченият от него знак има по-голям обхват от местния. Този обхват може да бъде установен чрез наличието на мрежа от клонове, осъществяващи икономическа дейност на цялата съответна територия, а също и по-просто — например чрез представяне на фактури, издадени извън региона по седалището му, на статии от вестници, които сочат степента на познаване на посочения знак от обществеността, или чрез установяване, че предприятието е споменато в пътеводителите.

   (вж. точка 43)

4.  Член 52, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността допускат постановяване на недействителност на марка на Общността въз основа на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия, който има обхват, по-голям от местния.

   Доказателството за използването на посочения знак е едно от изискуемите условия за ползване на предоставената с член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 закрила и следователно само притежателите на знаци, използвани в процеса на търговия, могат да претендират за подобна защита.

   Това представлява важна разлика по отношение на марките на Общността и на националните марки, посочени в член 8, параграф 2, буква a) от Регламент № 40/94, на които е направено позоваване в рамките на производство по възражение или на процедура за обявяване на недействителност. Съобразно член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94, правило 22 и правило 40, параграф 6 от Регламент № 2868/95 за прилагане на Регламент № 40/94 използването на тези марки трябва да бъде доказано само в случай, че това се изисква от заявителя или притежателя на марката на Общността. В този случай Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) е длъжна да прикани възразяващата страна или направилия искането за обявяване на недействителност да представи доказателство за използване в определен срок.

   (вж. точка 52)