1

Klaganden, ExpressVPN Ltd, ingav till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), den 3 juli 2015, en ansökan om skydd av den internationella registreringen nr 1265562, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).

2

Det sökta märket utgörs av nedanstående figurkännetecken:

3

De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Tillhandahållande av råd, information och rådgivningstjänster på IT-området; datasäkerhetstjänster; utveckling av mjukvara.”

4

Genom beslut av den 26 maj 2016 avslog granskaren ansökan om registrering på grundval av artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i förordning nr 2017/1001), med motiveringen att det sökta kännetecknet dels var beskrivande, dels saknade särskiljningsförmåga. Granskaren underkände även klagandens argument att det sökta kännetecknet hade förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordningen (nu artikel 7.3 i förordning 2017/1001).

5

Den 25 juli 2016 överklagade klaganden granskarens beslut till EUIPO.

6

Genom beslut av den 16 februari 2017 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s femte överklagandenämnd överklagandet. Först och främst fann den i huvudsak att det sökta kännetecknet var beskrivande därför att det för en engelskspråkig allmänhet, vars uppmärksamhetsnivå är högre än genomsnittet, beskrev de aktuella tjänsternas egenskaper. Vidare ansåg överklagandenämnden att kännetecknet även saknade särskiljningsförmåga. Slutligen fann överklagandenämnden att den bevisning som åberopats av klaganden inte räckte för att styrka påståendet att ordelementet ”expressvpn” hade blivit igenkännligt såsom ett varumärke tillhörande innehavaren av den internationella registreringen.

7

Klaganden har i sin ansökan yrkat att tribunalen ska

8

I sin invändning om rättegångshinder har EUIPO yrkat att tribunalen ska

9

Klaganden har i sitt yttrande över invändningen om rättegångshinder yrkat att tribunalen ska ogilla invändningen. Klaganden har preciserat att yrkandet endast gäller en ändring av det överklagade beslutet ”med följden att varumärket registreras av [EUIPO] i Europeiska unionens varumärkesregister, så att skydd garanteras vad gäller Europeiska unionen”. Dessutom har klaganden yrkat att EUIPO:s andrahandsyrkande om fortsatt handläggning av målet ska bifallas, och att EUIPO ska förpliktas att ersätta de rättegångskostnader som är härförliga till invändningen om rättegångshinder.

10

Enligt artikel 130.1 och 130.7 i tribunalens rättegångsregler får tribunalen, om svaranden ansöker om det, meddela beslut i fråga om rättegångshinder eller tribunalens behörighet utan att själva saken prövas.

11

Eftersom EUIPO i förevarande mål har yrkat att tribunalen ska meddela beslut i fråga om rättegångshinder och tribunalen anser sig ha tillräckliga upplysningar genom handlingarna i målet, beslutar tribunalen att meddela beslut i frågan utan vidare handläggning.

12

Till stöd för invändningen om rättegångshinder har EUIPO i huvudsak gjort gällande att ansökan ska avvisas, eftersom det enda yrkandet som framställts avser en ändring av det överklagade beslutet så att det sökta varumärket kan registreras. Tribunalen är dock inte behörig att pröva en ansökan om att den ska ändra en överklagandenämnds beslut, antingen genom att själv registrera varumärket eller genom att anmoda EUIPO att genomföra registreringen.

13

Klaganden har i sitt yttrande om invändningen om rättegångshinder preciserat att klaganden endast yrkar att det överklagade beslutet ska ändras ”med följden att varumärket registreras av [EUIPO] i Europeiska unionens varumärkesregister, så att skydd garanteras vad gäller Europeiska unionen”.

14

Det ska i detta sammanhang framhållas att det enda yrkandet inom ramen för överklagandet är ett yrkande om ändring i den mening som avses i artikel 65.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72.3 i förordning 2017/1001). Där föreskrivs att när det gäller överklaganden av beslut från överklagandenämnden ska tribunalen vara ”behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut”. Eftersom klaganden i sitt yttrande om invändningen om rättegångshinder påstod sig endast ha yrkat att det överklagade beslutet skulle ”ändras””med följden att varumärket registreras” är det inte möjligt för tribunalen att i det aktuella fallet tolka detta enda yrkande så att det både avser ett undanröjande och en ändring av nämnda beslut.

15

Tribunalen har dock redan slagit fast att eftersom en fullständig eller delvis ogiltigförklaring av ett beslut utgör ett villkor för att kunna bifalla ett yrkande om ändring i den mening som avses i artikel 65.3 i förordning nr 207/2009, är det omöjligt att bifalla en sådan begäran om det inte yrkats att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras (se, för ett liknande resonemang, dom av den 30 november 2006, Camper/harmoniseringskontoret – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, ej publicerad, EU:T:2006:370, punkt 99).

16

Då klaganden genom sitt överklagande har ansökt om ”att varumärket registreras av [EUIPO] i Europeiska unionens varumärkesregister” ska det, i vart fall, erinras om att tribunalens behörighet att ändra ett beslut syftar till att tribunalen ska fatta det beslut som överklagandenämnden borde ha fattat enligt bestämmelserna i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2007, Koipe/harmoniseringskontoret – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, punkterna 29 och 30, dom av den 11 februari 2009, Bayern Innovativ/harmoniseringskontoret – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, ej publicerad, EU:T:2009:34, punkterna 14–16, och dom av den 9 september 2011, Deutsche Bahn/harmoniseringskontoret – DSB (IC4), T‑274/09, ej publicerad, EU:T:2011:451, punkt 22).

17

Frågan huruvida det är möjligt att i sak pröva ett yrkande från klaganden som syftar till att tribunalen ska ändra ett beslut från en överklagandenämnd, måste därför bedömas med beaktande av överklagandenämndens behörighet enligt förordning nr 207/2009.

18

Det ska för det första framhållas att enligt artikel 64.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 71.1 i förordning 2017/1001), får överklagandenämnden, efter prövningen i sak av ett överklagande av ett beslut från någon av de enheter som avses i artikel 58.1 i samma förordning (nu artikel 66.1 i förordning 2017/1001), ”antingen vidta de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet för handläggning”. Härav följer att överklagandenämnden saknar behörighet att rikta ett föreläggande till den enhet som meddelat det beslut som överklagandenämnden prövat (beslut av den 30 juni 2009, Securvita/harmoniseringskontoret (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, punkt 16, och beslut av den 17 maj 2017, Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES), T‑164/16, ej publicerat, EU:T:2017:352, punkt 18).

19

För det andra ska det erinras om att en registrering av ett EU-varumärke följer av ett konstaterande av att villkoren i artikel 45 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 51 i förordning 2017/1001) är uppfyllda, varvid det ska preciseras att de enheter vid EUIPO som har behörighet för registrering av EU-varumärken inte, i detta hänseende, antar något formellt beslut som kan överklagas.

20

I artikel 45.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs nämligen att ”[o]m en ansökan uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och någon invändning inte har framställts inom den tid som anges i artikel 41.1, eller om en framställd invändning har avskrivits genom återkallelse eller avslag eller på något annat sätt, ska varumärket och de uppgifter som avses i artikel 87.2 föras in i registret” (artikel 41.1 i förordning nr 207/2009, nu artikel 46.1 i förordning 2017/1001, och artikel 87.2 i förordning nr 207/2009, nu artikel 111 i förordning 2017/1001).

21

Enligt artikel 131 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 160 i förordning 2017/1001), svarar granskarna för att på EUIPO:s vägnar fatta beslut om ansökningar om registrering av ett EU-varumärke, inbegripet de frågor som anges i artiklarna 36, 37 och 68 i nämnda förordning (nu artiklarna 41, 42 och 76 i förordning 2017/1001), utom när frågorna ligger inom en invändningsenhets befogenhet. Dessutom anges det i artikel 132.1 i förordningen (nu artikel 161.1 i förordning 2017/1001) att invändningsenheterna svarar för att fatta beslut om invändningar mot ansökningar om registrering av ett EU-varumärke.

22

Av de bestämmelser som nämnts ovan i punkterna 20 och 21 framgår att granskarens och invändningsenhetens behörigheter inte syftar till ett fastställande av att samtliga villkor för registrering av ett EU-varumärke, vilka anges i artikel 45 i förordning nr 207/2009, är uppfyllda.

23

Det betyder att när ett beslut från en granskare eller en invändningsenhet har överklagats i enlighet med artikel 58.1 i förordning nr 207/2009, kan en överklagandenämnd, med beaktande av dess behörighet enligt artikel 64.1 i samma förordning, endast bli tvungen att uttala sig om vissa av de villkor för registrering av EU-varumärken som nämns ovan i punkt 21, det vill säga antingen om registreringsansökans förenlighet med förordningens bestämmelser, eller om prövningen av en invändning som denna kan vara föremål för.

24

Det ska således konstateras att en överklagandenämnd inte är behörig att pröva ett yrkande om att den ska registrera ett EU-varumärke (se beslut av den 17 maj 2017, THE TRAVEL EPISODES, T‑164/16, ej publicerad, EU:T:2017:352, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

25

Under dessa omständigheter kan det inte heller ankomma på tribunalen att pröva ett yrkande om ändring som syftar till att tribunalen ska göra en ändring av ett beslut från en överklagandenämnd med denna innebörd (beslut av den 30 juni 2009, Natur-Aktien-Index, T‑285/08, EU:T:2009:230, punkt 23).

26

Det följer av det ovan anförda att överklagandet ska avvisas, utan att klagandens begäran om konfidentiell behandling behöver prövas.

27

Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

28

EUIPO har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet ska yrkandet bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

följande: