—

LTJ Diffusion SA, genom F. Fajgenbaum, avocat,

—

Sadas Vertbaudet SA, genom A. Bertrand, avocat,

—

Förenade kungarikets regering, genom G. Amodeo, i egenskap av ombud, biträdd av D. Alexander, barrister,

—

Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud,

1

Tribunal de grande instance de Paris har, genom beslut av den 23 juni 2000, som inkom till domstolens kansli den 26 juli samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt en fråga om tolkningen av artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178 (nedan kallat direktivet).

2

Frågan har uppkommit i en tvist mellan LTJ Diffusion SA (nedan kallat LTJ Diffusion) och Sadas Vertbaudet SA (nedan kallat Sadas), med anledning av ett påstående om att det sistnämnda företaget gjort intrång i ett varumärke som det förstnämnda företaget registrerat med avseende på klädesplagg.

3

I första skälet i direktivet anges att de nationella lagstiftningarna om varumärken innehåller olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. Enligt detta skäl är det därför nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra. I tredje skälet i direktivet klargörs att ”[d]et [inte] förefaller... nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken”.

4

I tionde skälet i direktivet anges följande:

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och [mellan] varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och [mellan] varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.”

5

Artikel 4.1 i direktivet, i vilken ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter räknas upp, lyder som följer:

”Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

6

I artikel 5.1 i direktivet, vilken avser de rättigheter som varumärket medför, föreskrivs följande:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

7

Varumärkesrätten i Frankrike regleras i bestämmelser i lag av den 4 januari 1991, kodifierad sedan år 1992, och, närmare bestämt, i Code de la propriété intellectuelle français (Livre VII) (lagsamling om immaterialrätt (JORF av den 3 juli 1992, s. 8801), nedan kallad lagsamlingen om immaterialrätt).

8

Följande är enligt artikel L. 713-2 i lagsamlingen om immaterialrätt förbjudet:

”[e] fter bildning, användning eller anbringande av ett varumärke, även med tilllägg av sådana ord som ’tillvägagångssätt, form, system, imitation, slag, metod’, samt användning av ett efterbildat varumärke, med avseende på varor eller tjänster som är identiska med dem som avses med registreringen”.

9

I artikel L. 713-3 i samma lagsamling föreskrivs som följer:

”Såvida inte innehavaren har lämnat sitt samtycke är, om det kan uppkomma en risk för förväxling hos allmänheten, följande hanteringar förbjudna:

10

LTJ Diffusion är verksamt inom formgivning, tillverkning och marknadsföring av kläder och skodon, bland annat nattkläder, underkläder, strumpor och tofflor för vuxna och barn.

11

Detta företag är innehavare av ett varumärke som ingavs till Institut national de la propriété industrielle (nationella institutet för industriell äganderätt, nedan kallat INPI) den 16 juni 1983, och därvid registrerades under nummer 17731 (nedan kallat LTJ Diffusions varumärke). Registreringen förnyades den 14 juni 1993. Den avser de produkter som ingår i klass 25 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), det vill säga textilvaror, konfektion och skräddarsytt, däri inräknat stövlar, skor och tofflor. Märket består av ett enda ord, och har ingivits i form av en handskriven namnteckning med sammanbundna bokstäver, samt med en punkt markerad under bokstaven A. Märket ser ut som följer:

12

Sadas är ett företag verksamt inom postorderförsäljning, och det utger en katalog benämnd Vertbaudet. Sadas marknadsför bland annat kläder och accessoirer för barn.

13

Sadas är innehavare av ett varumärke som ingavs till INPI den 29 september 1993 och därvid registrerades under nummer 93.487.413 (nedan kallat Sadas varumärke). Registreringen, som publicerades den 25 mars 1994, avser bland annat varor i klass 25 i Niceöverenskommelsen.

14

Detta varumärke har ingivits i form av räta, tryckta versaler, enligt följande:

15

Såsom framgår av handlingarna i akten används Sadas varumärke i följande form:

16

LTJ Diffusion har, eftersom det ansett att efterbildningen och användningen av Sadas varumärke för kläder och accessoirer avsedda för barn utgör ett intrång i dess varumärke, väckt talan mot Sadas vid Tribunal de grande instance de Paris. LTJ Diffusion har begärt att nämnda domstol skall besluta om användningsförbud, beslag och offentliggörande enligt praxis, samt om ogiltigförklaring av Sadas varumärke.

17

LTJ Diffusion har i huvudsak åberopat artiklarna L. 713-2 och L. 713-3 i lagsamlingen om immaterialrätt. LTJ Diffusion har gjort gällande att i synnerhet förbudet i artikel L. 713-2 i denna, i fransk rättspraxis och juridisk doktrin har tolkats så, att det omfattar de fall då en särskiljande beståndsdel av ett sammansatt varumärke efterbildas, det vill säga partiellt varumärkesintrång, liksom fall då antingen en sådan beståndsdel eller varumärket i dess helhet efterbildas tillsammans med beståndsdelar som inte anses påverka varumärkets identitet, ett förhållande som benämns betydelselöst tillägg.

18

LTJ Diffusion har även gjort gällande att om registreringen och användningen av Sadas varumärke inte skall anses utgöra varumärkesintrång genom efterbildning av dess varumärke i den mening som avses i artikel L. 713-2 i lagsamlingen om immaterialrätt, så utgör de under alla omständigheter ett varumärkesintrång genom imitation i den mening som avses i artikel L. 713-3 i denna. Det föreligger nämligen en risk för förväxling mellan de två varumärkena, eftersom ordet Arthur behåller sin särskiljningsförmåga i Sadas varumärke i dess helhet.

19

LTJ Diffusion har dessutom hävdat att dess varumärke är allmänt känt till följd av den omfattande användningen och de investeringar avseende reklam som gjorts för att främja det.

20

Sadas har å sin sida gjort gällande att de olika beståndsdelarna av ett särskiljande tecken inte skall bedömas isolerat för att avgöra om det föreligger ett varumärkesintrång i den mening som avses i artikel L. 713-2 i lagsamlingen om immaterialrätt. Enligt Sadas faller en efterbildning av en av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke, eller ett tillägg av andra beståndsdelar än dem som ett varumärke består av, inte inom tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktivet, eftersom denna endast avser användning av ett identiskt tecken, utan ändring.

21

Tribunal de grande instance de Paris har ansett att det är avgörande för utgången av tvisten vid den nationella domstolen hur begreppet efterbildning av varumärke, i den mening som avses i artikel L. 713-2 i lagsamlingen om immaterialrätt, tolkas, och i synnerhet huruvida detta begrepp, genom att begrepp som partiellt varumärkesintrång och betydelselöst tillägg åberopas, sträcker sig längre än till identisk efterbildning av ett tecken som har registrerats som varumärke.

22

Eftersom Tribunal de grande instance de Paris har ansett att tolkningen av begreppet efterbildning av varumärke, i den mening som avses i artikel L. 713-2 i lagsamlingen om immaterialrätt, bör stämma överens med tolkningen av begreppet ”tecken som är identiska med varumärket”, som förekommer i artikel 5.1 a i direktivet, har den beslutat att förklara målet vilande och att hänskjuta följande tolkningsfråga till domstolen:

”Avser förbudet i artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar endast efterbildning som utan strykning eller tillägg är identisk med det eller de tecken som utgör ett varumärke eller kan det även omfatta

23

Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i hur begreppet tecken som är identiska med varumärket, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet, skall tolkas.

24

Det är i målet vid den nationella domstolen ostridigt att Sadas varumärke verkligen har använts i näringsverksamhet med avseende på varor som är identiska med dem för vilka LTJ Diffusions varumärke har registrerats.

25

LTJ Diffusion har gjort gällande att artikel 5.1 a i direktivet skall tolkas så, att det faktisk går att skilja mellan den bestämmelsen och artikel 5.1 b i direktivet. Om berörda varor är identiska, såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen, skall partiellt varumärkesintrång och varumärkesintrång genom betydelselöst tillägg, vilka omfattas av artikel 5.1 a i direktivet, skiljas från varumärkesintrång genom ren imitation i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet.

26

Enligt LTJ Diffusion är det vanligt förekommande att de som begår varumärkesintrång, och som önskar snylta på ett varumärkes anseende, efterbildar detta varumärke tillsammans med ytterligare tillägg som inte påverkar dess identitet.

27

Detta företag har gjort gällande att man för att avgöra om ett tecken är identiskt med varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 ai direktivet skall efterforska om detta tecken utgör en konceptuell helhet, i vilken varumärket har förlorat sin egenart och, följaktligen, all särskiljningsförmåga i det att den uppgått i nämnda helhet. Det krävs i detta avseende att användningen och varumärkets ställning på den berörda marknaden beaktas, liksom hur välkänt det är, utan att det efterforskas huruvida det föreligger risk för förväxling.

28

Sadas, Förenade kungarikets regering liksom kommissionen har ansett att begreppet ”tecken som är identiskt med varumärket” som förekommer i artikel 5.1 a i direktivet skall tolkas restriktivt.

29

Sadas har hävdat att ett tecken som är identiskt med varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet, skall innefatta samma beståndsdelar som varumärket, i samma utformning och ordning, det vill säga medföra ett varumärkesintrång i egentlig mening och bestå i en slavisk återgivning av varumärket.

30

Sadas har vidare gjort gällande att det skulle strida mot gemenskapsrätten att godta begreppen ”partiellt varumärkesintrång” och ”varumärkesintrång genom betydelselöst tillägg”, då det enligt denna inte är tillåtet att dela upp varumärket för att bedöma huruvida det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet, och enligt vilken en helhetsbedömning erfordras. När ett varumärke inte har efterbildats identiskt på det sätt som avses i artikel 5.1 a i direktivet, men däremot partiellt efterbildats eller efterbildats med ett tillägg, skall artikel 5.1 b i direktivet tillämpas, enligt vilken det inte är möjligt för innehavaren av varumärket att förhindra användningen, såvida det inte föreligger risk för förväxling hos allmänheten.

31

Förenade kungarikets regering och kommissionen har konstaterat att det i artikel 5.1 a i direktivet medges ett absolut skydd av ett varumärke i förhållande till ett identiskt tecken. De har åberopat tionde skälet i direktivet, i vilket det fastställs att risken för förväxling utgör grundförutsättningen för det skydd som följer av det registrerade varumärket. Detta absoluta skydd är inte underordnat en bedömning av risken för förväxling, varför termen identisk som används i artikel 5.1 a i direktivet, bör ges en tämligen restriktiv tolkning.

32

Kommissionen har med hänvisning till artikel 16 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet), vilket ingår i bilaga 1 C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet), vilket godkändes på gemenskapens vägnar — vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet — genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3), understrukit det faktum att risk för förväxling endast kan presumeras i de fall då varumärket och tecknet är identiska, liksom de varor som omfattas, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktivet. Genom att använda begreppet ”tecken som är identiskt med varumärket” måste gemenskapslagstiftaren ha avsett att begränsa tillämpningen av denna presumtion till de fall då tecknet och varumärket är helt överensstämmande.

33

Kommissionen anser att om man alltför lätt accepterar att betrakta ett tecken som identiskt med ett registrerat varumärke, utökar man möjligheterna att förhindra användningen av ett tecken, utan bevis för att risk för förväxling föreligger, till att även omfatta omständigheter under vilka en sådan risk inte kan presumeras.

34

Förenade kungarikets regering har hävdat att analysen, med avseende på helhetsbedömningen av likheten mellan ett tecken och ett varumärke i den form det registrerats, även gäller för bedömningen av huruvida tecknet och varumärket är identiska för tillämpningen av artikel 5.1 a i direktivet.

35

Denna regering har framfört att den hänskjutande domstolen borde undersöka det tecken som används av Sadas ur den genomsnittlige konsumentens perspektiv och bedöma tecknet i dess helhet. Det är endast i de fall då tecknet, som helhet betraktat, är identiskt med ett varumärke som artikel 5.1 a i direktivet skall tillämpas. Denna regering anser att om det använda tecknet skiljer sig från det registrerade varumärket genom att det innehåller ytterligare särskiljande beståndsdelar, skall tecknet och varumärket i princip inte anses vara identiska.

36

Den franska regeringen har vid förhandlingen gjort gällande att det vore problematiskt att avvika från en restriktiv tolkning av begreppet identisk som används i artikel 5.1 a i direktivet. Endast en sådan tolkning tillåter att det skydd som föreskrivs i direktivet får ändamålsenlig verkan då det rör sig om ren likhet, i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet.

37

Enligt denna regering har fransk rättspraxis sedan denna begäran om förhandsavgörande framställdes utvecklats på så sätt att tvister avseende partiell efterbildning av varumärken, eller fullständig efterbildning med tillägg av ytterligare beståndsdelar, uteslutande prövas på grundval av varumärkesintrång genom imitation i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet, och inte med avseende på varumärkesintrång i egentlig mening, i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktivet. Det förbud som föreskrivs i denna sistnämnda bestämmelse avser i princip endast identisk efterbildning och kan inte omfatta efterbildning av den särskiljande delen av ett märke som är sammansatt av flera tecken, och inte heller en fullständig efterbildning av de tecken som ett varumärke består av då ytterligare tecken lagts till.

38

Domstolen erinrar inledningsvis om att den, för att kunna ge den domstol som har begärt ett förhandsavgörande ett användbart svar, kan behöva ta hänsyn till gemenskapsrättsliga normer som den nationella domstolen inte har hänvisat till i sin begäran (se dom av den 20 mars 1986 i mål 35/85, Tissier, REG 1986, s. 1207, punkt 9, och av den 18 november 1999 i mål C-107/98, Teckal, REG 1999, s. I-8121, punkt 39).

39

Såsom framgår av punkterna 11, 13 och 16 i förevarande dom, har LTJ Diffusions varumärke registrerats tidigare än Sadas varumärke, och LTJ Diffusion har begärt att den hänskjutande domstolen skall besluta inte endast om användningsförbud, beslag och offentliggörande enligt praxis, utan dessutom om ogiltigförklaring av Sadas varumärke.

40

Det skall emellertid erinras om att det är artikel 4 i direktivet som innehåller bestämmelser om ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder i händelse av konflikt med äldre rättigheter. I artikel 4.1 a föreskrivs således att ett registrerat varumärke skall kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat.

41

Villkoren för tillämpning av artikel 4.1 a i direktivet överensstämmer i huvudsak med dem som gäller för artikel 5.1 a i direktivet, i vilken de omständigheter har fastställts under vilka innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra tredje man att använda tecken som är identiska med den förstnämndes varumärke. En liknande överensstämmelse föreligger mellan artiklarna 8.1 a och 9.1 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

42

Då såväl artikel 4.1 a som artikel 5.1 a i direktivet är relevanta för att lösa tvisten vid den nationella domstolen, är det lämpligt att ge den hänskjutande domstolen en tolkning avseende båda dessa bestämmelser.

43

Det skall under dessa omständigheter klargöras att den ställda frågan kommer att undersökas nedan med avseende på enbart artikel 5.1 a i direktivet, men att den tolkning som framkommer genom denna undersökning även är tillämplig på artikel 4.1 a i direktivet, eftersom sagda tolkning kan överföras, med vederbörliga ändringar, på denna senare bestämmelse.

44

Vad gäller frågan är enligt fast rättspraxis varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung (se dom av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, Centrafarm, REG 1978, s. 1823, punkterna 11 och 12, svensk specialutgåva, volym 4, s. 171, av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Upjohn, REG 1999, s. I-6927, punkt 21, och av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 48).

45

Gemenskapslagstiftaren har bekräftat denna grundläggande funktion hos varumärket genom att i artikel 2 i direktivet föreskriva att tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke endast under förutsättning att de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster (se bland annat dom av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 49).

46

För att denna ursprungsgaranti skall kunna säkerställas måste varumärkesinnehavaren skyddas mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med varumärket (se dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95, Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 22, och domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 50).

47

Skyddet av varumärkesinnehavaren tillförsäkras genom artikel 5 i direktivet, i vilken anges vilka rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke. I artikel 5.1 föreskrivs att sagda varumärke medför en ensamrätt för innehavaren, och ger innehavaren rätt att inom vissa gränser förhindra tredje man att använda varumärket i näringsverksamhet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior, REG 1997, s. I-6013, punkt 34).

48

Vad gäller artikel 5.1 b i direktivet, har domstolen redan konstaterat att den endast kan tillämpas om det på grund av identiteten eller likheten mellan varumärkena och de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger risk för förväxling hos allmänheten (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 34).

49

Däremot krävs det inte enligt artikel 5.1 a i direktivet att bevis för en sådan risk företes för att ett fullständigt skydd skall beviljas i fall då såväl tecknet och varumärket som varorna eller tjänsterna är identiska.

50

Kriteriet att det skall råda identitet mellan tecknet och varumärket måste tolkas restriktivt. Faktiskt tyder själva definitionen av ordet identisk på att de två jämförda enheterna på alla punkter skall överensstämma. För övrigt skall det absoluta skydd som medges i artikel 5.1 a i direktivet och som gäller då ett tecken är identiskt med ett varumärke och avser varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats, inte sträcka sig längre än till de situationer det är avsett att omfatta, och i synnerhet inte till de nämnda situationer som omfattas av ett mer specifikt skydd i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet.

51

Identitet råder således mellan ett tecken och ett varumärke när det förstnämnda utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av det sistnämnda.

52

Likväl måste frågan huruvida identitet råder mellan ett tecken och ett varumärke avgöras genom en helhetsbedömning ur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsuments perspektiv. Emellertid förmedlar ett tecken ett helhetsintryck till en dylik konsument. Faktiskt har genomsnittskonsumenten sällan möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på den oklara minnesbild som han har av dessa. Dessutom kan uppmärksamheten variera beroende på vilken kategori

av varor eller tjänster det är fråga om (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 26).

53

Eftersom intrycket att identitet råder mellan ett tecken och ett varumärke inte är resultatet av en direkt jämförelse av samtliga karaktäristika hos de jämförda beståndsdelarna, kan obetydliga avvikelser mellan tecknet och varumärket undgå genomsnittskonsumentens blick.

54

Under dessa omständigheter skall frågan som ställts besvaras med att artikel 5.1 a i direktivet skall tolkas så, att ett tecken är identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av varumärket, eller när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick.

55

De kostnader som har förorsakats den franska regeringen och Förenade kungarikets regering, liksom kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående den fråga som genom beslut av den 23 juni 2000 har ställts av Tribunal de grande instance de Paris — följande dom:

Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ett tecken är identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av varumärket, eller när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick.