I. Hechos y cuestiones planteadas

1) Asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93

a) Asunto C-427/93, Bristol-Myers Squibb/Paranova A/S

b) Asunto C-429/93, C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S/Paranova A/S

c) Asunto C-436/93, Bayer AG y Bayer Danmark A/S/Paranova A/S

2) Asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94

a) Asunto C-71/94, Eurim-Pharm/Beiersdorf AG

b) Asunto C-72/94, Eurim-Pharm/Boehringer Ingelheim KG

c) Asunto C-73/94, Eurim-Pharm/Farmitalia Carlo Erba GmbH

3) Asunto C-232/94

II. Jurisprudencia y legislación aplicables

1) La jurisprudencia relativa a los artículos 30 y 36 del Tratado

2) La Directiva 89/104

3) La relación entre las disposiciones del Tratado y de la Directiva

III. El agotamiento de los derechos en el caso de los productos reenvasados

1) El reenvasado a la luz de las normas del Tratado

a) El fundamento del agotamiento: comercialización en la Comunidad con el consentimiento del titular de la marca

b) Los dos tipos de reenvasado, ¿son realmente diferentes?

c) El verdadero fundamento de la restricción de la aplicación del principio del agotamiento en relación con los productos reenvasados

d) El concepto de restricción encubierta

e) Los requisitos adicionales que debe cumplir el importador paralelo

f) Conclusión general

2) El reenvasado a la luz de la Directiva

3) La carga de la prueba

IV. La aplicación de los citados principios a los hechos concretos de cada asunto

1) Asunto C-427/93

2) Asunto C-429/93

3) Asunto C-436/93

4) Asunto C-71/94

5) Asunto C-72/94

6) Asunto C-73/94

7) Asunto C-232/94

V. Las respuestas a las cuestiones planteadas

Conclusión

Asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93

Asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94

Asunto C-232/94

1. 

Las presentes conclusiones se refieren a varios asuntos en los que determinados órganos jurisdiccionales daneses y alemanes han solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre la cuestión de si, y en qué medida, es compatible con el Derecho comunitario que el titular de un derecho de marca se oponga a la importación y venta en un Estado miembro de productos farmacéuticos que llevan la marca que han sido comercializados en otro Estado miembro con el consentimiento del titular y posteriormente han sido reenvasados por otras personas sin su consentimiento.

2.

Los presentes asuntos revelan una sorprendente falta de uniformidad en el mercado común, al menos por lo que respecta al comercio de productos farmacéuticos. Son relevantes dos aspectos de esta falta de uniformidad. Por un lado, existen diferencias considerables entre los precios de los productos farmacéuticos. Los precios son netamente inferiores en algunos países (Grecia, España, Portugal y Reino Unido, por ejemplo) que en otros (Dinamarca y Alemania, por ejemplo). Las razones de estas diferencias se discuten, pero parece claro que, al menos en cierta medida, se deben a la existencia de controles de precios en algunos países y a las disparidades entre las normas relativas a los importes máximos que pueden reembolsarse a los pacientes con arreglo a los regímenes del seguro de enfermedad de algunos Estados miembros. ( 1 )

3.

Sea cual sea la causa de las diferencias de precios, su existencia estimula un fenómeno conocido como «importaciones paralelas», mediante el cual personas ajenas al sistema de distribución oficial del fabricante compran productos en el mercado de los países en los que los precios son bajos y los exportan a los países en los que los precios son elevados, donde pueden venderlos obteniendo un beneficio, manteniéndose por debajo del precio de venta oficial del fabricante.

4.

No obstante, dichas importaciones paralelas encuentran serios obstáculos como consecuencia del segundo aspecto de la falta de uniformidad antes mencionada. Debido a las diferencias entre las normas y las prácticas relativas al envasado de los productos farmacéuticos —por ejemplo, las normas relativas al número de comprimidos por embalaje— los importadores paralelos tienen que reenvasar frecuentemente los productos. Por lo tanto, en el caso de los productos de marca, tienen que volver a poner la marca en el producto reenvasado o permitir que se siga viendo a través del nuevo embalaje, para identificar el producto. Cuando los fabricantes de los productos de que se trata invocan sus derechos de marca para oponerse a tales importaciones paralelas de productos reenvasados, en los litigios que se producen se plantea una cuestión, que ha sido sometida al Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones y de las formas más variadas, la de saber si, y en qué circunstancias, los derechos de propiedad industrial prevalecen sobre la libre circulación de mercancías en el mercado común.

5.

Una vez descritos de forma general los hechos, resumiré ahora los hechos concretos de los siete asuntos planteados al Tribunal de Justicia.

6.

Estos tres asuntos fueron planteados al Tribunal de Justicia por determinados órganos jurisdiccionales daneses. En los dos primeros, el órgano jurisdiccional remitente es el Sø-og Handelsretten i København, mientras que el tercer asunto fue planteado por el Højesteret. En los tres asuntos, la demandada (o la apelada en el asunto C-436/93) es una empresa danesa llamada Paranova A/S (en lo sucesivo, «Paranova»), que distribuye productos farmacéuticos. Las demandantes (apelantes en el asunto C-436/93) son fabricantes de productos farmacéuticos.

7.

La demandante, Bristol-Myers Squibb, es titular de los derechos derivados del registro en Dinamarca de las marcas «Capoten», «Mycostatin», «Vepesid», «Vumon» y «Diclocil». Los productos de que se trata son preparaciones farmacéuticas fabricadas y comercializadas en diversos Estados miembros por Bristol-Myers Squibb o por una sociedad hermana.

8.

Paranova adquirió varios lotes de los cinco productos que habían sido comercializados por Bristol-Myers Squibb o por una sociedad hermana en un Estado miembro distinto de Dinamarca. Paranova reenvasó los productos y los comercializó en Dinamarca, tras registrar los cinco productos como especialidades farmacéuticas, con las mismas denominaciones que las utilizadas por Bristol-Myers Squibb, en el Registro de especialidades farmacéuticas danés. En el caso del Capoten, utilizado como hipotensor, Paranova compró en Grecia los comprimidos presentados en blisters y los reenvasó en embalajes exteriores fabricados por ella misma. El envase llevaba rayas amarillas y verdes, colores utilizados en la publicidad de Bristol-Myers Squibb. Paranova imprimió en el embalaje la mención «Capoten» sin el símbolo «R» e indicó que el producto había sido fabricado por Bristol-Myers Squibb e importado y reenvasado por Paranova.

9.

Paranova efectuó operaciones similares respecto al Diclocil, que es un antibiótico antiinfeccioso. El Diclocil reenvasado por Paranova se había adquirido también en Grecia.

10.

El Vepesid y el Vumon son medicamentos anticancerosos comercializados en ampollas. Paranova compró diversos lotes del primero en el Reino Unido y del segundo en España. Retiró las ampollas de los blisters que las contenían y colocó en cada ampolla una etiqueta que cubría la de Bristol-Myers Squibb. La marca de Bristol-Myers Squibb se imprimió en la etiqueta sin el símbolo «R». Además, en la etiqueta se indicaba que el producto había sido «fabricado por Bristol-Myers Squibb» e «importado y reenvasado por Paranova». Después, las ampollas se volvieron a poner en los blisters de origen y se colocaron en un embalaje exterior no suministrado por Bristol-Myers Squibb. En el embalaje exterior figuraban las marcas y las indicaciones, antes citadas, relativas a la fabricación y al reenvasado de los productos. Paranova eligió para sus embalajes exteriores colores correspondientes a los utilizados en los embalajes exteriores de Bristol-Myers Squibb. Retiró los prospectos (redactados en inglés y en español) que Bristol-Myers Squibb había facilitado con los productos e incluyó en su lugar prospectos redactados en danés en los que figuraban las marcas.

11.

El Mycostatin se utiliza para el tratamiento de las micosis bucales. Se vende bajo diversas presentaciones. Paranova adquirió varios lotes vendidos en Portugal en forma de mezcla envasada en frascos. Eliminó el embalaje exterior de origen, puso su propia etiqueta con la marca en los frascos y los colocó en un nuevo embalaje exterior, que llevaba la marca «Mycostatin» y era de los mismos colores que el embalaje de origen. Paranova incluyó también en el embalaje un atomizador que no había sido fabricado por Bristol-Myers Squibb.

12.

Paranova efectúa las operaciones de reenvasado descritas para poder ofrecer los productos de que se trata en los tamaños de embalaje utilizados normalmente en Dinamarca por Bristol-Myers Squibb. En principio, los farmacéuticos daneses están obligados a suministrar los medicamentos en las cantidades indicadas en la receta.

13.

Bristol-Myers Squibb inició una acción contra Paranova ante el Sø-og Handelsretten, solicitando, en particular, que se le obligara a dejar de lesionar los derechos de Bristol-Myers Squibb sobre sus marcas colocándolas, sin el consentimiento de esta última, sobre los productos reenvasados por Para-nova. Paranova alegó en su defensa que las operaciones que había realizado no constituían una lesión de los derechos conferidos por la marca a efectos del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva»). ( 2 ) El artículo 7 de la Directiva establece:

«1.   El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2.   El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ( 3 ) ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.»

14.

El Derecho danés fue adaptado al artículo 7 de la Directiva a través del artículo 6 de la Ley n° 341, que reproduce de manera prácticamente idéntica el tenor literal del artículo 7.

15.

El Sø-og Handelsretten suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

16.

C. H. Boehringer Sohn y Boehringer Ingelheim KG son sociedades alemanas vinculadas que fabrican productos farmacéuticos. Boehringer Ingelheim A/S es la filial danesa de Boehringer Ingelheim KG. Distribuye los productos de Boehringer en Dinamarca. Me referiré a las tres empresas bajo la denominación colectiva de «Boehringer».

17.

Boehringer registró en Dinamarca las marcas «Boehringer Ingelheim», «Atrovent», «Berodual», «Berotec» y «Catapresan». La primera se utiliza generalmente en los productos farmacéuticos fabricados por Boehringer. Las otras cuatro se utilizan para designar productos farmacéuticos concretos. El Atrovent, el Berodual y el Berotec se utilizan para el tratamiento del asma bronquial y se venden en forma de aerosoles para inhalaciones. Boehringer fabrica los productos en Alemania y los comercializa en toda la Comunidad, pero con un contenido variable de principio activo. El Catapresan se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. Se fabrica en Alemania bajo el control de Boehringer en forma de comprimidos presentados en blisters. Paranova adquirió diversos lotes de los cuatro productos mencionados en un Estado miembro distinto de Dinamarca. Los reenvasó y, en el caso del Berodual y del Berotec, incluyó nuevos prospectos redactados en una lengua descrita en la resolución de remisión como «escandinava». En los nuevos embalajes, «Boehringer Ingelheim» figura como fabricante. Boehringer no autorizó a Paranova a fabricar o envasar productos por cuenta de Boehringer ni a utilizar las marcas pertenecientes a Boehringer. Paranova registró en Dinamarca los cuatro productos como especialidades farmacéuticas nuevas, con las mismas denominaciones que las utilizadas por Boehringer.

18.

Boehringer inició una acción ante el Sø-og Handelsretten, solicitando, entre otras cosas, que se obligara a Paranova a dejar de lesionar sus derechos sobre las marcas colocándolas sobre los productos reenvasados. Dicho órgano jurisdiccional planteó al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales formuladas en términos idénticos a las cuestiones 1 y 2 del asunto C-427/93.

19.

Las apelantes en este asunto son Bayer AG y Bayer Danmark A/S. Bayer AG es una sociedad alemana que fabrica productos farmacéuticos. Bayer Danmark A/S (en lo sucesivo, «Bayer Danmark») es una filial danesa de la propiedad exclusiva de Bayer AG que distribuye los productos de esta última en Dinamarca. Bayer AG registrò la marca «Bayer» en Alemania, en Dinamarca y en otros Estados miembros. Bayer AG registró también la denominación «Adalat» en todos los Estados miembros. El Adalat es un producto farmacéutico para el tratamiento de las enfermedades cardíacas y cardiovasculares. Durante algunos años, Bayer Danmark comercializó el Adalat en Dinamarca en envases de treinta o cien comprimidos. Los envases contenían el correspondiente número de blisters de diez comprimidos cada uno. Desde 1990, sólo se venden en Dinamarca los envases de cien unidades. Bayer AG comercializa el Adalat en otros Estados miembros, pero el número de comprimidos por envase varía de un país a otro. En Grecia, el producto se vende en cajas de treinta (tres blisters de diez comprimidos cada uno). En dicho país, el precio del Adalat es sensiblemente inferior al precio en Dinamarca.

20.

El 19 de noviembre de 1989, Paranova comunicó a los mayoristas de productos farmacéuticos de Dinamarca que, a partir del 3 de diciembre de 1990, podría ofrecer el Adalat en cajas de cien comprimidos. Mediante escrito de 3 de diciembre de 1990, Paranova informó a Bayer Danmark de que a partir del mismo día comercializaba el Adalat. Los comprimidos de Adalat comercializados por Paranova en Dinamarca se importan de Grecia (donde han sido comercializados por la filial griega de Bayer AG) en cajas de treinta comprimidos que Paranova reenvasa en cajas de cien comprimidos. Paranova pone la denominación «Adalat» en el nuevo envase e indica que el producto ha sido fabricado por Bayer e importado y reenvasado por Paranova. Según las apelantes, la advertencia que figura en la parte lateral del embalaje, según la cual el producto no debe exponerse a la luz, no se añadió hasta el momento en que avisaron a Paranova de la fotosensibilidad del producto. No obstante, durante la vista, el representante de Paranova afirmó que en el producto original comercializado por las apelantes no figuraba dicha advertencia.

21.

El 25 de septiembre de 1991, las apelantes iniciaron una acción contra Paranova ante el Sø-og Handelsretten, que la desestimó. En consecuencia, interpusieron un recurso de apelación ante el Højesteret, que planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Se pide al Tribunal de Justicia que precise, en su caso, la incidencia que tendría tal comprobación sobre la citada posibilidad de reaccionar por parte del titular.

Se pide al Tribunal de Justicia que precise, en su caso, la incidencia sobre tales derechos.

22.

Estos tres asuntos fueron planteados al Tribunal de Justicia por el Bundesgerichtshof. En todos ellos, la apelante (demandante en los procedimientos en primera instancia) es Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (en lo sucesivo, «Eurim-Pharm»). Eurim-Pharm es una sociedad alemana que distribuye productos farmacéuticos. En los tres asuntos, la apelada es una sociedad alemana que fabrica y distribuye tales productos.

23.

Beiersdorf AG (en lo sucesivo, «Beiersdorf») fabrica comprimidos hipotensores, denominados betabloqueantes, y los comercializa en Alemania bajo la denominación «Kerlone». Lo hace en virtud de una licencia concedida por Laboratoires Synthelabo France (en lo sucesivo, «Synthelabo»), que es titular de la marca «Kerlone» en Alemania y en otros países. Beiersdorf comercializa el Kerlone en cajas de cincuenta o cien comprimidos, que se ajustan a normas sobre dimensión recomendadas por diversas agrupaciones comerciales y profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad alemanas. En Francia, Synthelabo comercializa el Kerlone en cajas de veintiocho comprimidos, para ajustarse a la normativa que sólo autoriza los envases destinados a cubrir las necesidades correspondientes a un período máximo de un mes. Cada envase contiene dos blisters de catorce comprimidos. En el reverso de cada blister figuran los días de la semana en francés, de manera que a cada comprimido le corresponde un día determinado.

24.

Desde finales de 1988, Eurim-Pharm comercializa en Alemania comprimidos de Kerlone que importa de Francia, donde han sido comercializados por Synthelabo. Para ajustarse a las normas sobre dimensión recomendadas en Alemania, Eurim-Pharm debe reenvasar el producto. Dado que ni cincuenta ni cien son múltiplos de catorce, esto sólo puede conseguirse recortando algunos de los blisters. Eurim-Pharm coloca varios blisters (algunos enteros y dentro de sus embalajes de origen y otros recortados y fuera de sus embalajes de origen) en una caja, diseñada por ella, en la que se abre un pequeño orificio; a través de dicho orificio se distingue la marca «Kerlone» impresa en uno de los embalajes de origen de Synthelabo. El embalaje exterior contiene información sobre las sustancias activas y la mención de que el producto ha sido importado, envasado y distribuido por Eurim-Pharm. Debe señalarse además que, en los casos en que los blisters han sido recortados, la lista de los días de la semana a los que se atribuyen los comprimidos ya no está completa.

25.

Beiersdorf, que fue autorizada por Synthelabo para actuar en su nombre contra las violaciones de los derechos derivados de la marca «Kerlone», inició una acción ante los órganos jurisdiccionales alemanes, para obtener tanto una indemnización por daños y perjuicios como que se obligara a Eurim-Pharm a dejar de utilizar la marca «Kerlone» en la forma descrita. Finalmente, el asunto se planteó ante el Bundesgerichtshof, que presentó las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia:

26.

Boehringer Ingelheim KG (en lo sucesivo, «Boehringer Ingelheim») es titular de la marca registrada «Mexitil» en Alemania y en Francia. El Mexitil se utiliza para tratar las arritmias cardíacas. Boehringer Ingelheim vende el medicamento en Alemania en embalajes de veinte, cincuenta o cien cápsulas, para ajustarse a las normas sobre dimensión recomendadas en Alemania. En Francia, la misma preparación es fabricada con licencia por Boehringer Ingelheim France SARL (en lo sucesivo, «Boehringer France»), que pertenece al mismo grupo que Boehringer Ingelheim. En Francia, el Mexitil se vende en cajas de treinta cápsulas. Cada caja contiene tres blisters de diez cápsulas. Cada blister debe cubrir las necesidades del paciente durante diez días y se ajusta a la legislación francesa, según la cual tales medicamentos deben permitir un tratamiento de diez días o de un mes.

27.

Eurim-Pharm importa y distribuye en Alemania el Mexitil que ha sido comercializado en Francia por Boehringer France. Eurim-Pharm reenvasa los medicamentos para poder vender el Mexitil en embalajes de cincuenta o de cien, ajustándose así a las recomendaciones aplicables en materia de dimensiones usuales. Para obtener un embalaje de cincuenta, Eurim-Pharm coloca en una caja diseñada por ella un embalaje original francés de treinta cápsulas y dos blisters originales franceses de diez cápsulas, junto con un prospecto en alemán e indicaciones adicionales. La caja lleva un orificio rectangular que tiene justo la anchura necesaria para distinguir la marca «Mexitil» del embalaje original francés de treinta cápsulas. Para obtener un embalaje de cien cápsulas, Eurim-Pharm actúa de la misma forma, salvo que coloca en el embalaje exterior tres embalajes originales franceses de treinta cápsulas y un blister de diez cápsulas. En ambos casos, Eurim-Pharm coloca etiquetas autoadhesivas sobre los embalajes originales de treinta cápsulas. En estas etiquetas se menciona a Eurim-Pharm como importador y distribuidor y se indica que la sustancia activa es el hidrocloruro de mexiletina. De lo anterior resulta que Eurim-Pharm puede ofrecer las presentaciones normales de cincuenta y cien, sin recortar los blisters originales.

28.

Boehringer Ingelheim considera que la comercialización por Eurim-Pharm de los productos reenvasados constituye una violación del derecho de marca y entabló acciones judiciales de indemnización y de cesación. Mediante resolución de 27 de enero de 1994, el Bundesgerichtshof planteó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. La segunda es idéntica a la segunda cuestión del asunto C-71/94. La primera cuestión está redactada en los siguientes términos:

29.

Esta cuestión es casi idéntica a la primera cuestión del asunto C-71/94, siendo las únicas diferencias que la frase final, relativa a la posible relevancia del hecho de recortar los blisters, se omite por razones obvias y que se omiten también los términos «sobre adaptación a la terapia de las dimensiones de los embalajes» (über therapiegerechte Packungsgrößen). La última omisión puede deberse a un error de mecanografía. Curiosamente, la primera cuestión del asunto C-72/94 hace referencia a blisters recortados, aun cuando, en este caso, los blisters no se recortan. Ello puede deberse también a un error de mecanografía.

30.

Farmitalia Carlo Erba GmbH (en lo sucesivo, «Farmitalia») es la filial alemana de una sociedad italiana denominada Farmitalia Carlo Erba SRL. Esta última es titular de la marca «Sermion», registrada en Alemania, España y Portugal. Farmitalia comercializa en Alemania, con licencia de su sociedad matriz, los medicamentos «Sermion» (sustancia activa: nicergoline 5 mg) y «Sermion forte» (sustancia activa: nicergoline 10 mg), que se utilizan para el tratamiento de las alteraciones de las facultades cerebrales. En Alemania, dichos productos se comercializan en embalajes de cincuenta o cien cápsulas para ajustarse a las recomendaciones relativas a las normas sobre dimensión.

31.

En Portugal, una sociedad hermana de Farmitalia comercializa la versión de 10 mg del producto bajo la denominación «Sermion» (es decir, sin añadir la mención «forte»). El producto se comercializa en embalajes de sesenta cápsulas, compuestos por seis blisters de diez cápsulas cada uno. El tamaño del embalaje se calcula para un tratamiento de veinte días, a razón de una cápsula tres veces al día. Según la resolución de remisión, el producto alcanza así el límite de reembolso previsto por el régimen portugués del seguro de enfermedad. En España, una sociedad hermana de Farmitalia comercializa la versión de 5 mg del producto bajo la denominación «Sermion» en embalajes de cuarenta y cinco cápsulas. Las cuarenta y cinco cápsulas están contenidas en un solo blister. Eurim-Pharm adquiere cantidades de Sermion y Sermion forte que han sido comercializadas en España y Portugal por las sociedades hermanas de Farmitalia. Eurim-Pharm importa dichos productos en Alemania donde los comercializa tras reenvasarlos en embalajes de cincuenta o cien cápsulas. En el caso de los productos adquiridos en Portugal, coloca en el reverso de cada blister una etiqueta autoadhesiva con la indicación «forte». Cubre la cara frontal y la cara lateral del embalaje original de sesenta cápsulas con etiquetas autoadhesivas. Coloca el embalaje original así modificado junto con cuatro blisters sueltos, de diez cápsulas cada uno, en un embalaje exterior diseñado por ella. El embalaje exterior lleva un orificio que tiene justo la anchura necesaria para distinguir la denominación «Sermion» que figura en el embalaje original portugués. La palabra «forte» aparece justo debajo de este orificio. El embalaje exterior contiene también la afirmación de que el producto ha sido importado, envasado y distribuido por Eurim-Pharm.

32.

En el caso de los productos adquiridos en España, Eurim-Pharm completa el embalaje original de cuarenta y cinco cápsulas con una tira de cinco cápsulas recortada de un blister de origen y añade un prospecto en alemán. Eurim-Pharm coloca en el embalaje original español de cuarenta y cinco cápsulas una etiqueta autoadhesiva en la que figuran su nombre comercial, su dirección y otras indicaciones (número de lote, fecha de caducidad, número de registro, etc.). En el reverso del embalaje figura una etiqueta autoadhesiva con la indicación «importación y comercialización: Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH, 8235 Piding».

33.

Farmitalia, que fue autorizada por su sociedad matriz para actuar contra la violación de los derechos sobre sus marcas, considera que las actuaciones descritas constituyen una violación de los derechos sobre las marcas «Sermion» y «Sermion forte». Entabló acciones judiciales de indemnización de daños y perjuicios y de cesación. Mediante resolución de 27 de enero de 1994, el Bundesgerichtshof planteó dos cuestiones al Tribunal de Justicia. La segunda es idéntica a la segunda cuestión de los asuntos C-71/94 y C-72/94. La primera cuestión está redactada en los siguientes términos:

34.

Rhône-Poulenc Pharma GmbH (en lo sucesivo, «Rhône-Poulenc») es una filial alemana de la sociedad francesa Rhône-Poulenc Rover SA, que es titular de la marca registrada «Orudis» de productos farmacéuticos en Alemania y en otros países. Con licencia de su sociedad matriz francesa, Rhône-Poulenc comercializa en Alemania el producto farmacéutico «Orudis retard», que se vende únicamente con receta médica, como medicamento contra los reumatismos y como analgésico, en cajas de veinte, cincuenta y cien comprimidos, correspondientes a las normas sobre dimensión recomendadas en Alemania. El Orudis retard es comercializado también en España, aunque sólo en cajas de veinte comprimidos (dos blisters de diez comprimidos cada uno), por otra filial de Rhône-Poulenc Rover SA.

35.

MPA Pharma Gmbh (en lo sucesivo, «MPA») compra el Orudis retard que ha sido comercializado en España por la filial española del grupo Rhône-Poulenc y comercializa el producto en Alemania en embalajes de cincuenta comprimidos. Para ello, MPA retira los blisters de su embalaje de origen y coloca cinco blisters en un nuevo embalaje que ella diseña. En todas las caras visibles del embalaje figura la inscripción en alemán:

«MPA Import Arzneimittel

50 comprimidos-retard de Orudis retard

vía oral»

así como, en una de las caras principales, las indicaciones:

«Fabricante:

Rhône-Poulenc S.A. E.,

España»

e

«Importador y empresa farmacéutica

responsable:

MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau».

En uno de sus laterales se indica:

«El contenido de la presente caja de Orudis retard ha sido elaborado en España por Rhône-Poulenc Farma S.A. E., Alcorcón (Madrid), y ha sido importado y envasado en Alemania por MPA Pharma GmbH, D-22946 Trittau, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Medicamento de la República Federal de Alemania.»

MPA incluye en el embalaje un prospecto ideado por ella.

36.

Rhône-Poulenc ejercitó ante el Landgericht una acción de cesación de la práctica de MPA que consistía en la comercialización del Orudis retard reenvasado, debido a que dicha práctica constituía una violación de los derechos de marca. El Landgericht estimó su demanda y MPA interpuso un recurso ante el Oberlandesgericht Köln, el cual, mediante resolución de 11 de agosto de 1994, planteó dos cuestiones al Tribunal de Justicia. La primera cuestión es idéntica a la segunda cuestión del asunto C-71/94 (con la única —e irrelevante— diferencia de que, en lugar de referirse al titular de la marca internacional, se refiere simplemente al titular de la marca). La segunda cuestión planteada por el Oberlandesgericht está redactada en los siguientes términos:

«¿Existe una “restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”, en el sentido de la segunda frase del artículo 36 del Tratado CE, cuando el titular de una marca protegida en los Estados miembros A y Β invoca su derecho de marca nacional para impedir que un importador compre, en el Estado miembro B, productos farmacéuticos con dicha marca, que en el Estado miembro A se venden sólo con receta y que el titular comercializa con esta marca en el Estado miembro Β a través de una empresa vinculada al grupo del titular de la marca, los reenvase y los comercialice en el Estado miembro A en un nuevo envase ideado por el propio importador y en el que pone la marca sin autorización de su titular, en el caso de que el ejercicio de dicho derecho de marca provoque una compartimentación de mercados entre Estados miembros (véase la primera cuestión), si se acredita que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto, que previamente se ha informado de la puesta en venta del producto reenvasado al titular del derecho de marca y si, además, en el nuevo embalaje se indican no sólo el fabricante y el importador, sino también el autor del reenvasado, pero

37.

La cuestión fundamental que se plantea en estos asuntos es la de si, y en qué circunstancias, el titular de una marca que ha autorizado la comercialización en un Estado miembro de productos que llevan dicha marca puede invocar sus derechos sobre la marca para impedir la importación y la venta de tales productos en otro Estado miembro, después de que otras personas los hayan reenvasado sin su consentimiento.

38.

Antes de analizar dicha cuestión, debe determinarse primero cuáles son las disposiciones de Derecho comunitario aplicables. En algunos de los asuntos, del tenor literal de las cuestiones planteadas se deduce que el órgano jurisdiccional nacional presume que la cuestión debe resolverse conforme a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías (artículos 30 y 36).

En otros, las cuestiones planteadas se pronuncian en favor de la aplicación de la Directiva.

39.

Resumiré ahora la jurisprudencia pertinente relativa a los artículos 30 y 36, para examinar a continuación las disposiciones pertinentes de la Directiva.

40.

El artículo 30 del Tratado prohibe las restricciones cuantitativas a la importación y las medidas de efecto equivalente en el comercio entre los Estados miembros. Con arreglo a la primera frase del artículo 36 del Tratado, el artículo 30 no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones que estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial o comercial. La segunda frase del artículo 36 establece que tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

41.

Está claro que si se autoriza que el titular de una marca utilice sus derechos sobre la marca para impedir la importación y la venta de productos legalmente comercializados en otro Estado miembro, ello constituirá una restricción cuantitativa o una medida de efecto equivalente a efectos del artículo 30. Por consiguiente, es necesario —suponiendo que sean aplicables las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías— analizar si dicha actuación está justificada por razones de protección de la propiedad industrial o comercial.

42.

Por supuesto, existe abundante jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 36 en relación con los derechos de propiedad industrial y comercial. Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el titular de tales derechos (incluido el derecho de marca) no puede invocarlos para impedir la importación y la venta de productos que han sido comercializados con su consentimiento en otro Estado miembro. Este principio, llamado de agotamiento del derecho, se estableció por primera vez en la sentencia Deutsche Grammophon ( 4 ) y, desde entonces, se ha confirmado en repetidas ocasiones, siendo la más reciente la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danziger. ( 5 )

43.

En dos sentencias, el Tribunal de Justicia ha analizado la aplicación de este principio a productos farmacéuticos que habían sido reenvasados sin el consentimiento del titular de la marca. Los hechos del asunto Hoffmann-La Roche ( 6 ) eran los siguientes. Hoffmann-La Roche comercializaba en Alemania un medicamento con la marca «Valium» en embalajes de veinte o de cincuenta comprimidos, destinados a los particulares, y en lotes quintuples de cien o de doscientos cincuenta comprimidos, para su empleo en establecimientos hospitalarios. Su filial británica comercializaba el mismo producto en el Reino Unido en embalajes de cien o de quinientos comprimidos a precios notablemente inferiores. Centrafarm comercializaba en Alemania Valium adquirido en el Reino Unido en los embalajes originales y reenvasado en lotes de mil comprimidos en nuevos embalajes, en los que colocaba la marca de Hoffmann-La Roche y la indicación de que el producto había sido comercializado por Centrafarm. Centrafarm manifestó también su intención de reenvasar los comprimidos en embalajes más pequeños, destinados a la venta a los particulares.

44.

Hoffmann-La Roche pretendió impedir estas «importaciones paralelas» invocando su derechos de marca. El Landgericht Freiburg consideró que, conforme a la legislación alemana, la actuación de Centrafarm constituía una violación de los derechos de Hoffmann-La Roche sobre su marca. El Landgericht planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial relativa a si el titular de un derecho de marca podía, en virtud del artículo 36 del Tratado, invocar este derecho para impedir las importaciones paralelas efectuadas en tales circunstancias. En su sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que, aunque el Tratado no afecta a la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de estos derechos también puede, en determinadas circunstancias, quedar limitado por las prohibiciones del Tratado. Dado que supone la inaplicación de uno de los principios fundamentales del mercado común, el artículo 36 sólo admite excepciones a la libre circulación de mercancías en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad (apartado 6). A continuación, el Tribunal de Justicia declaró:

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró:

45.

El segundo asunto en el que el Tribunal de Justicia analizó la licitud de la utilización de un derecho de marca para impedir las importaciones paralelas de productos farmacéuticos reenvasados es el asunto Pfizer. ( 7 ) Los hechos de dicho asunto son los siguientes. Pfizer comercializaba un antibiótico con la marca «Vibramycin» a través de sus filiales alemana y británica. El embalaje utilizado por Pfizer en estos dos países era distinto y los precios aplicados en el Reino Unido, notablemente inferiores. Eurim-Pharm importaba y vendía en Alemania el Vibramycin comercializado en el Reino Unido por Pfizer en cajas que contenían varios blisters. Cada blister contenía cinco cápsulas y las palabras «Vibramycin Pfizer» aparecían en una lámina pegada a cada blister. Eurim-Pharm retiraba los blisters del embalaje original del fabricante y colocaba cada uno de ellos en una nueva caja diseñada por ella, sin alterar el blister ni su contenido. En el anverso de la caja existía un orificio cubierto por una hoja transparente, que permitía ver la mención «Vibramycin Pfizer» que figuraba sobre la lámina soldada a los blisters originales. En el reverso de la caja figuraba la indicación de que el producto había sido fabricado por la filial británica de Pfizer e importado y reenvasado por Eurim-Pharm. En la caja se incluía un prospecto con indicaciones relativas al medicamento, de conformidad con la legislación alemana. Pfizer ejercitó ante los órganos jurisdiccionales alemanes una acción de cesación que tenía por objeto que se impidiera a Eurim-Pharm comercializar el Vibramycin reenvasado, debido a que esta práctica constituía una violación de su derecho de marca. El Landgericht Hamburg presentó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial.

46.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia repitió las consideraciones que había formulado en la sentencia Hoffmann-La Roche en relación con el objeto específico y la función esencial de la marca y con su función de garantía de procedencia. A continuación, declaró:

47.

Otro asunto que presenta un interés indirecto es el asunto American Home Products Corporation, ( 8 ) en el que el enfoque del Tribunal de Justicia fue muy similar al seguido en el asunto Hoffmann-La Roche. American Home Products Corporation vendía el mismo producto farmacéutico bajo la denominación «Serenid» en el Reino Unido y bajo la denominación «Seresta» en los Países Bajos. Centrafarm adquirió productos farmacéuticos comercializados por American Home Products Corporation en el Reino Unido bajo la denominación «Serenid» y les colocó la marca «Seresta» antes de comercializarlos en los Países Bajos. Conforme a la legislación neerlandesa, esta práctica constituía una violación del derecho de marca. Se ejercitó una acción ante un órgano jurisdiccional neerlandés, que planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial para que se dilucidara si las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías permiten al titular de un derecho de marca invocarlo en tales circunstancias. El Tribunal de Justicia declaró:

48.

Finalizaré este repaso de la jurisprudencia indicando que, en la sentencia HAG GF (en lo sucesivo, «HAG II»), ( 9 ) el Tribunal de Justicia adoptó una postura más firme en relación con la función de las marcas en una economía desarrollada. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró:

«En lo que al derecho de marca se refiere, debe destacarse que este derecho constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten la identificación de tales productos y servicios. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.»

49.

La Directiva se adoptó sobre la base del artículo 100 A del Tratado. Tiene por objeto eliminar las disparidades entre las legislaciones sobre marcas de los Estados miembros «que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común»: véase el primer considerando de la exposición de motivos. La utilización del adjetivo «Primera» en el título de la Directiva implica que la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que efectúa la Directiva no pretende ser completa. Esto queda confirmado por el tercer considerando de la exposición de motivos, en el que se afirma que «no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la aproximación a las disposiciones nacionales que tengan mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior».

50.

El artículo 5 de la Directiva define los derechos conferidos por la marca. Por lo que aquí interesa, contiene las siguientes disposiciones:

«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

2.   [...]

3.   Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2:

[...]»

El apartado 1 del artículo 6 establece:

«1.   El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohiba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

51.

El agotamiento del derecho está previsto en el artículo 7, cuyo texto he reproducido ya en el punto 13 de estas conclusiones.

52.

El artículo 16 establece:

«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 28 de diciembre de 1991, e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

2.   El Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, podrá aplazar la fecha prevista en el apartado 1 hasta el 31 de diciembre de 1992 a más tardar.

[...]»

53.

Mediante Decisión 92/10/CEE, ( 10 ) el Consejo hizo uso de la facultad que le confería el apartado 2 del artículo 16 y aplazó hasta el 31 de diciembre de 1992 la fecha prevista para la adaptación del Derecho interno a la Directiva.

54.

La relación entre los artículos 30 a 36 del Tratado y las disposiciones de la Directiva ha sido objeto de un profundo análisis en algunas de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia. La discusión se ha centrado en la cuestión de si las disposiciones del Tratado han sido sustituidas, o simplemente completadas, por las de la Directiva. En mi opinión, a partir del momento en que el legislador comunitario ha adoptado disposiciones específicas relativas a los efectos de una marca y, en particular, a la cuestión del agotamiento, es lógico buscar una solución en el tenor literal de la legislación aplicable. No obstante, ello no significa que los artículos 30 y 36 del Tratado puedan ser totalmente ignorados. Por el contrario, la Directiva debe interpretarse a la luz de las disposiciones del Tratado. Si existiera algún conflicto entre estas últimas y la Directiva, el problema debería resolverse dando preferencia a las disposiciones del Tratado, que constituyen una fuente primaria de Derecho. Es evidente que una Directiva adoptada con arreglo al artículo 100 A del Tratado al objeto de aproximar las legislaciones de los Estados miembros no puede introducir excepciones a las normas fundamentales del Tratado sobre la libre circulación de mercancías. Una Directiva no puede legitimar en todo caso determinados obstáculos al comercio intracomunitario que, de otra forma, serían contrarios a los artículos 30 y 36 del Tratado. Afortunadamente, como intentaré demostrar, no existe, en mi opinión, ningún conflicto entre las disposiciones del Tratado y las de la Directiva.

55.

En este momento deben analizarse otras dos cuestiones, a saber, el efecto directo de la Directiva y su aplicación en el tiempo.

56.

Por lo que respecta a la primera cuestión, actualmente está claro que una Directiva no puede producir lo que se denomina efecto directo horizontal; en otras palabras, sólo puede invocarse en los procedimientos contra el Estado o contra una entidad pública. ( 11 ) No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretar el Derecho nacional a la luz de una Directiva para asegurar, en la medida de lo posible, que se alcance el objetivo perseguido por la Directiva. ( 12 ) Esta obligación no sólo se aplica respecto a la legislación nacional específicamente adoptada para adaptar el Derecho interno a una Directiva, sino también respecto a otras disposiciones de Derecho nacional, incluidas las anteriores a la Directiva.

57.

Por lo que respecta a la aplicación en el tiempo de la Directiva, no se discute que la Directiva se aplica a los asuntos planteados por los órganos jurisdiccionales daneses. Dinamarca adoptó la legislación por la que se adaptaba el Derecho interno a la Directiva antes de que expirara —el 31 de diciembre de 1992— el plazo señalado para hacerlo. Obviamente, dicha legislación debe interpretarse a la luz de la Directiva, incluso por lo que se refiere al período comprendido entre su adopción y la expiración del plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a la Directiva. ( 13 )

58.

En Alemania, el Derecho interno no se adaptó a la Directiva dentro del plazo señalado y, según las observaciones escritas de Boehringer, todavía no se había adaptado cuando se presentaron dichas observaciones, en junio de 1994. La Comisión afirma que la Directiva no puede aplicarse a los asuntos alemanes, porque las importaciones que dieron lugar a los recursos se produjeron antes del 31 de diciembre de 1992. En el caso de las acciones de indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de las supuestas violaciones del derecho de marca que se produjeron antes de dicha fecha, el argumento de la Comisión es, sin duda alguna, fundado, siempre y cuando —cosa que admito— antes de que expire el plazo señalado para la adaptación del Derecho interno a una Directiva, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar el Derecho interno a la luz de la Directiva se aplique sólo por lo que respecta a las disposiciones específicamente adoptadas a efectos de adaptación del Derecho interno. No obstante, no debe olvidarse que, en todos los casos de autos, los titulares de las marcas ejercitaron tanto acciones de cesación como acciones de indemnización por daños y perjuicios. Mientras que estas últimas constituyen la reparación de perjuicios ocasionados en el pasado, las primeras suponen un remedio destinado a evitar que se ocasione un perjuicio o se vuelva a ocasionar en el futuro. Toda orden conminatoria adoptada por los órganos jurisdiccionales nacionales después de que se adopte una decisión prejudicial en los presentes asuntos se referirá necesariamente al período posterior al 31 de diciembre de 1992. Después de esta fecha, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar el Derecho interno a la luz de la Directiva se aplica no sólo a las disposiciones especialmente destinadas a adaptar el Derecho interno a la Directiva, sino a todas las disposiciones del Derecho interno. Por consiguiente, para decidir si se adoptan o no las órdenes conminatorias solicitadas por los titulares de las marcas, los órganos jurisdiccionales alemanes deben tratar de interpretar las disposiciones del Derecho alemán de forma que se alcance el resultado perseguido por la Directiva.

59.

En primer lugar, analizaré la cuestión a la luz de los artículos 30 y 36 del Tratado y, a continuación, examinaré si la Directiva ha modificado la situación.

60.

El principio del agotamiento se basa en la idea de que el comercio quedaría injustificadamente obstaculizado si los titulares de los derechos de propiedad industrial pudieran utilizar tales derechos para controlar la comercialización posterior de productos cuya propiedad han transmitido voluntariamente a otras personas. La exclusividad de una marca, una patente, un modelo, un derecho de autor, etc., sólo se aplica a la primera comercialización; el titular del derecho debe obtener su beneficio de dicha transacción y renunciar a la facultad de impedir que los posteriores propietarios de los productos los vuelvan a transmitir o los comercialicen como consideren oportuno.

61.

El principio del agotamiento, o un principio similar, existe en la mayoría de los sistemas jurídicos y normalmente se aplica sólo a los productos comercializados en el territorio nacional. Conforme a la filosofía de mercado único en que se basa el Tratado, el Tribunal de Justicia siempre ha considerado que el principio del agotamiento se aplica en el ámbito comunitario: toda venta realizada en el territorio de la Comunidad, con el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, agota el derecho. La justificación de este enfoque es que, si el titular del derecho pudiera impedir la importación y la venta de los productos comercializados por él o con su consentimiento en otro Estado miembro, podría compartimentar los mercados nacionales y, en consecuencia, restringir el comercio entre Estados miembros, sin que dicha restricción fuera necesaria para proteger la esencia del derecho. ( 14 ) Lo importante para que se aplique el principio del agotamiento no es, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, saber si el titular del derecho obtiene una ganancia justa de la venta, sino si consiente dicha venta. ( 15 )

62.

En todos los casos de autos, el titular de la marca que se opone a las importaciones paralelas pertenece al mismo grupo de sociedades que la empresa que ha fabricado los productos importados y los ha comercializado en otro Estado miembro. Por consiguiente, se supone que los titulares de la marca han consentido la comercialización de los productos de que se trata: los productos están incluidos en el ámbito de la fórmula «productos puestos en circulación por la misma empresa, o por un licenciatario, o por una sociedad matriz, o por una filial del mismo grupo o, también, por un concesionario exclusivo», utilizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danziger ( 16 ) para definir las situaciones en las que se aplica el principio del agotamiento. Debe examinarse si existen motivos para no aplicar dicho principio en los presentes asuntos.

63.

La jurisprudencia anterior se refiere a dos situaciones que, por razones de comodidad, llamaré «situaciones A y B». En la situación A, el importador paralelo retira los productos de su embalaje exterior de origen y, sin alterar el embalaje interior, pone los productos en un nuevo embalaje exterior en el que coloca la marca. En la situación B, el importador paralelo sustituye también el embalaje exterior pero, en lugar de colocar la marca en el nuevo embalaje exterior, diseña dicho embalaje de forma tal que sigue siendo visible la marca colocada por el titular en el embalaje interior.

64.

El Tribunal de Justicia examinó la situación A en la sentencia Hoffmann-La Roche. ( 17 ) La situación Β se analizó en la sentencia Pfizer. ( 18 ) En la primera sentencia, el Tribunal de Justicia estableció el principio básico según el cual, de acuerdo con la primera frase del artículo 36, se reconoce al titular de una marca la facultad de oponerse a que un importador de un producto de marca la coloque, después de reenvasar el producto, en el nuevo embalaje, sin autorización del titular (apartado 8). El fundamento de este principio es la idea de que la garantía de procedencia que resulta de la marca implica que el consumidor pueda estar seguro de que un producto de marca no ha sido objeto de una intervención, realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca, que haya afectado a su estado original (apartado 7). El Tribunal de Justicia declaró a continuación que este principio básico deja de aplicarse si existe una restricción encubierta, en el sentido de la segunda frase del artículo 36; tal restricción puede resultar del hecho de que el titular de la marca comercialice, en distintos Estados miembros, un producto idéntico en envases diferentes, utilizando al mismo tiempo la marca para impedir el reenvasado, aun cuando éste se realice en condiciones tales que no puedan resultar afectados la identidad original ni el estado original del producto de marca (apartado 9).

65.

En la sentencia Pfizer, el Tribunal de Justicia consideró que el reenvasado efectuado en la situación Β no puede falsear la función de la marca como garantía de procedencia, ya que no puede afectar al estado del producto ni inducir a error al consumidor sobre su procedencia; por consiguiente, no había motivo para permitir que el titular de la marca se opusiera a las importaciones paralelas. Parece que el Tribunal de Justicia llegó a esta conclusión basándose en la primera frase del artículo 36, sin tener que analizar la existencia de una restricción encubierta con arreglo a la segunda frase.

66.

En mi opinión, no sería adecuado introducir una distinción rígida entre la situación A y la situación B; tampoco pienso que deba interpretarse necesariamente que la jurisprudencia establece una distinción rígida. Parece que, en el fondo, hay pocas diferencias entre las dos situaciones. Puede que esto resulte más claro si se toma un ejemplo más corriente, alejado del mercado algo especial de los productos farmacéuticos. Supongamos, por ejemplo, que la empresa X adquiere una gran cantidad de una conocida bebida gaseosa que ha sido colocada en cajas de cartón de cien latas cada una que llevan la marca «Coca Cola», fabricada por la empresa Coca Cola y comercializada en el Estado miembro A; la empresa X elimina el embalaje exterior y pone doce latas de la bebida en una caja de cartón, indicando en el exterior de dicha caja «doce latas de Coca Cola fabricadas por Coca Cola, Atlanta, USA, y reenvasadas por X». Si la empresa X importa posteriormente el producto en el Estado miembro B, ¿habría algún motivo para permitir que el titular de la marca «Coca Cola» impidiera tales importaciones paralelas? ¿Sería mayor la justificación si la empresa X colocara doce latas de Coca Cola en una caja de cartón con orificios transparentes a través de los cuales se viera la marca?

67.

En mi opinión, es difícil ver cómo puede haber motivos para oponerse a las importaciones paralelas en un caso pero no en el otro. La empresa X no se apropia de forma indebida, en ninguno de los casos, de la clientela perteneciente a la empresa Coca Cola ni presenta sus propios productos como si fueran de otra empresa. El reenvasado no afecta, en ninguno de los dos casos, a la capacidad de la marca para funcionar como garantía de procedencia. En ambos casos está igualmente claro que el reenvasado no puede alterar la calidad del producto.

68.

Por supuesto, la situación sería distinta si la empresa X comprara la Coca Cola en barriles de 100 litros y transvasara posteriormente la bebida a latas en las que colocara la marca. En este caso, no habría forma de garantizar que el reenvasado no había alterado la calidad del producto. La bebida podría contaminarse o adulterarse y la función de la marca, que es garantizar la procedencia del producto, quedaría claramente en entredicho. Esto lleva a pensar que el factor determinante para decidir si el titular de la marca puede oponerse a las importaciones paralelas de productos reenvasados no es saber si el importador paralelo coloca la marca en los productos o se limita a dejar que se vea la marca original, sino si manipula los productos de forma tal que ya no se puede estar seguro de que su estado original no se ha visto afectado.

69.

En efecto, un examen más detenido del razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Hoffmann-La Roche confirma esta opinión. En la parte de la sentencia donde se establece el principio básico según el cual el titular de un derecho de marca puede impedir la venta de productos reenvasados en los que se ha colocado la marca sin el consentimiento del titular, el Tribunal de Justicia trataba el problema del reenvasado en términos generales. En los apartados 7 y 8 de la sentencia no se hace ninguna referencia a los hechos concretos del asunto y el principio que se establece en dichos apartados está claramente destinado a aplicarse al tipo de situación en la que el reenvasado se realiza de forma tal que puede verse afectado el estado original de los productos (por ejemplo, la situación que he descrito en el punto anterior).

70.

El Tribunal de Justicia no examinó hasta la siguiente parte de la sentencia (apartados 9 y 10) la situación concreta que se planteaba en el asunto Hoffmann-La Roche: es decir, una situación en la que el titular de la marca utiliza embalajes diferentes en los distintos Estados miembros, los productos se envasan en un doble embalaje y sólo se modifica el embalaje exterior. Esta parte de la sentencia, junto con la sentencia dictada en el asunto Pfizer, establece que la marca no puede utilizarse para impedir la venta de productos reenvasados cuando la utilización de embalajes diferentes en los distintos Estados miembros ha conducido a una compartimentación del mercado y cuando se ha demostrado que el reenvasado no puede afectar al estado original de los productos. Esta es, en mi opinión, la interpretación correcta del artículo 36, por las razones que expondré a continuación.

71.

¿Qué pretende exactamente el artículo 36 cuando autoriza las restricciones al comercio «justificadas por razones de [...] protección de la propiedad industrial y comercial», siempre y cuando no constituyan un medio de «discriminación arbitraria» o una «restricción encubierta» del comercio entre los Estados miembros? Para responder a esta cuestión, en relación con las restricciones basadas en el derecho de marca, es necesario analizar la cuestión fundamental de saber por qué existe la protección de las marcas.

72.

Todos los sistemas jurídicos desarrollados reconocen a los operadores el derecho a utilizar determinados signos o símbolos distintivos en relación con sus productos. Lo hacen a) para permitir que los operadores protejan la reputación de sus productos y eviten la apropiación indebida de su clientela por parte de competidores sin escrúpulos que, de otra manera, podrían verse tentados de hacer pasar sus productos por productos de otro operador que goza de una reputación sólida y b) para permitir que los consumidores efectúen opciones de compra informadas sobre la base de la presunción de que los productos vendidos bajo la misma denominación proceden de la misma fuente y, en circunstancias normales, son de calidad uniforme. En consecuencia, los derechos sobre las marcas pretenden proteger no sólo los intereses del titular de la marca, sino también los del consumidor. En la medida en que la marca protege los intereses de su titular, facultándole para impedir que sus competidores obtengan un beneficio ilícito de su reputación comercial, los derechos exclusivos conferidos al titular constituyen, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el objeto específico del derecho de marca. En la medida en que la marca protege los intereses de los consumidores, actuando como garantía de que todos los productos que llevan la marca tienen la misma procedencia comercial, esto se conoce, en la terminología del Tribunal de Justicia, como función esencial de la marca. Es evidente que estos dos aspectos de la protección a través de la marca son las dos caras de la misma moneda.

73.

Debe afirmarse rotundamente que el objetivo de las marcas no es ayudar a los operadores a compartimentar el mercado común, a mantener diferencias de precios entre los distintos Estados miembros y a crear o reforzar obstáculos artificiales al comercio entre los Estados miembros. Cuando las diferencias de precios se deben a factores que escapan al control del fabricante, como las normativas sobre precios o las disposiciones sobre el reembolso de los gastos médicos, es comprensible que el fabricante se sienta perjudicado si los productos que ha comercializado en un Estado miembro con un precio impuesto terminan comercializándose en otro Estado miembro en el que, en teoría, existe un mercado libre, pero en el que la libertad del fabricante se verá limitada al tener que enfrentarse a la competencia de importaciones paralelas de sus propios productos.

74.

En cierto modo, la libre circulación de mercancías produce, en estas circunstancias, el efecto de exportar la normativa sobre precios de un país al resto del mercado común. Aun cuando los fabricantes puedan considerar que esta situación es injusta, esta consideración no puede justificar el derecho a invocar la marca para impedir las importaciones paralelas de productos que el titular de la marca ha comercializado con arreglo a un régimen de control de precios. Indudablemente, la función de la marca no es eliminar las distorsiones causadas por una normativa distinta sobre los precios.

75.

Ha quedado acreditado que el principio del agotamiento no deja de aplicarse simplemente porque los productos de que se trate hayan sido comercializados en un Estado miembro en el que existe una normativa sobre precios. En la sentencia Winthrop, ( 19 ) el Tribunal de Justicia declaró que el titular de una marca no puede ejercer su derecho para impedir las importaciones paralelas de productos comercializados con dicha marca por el titular en otro Estado miembro en el que se aplican medidas de control de los precios. En la sentencia Sterling Drug, ( 20 ) el Tribunal de Justicia declaró que el titular de patentes paralelas en los Países Bajos y en el Reino Unido no puede invocar la patente neerlandesa para impedir la importación en los Países Bajos de productos farmacéuticos que ha comercializado en el Reino Unido, donde se aplica una normativa sobre precios.

76.

Dado que se trata de patentes, la aplicación del principio del agotamiento en este caso es discutible, debido a que la razón de ser de la patente (o su objeto específico) es permitir que su titular obtenga una justa recompensa por su contribución al progreso científico y a que no puede obtener una justa recompensa si no se le permite fijar sus propios precios de venta. Pero esta crítica no puede aplicarse en materia de marcas, cuyo objeto es completamente distinto. Ninguno de los intereses protegidos por una marca (es decir, el objeto específico y la función esencial de la marca, tal como se han definido en el punto 72) se ve afectado por normas que restrinjan la libertad del titular de la marca para fijar sus propios precios de venta. La capacidad de la marca para funcionar como garantía de procedencia no se ve lesionada por el simple hecho de que el principio del agotamiento se aplique a productos que han sido comercializados a un precio impuesto.

77.

Para determinar qué restricciones de los intercambios están autorizadas por el artículo 36 por razones de protección de la marca, no deben perderse de vista en ningún momento los intereses definidos en el punto 72 supra. Es necesario establecer un equilibrio entre estos intereses y el objetivo fundamental del artículo 30, que es garantizar que los productos puedan circular libremente en la Comunidad y que el comercio entre los Estados miembros no se vea obstaculizado más de lo necesario. Esto es lo que quiere decir el Tribunal de Justicia cuando insiste, como ha hecho en repetidas ocasiones, en que el artículo 36, en su condición de excepción a un principio fundamental, debe interpretarse restrictivamente y sólo puede invocarse para justificar excepciones que sean necesarias para salvaguardar el objeto específico de un derecho de propiedad industrial.

78.

Por consiguiente, para determinar si el titular de la marca puede oponerse a las importaciones paralelas de productos reenvasados, deben plantearse las siguientes preguntas: ¿Se ha modificado el estado de los productos de forma tal que ya no pueden ser fielmente descritos como productos del titular de la marca, con el resultado de que el importador paralelo se beneficia ilícitamente de la reputación de la marca? ¿Se ha modificado el estado de los productos de forma tal que su comercialización con la marca podría perjudicar ilícitamente la reputación de la marca? ¿Se induce a error a los consumidores, en el sentido de que presumen que los productos han sido fabricados bajo el control del titular de la marca y que, por lo tanto, poseen la calidad que generalmente se asocia a la marca, cuando, en realidad, como consecuencia del reenvasado, los productos se han visto expuestos a influencias que pueden afectar a su calidad original? En otras palabras, ¿queda en entredicho la función de la marca como garantía de procedencia?

79.

En caso de respuesta afirmativa a alguna de estas preguntas, el titular de la marca podría oponerse legítimamente a las importaciones paralelas de productos reenvasados. Si, por el contrario, se responde de forma negativa a todas estas preguntas, es difícil ver qué justificación puede existir para que se permita obstaculizar la libre circulación de mercancías en aras de la protección de la marca. Ciertamente, alguno de los factores adicionales alegados por los titulares de las marcas en los presentes asuntos son irrelevantes. El hecho de que los titulares de las marcas hayan gastado grandes sumas de dinero para la promoción de sus productos en Dinamarca y en Alemania no puede justificar que intenten impedir la competencia de productos que ellos mismos han comercializado en otros Estados miembros. Por las razones que se han expuesto, es igualmente irrelevante el hecho de que hayan tenido que vender sus productos a precios inferiores en otros Estados miembros, como consecuencia de la normativa sobre precios o de las normas que regulan el reembolso de los gastos médicos.

80.

Los titulares de las marcas en los presentes asuntos alegan, basándose en las sentencias Hoffmann-La Roche y American Home Products Corporation, ( 21 ) que debe cumplirse otro requisito para que pierdan su derecho a oponerse a las importaciones paralelas de productos reenvasados en los que se ha colocado la marca sin su autorización. Afirman que debe demostrarse que, al utilizar diferentes embalajes en los distintos Estados miembros, han pretendido, de forma deliberada, compartimentar artificialmente el mercado y crear así una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

81.

No comparto esta opinión. Cuando el reenvasado se efectúa de forma tal que no se pone en entredicho la función de la marca como garantía de procedencia y no perjudica la reputación de la marca, parece que no hay razones válidas para afirmar que sólo debe permitirse que el importador paralelo venda los productos reenvasados si puede demostrar que el titular de la marca ha utilizado deliberadamente diferentes embalajes para compartimentar artificialmente el mercado.

82.

Esto no quiere decir que la cuestión de la existencia de una restricción encubierta sea irrelevante y aun menos pretender que no existe la segunda frase del artículo 36. En mi opinión, las dos frases del artículo 36 deben interpretarse conjuntamente. Es un error interpretar la segunda frase como una excepción a la regla general establecida en la primera (o, como afirman Boehringer Ingelheim y Farmitalia, como una excepción a una excepción, suponiendo que el artículo 30 establece la regla general y que la primera frase del artículo 36 establece una excepción a dicha regla). O una medida está justificada, por uno de los motivos enumerados en el artículo 36, o no lo está. Uno de los factores que deben tenerse en cuenta para determinar si una medida está justificada o no es la cuestión de si crea una restricción encubierta, en otras palabras, si la medida, aunque esté aparentemente destinada a proteger la propiedad industrial, pretende en realidad alcanzar otro objetivo que no tiene relación con la protección de la marca. Si el titular de una marca la utiliza para oponerse a las importaciones paralelas de sus propios productos cuando la venta de tales productos no amenaza los intereses protegidos por el objeto específico de la marca y no pone en entredicho la función esencial de la marca como garantía de procedencia, surge inevitablemente la presunción de que la marca se está utilizando para alguna otra finalidad, por ejemplo, para crear o reforzar una compartimentación del mercado común y para permitir que el titular de la marca mantenga diferencias de precios en los distintos Estados miembros. En mi opinión, el hecho de que dicha compartimentación se produzca como resultado de las normas que regulan la dimensión de los productos farmacéuticos no es relevante. Si el titular de una marca se beneficia de una situación que se ha producido como consecuencia de circunstancias que escapan a su control e invoca su derecho de marca para impedir las importaciones paralelas, aun cuando ello no sea necesario por motivos de protección de la marca, su conducta constituye necesariamente un ejercicio abusivo del derecho de marca y una restricción encubierta del comercio.

83.

A pesar de que, en la sentencia Hoffmann-La Roche, el Tribunal de Justicia habló de una compartimentación artificial del mercado, no afirmó que sólo existe una restricción encubierta del comercio si el titular de la marca pretende deliberadamente compartimentar el mercado utilizando diferentes embalajes. El Tribunal de Justicia declaró que existe una restricción encubierta si se demuestra que «la utilización del derecho de marca por el titular, teniendo en cuenta el sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros». ( 22 ) Aunque esta formulación presenta cierta ambigüedad, parece establecer un criterio esencialmente objetivo. En la medida en que se requiere un elemento subjetivo, el mero hecho de utilizar una marca para impedir las importaciones paralelas que no ponen en peligro el objeto específico o la función esencial de la marca es suficiente. Los titulares de marcas se equivocan si creen que son libres para explotar, como consideren oportuno, una compartimentación del mercado causada por factores que escapan a su control. En cualquier caso,, sería ilógico y poco factible exigir la prueba de una intención deliberada de compartimentar el mercado mediante la utilización de diferentes embalajes. Esta intención puede ser difícil, o incluso imposible, de probar. Un importador paralelo que desee reenvasar productos debe poder determinar con un grado razonable de certeza si puede hacerlo lícitamente. La licitud de su conducta no debe depender de las intenciones subjetivas de otra persona.

84.

Por último, debe indicarse que existe un marcado contraste entre la sentencia Hoffmann-La Roche y la sentencia American Home Products Corporation, dictada varios meses después en relación con la relevancia de una intención de compartimentar el mercado. En efecto, en esta última sentencia el Tribunal de Justicia señaló que, cuando el titular de una marca utiliza, en distintos Estados miembros, marcas diferentes para el mismo producto, un importador paralelo sólo puede sustituir una marca por otra si la utilización de las diferentes marcas está deliberadamente destinada a compartimentar el mercado. ( 23 ) No obstante, considero que cuando el importador paralelo cambia la marca en lugar de modificar únicamente el embalaje, se plantean problemas bastante más graves y puede ser necesario buscar soluciones distintas.

85.

En la sentencia Hoffmann-La Roche, el Tribunal de Justicia declaró que un importador paralelo que coloca la marca en productos reenvasados debe comunicarlo antes de que se comercialice el producto reenvasado al titular de la marca y debe indicar en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto. En el asunto C-232/94, se ha sugerido que en el producto reenvasado debe indicarse también que el reenvasado se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca. Las cuestiones planteadas en los asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94 implican que el hecho de no mencionar el nombre del fabricante en el nuevo envase puede constituir un motivo para autorizar al titular de la marca a oponerse a las importaciones paralelas.

86.

La justificación concreta de la obligación de comunicar previamente el reenvasado al titular de la marca no se desprende de la sentencia Hoffmann-La Roche y pueden darse circunstancias en las que tal comunicación sea superflua. No obstante, en términos generales, no parece que se trate de una exigencia irrazonable, por lo menos en relación con los productos farmacéuticos. Puede justificarse porque permite que el titular de la marca compruebe la autenticidad de los productos reenvasados y combata así la actividad de los falsificadores. La aparición de productos de marca con un embalaje no habitual en distintas partes de la Comunidad podría dificultar la comprobación de la autenticidad de los productos por parte del titular de la marca. En cierta medida, esta tarea se ve simplificada si se informa previamente al titular de la marca del nuevo envase y de la identidad de la empresa responsable de éste. Desde el punto de vista del público, los peligros de la falsificación son particularmente graves en el caso de los productos farmacéuticos.

87.

En efecto, yo iría incluso más lejos que el Tribunal de Justicia en la sentencia Hoffmann-La Roche, afirmando que una empresa que reenvasa productos farmacéuticos de marca no sólo debe comunicarlo anticipadamente al titular de la marca, sino que debe facilitarle también una muestra del producto reenvasado, para permitir que señale cualquier posible deficiencia y solicite que se corrija. El embalaje original puede contener informaciones importantes (por ejemplo, que los productos farmacéuticos son sensibles a la luz, que deben conservarse a determinada temperatura o mantenerse fuera del alcance de los niños, etc.). El titular de la marca debe poder oponerse a la comercialización de productos reenvasados si dichas informaciones no se reproducen en el nuevo embalaje. Algunos de estos datos deben mencionarse, en todo caso, en el embalaje exterior de los medicamentos, conforme al artículo 2 de la Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa al etiquetado y al prospecto de los medicamentos de uso humano. ( 24 )

88.

La exigencia de que el producto reenvasado contenga una indicación en la que se identifique a la empresa responsable del reenvasado está obviamente justificada. Sin dicha indicación, se daría la impresión de que el titular de la marca es el responsable del nuevo envase y de cualquier defecto de este último. Un importador paralelo que efectúe operaciones de reenvasado debe indicar qué papel ha desempeñado en la modificación de la apariencia del producto. Por el contrario, no creo que sea necesario indicar que el reenvasado se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca. Dicha indicación, que se interpretaría inevitablemente como signo de que el producto reenvasado no es totalmente regular, no es necesaria para asegurar que la marca funciona como garantía de procedencia. Tampoco pienso que sea esencial mencionar el nombre del fabricante en el nuevo embalaje. Aunque el importador paralelo querrá, en general, incluir esta información, es difícil ver cómo puede afectar su omisión a la función de la marca o perjudicar los intereses del titular de la marca, al menos cuando se le identifica como fabricante de los productos en el embalaje interior original.

89.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, llego a la siguiente conclusión general:

Cuando determinados productos que llevan una marca son comercializados en un Estado miembro con el consentimiento del titular de la marca y otra persona compra dichos productos, los pone en un nuevo embalaje exterior, en el que coloca la marca o a través del cual sigue viéndose la marca colocada en el embalaje interior, y comercializa los productos reenvasados en otro Estado miembro, el titular de la marca no puede invocarla para impedir esta comercialización, salvo que el reenvasado se efectúe de forma tal que pueda afectar al estado original de los productos o perjudicar de cualquier otra manera la reputación de la marca. La persona que reenvasa los productos debe, en principio, comunicarlo al titular de la marca y facilitarle una muestra del producto reenvasado. También debe indicar en dicho producto que es el responsable del nuevo embalaje, pero no es necesario que mencione el nombre del fabricante del producto o que indique que el titular de la marca no ha autorizado el reenvasado.

90.

En mi opinión, un análisis basado en las disposiciones del artículo 7 de la Directiva llega exactamente a los mismos resultados.

91.

El artículo 7 fue manifiestamente redactado sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que establece el principio del agotamiento. Ello se deduce de su tenor literal y del título que encabeza el texto del artículo, que dice «Agotamiento del derecho conferido por la marca». El objetivo del artículo 7 era asegurar que el principio de agotamiento en toda la Comunidad se incluyera en las legislaciones nacionales de los Estados miembros, algunas de las cuales establecían que los derechos de propiedad industrial se agotaban únicamente con la comercialización en el territorio nacional.

92.

Por lo tanto, el apartado 1 del artículo 7 establece que el titular de la marca no puede prohibir su utilización en relación con los productos que han sido comercializados en la Comunidad con la marca por el titular o con su consentimiento. Esta redacción reproduce el lenguaje utilizado en las sentencias del Tribunal de Justicia en las que se consagra el principio del agotamiento.

93.

El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva reconoce, al igual que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el principio del agotamiento no es absoluto: no se aplica cuando el titular de la marca tiene «motivos legítimos» para oponerse a la comercialización ulterior de los productos, «en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización». Una vez más, el lenguaje de la Directiva se hace eco de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular, de las sentencias Hoffmann-La Roche y Pfizer. Por consiguiente, no puede afirmarse que la jurisprudencia anterior haya quedado superada. Al contrario, el apartado 2 del artículo 7 es tan vago que necesita ser completado a través de un conocimiento de la jurisprudencia. La referencia imprecisa al requisito de que el estado de los productos se haya modificado o alterado ofrece, por sí sola, pocas pistas respecto a lo que pueden ser «motivos legítimos» para no aplicar el principio del agotamiento. La relevancia de estos elementos sólo se pone de manifiesto a través de un estudio de la jurisprudencia.

94.

No obstante, no sería adecuado afirmar que la Directiva pretende «codificar» la jurisprudencia. El laconismo del apartado 2 del artículo 7 basta para demostrar que no persigue tal objetivo. Existen buenas razones para ello. Es dudoso hasta qué punto es competente el Consejo, con arreglo al artículo 100 A del Tratado, para codificar la jurisprudencia relativa al artículo 36 del Tratado. Además, el Consejo comprendió probablemente que los principios establecidos en unos cuantos asuntos no podían aún consolidarse en una especie de código, sino que, por el contrario, debía permitirse que evolucionaran a la luz de las situaciones de hecho que pudieran plantearse en el curso de los procedimientos. La utilización de la expresión «en especial» en el apartado 2 del artículo 7 confirma el carácter no exhaustivo de esta disposición y demuestra que el Consejo no pretendía limitar la facultad del Tribunal de Justicia para definir, y redefinir, las circunstancias que justifican la oposición por parte del titular de la marca a la comercialización posterior de los productos que llevan la marca tras su primera comercialización.

95.

Al igual que el artículo 36 del Tratado, el artículo 7 de la Directiva pretende lograr un equilibrio entre la libre circulación de mercancías en el mercado común y la protección de los derechos de marca. El equilibrio adecuado puede alcanzarse permitiendo las restricciones a la libre circulación únicamente si son necesarias para salvaguardar el objeto específico y la función esencial de la marca. En consecuencia, el análisis realizado en los puntos 71 a 89 supra es también relevante para la interpretación de la Directiva. El principal efecto del artículo 7 de la Directiva consiste simplemente en permitir, tras la adaptación correcta del Derecho interno, encontrar una solución en las medidas nacionales de adaptación. Mientras que, anteriormente, podía haber existido un conflicto entre el Derecho nacional y el Tratado (conflicto que debería haberse resuelto dejando de aplicar las disposiciones de Derecho nacional no conformes), la legislación nacional debería ser, actualmente, compatible con el Tratado: el principio del agotamiento de los derechos de marca en toda la Comunidad, sujeto a la excepción de los «motivos legítimos», debería trasladarse ahora, después de la adaptación correcta del Derecho interno a la Directiva, a la legislación nacional de los Estados miembros. En mi opinión, esto es todo lo que el artículo 7 de la Directiva pretendía conseguir.

96.

En efecto, el Gobierno alemán y los titulares de las marcas en los asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93 alegan que el artículo 7 ha concedido derechos más amplios a los titulares de las marcas y ha limitado las circunstancias en las que se aplica el principio del agotamiento a los productos reenvasados. Según esta tesis, el apartado 1 del artículo 7 se aplica únicamente a los productos que se comercializan en su estado original, es decir, en su embalaje de origen. Por consiguiente, el titular de la marca puede oponerse a la comercialización de productos reenvasados en los que se ha colocado la marca sin su consentimiento, aun cuando el estado de los productos no pueda verse afectado por el reenvasado.

97.

No estoy de acuerdo con este argumento. En primer lugar, es difícil de conciliar con el tenor literal del apartado 2 del artículo 7, según el cual el apartado 1 del artículo 7 deja de aplicarse únicamente cuando existen motivos legítimos para permitir que el titular de la marca se oponga a la ulterior comercialización de los productos. Está claro que, en determinadas situaciones (como las descritas en el punto 66 supra), de ninguna manera es obvio que el titular de la marca tenga algún motivo legítimo para oponerse a la utilización de la marca en los productos reenvasados. Sería exagerado afirmar que una persona que simplemente cambia el embalaje exterior de los productos nunca puede identificar los productos colocando la marca en el nuevo embalaje.

98.

En segundo lugar, el citado argumento ignora el hecho de que el artículo 7 ha sido redactado tomando como modelo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De la sentencia Hoffmann-La Roche se deduce que el Tribunal de Justicia no ha considerado que el principio del agotamiento no pueda aplicarse a los productos reenvasados en los que un tercero ha colocado la marca. Si el legislador hubiese querido modificar el Derecho de forma radical, seguramente lo habría hecho utilizando términos claros, más que haciéndose eco del lenguaje del Tribunal de Justicia.

99.

En tercer lugar, si se aceptara dicho argumento, ello significaría que la Directiva supone en realidad un retroceso en términos de integración de los mercados y de eliminación de los obstáculos al comercio entre los Estados miembros. Ello significaría que las restricciones a las importaciones paralelas son mayores ahora que antes de que se adoptara la Directiva. Pues bien, todo conduce a pensar que el objeto de la armonización de las legislaciones de los Estados miembros con arreglo a los artículos 100 y 100 A del Tratado es eliminar los obstáculos al comercio intracomunitario, y no reforzarlos.

100.

El Reino Unido afirma que el artículo 7 de la Directiva tiene un efecto adicional, a saber, la inversión de la carga de la prueba: mientras que antes correspondía a la empresa que colocaba la marca en los productos reenvasados demostrar que el reenvasado no podía afectar al estado original de los productos, la carga pesa ahora sobre el titular de la marca, quien debe demostrar la existencia de motivos legítimos para oponerse a la ulterior comercialización de los productos reenvasados.

101.

Este argumento no me convence. No encuentro en el artículo 7 ninguna referencia, expresa o implícita, a la carga de la prueba. El artículo 7 nada dice al respecto. El Tribunal de Justicia tampoco se refirió expresamente a la carga de la prueba en las sentencias Hoffmann-La Roche y Pfizer. Es cierto que algunas de las palabras utilizadas en la sentencia Hoffmann-La Roche pueden dar la impresión de que se hace referencia a esta cuestión. La sentencia parece sugerir que el titular de la marca puede, en principio, oponerse a la utilización de la marca en los productos reenvasados y que sólo pierde esta facultad en circunstancias excepcionales, a saber, cuando se prueba que la utilización de la marca contribuye a compartimentar artificialmente los mercados y se demuestra que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto (véase el apartado 2 del fallo).

102.

No obstante, no creo que el lenguaje utilizado pretendiera interferir en las normas técnicas relativas a la carga de la prueba o establecer una presunción de legitimidad, salvo prueba en contrario, de la utilización de la marca por parte de su titular para impedir la venta de productos reenvasados. La cuestión de la prueba es un asunto procesal y, en consecuencia, está regulada por el Derecho nacional, conforme al principio de autonomía procesal. ( 25 ) Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, a falta de normativa comunitaria en la materia, regular las disposiciones procesales de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos de los justiciables basados en el efecto directo del Derecho comunitario, siempre que se reúnan dos requisitos: las disposiciones procesales aplicables a los recursos basados en el Derecho comunitario no deben ser menos favorables que las que regulan recursos similares de naturaleza interna y no deben establecerse de forma tal que el ejercicio de los derechos reconocidos por el Derecho comunitario se haga prácticamente imposible o excesivamente difícil. ( 26 ) El Derecho comunitario interfiere sólo en casos excepcionales en la facultad del órgano jurisdiccional nacional de aplicar sus propias normas en cuestiones tales como la prueba o la carga de la prueba. ( 27 ) A veces, la legislación comunitaria determina expresamente sobre quién recae la carga de la prueba o especifica qué tipo de prueba se exige, por ejemplo en el ámbito del Derecho aduanero. ( 28 ) Otras veces, el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que, en determinados tipos de asuntos, la carga de la prueba de determinadas cuestiones recae sobre una parte concreta. Esto parece haber ocurrido fundamentalmente en asuntos relativos a la igualdad de retribución entre hombres y mujeres ( 29 ) y la intervención en la autonomía procesal de los Estados miembros se ha justificado por el hecho de que el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad de retribución podría hacerse virtualmente imposible si la carga de la prueba recayera sobre el trabajador en determinadas situaciones. ( 30 )

103.

En consecuencia, es lógico preguntarse si, en los presentes asuntos, la aplicación de las normas relativas a la carga de la prueba puede producir el efecto de hacer que el ejercicio de derechos reconocidos por el Derecho comunitario sea virtualmente imposible o excesivamente difícil. Se trata de dos de estos derechos: a saber, el derecho de los titulares de marcas de impedir la utilización injustificada de sus marcas por parte de terceros y el derecho de los importadores paralelos a comercializar productos que llevan una marca, siempre y cuando no se cause ningún perjuicio a los intereses legítimos de los titulares de la marca. Ambos derechos son de gran importancia y cualquier conflicto entre ellos debe resolverse ponderando los intereses contrapuestos. Ninguna de las partes debe verse forzada a una probatio diabolica: es decir, obligada a probar algo que no puede probarse o que, al menos, es extremadamente difícil de probar. Puede afirmarse que esto sucedería si se obligara a los importadores paralelos a probar que el reenvasado no puede afectar al estado original de los productos. Es una perogrullada decir que la prueba negativa es extremadamente difícil. Está claro que los órganos jurisdiccionales nacionales deben evitar la aplicación de normas irrazonables en materia de carga y tipo de prueba. No obstante, no sería irrazonable exigir que los importadores paralelos demuestren que han tomado las precauciones adecuadas al reenvasar los productos, por ejemplo, que disponen de instalaciones apropiadas y cuentan con personal competente.

104.

Por consiguiente, es necesario un enfoque ponderado, similar al seguido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Sandoz. ( 31 ) Este asunto se refería a una disposición neerlandesa con arreglo a la cual los alimentos y las bebidas con adición de vitaminas sólo podían venderse con la autorización del ministro competente. El Tribunal de Justicia declaró que «el Derecho comunitario (a saber, los artículos 30 y 36 del Tratado) se opone a una normativa nacional que supedita la concesión de una autorización de comercialización a que el importador pruebe que el producto de que se trata no es perjudicial para la salud, sin perjuicio de la facultad de las autoridades nacionales para pedir al importador que presente toda la información de que disponga y que sea de utilidad para la determinación de los hechos». ( 32 )

105.

La sentencia Sandoz forma parte de una serie de sentencias en las que el Tribunal de Justicia declaró que, cuando se invoca el artículo 36, debe probarse en cada caso que la restricción de las importaciones es necesaria para salvaguardar uno de los intereses mencionados en dicha disposición. ( 33 ) Lo que el Tribunal de Justicia quiere decir es que una autoridad nacional —o el titular de un derecho de propiedad intelectual— debe, para poder acogerse al artículo 36, hacer algo más que una referencia general a uno de los intereses enumerados en dicha disposición; es necesaria una argumentación coherente, que demuestre precisamente cómo quedaría perjudicado el interés de que se trate. No pienso que el Tribunal de Justicia pretenda establecer normas técnicas sobre la incidencia de la carga de la prueba o sobre el tipo de prueba.

106.

Concluyo que, en principio, el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar sus propias reglas de Derecho interno en materia de carga de la prueba, de tipo de prueba y de admisibilidad de las pruebas, siempre que tales reglas no sean discriminatorias y no hagan excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos por el Derecho comunitario. Cuando el titular de una marca se opone a la importación de productos que ha comercializado en otro Estado miembro debido a que han sido reenvasados por otra persona, no sería irrazonable exigir que esta otra persona pruebe que ha tomado las precauciones adecuadas para garantizar que el reenvasado no puede afectar al estado original de los productos.

107.

Corresponde, evidentemente, al órgano jurisdiccional nacional determinar cómo deben aplicarse los citados principios a los hechos concretos de cada asunto. No obstante, el Tribunal de Justicia puede dar algunas orientaciones a la luz de tales hechos. Es lo que intentaré hacer a continuación.

108.

El reenvasado efectuado por Paranova en relación con los productos de Bristol-Myers Squibb consiste esencialmente en cambiar su embalaje exterior. En el caso de los cinco productos farmacéuticos de que se trata, el embalaje interior no parece sufrir ninguna alteración, salvo que, en algunos casos (Vepesid, Vumon y Mycostatin), se coloca en dicho envase una etiqueta. En el caso del Capoten y el Diclocil, la preparación farmacéutica se presenta en forma de comprimidos y el embalaje interior consiste en blisters. En el caso del Vepesid y el Vumon, la preparación farmacéutica se presenta en forma líquida y en el embalaje interior se utilizan ampollas. En el nuevo embalaje exterior, Paranova utiliza generalmente la misma combinación de colores que Bristol-Myers Squibb. En un caso (Mycostatin), se introduce en el nuevo embalaje un producto adicional, a saber, un pequeño atomizador en forma de jeringuilla. El atomizador está envuelto en una bolsa de plástico sellada en la que figuran los nombres «Asie» y «ONCE»; no se sugiere que tales nombres sean marcas de Bristol-Myers Squibb. En el embalaje exterior se indica que la caja contiene un atomizador fabricado por Paranova.

109.

La cuestión que se plantea es si alguna de las operaciones que acaban de describirse supone una amenaza para alguno de los intereses legítimos protegidos por la legislación sobre marcas (intereses definidos en el punto 72 supra). El mero hecho de que Paranova sustituya el embalaje exterior y coloque la marca en el nuevo embalaje no parece afectar a ninguno de estos intereses. El producto indicado como «Capoten» es auténtico Capoten fabricado por Bristol-Myers Squibb. Paranova no presenta sus propios productos como si fueran productos de Bristol-Myers Squibb. El consumidor no es engañado al comprar un producto que parece proceder del titular de la marca «Capoten», cuando procede, en realidad, de una fuente distinta. La utilización de colores que se corresponden con los que aparecen en los embalajes de los productos comercializados en Dinamarca por Bristol-Myers Squibb no es engañosa; simplemente, ayuda a identificar el producto. No se produce ninguna apropiación indebida de la clientela de Bristol-Myers Squibb. Puede afirmarse que un embalaje exterior burdo o defectuoso podría perjudicar la reputación de la marca, pero parece que Bristol-Myers Squibb no ha alegado esta circunstancia.

110.

En cuanto a la cuestión crucial de si el reenvasado puede afectar al estado original de los productos, parece que la respuesta debe ser negativa respecto a cuatro de los productos. En el caso del Capoten y el Diclocil, los blisters originales se dejan intactos y Paranova simplemente coloca en ellos (sin tapar las marcas originales) la indicación de que los productos han sido reenvasados por ella. En el caso del Vepesid y el Vumon, parece que Paranova quita la etiqueta original de las ampollas o los frascos y coloca en ellos una nueva etiqueta que identifica los productos y describe la función de Paranova. Difícilmente se ve cómo, en cualquiera de estos casos, el reenvasado puede afectar al estado original de los bienes.

111.

El Mycostatin se reenvasa de la misma manera que el Vepesid y el Vumon y, una vez más, el estado original del propio medicamento no debería verse afectado. No obstante, la introducción de un atomizador en el caso del Mycostatin plantea mayores dificultades. En principio, el titular de una marca puede oponerse a la introducción, en un embalaje que lleva su marca, de productos procedentes de una fuente distinta, ya que ello crea la impresión de que los productos añadidos se han fabricado bajo su control. Podría afirmarse que una indicación clara en la parte lateral del embalaje, precisando que los productos han sido fabricados por una empresa distinta, disiparía esta impresión. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si la indicación es lo suficientemente clara y si, a pesar de esta indicación, la responsabilidad sobre el material adicional puede seguir atribuyéndose al titular de la marca.

112.

En principio, es difícil ver cómo el reenvasado efectuado por Paranova puede afectar en este asunto al estado original de los productos. En el caso del Atrovent, el Berodual y el Berotec, Paranova simplemente retira los inhaladores de las cajas de cartón originales y los pone en nuevas cajas. Antes de reenvasar los inhaladores, Paranova coloca sobre ellos una nueva etiqueta autoadhesiva con información escrita en danés. La nueva etiqueta cubre completamente la etiqueta original. Contiene información sobre los principios activos, la fecha de caducidad y el número de lote, e indica que el producto ha sido importado y reenvasado por Paranova. En algunos casos, se incluye un prospecto escrito en danés.

113.

Podría afirmarse que es posible que se cometan errores al reproducir la fecha de caducidad o al traducir las instrucciones o que existe un riesgo de contaminación de los inhaladores durante el reenvasado. Se trata de cuestiones de hecho que debe resolver el órgano jurisdiccional nacional. Por lo que se refiere al reenvasado del Catapresan, es difícil ver cómo puede existir un riesgo de que se altere el estado original de los productos. Paranova se limita a retirar los blisters de sus cajas originales y a ponerlos en nuevas cajas. Los blisters no se recortan y el riesgo de contaminación parece ser mínimo o inexistente. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las indicaciones que figuran en el nuevo embalaje exterior son exactas y suficientes.

114.

Este asunto se refiere también al reenvasado de blisters no divididos en nuevos embalajes exteriores. Las afirmaciones realizadas en relación con el Catapresan parecen aplicarse igualmente al producto de que se trata en este caso (Adalat).

115.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si el hecho de que no se incluya una advertencia sobre la fotosensibilidad del producto puede justificar que se prohiba la venta de los productos de que se trata. Este punto es un ejemplo de la oportunidad de facilitar al titular de la marca una muestra del producto reenvasado. Ni que decir tiene que si la advertencia no figuraba en el embalaje original, el titular de la marca no puede quejarse de su omisión en el producto reenvasado.

116.

Tres aspectos específicos de este asunto plantean dificultades particulares. En primer lugar, se plantea la cuestión de si la utilización de blisters divididos y de un embalaje exterior con un orificio que permite ver la marca impresa en el embalaje interior original da al producto una apariencia burda y si puede ser, por sí sola, un motivo para no aplicar el principio del agotamiento. En segundo lugar, se plantea la cuestión de si la división de los blisters implica un riesgo de contaminación. En tercer lugar, es necesario analizar si la interrupción —como resultado de la división— de la serie de días de la semana a que se asigna cada comprimido puede inducir a error al consumidor o incluso poner en peligro su salud.

117.

El primer punto plantea una importante cuestión general relativa al alcance de la protección conferida por la marca. ¿Puede invocarse la marca para impedir la comercialización ulterior de productos reenvasados, debido a que el reenvasado se ha efectuado de forma tal que, a pesar de que no afecta a la calidad técnica de los productos, la imagen de la marca puede verse perjudicada a causa de la apariencia del producto reenvasado? Dado que, en parte, la función de la marca es permitir que su titular proteja su reputación comercial, sería erróneo afirmar que nunca puede invocarse la marca para impedir la ulterior comercialización de ciertos productos a causa de su apariencia burda. Es obvio que la reputación de la marca puede sufrir si se utiliza en productos mal presentados. La importancia de la presentación puede variar en función del tipo de productos. Para los productos de lujo, como los perfumes o las joyas, una presentación atractiva puede ser más importante que para productos más funcionales, como los productos farmacéuticos.

118.

Una vez más, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si, de acuerdo con los hechos, la apariencia de los productos reenvasados puede perjudicar la reputación de la marca. Al hacerlo, debe analizar si la indicación colocada en el nuevo embalaje exterior, en la que se precisa que los productos han sido reenvasados por Eurim-Pharm, excluye todo riesgo de alteración de la imagen de marca como resultado del supuesto carácter burdo del nuevo embalaje. Podría alegarse que, en el caso de medicamentos que sólo pueden venderse con receta médica, las personas competentes para decidir si la reputación de la marca se ve perjudicada son los farmacéuticos que despachan el producto y que, conociendo la existencia de importaciones paralelas, saben exactamente por qué algunos productos están reenvasados y no despreciarán la marca simplemente porque los blisters originales hayan sido colocados en una nueva caja con un orificio lateral o porque algunos de los blisters están incompletos.

119.

Corresponde también al órgano jurisdiccional nacional determinar si existe un riesgo de contaminación como resultado de la división de los blisters. Puede indicarse que, en la muestra facilitada al Tribunal de Justicia por Eurim-Pharm, los blisters se habían recortado de tal forma que algunos comprimidos quedaban muy cerca del borde. El órgano jurisdiccional nacional deberá analizar si ello aumenta el riesgo de que los comprimidos queden accidentalmente expuestos al aire. Ciertamente, sería difícil afirmar a priori que no existe riesgo de contaminación.

120.

Por lo que respecta a la interrupción de la serie de días de la semana, no puede negarse que ello puede crear una considerable confusión en el consumidor. En la muestra facilitada al Tribunal de Justicia, la serie se interrumpe de forma que parece que dos comprimidos se asignan al mismo día (jueves). No puede excluirse el riesgo de que algunos consumidores excedan ocasionalmente de la dosis indicada. El hecho de que los días de la semana se indiquen en francés y en inglés, pero no en alemán, es irrelevante, ya que puede presumirse que gran parte de los consumidores alemanes de productos farmacéuticos tienen conocimientos de inglés o de francés.

121.

En este asunto, no parece que exista ningún riesgo de contaminación de los medicamentos, ya que Eurim-Pharm se limita a retirar los blisters de su embalaje exterior original y a colocarlos, sin dividirlos, en nuevos embalajes. También en este caso se utiliza el método de reenvasado con «orificios» y parecen igualmente válidas las afirmaciones efectuadas en relación con el asunto C-71/94, aun cuando no parece que el titular de la marca critique expresamente la apariencia de los productos.

122.

Dos aspectos específicos de este asunto plantean dificultades, a saber, la utilización de blisters recortados para conseguir un embalaje de cincuenta comprimidos a partir de los embalajes de cuarenta y cinco comprimidos vendidos en España y la adición de la palabra «forte» para indicar que los productos importados de Portugal corresponden a la versión más fuerte del producto.

123.

Por lo que respecta a la división de los blisters, los comentarios realizados en relación con el asunto C-71/94 también son aplicables al presente asunto. Simplemente indicaré que, en la muestra facilitada al Tribunal de Justicia, el blister había sido dividido de forma tal que los comprimidos se encontraban a unos milímetros del borde. Si la muestra es representativa, el riesgo de contaminación parece mínimo, aunque considero que la decisión final sobre este punto corresponde al órgano jurisdiccional nacional.

124.

La adición de la palabra «forte» plantea problemas más graves. En cierto modo, se produce un paralelismo con la sentencia American Home Products Corporation, ( 34 ) en la medida en que se utilizan nombres ligeramente distintos (Sermion y Sermion forte) para el mismo producto (la versión más fuerte del medicamento, con 10 mg de principio activo) en diferentes Estados miembros (Portugal y Alemania). Si la decisión adoptada en aquel asunto se aplicara directamente, el resultado sería que Farmitalia podría oponerse a que el importador paralelo cambiara el nombre, salvo que se demostrara que Farmitalia y sus sociedades hermanas utilizaron denominaciones distintas con objeto de compartimentar deliberadamente el mercado.

125.

No defiendo este enfoque en el presente asunto. Debe recordarse que, en el asunto American Home Products Corporation, las dos marcas eran «Serenid» y «Seresta»; una marca no podía convertirse en la otra simplemente añadiendo una etiqueta autoadhesiva con una palabra más. Por consiguiente, el caso de autos no es idéntico. A la hora de buscar una solución al problema que se plantea en el presente asunto, debe señalarse, en primer lugar, que, en principio, el Sermion comercializado con el consentimiento de Farmitalia en Portugal puede ser revendido en Alemania por un importador paralelo con el nombre «Sermion»; el titular de la marca no puede oponerse debido a que el producto vendido en Portugal con el nombre «Sermion» es distinto del producto vendido en Alemania con el mismo nombre. El titular de la marca no puede alegar que se induciría a error a los consumidores (o a los farmacéuticos), quienes pensarían que el producto contiene 5 mg de principio activo en lugar de 10 mg. En la sentencia IHT Internationale Heiztechnik y Danziger, ( 35 ) el Tribunal de Justicia declaró que «si la fabricación de los productos está descentralizada en el seno de un mismo grupo de sociedades y las filiales establecidas en cada uno de los Estados miembros fabrican productos cuya calidad se adapta a las peculiaridades de cada mercado nacional, debería también inaplicarse [con arreglo a los artículos 30 y 36] una Ley nacional que permitiera a una filial del grupo invocar dichas diferencias de calidad para oponerse en su territorio a la comercialización de productos fabricados por una sociedad perteneciente al mismo grupo de empresas». ( 36 )

126.

Por consiguiente, está claro que, en principio, Eurim-Pharm puede vender en Alemania con la marca «Sermion» un producto que el titular de dicha marca ha comercializado en Portugal con la marca «Sermion». Pero si ello causara confusión, dado que el producto es dos veces más fuerte que el producto conocido como «Sermion» en Alemania, sería claramente necesario, desde el punto de vista de todos los interesados, permitir que Eurim-Pharm pusiera fin a la confusión dejando claro que el producto corresponde al producto conocido en Alemania como «Sermion forte».

127.

En principio, no parece que este asunto plantee ninguna dificultad especial. MPA retira los blisters de su embalaje exterior original y los coloca, intactos, en un nuevo embalaje exterior. Parece que efectivamente no hay riesgo de que se vea alterada la calidad de los productos.

128.

La segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional implica que la indicación relativa a la empresa que ha reenvasado el producto no aparece con suficiente claridad en el embalaje exterior. El contenido de dicha indicación, tal como se describe en el punto 35 de las presentes conclusiones, parece perfectamente adecuado y el único problema puede ser el de saber si la indicación está impresa en letras lo suficientemente grandes. Por supuesto, se trata de una cuestión de hecho que debe resolver el órgano jurisdiccional nacional. No obstante, hay que destacar que es necesario adoptar un enfoque razonable para resolverla. Basta con que la indicación esté escrita de forma tal que un consumidor con vista normal, que ponga un grado de atención normal, pueda descifrar quién es el autor del reenvasado. La inscripción no debe ser anormalmente pequeña, pero tampoco tiene por qué ser anormalmente grande.

129.

Más que responder directamente a cada una de las cuestiones concretas planteadas por los distintos órganos jurisdiccionales nacionales, sería, en mi opinión, de mayor utilidad enunciar una serie de propuestas generales que ayuden a los órganos jurisdiccionales nacionales a determinar en qué circunstancias puede el titular de una marca invocarla para oponerse a la ulterior comercialización de productos reenvasados y formular, a continuación, una serie de normas específicas que permitan a los órganos jurisdiccionales nacionales resolver ciertos problemas concretos que se plantean en algunos de los asuntos. Al formular las respuestas que propongo, he intentado también dejar claro que los resultados obtenidos son idénticos independientemente de que se apliquen las disposiciones del Tratado o las de la Directiva.

130.

En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas:

Asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93

Asuntos acumulados C-71/94, C-72/94 y C-73/94

Asunto C-232/94