—

Klaus Eder, genom M. Douglas, Rechtsanwalt,

—

Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,

—

Europeiska kommissionen, genom F. Bulst, i egenskap av ombud,

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 10.1 och 10.2 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan Bernhard Rintisch och Klaus Eder angående verkligt bruk av ett varumärke som använts i en form som, i detaljer vilka inte förändrar särskiljningsförmågan, skiljer sig från den form i vilken varumärket registrerats, varvid även den form som använts har registrerats som varumärke.

3

Artikel 5 C.2 i konventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851, s. 305) (nedan kallad Pariskonventionen) har följande lydelse:

”Märkeshavarens användande av ett fabriks- eller handelsmärke under en form, som endast genom beståndsdelar, vilka icke ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från den form i vilken märket registrerats i ett unionsland [de länder i vilka Pariskonventionen är tillämplig] skall icke medföra registreringens ogiltighet eller minska det åt märket givna skyddet.”

4

Tolfte skälet i direktiv 89/104 har följande lydelse:

”Alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen. De av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen berörs inte av detta direktiv. Där så är lämpligt skall artikel [267], andra stycket [FEUF], tillämpas.”

5

Artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104 har överförts i oförändrad form till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) och endast punktnumreringen har ändrats. I denna artikel föreskrivs följande under rubriken ”Bruk av varumärken”:

”1.   Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

2.   Även det följande utgör bruk enligt punkt 1:

6

I 26 § punkt 3 i lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad MarkenG), föreskrivs följande:

”Även användning av varumärket i en form som skiljer sig från den form i vilken varumärket har registrerats anses utgöra användning av ett registrerat varumärke under förutsättning att dessa skillnader inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga. Första meningen gäller även om varumärket har registrerats i den form i vilken det har använts.”

7

Bernhard Rintisch, som är klagande i målet vid den nationella domstolen, är innehavare av ordmärkena PROTIPLUS som registrerades den 20 maj 1996 under nummer 395 49 559.8 och PROTI som registrerades den 3 mars 1997 under nummer 397 02 429 samt ord- och figurmärket Proti Power som registrerades den 5 mars 1997 under nummer 396 08 644.6. Dessa nationella varumärken är registrerade för bland annat proteinbaserade produkter.

8

Klaus Eder, som är motpart i målet vid den nationella domstolen, är innehavare av det yngre ordmärket Protifit, som registrerades den 11 februari 2003 under nummer 302 47 818 för kosttillskott, vitaminpreparat och dietlivsmedel.

9

Med stöd av de rättigheter som är knutna till hans äldre varumärken väckte Bernhard Rintisch talan först och främst i syfte att registreringen av varumärket Protifit skulle hävas och, för det andra, i syfte att användningen av detta varumärke skulle förbjudas. Bernhard Rintisch grundade härvid sina yrkanden i första hand på varumärket PROTI och i andra hand på varumärkena PROTIPLUS och Proti Power. Han yrkade vidare att svaranden skulle förpliktas att ersätta den skada som han påstod sig ha lidit.

10

Klaus Eder framställde en invändning om att Bernhard Rintisch inte hade använt varumärket PROTI. Denne genmälde att han hade använt detta varumärke, eftersom han hade använt benämningarna PROTIPLUS och Proti Power. Domstolen i första instans ogillade Bernhard Rintisch yrkanden med motiveringen att de rättigheter som är knutna till varumärket PROTI inte kunde åberopas mot varumärket Protifit. Sedan målet överklagats, fastställde Oberlandesgericht Köln beslutet att ogilla Bernhard Rintisch yrkanden.

11

Bernhard Rintisch överklagade målet till Bundesgerichtshof som angav först och främst att i enlighet med bestämmelserna i tysk processrätt ska, i detta skede av förfarandet, benämningarna PROTIPLUS och Proti Power, trots de ändringar de innehåller i förhållande till varumärket PROTI, inte anses förändra detta varumärkes särskiljningsförmåga, och Bernhard Rintisch ska anses ha gjort verkligt bruk av varumärkena PROTIPLUS och Proti Power före offentliggörandet av registreringen av varumärket Protifit. Bundesgerichtshof utgick således från att varumärket PROTI ska anses ha varit i verkligt bruk i den mening som avses i 26 § punkt 3 MarkenG.

12

Bundesgerichtshof vill emellertid få klarhet i huruvida och i förekommande fall under vilka omständigheter 26 § punkt 3 andra meningen MarkenG är förenlig med artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104.

13

Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

14

Klaus Eder har hävdat att begäran om förhandsavgörande inte kan tas upp till sakprövning. Denna begäran saknar nämligen relevans för utgången i tvisten vid den nationella domstolen, eftersom Oberlandesgericht Köln avgjorde de faktiska och rättsliga frågorna under förfarandet vid den domstolen.

15

EU-domstolen erinrar i detta hänseende om att det i ett förfarande enligt artikel 267 FEUF, som vilar på en tydlig funktionsfördelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen, enligt fast rättspraxis är den nationella domstolen som är ensam behörig att fastställa och bedöma omständigheterna i målet samt att tolka och tillämpa den nationella lagstiftningen. Det ankommer också uteslutande på den nationella domstolen, vid vilken tvisten anhängiggjorts och vilken har ansvaret för det rättsliga avgörandet, att mot bakgrund av de särskilda omständigheterna i målet bedöma såväl nödvändigheten som relevansen av de frågor som ställs till EU-domstolen. Följaktligen är EU-domstolen i princip skyldig att meddela ett förhandsavgörande när de frågor som ställts avser tolkningen av unionsrätten (dom av den 12 april 2005 i mål C-145/03, Keller, REG 2005, s. I-2529, punkt 33, av den 18 juli 2007, i mål C-119/05, Lucchini, REG 2007, s. I-6199, punkt 43, och av den 11 september 2008 i mål C-11/07, Eckelkamp m.fl., REG 2008, s. I-6845, punkterna 27 och 32).

16

En begäran om förhandsavgörande från en nationell domstol kan således bara avvisas då det är uppenbart att den begärda tolkningen av unionsrätten inte har något samband med de verkliga omständigheterna eller föremålet för tvisten vid den nationella domstolen, eller då frågorna är hypotetiska eller EU-domstolen inte har tillgång till sådana uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som är nödvändiga för att kunna ge ett användbart svar på de frågor som ställts till den (dom av den 14 juni 2012 i mål C-618/10, Banco Español de Crédito, punkt 77 och där angiven rättspraxis).

17

Det ska emellertid konstateras att så inte är fallet i förevarande mål. Den begärda tolkningen av artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104 kan nämligen inverka på de bestämmelser som är tillämpliga på tvisten vid den nationella domstolen och därmed på utgången i denna tvist. Begäran om förhandsavgörande kan därför prövas i sak.

18

EU-domstolen kommer att pröva fråga 1 och fråga 3 a tillsammans. Den nationella domstolen har ställt dessa båda frågor för att få klarhet i huruvida artikel 10.2 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att den utgör hinder för att innehavaren av ett registrerat varumärke, i syfte att styrka att detta har använts i den mening som avses i denna bestämmelse, kan göra gällande att varumärket använts i en form som skiljer sig från den form i vilken varumärket registrerats, utan att skillnaderna mellan de båda formerna förändrar varumärkets särskiljningsförmåga, och detta trots att denna annorlunda form i sin tur är registrerad som varumärke.

19

Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i bestämmelserna i direktiv 89/104 innebär att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara från andra företags varor (se, analogt, dom av den 29 april 2004 i de förenade målen C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-5141, punkt 32, av den 21 oktober 2004 i mål C-64/02 P, harmoniseringsbyrån mot Erpo Möbelwerk, REG 2004, s. I-10031, punkt 42, av den 8 maj 2008 i mål C-304/06 P, Eurohypo mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-3297, punkt 66, och av den 12 juli 2012 i mål C-311/11 P, punkt 23).

20

Det följer inte av lydelsen i artikel 10.2 a i direktiv 89/104 att den annorlunda form i vilken varumärket används inte i sig kan registreras som varumärke. Det enda villkoret enligt denna bestämmelse är nämligen att den använda formen inte får skilja sig från den form i vilken varumärket har registrerats annat än avseende detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljningsförmåga.

21

Artikel 10.2 a i direktiv 89/104 syftar till att innehavaren ska kunna variera kännetecknet när han utnyttjar det kommersiellt och att det inte fordras att en strikt överensstämmelse ska upprätthållas mellan den form som används i handeln och den form i vilken varumärket har registrerats. Utan att förändra särskiljningsförmågan, får innehavaren variera kännetecknet för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.

22

Detta syfte skulle emellertid äventyras om det, för att styrka att det registrerade varumärket använts, dessutom fordrades att den annorlunda form i vilken varumärket används inte i sin tur får vara registrerad som varumärke. Att nya former av ett varumärke registreras gör det nämligen möjligt att i förekommande fall föregripa eventuella förändringar av varumärkets image och därmed anpassa märket till en marknad under utveckling.

23

Det följer dessutom av tolfte skälet i direktiv 89/104 att det är nödvändigt att direktivets bestämmelser ”helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen”. Artikel 10.2 a i detta direktiv ska därför tolkas i enlighet med artikel 5 C.2 i Pariskonventionen. Det finns emellertid inte något i den sistnämnda bestämmelsen som tyder på att registrering av ett kännetecken som varumärke medför att användningen av detta inte längre kommer att kunna åberopas för att styrka användningen av ett annat registrerat varumärke, från vilket kännetecknet skiljer sig endast i sådan mån att det sistnämnda varumärkets särskiljningsförmåga inte förändras.

24

Härav följer att registrering som varumärke av en form i vilken ett annat registrerat varumärke används, vilken skiljer sig från den form i vilken det sistnämnda varumärket registrerats, men inte förändrar detta varumärkes särskiljningsförmåga, inte utgör hinder för tillämpningen av artikel 10.2 a i direktiv 89/104.

25

Denna tolkning står inte i strid med domen i det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, bland annat punkt 86 i den domen som anges i beslutet om hänskjutande.

26

I det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån hade EU-domstolen att avgöra en tvist där en av parterna – med avseende på bedömningen av risken för förväxling med det sökta varumärket – gjorde gällande skydd för en ”familj” eller en ”serie” varumärken som liknade varandra. Tvisten avgjordes med tillämpning av artikel 15.2 a i rådets förordning nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). Vid tiden för omständigheterna i målet överensstämde denna bestämmelse med artikel 10.2 a i direktiv 89/104, eftersom bestämmelsernas lydelser huvudsakligen var identiska.

27

I punkt 63 i domen i det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån slog domstolen fast att i fråga om varumärkesfamiljer och varumärkesserier följer risken för förväxling av det faktum att konsumenten kan ta miste på härkomsten eller ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket och, därigenom, felaktigt tro att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien. Domstolen fann att det för att styrka förekomsten av en varumärkesfamilj eller varumärkesserie är nödvändigt att visa att tillräckligt många av de varumärken som skulle kunna ingå i denna varumärkesfamilj eller varumärkesserie har använts.

28

I punkt 64 i domen i det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån slog domstolen vidare fast att det inte kan förväntas att en konsument ska upptäcka en gemensam beståndsdel i denna varumärkesfamilj eller varumärkesserie, eller associera den varumärkesfamiljen eller varumärkesserien med ett annat varumärke som innehåller samma beståndsdel, såvida inte ett tillräckligt antal varumärken vilka kan utgöra en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie har använts. För att det ska föreligga risk för att allmänheten ska missta sig och tro att det sökta varumärket ingår i en varumärkesfamilj eller i en varumärkesserie, måste därför de övriga varumärken som ingår i den aktuella varumärkesfamiljen eller varumärkesserien förekomma på marknaden.

29

Det är i detta särskilda sammanhang, nämligen då en varumärkesfamilj eller varumärkesserie påstås föreligga, som domstolen i punkt 86 i domen i det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån slog fast att det inte är möjligt att, med stöd av artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 – och därmed artikel 10.2 a i direktiv 89/104 –, genom att bevisa att ett registrerat varumärke har använts, sträcka ut det skydd som ett registrerat varumärke åtnjuter till ett annat registrerat varumärke, vars användning inte är styrkt, med motiveringen att det sistnämnda varumärket endast skiljer sig i begränsad omfattning från det förstnämnda varumärket. Användningen av ett varumärke kan nämligen inte åberopas för att styrka att ett annat varumärke använts, eftersom syftet är att slå fast att ett tillräckligt antal varumärken i samma varumärkesfamilj har använts.

30

Av det ovan anförda följer att fråga 1 och fråga 3 a ska besvaras på följande sätt. Artikel 10.2 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att innehavaren av ett registrerat varumärke, i syfte att styrka att detta har använts i den mening som avses i denna bestämmelse, kan göra gällande att varumärket använts i en form som skiljer sig från den form i vilken varumärket har registrerats, utan att skillnaderna mellan de båda formerna förändrar varumärkets särskiljningsförmåga, och detta trots att denna annorlunda form i sin tur är registrerad som varumärke.

31

Den nationella domstolen har ställt fråga 2 för att få klarhet i huruvida artikel 10.2 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att den utgör hinder för att den nationella bestämmelse som syftar till att införliva artikel 10.2 a med nationell rätt tolkas så, att denna bestämmelse inte är tillämplig på defensivmärken, vilka registreras endast i syfte att säkerställa eller utvidga skyddsomfånget för ett annat varumärke som är registrerat i den form i vilken det används.

32

Domstolen påpekar härvid att det inte finns någon möjlighet att tolka artikel 10.2 a i direktiv 89/104 så, att denna bestämmelse inte ska tillämpas vid ett sådant förhållande som det som anges i föregående punkt. Den subjektiva avsikten när ett varumärke registreras är nämligen inte relevant för tillämpningen av denna bestämmelse. Ett sådant begrepp som defensivmärken – som denna bestämmelse inte skulle vara tillämplig på – har därför inte något stöd i direktiv 89/104 eller i någon annan bestämmelse i unionsrätten.

33

Av det ovan anförda följer att fråga 2 ska besvaras på följande sätt. Artikel 10.2 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att den utgör hinder för att den nationella bestämmelse som syftar till att införliva artikel 10.2 a med nationell rätt tolkas så, att denna bestämmelse inte är tillämplig på defensivmärken, vilka registreras endast i syfte att säkerställa eller utvidga skyddsomfånget för ett annat varumärke som är registrerat i den form i vilken det används.

34

Den nationella domstolen har ställt fråga 3 b för att få klarhet i under vilka omständigheter en dom som domstolen har avkunnat, såsom domen i det ovannämnda målet Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån, ska ha rättsverkan, eller vissa rättsverkningar, endast för tiden efter dagen för avkunnandet.

35

Den nationella domstolen har ställt fråga 3 i dess helhet, ”[o]m den första frågan besvaras jakande eller den andra frågan besvaras nekande”. I förevarande mål har fråga 2 besvarats nekande.

36

Fråga 3 b grundas emellertid på antagandet att en nationell bestämmelse, nämligen 26 § punkt 3 andra meningen MarkenG, är oförenlig med en bestämmelse i ett direktiv, i förevarande fall artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104. Svaren på frågorna 1 och 3 a respektive på fråga 2 motsvarar emellertid inte ett sådant antagande.

37

Av det ovan anförda följer att det saknas anledning att besvara fråga 3 b.

38

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande: