1

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster, Ferrari SpA, vernietiging en wijziging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 29 augustus 2023 (zaak R 887/2016‑5) (hierna: „bestreden beslissing”).

2

Bij internationale inschrijving van 17 oktober 2006, met aanduiding van de Europese Unie en door het EUIPO ontvangen op 8 februari 2007, heeft verzoekster, Ferrari SpA, in de Unie bescherming aangevraagd voor het woordmerk TESTAROSSA.

3

De internationale inschrijving is op 12 februari 2007 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken en op 17 december 2007 ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.

4

De waren waarop het litigieuze merk betrekking had, behoorden met name tot klasse 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij werden met name omschreven als volgt: „Schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed), modulair constructiespeelgoed en hun verbindingsstukken, constructiesets (blokken)”.

5

Op 14 november 2014 heeft interveniënt, Kurt Hesse, een verzoek tot nietigverklaring van de internationale inschrijving voor de in punt 4 hierboven genoemde waren ingediend krachtens artikel 158, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [thans artikel 198, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)], gelezen in samenhang met artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001].

6

Bij beslissing van 18 maart 2016 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring gedeeltelijk toegewezen. Zij heeft de vordering afgewezen met betrekking tot „schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)” (hierna: „schaalmodellen van voertuigen”), maar de vordering toegewezen met betrekking tot de andere waren van klasse 28.

7

Op 12 mei 2016 heeft interveniënt een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling ingesteld, voor zover deze afdeling had geweigerd het litigieuze merk vervallen te verklaren voor schaalmodellen van voertuigen.

8

Op 17 oktober 2016 heeft verzoekster in het kader van een incidenteel beroep ook verzocht om gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling, voor zover deze afdeling het litigieuze merk vervallen had verklaard voor „modulair constructiespeelgoed en hun verbindingsstukken, constructiesets (blokken)” van klasse 28.

9

Bij de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep het beroep van interveniënt toegewezen en verzoeksters beroep verworpen. Bijgevolg werden verzoeksters rechten op het litigieuze merk vervallen verklaard voor alle in punt 4 hierboven genoemde waren.

10

Verzoekster verzoekt het Gerecht:

11

Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

12

Interveniënt verzoekt het Gerecht:

13

Gelet op de datum van indiening van de betrokken vordering tot vervallenverklaring, te weten 14 november 2014, die beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, worden de feiten van het onderhavige geding beheerst door de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 en verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) (zie in die zin arresten van 6 juni 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:471, punt 2, en 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO,C‑668/17 P, EU:C:2019:557, punt 3).

14

In dat verband volgt uit de bepalingen van artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat een vervallenverklaring terugwerkende kracht heeft tot de datum van de vordering tot vervallenverklaring. Aangezien volgens vaste rechtspraak de procedureregels in het algemeen worden geacht te gelden vanaf de inwerkingtreding ervan (zie arrest van 11 december 2012, Commissie/Spanje,C‑610/10, EU:C:2012:781, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak), gelden voor het geding bovendien de procedureregels van verordening 2017/1001. Opgemerkt dient te worden dat, wat het bewijs van het normale gebruik van het litigieuze merk betreft, krachtens met name artikel 82, lid 2, onder d), f) en i), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening (EU) 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1), het geding wordt beheerst door de bepalingen van verordening nr. 2868/95 [arrest van 24 maart 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, niet gepubliceerd, EU:T:2021:157, punt 20].

15

Bijgevolg moeten in casu, wat de materiële regels betreft, de verwijzingen van de kamer van beroep in de bestreden beslissing en van de partijen in hun schriftelijke stukken naar de bepalingen van verordening 2017/1001 worden begrepen als verwijzingen naar de bepalingen met dezelfde inhoud van verordening nr. 207/2009.

16

Met haar eerste vordering vordert verzoekster, zonder nadere precisering, vernietiging van de bestreden beslissing.

17

Uit een algemene lezing van het verzoekschrift blijkt evenwel dat verzoekster niet opkomt tegen de bestreden beslissing voor zover daarbij haar beroep strekkende tot vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling werd verworpen wat de vervallenverklaring van het litigieuze merk voor „modulair constructiespeelgoed en hun verbindingsstukken, constructiesets (blokken)” van klasse 28 betreft.

18

Daaruit volgt dat verzoekster in werkelijkheid slechts gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing vordert, voor zover de kamer van beroep het litigieuze merk vervallen heeft verklaard voor schaalmodellen van voertuigen van klasse 28.

19

Verzoekster voert twee middelen aan, in wezen ontleend aan, ten eerste, ontoereikende motivering doordat niet alle relevante factoren in aanmerking zijn genomen bij de beoordeling van het normale gebruik van het litigieuze merk, en, ten tweede, schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, aangezien de kamer van beroep ten onrechte tot de slotsom is gekomen dat verzoekster geen normaal gebruik van het litigieuze merk voor schaalmodellen van voertuigen had aangetoond.

20

Het tweede middel dient eerst te worden onderzocht.

21

Overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 worden de rechten van de houder van een Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard wanneer in een ononderbroken periode van vijf jaar, die in dit geval loopt van 14 november 2009 tot en met 13 november 2014 (hierna: „relevante periode”), het merk niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden bestaat voor het niet gebruiken.

22

Volgens regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, die overeenkomstig regel 40, lid 5, van die verordening mutatis mutandis van toepassing is op de vordering tot vervallenverklaring, moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oudere merk. Volgens regel 22, lid 4, van die verordening bestaat het bewijs in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009.

23

Van een merk wordt dus een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul,C‑40/01, EU:C:2003:145, punt 43). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt [zie arresten van 18 maart 2015, Naazneen Investments/BHIM – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:160, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 11 januari 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, punt 22 (niet gepubliceerd) en aldaar aangehaalde rechtspraak].

24

Verder kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [zie arrest van 23 september 2009, Cohausz/BHIM – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:354, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

25

Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest van 18 maart 2015, SMART WATER, T‑250/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:160, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26

Wat meer bepaald de kenmerken van de markt voor schaalmodellen van voertuigen betreft, heeft het Hof in zijn arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C‑48/05, EU:C:2007:55), reeds de gelegenheid gehad om te onderzoeken of, wanneer een merk zowel voor auto’s als voor speelgoed is ingeschreven, zoals in casu, het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen een gebruik vormen dat de merkhouder kan verbieden.

27

In dat verband heeft het Hof erop gewezen dat de uitoefening van het uitsluitende recht van een merkhouder beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de wezenlijke functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (zie in die zin arrest van 25 januari 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, punt 21).

28

Bijgevolg kan krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen alleen dan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk (zie in die zin arrest van 25 januari 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, punt 22).

29

De vraag of een dergelijke aanbrenging afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, moet worden beoordeeld in het licht van de specifieke kenmerken van de markt voor schaalmodellen van voertuigen. In dat verband moet worden onderzocht of het voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument een gewone zaak is dat schaalmodellen van voertuigen werkelijk bestaande voorbeelden nabootsen en of deze consument zelfs veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zodat hij kan begrijpen dat de aanbrenging van het merk van de autofabrikant op dergelijke schaalmodellen enkel aangeeft dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van dat merk. In een dergelijk geval, aldus het Hof, zal het relevante publiek het aan dat merk gelijke teken op de door een derde in de handel gebrachte schaalmodellen van voertuigen niet opvatten als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van de autofabrikant of van een economisch met hem verbonden onderneming, zodat een dergelijk gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van dat merk als voor speelgoed ingeschreven merk (zie in die zin arrest van 25 januari 2007, Adam Opel,C‑48/05, EU:C:2007:55, punten 23 en 24).

30

In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de markt voor schaalmodellen van voertuigen wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van schaalmodellen van onafhankelijke speelgoedfabrikanten – die merken gebruiken die ook voor auto’s zijn ingeschreven, zoals het litigieuze merk, als loutere aanduiding dat een schaalmodel een getrouwe nabootsing is van een echt automodel – en schaalmodellen van voertuigen die rechtstreeks door de houders van dergelijke merken of door economisch met hen verbonden ondernemingen, in het bijzonder door middel van een licentie, worden vervaardigd en in de handel worden gebracht.

31

De kamer van beroep heeft ook opgemerkt dat het voor het relevante publiek een gewone zaak was om schaalmodellen van voertuigen te zien, met of zonder licentie van de autofabrikant, afhankelijk van de informatie op de verpakking ervan. Partijen betwisten deze bevindingen niet.

32

Daaruit volgt dat een derde een dergelijk merk zonder toestemming van de houder ervan mag gebruiken, mits het gebruik ervan op een schaalmodel van een voertuig beperkt blijft tot het aangeven aan het relevante publiek dat het schaalmodel in kwestie een getrouwe nabootsing is van een echt automodel.

33

Wanneer daarentegen het gebruik van het merk door een derde verder gaat dan een loutere aanduiding van de getrouwheid van de nabootsing, door bijvoorbeeld, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, bij het in de handel brengen van de betrokken schaalmodellen van voertuigen te verwijzen naar een met de merkhouder gesloten licentieovereenkomst, zal een dergelijk gebruik worden opgevat als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van de autofabrikant of van een onderneming die door een dergelijke overeenkomst economisch met hem verbonden is. Een dergelijk gebruik stemt overeen met de wezenlijke functie van het merk, namelijk de aanduiding van de commerciële herkomst van de waar. In dat geval zal de merkhouder zich kunnen verzetten tegen een dergelijk gebruik van zijn merk door een derde zonder zijn toestemming.

34

In het licht van deze overwegingen moeten verzoeksters argumenten worden onderzocht.

35

Om te beginnen moet erop worden gewezen dat, hoewel – zoals in punt 22 hierboven in herinnering is gebracht – het bewijs van het gebruik betrekking moet hebben op de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het betrokken merk, de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing heeft beperkt tot de beoordeling van de wijze van gebruik van het litigieuze merk, zoals het EUIPO overigens ter terechtzitting heeft bevestigd. In die omstandigheden is dit het enige criterium dat in casu door het Gerecht dient te worden getoetst.

36

Voorts wordt niet betwist dat de door verzoekster overgelegde bewijzen het litigieuze merk soms bevatten in de vorm waarin het is ingeschreven, namelijk TESTAROSSA, en soms in de vorm van twee afzonderlijke woordbestanddelen, namelijk „testa” en „rossa”, maar dat deze variatie geen invloed heeft op het onderscheidend vermogen van het merk, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zodat geen onderscheid hoeft te worden gemaakt tussen deze twee gebruiksvormen.

37

Wat de bewijzen inzake het gebruik van het litigieuze merk door de vennootschap Amalgam betreft, heeft de kamer van beroep verder geoordeeld dat deze bewijzen enkel betrekking hadden op grote schaalmodellen die niet als speelgoed waren bedoeld, zodat zij geen gebruik van het litigieuze merk voor de erdoor aangeduide waren aantoonden. Zij heeft deze bewijzen derhalve als irrelevant van de hand gewezen. Na een vraag ter terechtzitting dienaangaande, heeft verzoekster verklaard dat zij niet opkomt tegen dit aspect van de bestreden beslissing.

38

Ten slotte staat vast dat de schaalmodellen van voertuigen van het model Testarossa in de relevante periode niet door verzoekster zelf in de handel zijn gebracht, maar door derden, namelijk fabrikanten van dergelijke schaalmodellen.

39

In het licht van deze voorafgaande overwegingen moet ten eerste worden onderzocht of het litigieuze merk overeenkomstig de wezenlijke functie ervan is gebruikt en, ten tweede, indien dat het geval is, of dat gebruik met toestemming van verzoekster heeft plaatsgevonden.

40

In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat het gebruik van het litigieuze merk door derden beperkt was tot de aanduiding dat de betrokken schaalmodellen van voertuigen getrouwe nabootsingen van echte auto’s van het model Testarossa waren. Zij kwam onder meer tot deze slotsom door vast te stellen dat op de door verzoekster overgelegde bewijzen de verpakking van de betrokken schaalmodellen van voertuigen werd gedomineerd door de merken van de derden, dat de vermelding „Ferrari Official Licensed Product” (officiële waar onder licentie van Ferrari; hierna: „vermelding ‚officiële waar onder licentie van Ferrari’”) niet naar het litigieuze merk verwees en dat laatstgenoemd merk niet vergezeld ging van de symbolen „TM” of „®”, zodat dit merk niet werd gebruikt om de commerciële herkomst van de betrokken schaalmodellen aan te duiden. De kamer van beroep voegde daar ook aan toe dat het feit dat het litigieuze merk door derden was aangebracht op schaalmodellen van voertuigen, die door hen waren vervaardigd volgens verschillende kwaliteitsnormen en tegen verschillende prijzen in de handel waren gebracht, in tegenspraak was met de conclusie dat het litigieuze merk was gebruikt als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar.

41

Verzoekster stelt dat het gebruik van het litigieuze merk voor schaalmodellen van voertuigen niet beperkt is tot de aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van dat merk, aangezien uit de door haar overgelegde bewijzen blijkt dat dit gebruik van het litigieuze merk heeft plaatsgevonden krachtens licenties die zij aan derden heeft verleend, zodat het litigieuze merk is gebruikt in overeenstemming met de wezenlijke functie ervan. Verzoekster stelt ook dat het feit dat de symbolen „TM” en „®” niet zijn gebruikt naast het litigieuze merk, niet betekent dat het gebruik van het litigieuze merk niet overeenstemt met de wezenlijke functie ervan.

42

Het EUIPO, ondersteund door interveniënt, betoogt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat uit de bewijzen niet bleek dat het litigieuze merk werd gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, aangezien de merken die de commerciële herkomst van de waren aanduiden, niet het litigieuze merk waren, maar verschillende andere merken, waaronder merken van onafhankelijke speelgoedfabrikanten. Het EUIPO voegt daaraan toe dat die bewijzen enkel aantoonden dat het litigieuze merk was gebruikt als referentiepunt, ter aanduiding van een getrouwe nabootsing van het echte automodel Testarossa.

43

In dat verband moet ten eerste worden vastgesteld dat verzoekster verschillende catalogi van de vennootschap Bburago heeft overgelegd waarin het litigieuze merk voorkomt. Deze catalogi, uit de jaren 2011 tot en met 2015, hebben als opschrift „Ferrari Race and Play” en geven talrijke schaalmodellen van Ferrari-voertuigen weer, waaronder schaalmodellen van voertuigen van het model Testarossa. De omslagen van de meeste van deze catalogi bevatten ook de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari”, evenals de volgende aanduiding: „Waar onder licentie van FERRARI Spa., FERRARI, het beeldelement bestaande in het STEIGERENDE PAARD, alle logo’s en verwante onderscheidende tekeningen of modellen zijn eigendom van FERRARI Spa. De tekeningen of modellen van de carrosserie van de FERRARI-auto’s zijn beschermd als eigendom van FERRARI krachtens de regelgeving inzake tekeningen en modellen, merken en commerciële aanbiedingsvorm”. In al deze catalogi staat het litigieuze merk onder de foto’s van de schaalmodellen van voertuigen van het model Testarossa. Het bedrijfslogo van Bburago verschijnt ook in de linkerbovenhoek van de catalogus, terwijl het woordmerk Ferrari in het midden bovenaan op de voorgrond staat.

44

Verzoekster heeft ook bewijzen overgelegd betreffende het gebruik van het litigieuze merk door de vennootschap Hachette, die met name bestaan uit foto’s van schaalmodellen van voertuigen van het model Testarossa in hun verpakking. Het litigieuze merk staat in grote letters bovenaan de verpakking en op de voet van het schaalmodel. Het woordmerk Ferrari verschijnt in zeer grote letters naast een steigerend paard bovenaan de verpakking. Bovendien is de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari” duidelijk leesbaar onderaan de verpakking. Aan de onderkant van de verpakking staat de vermelding „Hachette”.

45

In dat verband moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de verpakking van de betrokken schaalmodellen van voertuigen werd „gedomineerd” door de merken van de derden. Deze beoordeling strookt niet met de in de punten 43 en 44 hierboven uiteengezette feiten.

46

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de stelling van de kamer van beroep, die ook door het EUIPO en interveniënt wordt ondersteund, dat het litigieuze merk samen met andere merken van zowel verzoekster als andere ondernemingen werd gebruikt. Volgens vaste rechtspraak kan aan de voorwaarde van normaal gebruik van een merk immers worden voldaan wanneer een merk wordt gebruikt samen met een ander merk voor zover eerstgenoemd merk nog steeds wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar [zie arrest van 23 september 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles), T‑796/16, EU:T:2020:439, punt 142 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

47

Dat is in casu het geval. De hierboven genoemde bewijzen geven namelijk niet alleen het duidelijk zichtbare litigieuze merk als zodanig weer, maar ook het beeldmerk Ferrari dat een steigerend paard voorstelt, het woordmerk Ferrari en vooral de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari”, alsmede de merken van de derden, die de fabrikanten van deze schaalmodellen van voertuigen zijn. Deze aanduidingen stellen het relevante publiek in staat te begrijpen dat de schaalmodellen van voertuigen waarop het litigieuze merk is aangebracht, door een derde onder licentie van verzoekster worden vervaardigd, zodat dit gebruik van het litigieuze merk in overeenstemming is met de wezenlijke functie ervan, namelijk de consument de commerciële herkomst van deze waren te waarborgen.

48

Het loutere feit, waarnaar de kamer van beroep verwijst, dat de schaalmodellen van voertuigen van het model Testarossa door verschillende ondernemingen in de handel worden gebracht en dat de kwaliteit en de prijs ervan verschillen, kan niet tot de slotsom leiden dat een dergelijk gebruik niet in overeenstemming is met de wezenlijke functie van het merk. Zoals in punt 47 hierboven is vastgesteld, brengen de derde ondernemingen namelijk op de verpakking van hun waren of op hun catalogi de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari” aan, waardoor zij een duidelijk verband leggen met verzoekster, de houdster van het litigieuze merk, hetgeen het relevante publiek aldus wijst op de commerciële herkomst van deze waren.

49

Bovendien, en anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, doet het niet ter zake dat de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari” als zodanig niet naar het litigieuze merk verwijst, aangezien, ten eerste, het litigieuze merk duidelijk naast deze vermelding of, in de catalogi, onder de foto’s van de betrokken schaalmodellen staat en, ten tweede, het relevante publiek dankzij deze vermelding een verband zal leggen tussen verzoekster, houdster van het litigieuze merk, en de speelgoedfabrikanten die de betrokken waren onder dit merk in de handel brengen.

50

Het is namelijk algemeen bekend dat auto’s op de automarkt in de handel worden gebracht zowel onder een eerste merk dat de fabrikant ervan aanduidt, als onder een tweede merk dat het model ervan aanduidt. Deze overwegingen zijn ook relevant voor de markt van schaalmodellen van voertuigen, aangezien deze bedoeld zijn als getrouwe nabootsingen van echte auto’s, zodat het voor het relevante publiek gebruikelijk is om zowel naar het merk van de fabrikant als naar dat van het specifieke model te verwijzen. Bijgevolg is het verband tussen het gebruik van het merk Ferrari en het litigieuze merk op de verpakkingen en catalogi in overeenstemming met de gebruiken van de markt.

51

Ten tweede moet in navolging van verzoekster worden opgemerkt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat op grond van het feit dat het litigieuze merk niet vergezeld ging van de symbolen „TM” of „®” kon worden aangenomen dat het gebruik van dat merk niet in overeenstemming was met de wezenlijke functie ervan. Er bestaat namelijk geen verplichting om de symbolen „®” of „TM” te gebruiken opdat het gebruik zou worden geacht in overeenstemming te zijn met de wezenlijke functie van het merk. Het ontbreken van deze symbolen tast noch de geldigheid noch de wezenlijke functie van Uniemerken aan. Bijgevolg doet het ontbreken van deze symbolen naast het litigieuze merk in de bewijzen geenszins afbreuk aan het vermogen van het litigieuze merk om zijn wezenlijke functie te vervullen, namelijk de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden en deze van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

52

Aldus kan op grond van de bovengenoemde door verzoekster overgelegde bewijzen, in hun geheel beschouwd, worden geoordeeld dat het litigieuze merk in de relevante periode voor schaalmodellen van voertuigen is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, namelijk de commerciële herkomst te waarborgen van de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

53

Krachtens artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geldt het gebruik van het merk met toestemming van de merkhouder als gebruik door de merkhouder.

54

Het is aan de merkhouder om te bewijzen dat hij met het gebruik van dit merk door een derde heeft ingestemd (arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM,C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punt 44).

55

In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat de derden bij het gebruik van het litigieuze merk voor schaalmodellen van voertuigen met haar toestemming hadden gehandeld. In het bijzonder heeft zij opgemerkt dat aan de hand van de door verzoekster overgelegde uittreksels uit de licentieovereenkomsten niet kon worden vastgesteld of het litigieuze merk het voorwerp van die overeenkomsten vormde. De kamer van beroep heeft ook opgemerkt dat de in de punten 43 en 44 hierboven genoemde bewijzen verzoeksters toestemming niet aantonen, in het bijzonder omdat de vermelding dat de verkochte waren officiële waren onder licentie van Ferrari zijn, geen gewag maakt van het litigieuze merk.

56

Verzoekster betwist deze bevindingen. In dat verband stelt zij dat zij verschillende uittreksels heeft overgelegd uit licentieovereenkomsten die tussen haar en derden zijn gesloten voor de verkoop en de productie van schaalmodellen van voertuigen. De kamer van beroep is ten onrechte voorbijgegaan aan deze licentieovereenkomsten, waaruit nochtans bleek dat zij had ingestemd met het gebruik van het litigieuze merk door deze derden. Zij betoogt ook dat, ofschoon op basis van de uittreksels uit die licentieovereenkomsten niet kan worden vastgesteld of zij betrekking hebben op het litigieuze merk, op basis van de vermeldingen op de verpakkingen en in de catalogi, zoals die welke zijn vermeld in de punten 43 en 44 hierboven, hoe dan ook tot de slotsom kan worden gekomen dat zij, althans impliciet, heeft ingestemd met het gebruik van haar merk door derden, aangezien zij op de hoogte was van dat gebruik en zich daar nooit tegen heeft verzet.

57

Het EUIPO is het eens met de beoordeling van de kamer van beroep volgens welke de door verzoekster overgelegde uittreksels uit de licentieovereenkomsten niet tot de slotsom konden leiden dat de licentiehouders toestemming hadden om het litigieuze merk te gebruiken. Het EUIPO voegt daaraan toe dat niet kan worden geoordeeld dat verzoekster had ingestemd met het gebruik van het litigieuze merk, omdat dit in strijd zou zijn met de rechtspraak volgens welke normaal gebruik niet kan worden aangenomen op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens.

58

Volgens interveniënt moest verzoekster ondubbelzinnig aantonen dat zij had ingestemd met het gebruik van het litigieuze merk en moest in dat verband niet de opvatting van het relevante publiek doorslaggevend zijn, maar de werkelijke verhouding tussen verzoekster en de derde fabrikanten van schaalmodellen van voertuigen. Bovendien kan het feit dat verzoekster zich niet heeft verzet tegen het gebruik van het litigieuze merk door derden, niet volstaan om haar toestemming aan te tonen. Voorts heeft verzoekster dat argument voor het eerst aangevoerd in het kader van het onderhavige beroep.

59

In dat verband moet ten eerste worden opgemerkt, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat de door verzoekster overgelegde uittreksels uit de licentieovereenkomsten geen lijst bevatten van de merken waarop die overeenkomsten betrekking hebben. In die omstandigheden kan aan de hand van die uittreksels niet worden vastgesteld dat verzoekster uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van haar merk door die derden.

60

Wat ten tweede verzoeksters argument betreft dat de door haar overgelegde bewijzen, in hun geheel beschouwd, hoe dan ook aantonen dat zij impliciet heeft ingestemd met het gebruik van het litigieuze merk door derden, moet eraan worden herinnerd dat volgens de rechtspraak de toestemming van de houder van een merk inderdaad expliciet of impliciet kan worden uitgedrukt. De toestemming moet aldus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt om afstand te doen van zijn exclusieve recht op het merk. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Evenwel kan niet worden uitgesloten dat deze wil impliciet kan worden afgeleid uit omstandigheden en elementen van vóór, tijdens of na het gebruik van het betrokken merk door een derde, die eveneens op vaststaande wijze weergeven dat de houder afstand doet van zijn recht [zie arresten van 13 januari 2011, Park/BHIM – Bae (PINE TREE), T‑28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 8 juni 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punt 71 (niet gepubliceerd)].

61

Derhalve moet worden onderzocht of een dergelijke impliciete toestemming van verzoekster voortvloeit uit omstandigheden en elementen van vóór, tijdens of na het gebruik van het litigieuze merk door een derde.

62

De relevante omstandigheden en elementen die op het bestaan van een dergelijke impliciete toestemming kunnen wijzen, moeten worden onderzocht, zoals het EUIPO overigens ter terechtzitting heeft erkend, in het licht van met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren marktaandelen te behouden of te verkrijgen en de kenmerken van de markt (zie in die zin en naar analogie arrest van 18 maart 2015, SMART WATER, T‑250/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:160, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

63

In dat verband moet om te beginnen worden opgemerkt dat, zoals in punt 33 hierboven is uiteengezet, in de specifieke context van de betrokken markt de houder van een merk dat zowel voor auto’s als voor schaalmodellen van voertuigen is ingeschreven, zich kan verzetten tegen het gebruik van dat merk door een derde wanneer dat gebruik verder gaat dan de loutere aanduiding dat de betrokken schaalmodellen een getrouwe nabootsing van de echte auto zijn, en bovendien de commerciële herkomst van die schaalmodellen aanduidt als zijnde afkomstig van die merkhouder of van een met hem verbonden onderneming.

64

Zoals blijkt uit punt 52 hierboven, is dat in casu het geval. In een dergelijke context volgt de impliciete toestemming van de houder van dat merk derhalve uit het feit dat hij op de hoogte was van het gebruik van zijn merk door derden en zich daar niet tegen heeft verzet.

65

Uit de in de punten 43 tot en met 49 hierboven beschreven en beoordeelde bewijzen blijkt dat verzoekster op de hoogte was van het gebruik van het litigieuze merk door derden, die de betrokken waren als „officiële” waren onder licentie van Ferrari presenteerden, en dat zij zich niet tegen dat gebruik heeft verzet, hetgeen aantoont dat zij op zijn minst impliciet met dat gebruik heeft ingestemd.

66

Noch het EUIPO noch interveniënt betwist namelijk dat verzoekster daadwerkelijk op de hoogte was van dat gebruik, hetgeen bovendien blijkt uit het feit dat de door verzoekster overgelegde bewijzen met name publiekelijk toegankelijk bewijsmateriaal bevatten, zoals catalogi of productverpakkingen.

67

Voor zover interveniënt voorts betoogt dat verzoekster in het onderhavige beroep voor het eerst aanvoert dat zij zich niet tegen een dergelijk gebruik heeft verzet, kan worden volstaan met de vaststelling dat uit het dossier blijkt dat verzoekster gedurende de gehele administratieve procedure heeft betoogd dat derden met haar toestemming hadden gehandeld, waarmee zij impliciet maar noodzakelijkerwijs heeft aangevoerd dat zij zich niet tegen een dergelijk gebruik heeft verzet.

68

Vervolgens heeft het Gerecht reeds geoordeeld dat het gebruik van het merk van een productieonderneming door een economisch met deze onderneming verbonden distributieonderneming kan worden erkend als gebruik van dit merk met toestemming van de merkhouder en dus kan worden geacht te zijn gemaakt door de merkhouder, overeenkomstig artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 [arresten van 17 februari 2011, J & F Participações/BHIM – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:47, punt 32, en 16 oktober 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, niet gepubliceerd, EU:T:2024:696, punt 102 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

69

Deze overwegingen zijn mutatis mutandis van toepassing wanneer het merk van een productieonderneming, zoals het litigieuze merk, wordt gebruikt door een andere onderneming die de betrokken waren als „officiële” waren onder licentie van eerstgenoemde onderneming in de handel brengt. Een dergelijk gebruik brengt namelijk een band tussen de twee ondernemingen tot stand die, bij gebreke van aanwijzingen voor het tegendeel, veronderstelt dat de merkhouder heeft ingestemd, al was het maar impliciet, met het gebruik van zijn merken door die andere onderneming.

70

Ten slotte heeft verzoekster ook verschillende facturen en bestelbonnen overgelegd die zijn uitgereikt door derden voor de verkoop van schaalmodellen van voertuigen die zijn voorzien van het litigieuze merk. Uit de rechtspraak volgt dat wanneer de houder van een merk waarvan vervallenverklaring is gevorderd, gebruik van dit merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, deze houder impliciet stelt dat dit gebruik met zijn toestemming gebeurde [arrest van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, punt 24].

71

Derhalve heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat zij, zelfs impliciet, had ingestemd met het gebruik van het litigieuze merk door derden voor de betrokken waren in de zin van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

72

Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel van verzoekster moet worden toegewezen en dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voor zover daarbij het litigieuze merk vervallen werd verklaard voor schaalmodellen van voertuigen van klasse 28, zonder dat het eerste middel van het beroep behoeft te worden onderzocht.

73

Met betrekking tot verzoeksters vordering dat het Gerecht de bestreden beslissing wijzigt, zij eraan herinnerd dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot wijziging weliswaar niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen, maar dat deze bevoegdheid moet worden uitgeoefend in situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM,C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72).

74

In casu moet echter worden opgemerkt dat, zoals in punt 35 hierboven is uiteengezet, de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen standpunt heeft ingenomen over de plaats, tijd en omvang van het gebruik van het litigieuze merk, zodat het niet aan het Gerecht staat om deze elementen te beoordelen in het kader van het onderzoek van de vordering tot wijziging van die beslissing.

75

Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO en interveniënt op de voornaamste punten in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten.

76

Bovendien heeft verzoekster geconcludeerd tot verwijzing van het EUIPO en interveniënt in de kosten die zij in de procedure voor de kamer van beroep heeft gemaakt. In dat verband zij eraan herinnerd dat volgens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering enkel de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Bijgevolg dienen het EUIPO en interveniënt tevens te worden verwezen in de door verzoekster in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten.

HET GERECHT (Achtste kamer – uitgebreid),

rechtdoende, verklaart: