1.

År 2006 konstaterade internationella föreningen för immaterialrätt (AIPPI) att flertalet europeiska arbetsgrupper som då deltog i det sammanställande arbete som föreningen ledde rörande passivitet vid intrång i immateriella rättigheter i allmänhet samt om fall där innehavaren av den äldre rättigheten avbryter passiviteten i synnerhet, ”förklara[de] att frågan inte ha[de] reglerats och att den, liksom för övrigt hela frågan … om rättighetsförlust till följd av passivitet, behöv[de] klarläggas ytterligare” ( 2 ). Nästan sexton år senare, och efter det att domstolen har stakat ut gemenskapsordningen för rättighetsförlust till följd av passivitet i dom i målet Budějovický Budvar ( 3 ), ger förevarande begäran om förhandsavgörande domstolen ett nytt tillfälle att förtydliga konturerna i denna rättsliga reglering.

2.

Det framgår av skäl 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ( 4 ) att det ”[a]v hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har, är … viktigt att säkerställa att denne inte längre får begära ogiltighetsförklaring samt att han inte får motsätta sig användningen av ett varumärke som är yngre än hans eget och som han i vetskap därom har tillåtit användning av under en längre tid, om inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro”.

3.

I artikel 4 i direktiv 2008/95, som behandlar ”[y]tterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”, föreskrivs följande:

”1.   Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

2.   Med äldre varumärken i punkt 1 avses

…

4.   Vidare får en medlemsstat besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras i följande fall:

…

….”

4.

Artikel 9 i direktiv 2008/95 har följande lydelse:

”1.   Om innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.2 har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

2.   En medlemsstat får bestämma att punkt 1 även ska tillämpas på innehavaren av ett äldre varumärke som avses i artikel 4.4 a eller annan äldre rättighet som avses i artikel 4.4 b eller c.

3.   I de fall som nämns i punkterna 1 och 2 har innehavaren av ett yngre registrerat varumärke inte rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten, även om den inte längre kan åberopas gentemot det yngre varumärket.”

5.

I artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ( 5 ) föreskrivs följande:

”1.   Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

2.   Med äldre varumärken avses i punkt 1

…

4.   Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns unionslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken:

…”

6.

I artikel 54 i förordning nr 207/2009, som behandlar rättighetsförlust till följd av passivitet, föreskrivs följande:

”1.   Om en innehavare av ett EU-varumärke under en sammanhängande femårsperiod förhållit sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i unionen, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.

2.   Om en innehavare av ett sådant äldre nationellt varumärke som avses i artikel 8.2 eller av ett sådant äldre tecken som avses i artikel 8.4 under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att ett yngre EU-varumärke använts i den medlemsstat där det äldre varumärket eller tecknet åtnjuter skydd, och om han varit medveten om denna användning, ska han inte längre ha rätt att på grundval av det äldre varumärket eller tecknet ansöka om ogiltighetsförklaring av det yngre varumärket eller motsätta sig användning av det yngre varumärket för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts, om inte ansökan om registrering av det yngre EU-varumärket gjorts i ond tro.

3.   I de fall som avses i punkt 1 eller 2 ska innehavaren av ett yngre EU-varumärke inte ha rätt att motsätta sig användningen av den äldre rättigheten ens om den rättigheten inte längre kan åberopas mot det yngre EU-varumärket”.

7.

Artikel 110 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Förbud mot bruk av EU-varumärken”. I punkt 1 i denna anges följande: ”Om inte annat föreskrivs, ska denna förordning inte påverka rätten i medlemsstaternas lagstiftning att väcka sådan talan om intrång i äldre rättigheter som avses i artikel 8 eller artikel 53.2 i förhållande till bruk av ett yngre EU-varumärke. En sådan talan om intrång i äldre rättigheter som avses i artikel 8.2 och 8.4 får dock inte längre väckas, om innehavaren av den äldre rättigheten i enlighet med artikel 54.2 inte längre kan ansöka om en ogiltighetsförklaring av EU-varumärket.”

8.

Artikel 111 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”1.   Innehavaren av en äldre rättighet som gäller lokalt får motsätta sig användning av EU-varumärket inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd, i den mån lagstiftningen i den berörda medlemsstaten tillåter detta.

2.   Bestämmelsen i punkt 1 ska inte tillämpas, om innehavaren av den äldre rättigheten under en sammanhängande femårsperiod har förhållit sig passiv till att EU-varumärket använts inom det område där denna rättighet åtnjuter skydd, och han under samma tid varit medveten om användningen, såvida inte ansökan om registrering av EU-varumärket gjorts i ond tro.

3.   Innehavaren av ett EU-varumärke ska inte vara berättigad att motsätta sig användning av en sådan rättighet som avses i punkt 1 även om den rättigheten inte längre kan göras gällande mot EU-varumärket.”

9.

I 21 § i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (nedan kallad MarkenG) ( 6 ) föreskrivs följande:

”1.   Innehavaren av ett varumärke eller av en handelsbeteckning får inte förbjuda användning av ett varumärke som senare registreras för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat om denne under fem år i följd har funnit sig i användning av detta varumärke i vetskap om användningen, såvida inte ansökan om registrering av det yngre varumärket gjorts i ond tro.

2.   Innehavaren av ett varumärke eller en handelsbeteckning får inte förbjuda användning av … en yngre handelsbeteckning om denne under fem år i följd har funnit sig i användning av [denna handelsbeteckning] i vetskap om användningen, såvida inte innehavaren av denna rättighet var i ond tro när den förvärvades.

…”

10.

I 125b § punkt 3 i MarkenG föreskrivs följande: ”Om ett registrerat EU-varumärke åberopas mot användningen av ett yngre registrerat varumärke i enlighet med denna lag, ska 21 § punkt 1 [i MarkenG] tillämpas med nödvändig anpassning.”

11.

Klaganden i det nationella målet infördes 1984 i handelsregistret under företagsnamnet Heitec Industrieplanung GmbH. Företagsnamnet ändrades 1988 till HEITEC GmbH. Efter det att företaget ändrat sin rättsliga form år 2000 bedriver detta sin verksamhet under namnet HEITEC AG. Klaganden innehar ordmärket HEITEC, EU-varumärke nr 774331, för vilket ansökan ingavs den 18 mars 1998 med yrkande om företräde från den 13 juli 1991 och som registrerades den 4 juli 2005. ( 7 )

12.

En av de båda motparterna i det nationella målet ( 8 ) infördes i handelsregistret den 16 april 2003 under företagsnamnet HEITECH Promotion GmbH, det namn under vilket detta företag bedriver sin verksamhet (nedan kallat Heitech). Företaget innehar ett tyskt figurmärke för vilket ansökan ingavs den 17 september 2002, vilket registrerades den 4 februari 2003, och används sedan åtminstone den 29 september 2004. Företaget innehar också EU-varumärke nr 6647432, i form av ord- och figurmärket HEITECH, för vilket ansökan ingavs den 6 februari 2008, som registrerades den 20 november 2008 och används sedan åtminstone den 6 maj 2009.

13.

Den 29 november 2004 kontaktade Heitech genom en skrivelse företrädarna för Heitec för att föreslå dessa att ingå ett avtal om avgränsning och prioritetsrätt. Den 7 juli 2008 underrättade EUIPO Heitec om ingivandet av ansökan om registrering av EU-varumärket HEITECH. Den 22 april 2009 riktade Heitec en formell underrättelse till Heitech grundad på användningen av handelsbeteckningen och av det varumärke som innehöll ordet HEITECH. Heitech föreslog i sitt svar av den 6 maj 2009 på nytt ett ingående av avtal om avgränsning och prioritetsrätt.

14.

Den 31 december 2012 mottog Landgericht Nürnberg-Fürth (den regionala domstolen för Nürnberg-Fürth, Tyskland) via telefax stämningsansökan, ingiven av klaganden i det nationella målet och daterad den 15 december 2012. Den 4 januari 2013 uppmanade denna domstol klaganden i det nationella målet att betala ett förskott av rättegångskostnaderna. Detta förskott var fortfarande inte inbetalt den 12 mars 2013, den dag då Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) sände en påminnelse till klaganden i det nationella målet om att denna ännu inte hade betalat förskottet och om att originalhandlingarna i stämningsansökan inte hade ingetts.

15.

Den 23 september 2013 förklarade Heitec genom en skrivelse till Heitech att företaget inte var berett att med det sistnämnda företaget ingå ett avtal om avgränsning och prioritetsrätt. Heitec föreslog i stället Heitech ett licensavtal och meddelade samtidigt att företaget hade inlett ett rättsligt förfarande. I en andra skrivelse, som översändes till Heitech den 29 december 2013, meddelade Heitec motparten i det nationella målet att företaget stödde sig på sin handelsbeteckning och var innehavare av EU-varumärket HEITEC. Heitec förklarade också att det rättsliga förfarandet var under handläggning.

16.

Den 30 december 2013 mottog Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) inlagor från Heitec daterade den 12 december 2013 tillsammans med en betalcheck för rättegångskostnaderna samt en ny stämningsansökan daterad den 4 oktober 2013. Den 14 januari 2014 påpekade Landgericht Nürnberg-Fürth för Heitec att stämningsansökan av den 15 december 2012 måste delges motparten och att företaget fortfarande inte hade inkommit med originalhandlingar till domstolen samt till motparten i det nationella målet. Efter denna anmodan att inkomma med handlingarna ingav Heitec nämnda originalhandlingar till Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) den 22 februari 2014.

17.

Den 24 februari 2014 påpekade Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) för Heitec att yrkandena i originalhandlingarna i den stämningsansökan som mottogs den 22 februari 2014 inte stämde överens med yrkandena i den stämningsansökan som ingavs den 31 december 2012. Den 16 maj 2014 inledde Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) slutligen förfarandet och förordnade om att kopior av stämningsansökan av den 15 december 2012 skulle delges motparterna i det nationella målet.

18.

Den 23 maj 2014 delgavs slutligen motparterna i det nationella målet ( 9 ) stämningsansökan av den 15 december 2012 efter det att originalhandlingarna hade översänts till Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) den 21 maj 2014.

19.

Heitec har sålunda i huvudsak framställt yrkanden grundade på intrång i detta företags rättigheter genom handelsbeteckningen HEITEC och, i andra hand, yrkanden grundade på intrång i dess EU-varumärke HEITEC. Detta företag yrkade att Heitech skulle förpliktas att inte använda namnet HEITECH Promotion GmbH för sitt företag (första yrkandet), avstå från att anbringa tecknen HEITECH PROMOTION och HEITECH på varor, utbjuda varor eller erbjuda tjänster under dessa tecken, använda dessa tecken i affärshandlingar, på webbplatser eller i reklam (andra yrkandet) samt avstå från att använda eller överlåta den kommersiella webbplatsen ”heitech-promotion.de” (tredje yrkandet) och samtycka till att dess företagsnamn avförs från handelsregistret (sjunde yrkandet). Heitecs yrkanden omfattar vidare upplysning, fastställande av skadestånd, förstöring av varor och betalning av kostnaderna för underrättelseförfarandet (fjärde, femte, sjätte och åttonde yrkandet).

20.

Landgericht Nürnberg (Nürnberg-Fürths regionala domstol) förpliktade Heitech att till Heitec utbetala ett belopp av 1353,80 euro jämte ränta för kostnaderna för underrättelseförfarandet och avvisade de övriga yrkandena.

21.

Heitec överklagade domen vid Oberlandesgericht Nürnberg (Nürnbergs regionala överdomstol, Tyskland). Denna domstol slog fast att talan saknade grund, eftersom Heitecs rättigheter var prekluderade. Den förklarade att Heitech hade använt sina yngre tecken under en oavbruten period av minst fem år och att Heitec hade funnit sig i detta, eftersom detta företag trots vetskap om denna användning inte inom fem år hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att få den att upphöra. Appellationsdomstolen ansåg att den talan som väckts vid Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) inte hade avbrutit fristen för rättighetsförlust, eftersom den delgavs motparterna i det nationella målet först efter det att fem år hade förflutit sedan den formella underrättelse vilken föregick talan. Appellationsdomstolen slog också fast att passiviteten inte kunde anses ha upphört vid den tidpunkt då den formella underrättelsen skedde, eftersom delgivningen av stämningsansökan inte hade skett kort tid efter den formella underrättelsen.

22.

Heitec har överklagat avgörandet vid den hänskjutande domstolen. Denna anser att utgången i målet är avhängigt av om Heitecs rättigheter är prekluderade vad avser företagets yrkanden om förbud och i fråga om dess accessoriska yrkanden, med tillämpning av 21 § punkt 1 och 21 § punkt 2 i MarkenG samt artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009.

23.

Den hänskjutande domstolen påpekar att rättighetsförlust i fråga om Heitecs yrkanden avseende Heitechs användning av det tyska varumärke som sistnämnda företag innehar (andra yrkandet vad avser tecknet HEITECH PROMOTION) omfattas av 21 § punkt 1 i MarkenG jämförd med 125b § punkt 3 i samma lag i den utsträckning som dessa yrkanden grundar sig på det EU-varumärke som Heitec är innehavare av.

24.

Den hänskjutande domstolen förklarar att 21 § punkt 1 i MarkenG med tysk rätt införlivar den förlust som anges i artikel 9 i direktiv 2008/95 av rätten att genom varumärken (artikel 9.1 i direktiv 2008/95) och andra tecken – däribland handelsbeteckningar – som används i näringsverksamhet (artikel 9.2 i direktiv 2008/95) motsätta sig användning av ett registrerat varumärke.

25.

I den mån Heitecs talan avser Heitechs handelsbeteckning (första, andra, tredje och sjunde yrkandet) faller rättighetsförlusten enligt den hänskjutande domstolens konstateranden under 21 § punkt 2 i MarkenG. Den hänskjutande domstolen förklarar att denna bestämmelse i överensstämmelse med den enhetliga tolkningen av direktivet bör tolkas i enlighet med 21 § punkt 1 i MarkenG, trots att det normativa innehållet i punkt 2 går längre än i direktiv 2008/95 och heller inte motsvarar innehållet i artikel 54 i förordning nr 207/2009. I den mån Heitec grundar sig på sitt EU-varumärke ska dessutom 21 § punkt 2 i MarkenG vara tillämplig i enlighet med hänvisningen till nationell rätt i artikel 101.2 i förordning nr 207/2009 ( 10 ).

26.

Vad gäller Heitecs yrkande avseende Heitechs användning av det EU-varumärke som det förstnämnda företaget innehar (andra yrkandet vad avser tecknet HEITECH) konstaterar den hänskjutande domstolen att artiklarna 54, 110 och 111.2 i förordning nr 207/2009 är tillämpliga.

27.

Den hänskjutande domstolen erinrar därpå om att appellationsdomstolen konstaterat följande: Å ena sidan har Heitech faktiskt använt sin handelsbeteckning för att beteckna sin affärsverksamhet och sina varumärken för varor och tjänster på det territorium där dessa var skyddade på ett sätt som motsvarar vad som åberopas i yrkandena. Således användes dessa faktiskt senast den 6 maj 2009, den dag då Heitech översände en skrivelse till Heitec med förslag om ingående av ett avtal om avgränsning och prioritetsrätt. Å andra sidan måste det beaktas att det även senast är vid denna tidpunkt som Heitec blev medveten om användningen av de berörda tecknen. När allt kommer omkring har god tro från Heitechs sida inte ifrågasatts varken vid Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürths regionala domstol) eller vid appellationsdomstolen.

28.

Den hänskjutande domstolen finner det ändå nödvändigt att förtydliga förutsättningarna för att en ”passivitet” i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 och artikel 111.2 i förordning nr 207/2009 ska föreligga genom att bland annat fastställa om det enbart är en rättslig åtgärd vid en myndighet eller en domstol som kan avbryta den femåriga fristen för rättighetsförlust, så som det kan härledas ur domen i målet Budějovický Budvar, ( 11 ) eller om det för detta kan räcka med ett handlande så som avsändande av en formell underrättelse som inte med nödvändighet eller inte omedelbart åtföljs av att talan väcks vid ovannämnda instanser. Den hänskjutande domstolen vill närmare bestämt få svar på om ett handlande sådant som Heitecs i det sammanhang som gäller i det nationella målet kan anses vara ett handlande som har avslutat passiviteten i den mening som avses i ovannämnda bestämmelser. Slutligen vill den hänskjutande domstolen för det fall där en talan slutligen väcks få svar på vid vilket tillfälle som fristen för rättighetsförlust ska anses vara avbruten om motparten mottar stämningsansökan med en fördröjning vållad av innehavaren av det äldre varumärket, fram till en tidpunkt efter det att den femåriga fristen har löpt ut.

29.

Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) att vilandeförklara målet och, genom beslut inkommet till domstolens kansli den 25 september 2020 hänskjuta följande tolkningsfrågor till EU-domstolen.

30.

Heitec, Heitech och Europeiska kommissionen har inkommit med yttranden till domstolen. Domstolen har dessutom till samtliga deltagare i den skriftliga delen av förevarande mål om förhandsavgörande ställt frågor för skriftligt besvarade, och dessa har alla översänt sina svar på frågorna till domstolen.

31.

I fråga om tillämplig lag avser de tolkningsfrågor som ställts till domstolen en tolkning av bestämmelserna i direktiv 2008/95 och i förordning nr 207/2009. Trots att dessa båda rättsakter numera är upphävda och ersatta ( 12 ) innehåller de, som den hänskjutande domstolen påpekar, de bestämmelser som med tillämpning i tiden (ratione temporis) är gällande för det nationella målet, eftersom det i sak i detta mål rör sig om att fastställa vilket slag av handlande som kan ha avslutat passiviteten i förhållande till kända intrång i äldre rättigheter i ett sammanhang där till sist innehavaren av dessa rättigheter – klaganden i det nationella målet – väckte talan vid en domstol och talan delgavs motparten i det nationella målet senast den 23 maj 2014, således under den tid då de båda ovannämnda rättsakterna var i kraft.

32.

Vad gäller dessa rättsakter erinras här om att det i förordning nr 207/2009 fastställs den rättsliga reglering som är tillämplig på EU-varumärken, det vill säga varumärkena för varor eller tjänster som registreras i enlighet med denna förordning. ( 13 ) Det bör härvid noteras att Heitec innehar EU-ordmärket HEITEC, vilket registrerades den 4 juli 2005, och att motparten i det nationella målet innehar ett EU-figurmärke som innehåller ordet HEITECH, vilket registrerades den 20 november 2008. Direktiv 2008/95 ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat. ( 14 ) Motparten i det nationella målet är innehavare av det tyska ord- och figurmärket HEITECH PROMOTION, vilket registrerades den 4 februari 2003.

33.

De olika yrkanden som framställts inom ramen för talan i det nationella målet syftar samtidigt till att bestrida användningen av det tyska varumärke som Heitech innehar och Heitechs användning av det EU-varumärke som det innehar. ( 15 )

34.

Med sin första och andra tolkningsfråga till domstolen – som jag anser bör behandlas tillsammans – söker den hänskjutande domstolen förtydliganden från domstolen i fråga om den rättsliga regleringen av den rättighetsförlust till följd av passivitet som föreskrivs såväl i direktiv 2008/95 som i förordning nr 207/2009.

35.

Man konstaterar omedelbart att lydelsen av artikel 9.1 i direktiv 2008/95 ( 16 ) är nästan identisk med lydelsen av artikel 54.1 i förordning nr 207/2009. I dessa båda bestämmelser föreskrivs en likartad mekanism, nämligen att en innehavare av ett äldre varumärke (nationellt varumärke eller EU-varumärke), som har funnit sig i användning i en annan medlemsstat, eller mer allmänt inom unionen, av ett yngre varumärke under fem år i följd och har varit medveten om detta, inte längre på grundval det äldre varumärket har rätt att begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller att motsätta sig att det används för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket har använts. Rättighetsförlust uteblir i minst två falltyper: om ingivandet av ansökan om registrering av det yngre varumärket har gjorts i ond tro eller om det inte längre är möjligt att konstatera en passivitet hos innehavaren av det äldre varumärket. I artikel 111.2 i förordning nr 207/2009 föreskrivs en likartad mekanism.

36.

Genom de två första tolkningsfrågorna ombeds domstolen att ange vilket slag av händelse eller handlande som kan avsluta passiviteten i enlighet med artikel 9.1 i direktiv 2008/95 samt artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009.

37.

Innan dessa frågor besvaras bör först och främst passivitetsbegreppet definieras. Domen i målet Budějovický Budvar ( 17 ) ger ett visst antal upplysningar som är användbara i detta avseende. Domstolen tillfrågades den gången bland annat om tolkningen av artikel 9.1 i direktiv 89/104/EEG ( 18 ), en bestämmelse som identiskt har införts i artikel 9.1 i direktiv 2008/95, varför angivelserna i nämnda dom och i direktiv 89/104 med nödvändiga ändringar är gällande för tolkningen av artikel 9.1 i direktiv 2008/95.

38.

Av denna dom kan man således sluta sig till att den passivitet som avses i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 är ett självständigt unionsrättsligt begrepp, eftersom den varken definieras i denna bestämmelse, som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till nationell lagstiftning för detta ändamål, eller i någon annan bestämmelse i direktivet. ( 19 )

39.

Domstolen har vidare med särskilt beaktande av det tredje, sjunde, nionde och elfte skälet i direktiv 89/104 ( 20 ) slagit fast att artikel 9 i detta medför ”en fullständig harmonisering av villkoren för när innehavaren av ett yngre registrerat varumärke, inom ramen för rättighetsförlust till följd av passivitet, kan få behålla rätten till detta varumärke när innehavaren av ett äldre identiskt varumärke ansöker om ogiltighetsförklaring av – eller invänder mot användningen av – det yngre varumärket”. ( 21 ) Eftersom nämnda skäl införts i direktiv 2008/95 genom skälen 4, 8, 10 och 12 gäller samma sak i detta.

40.

Slutligen fann domstolen att begreppet passivitet används i artikel 54.1 i förordning nr 207/2009 ”på samma sätt som i artikel 9.1 i direktiv 89/104” ( 22 ) och därmed i artikel 9.1 i direktiv 2008/95. Passivitet i den mening som avses i både artikel 9.1 i direktiv 2008/95 och artikel 54.1 i förordning nr 207/2009 är således ett begrepp inom unionsrätten som ska ha samma innebörd och räckvidd i samtliga medlemsstater och som bör ges en självständig och enhetlig tolkning inom ramen för unionens rättsordning. ( 23 )

41.

För att efterkomma begäran om precisering av tolkningen av ett självständigt unionsrättsligt begrepp som inte definierats i unionsrätten företog domstolen en klassisk bedömning som innebär att fastställelsen av innebörden av och räckvidden för begreppet ska ske i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket det används och de mål som eftersträvas genom det regelverk i vilket det ingår. ( 24 ) Det framgick av denna bedömning att ”[d]en som förhåller sig passiv finner sig … i rådande omständigheter, genom att avstå från att vidta de åtgärder som finns till förfogande för att avhjälpa ett tillstånd som denne känner till och som inte nödvändigtvis är önskvärt. … Begreppet passivitet innebär … att den som finner sig i något alltså förhåller sig inaktiv beträffande en situation som denne skulle ha kunnat motsätta sig.” ( 25 )

42.

Å ena sidan ska sålunda innehavaren av det äldre varumärket ”i vetskap därom [… ha] tillåtit” användningen av ett varumärke som är yngre än innehavarens eget varumärke. Detta ska ha skett under en längre tid och alltså avsiktligen, med full kännedom om omständigheterna.” ( 26 )

43.

Eftersom å andra sidan både direktiv 89/104 och direktiv 2008/95 syftar till att ”varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria” ( 27 ) innebär detta syfte ”att innehavaren av ett äldre varumärke, för att bevara varumärkets grundläggande funktion, … ska ha möjlighet att motsätta sig användningen av ett yngre varumärke som är identiskt med hans eller hennes egna varumärke”. ( 28 ) Domstolen har sålunda i punkt 49 i domen i målet Budějovický Budvar ( 29 ) slagit fast att ”varje administrativ eller rättslig åtgärd som vidtagits av innehavaren av det äldre varumärket under den period som föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104 [och därmed i artikel 9.1 i direktiv 2008/95] medför … att fristen för preklusion till följd av passivitet avbryts”.

44.

Att en sådan talan väcks utgör uppenbarligen den högsta och mest formaliserade graden av ”möjligheten att göra invändning”, för att använda domstolens formulering. Det framgår för den skull inte av endast ordalydelsen i punkt 49 i domen i målet Budějovický Budvar ( 30 ) att domstolen skulle ha funnit att ett väckande av sådan talan i sig kan medföra att en rättighetsförlust till följd av passivitet avbryts. Detta tycks mig heller inte vara ett uttryckligt krav från unionslagstiftarens sida, med tanke på själva lydelsen av artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 samt artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009.

45.

Heitech gör gällande att dessa bestämmelser ska tolkas så, att de endast avser de rättsmedel som faktiskt har använts för att passiviteten ska vara avslutad och åberopar till stöd för sin argumentation olika bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter. ( 31 ) I dessa bestämmelser hänvisas det ofta till de nationella rättsliga myndigheter som är behöriga i fråga om immateriell äganderätt. Jag konstaterar dock att direktiv 2004/48 syftar till tillnärmning av de nationella lagstiftningarna, vilka fram till direktivets ikraftträdande uppvisade en splittrad skyddsnivå vad gäller medlen för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter, varför direktivet så som det framhålls i dess artikel 1 just avsåg ”de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter”. Alla dessa åtgärder, förfaranden och sanktioner är av rättslig art. Det måste dessutom konstateras att ingen bestämmelse i direktiv 2004/48 behandlar rättighetsförlust till följd av passivitet, varför det faktiskt inte av detta direktiv kan dras någon slutsats som är användbar på de mål som här berörs.

46.

Om man tar sikte på avsaknaden av precisering i lydelsen av de båda bestämmelser som vi i dag prövar, skulle man sålunda lätt kunna sluta sig till att vilket handlande som helst som företas av innehavaren av det äldre varumärket för att, på ett sätt som åtminstone är lite aktivt, tillkännage att denne inte samtycker till att innehavaren av det yngre varumärket använder det berörda varumärket och/eller tecknet kan vara tillräckligt för att avbryta fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet.

47.

Om en bokstavstolkning av de båda bestämmelser som i dag prövas inte är upplysande måste man befatta sig med den telos som eftersträvas. Det måste konstateras att unionslagstiftaren klart och tydligt har angett att en rättighetsförlust till följd av passivitet är föreskriven ”[a]v hänsyn till rättssäkerheten, men utan att i orimlig grad skada de intressen som innehavaren av ett äldre märke har”. ( 32 ) För att kompensera lagstiftarens underlåtenhet att precisera måste man således vederbörligen beakta dennes avsikt att ”varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria”. ( 33 )

48.

Jag finner att det av ovannämnda följer att passiviteten upphör när innehavaren av det äldre varumärket vidtar de åtgärder som står denne till förfogande för att få intrånget i sina rättigheter att upphöra. Eftersom det rör sig om att väga de ingående intressena mot rättssäkerhet för alla bör också här berörd invändning formaliseras genom anlitande av de rättsmedel som står till förfogande för att nå fram till en bindande lösning.

49.

Det är nämligen nödvändigt att, så som Heitech och kommissionen med rätta har gjort gällande, formalisera det berörda förfarandet i syfte att säkerställa ändamålsenlig verkan av artikel 9.1 i direktiv 2008/95 och artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009. Om det skulle kunna räcka med ett informellt meddelande, så som ett vanligt brev, för att avbryta fristen för rättighetsförlust, kan nämligen den rättsliga situationen för innehavaren av det yngre varumärket aldrig befästas (detta under förutsättning att övriga krav är uppfyllda). Som jag redan har framhållit här ovan var detta helt klart inte unionslagstiftarens avsikt. Så skulle till exempel ett hotbrev om rättsliga åtgärder, utan att hotet någonsin verkställs, innebära att innehavaren av det äldre varumärket avstår från, i den mening som avses i dom i målet Budějovický Budvar ( 34 ), att vidta de åtgärder som står till förfogande för att avhjälpa ett tillstånd som denne onekligen är medveten om och därmed förlänga passiviteten i stället för att avbryta den. En formell underrättelse medför heller inga garantier i fråga om allvaret med avsikten att genomdriva sina rättigheter.

50.

Det är nödvändigt att formalisera invändningen, eftersom rättssäkerheten kräver en exakt fastställelse av såväl den tidpunkt från vilken fristen för rättighetsförlust börjar löpa ( 35 ) som den tidpunkt vid vilken den avbryts eller löper ut. För att så ska vara fallet kan endast en händelse som otvetydigt ådagalägger en tydlig och seriös avsikt att göra sina rättigheter gällande, så som inledande av rättsliga eller administrativa förfaranden, avsluta passiviteten.

51.

Det framgår av ovanstående att enbart ett otvetydigt ådagaläggande av en tydlig och seriös avsikt att avsluta passiviteten, genom att innehavaren av äldre rättigheter inleder ett rättsligt eller administrativt förfarande, kan avsluta passiviteten i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 samt i artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009, om detta sker inom fem år från det att innehavaren blivit medveten om att det yngre varumärket används.

52.

Om domstolen, så som jag föreslår, kommer att slå fast att enbart ett inledande av rättsliga eller administrativa förfaranden kan avbryta den femåriga fristen och därmed avsluta passiviteten i den mening som avses i artikel 9.1 i direktiv 2008/95 samt i artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 omber den hänskjutande domstolen EU-domstolen att ytterligare förtydliga vid vilken tidpunkt som nämnda frist ska anses ha upphört.

53.

Jag noterar härvid att det av min bedömning angående den första och den andra tolkningsfrågan framgår att det avgörande är vilken hållning som innehavaren av det äldre varumärket intar. Jag anser att man för att fastställa om fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet har upphört således måste utgå från hur denne innehavare uppfattat situationen för att pröva om denne subjektivt sett har vidtagit de åtgärder som krävs för att få intrånget i dennes rättigheter att upphöra genom att väcka talan. I och med att denna talan har väckts framstår det mycket klart och tydligt att innehavaren av det äldre varumärket har en tydlig och seriös avsikt att göra sina rättigheter gällande.

54.

Till skillnad från en preskriptionsfrist, som påverkar utövandet av en subjektiv rättighet som den berörda personen inte längre kan göra gällande vid domstol, ( 36 ) påverkar fristen för rättighetsförlust direkt och omedelbart möjligheten att väcka talan. Rätten att väcka talan är således inte prekluderad så länge som talan har väckts inom fem år från det att berörd rättighetsinnehavare har blivit medveten om användningen, och jag finner därmed att fristen för rättighetsförlust helt logiskt avbryts vid den tidpunkt då talan väcks eller mer exakt när stämningsansökan inges. Trots att unionsrätten harmoniserar fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet såsom sådan samt i princip rättsverkningarna av denna passivitet ger den medlemsstaterna alla möjligheter att själva reglera de formella villkoren för rättslig talan (samt villkoren för att denna ska kunna upptas till prövning i sak och även i fråga om delgivning) vilken just syftar till att avsluta passiviteten. Att under dessa förhållanden fastställa att fristen för rättighetsförlust avbryts vid den tidpunkt då talan väcks förefaller mig, med nuvarande unionslagstiftning, vara den mest tillfredsställande lösningen och den som mest kan släta ut de nationella skillnader som kan framträda än mer under de på varandra följande faserna inom det rättsliga förfarandet. Vid den tidpunkt då talan väcks kan det med relativ visshet avgöras vilken avsikt som innehavaren av det äldre varumärket har. ( 37 )

55.

Att däremot fastställa den tidpunkt då motparten delges talan förefaller mig mer riskfyllt med tanke på de skillnader i nationell praxis som jag redan har omnämnt. Jag instämmer på denna punkt i de förbehåll som framförts av kommissionen.

56.

Slutligen instämmer jag också med kommissionen i att det, även om fristen för rättighetsförlust i princip avbryts när talan väcks vid behörig domstol, till sist ankommer på handläggande domstolar att avgöra nämnda fråga. Eftersom även de intressen som innehavaren av det yngre varumärket har ska beaktas får ett avbrott av fristen för rättighetsförlust endast inträffa under bestämda förutsättningar, varav den första är att den talan som väckts kan upptas till prövning i sak. Eftersom nämnda intressen måste beaktas ska motparten delges om att talan har väckts relativt kort tid efteråt. En sökande som till exempel dröjer med att rätta till en till sin form felaktigt ställd ansökan, eller som på ett eller annat sätt försvårar förfarandet genom att inte visa sin verkliga avsikt att väcka talan (till exempel genom att inte reglera rättegångskostnaderna), eller, så som den hänskjutande domstolen anger, genom att med sitt handlande fördröja delgivningen av motparten, varigenom den tid som förflyter kan invagga denne i rimlig tillförsikt om att kunna åberopa passivitet, får inte under sådana särskilda förhållanden göra anspråk på att ha avbrutit fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet förrän denne har rättat till sin ansökan, reglerat rättegångskostnaderna eller till dess att denne till sist har efterkommit föreläggandena från den domstol vid vilken talan har väckts för att talan till sist faktiskt kan anses vara väckt.

57.

Jag erinrar om att fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet enligt unionsrätten är kortare än fem år och börjar löpa från det att innehavaren av det äldre varumärket blivit medveten om innehavarens användning av det yngre varumärket. I en situation där innehavare av äldre rättigheter sedan lång tid har varit medvetna om den berörda användningen ger femårsfristen för väckande av talan dem full möjlighet att göra sina rättigheter gällande utan att invänta slutfasen i fristen. De har i detta fall allt intresse av att så snart som möjligt väcka en rätt riktad och giltigt utformad talan för att inte riskera att beskyllas för viss försumlighet. ( 38 )

58.

Om fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet löper ut mellan det att talan väcks och att motparten delges, ankommer det på den handläggande domstolen att pröva om delgivningen av motparten har fördröjts och, om så är fallet, om denna fördröjning kan tillskrivas sökandens handlande under förfarandet. Om så är fallet bör den handläggande domstolen också pröva om ett sådant handlande kan leda till ett ifrågasättande av huruvida käranden menar allvar med den talan som väckts vid denna och därav dra konsekvenserna vad avser beräkning av fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet.

59.

Mot bakgrund av det ovan anförda följer att om en talan har väckts av innehavaren av ett äldre varumärke ska i princip den tidpunkt vid vilken talan har väckts anses utgöra tidpunkten för avbrottet i den femåriga fristen för rättighetsförlust enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 samt i artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009. Om denna frist löper ut mellan det att talan väcks och att motparten delges, ankommer det på den anhängiggjorda domstolen att pröva om delgivningen av motparten har fördröjts och, om så är fallet, om denna fördröjning kan tillskrivas sökandens handlande under förfarandet. I så fall bör den handläggande domstolen också pröva om ett sådant handlande kan leda till ett ifrågasättande av huruvida käranden menar allvar med den talan som väckts vid denna och därav dra slutsatser vad avser beräkning av fristen för rättighetsförlust till följd av passivitet.

60.

Med denna fråga vill den hänskjutande domstolen få svar på om en rättighetsförlust påverkar inte enbart yrkandena om förbud mot att använda det yngre varumärket utan också de accessoriska yrkandena eller yrkanden som har samband med varandra så som de som gäller fastställande av skadestånd, upplysning eller förstöring av varumärkesförfalskade varor.

61.

Inledningsvis bör invändningen från klaganden i det nationella målet bemötas vad avser att det inte finns anledning för domstolen att besvara den fjärde tolkningsfrågan om ingen rättighetsförlust föreligger i det nationella målet. Jag erinrar om att domstolens uppgift visserligen är att tillhandahålla den hänskjutande domstolen en ändamålsenlig tolkning av de bestämmelser som denna ämnar tillämpa, men att den dock inte är behörig att göra en bedömning av sakomständigheterna i målet vid den nationella domstolen eller att på nationella åtgärder eller situationer tillämpa de gemenskapsrättsliga bestämmelser vars innebörd den tolkat, eftersom dessa frågor faller inom ramen för den nationella domstolens exklusiva behörighet. ( 39 ) Domstolen kan därför inte utgå från antagandet att rätten för klaganden i det nationella målet att väcka talan vid dessa domstolar inte är prekluderad för att avstå från att besvara den fråga som ställts.

62.

För att återvända till den fjärde frågan konstaterar jag för det första att det varken i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 eller i artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 konkret anges vilka rättsverkningar som följer av en rättighetsförlust. Av bestämmelserna framgår emellertid att innehavaren av det äldre varumärket, om de villkor som i övrigt anges i dessa bestämmelser för att fastställa att förekomst av rättighetsförlust är uppfyllda, ”… inte längre [har] rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats”. ( 40 )E contrario har således varumärkesinnehavaren, innan en rättighetsförlust till följd av passivitet har inträtt, rätt att såväl ansöka om att ett yngre varumärke ska ogiltigförklaras som att motsätta sig att ett sådant varumärke används genom att väcka talan om varumärkesintrång. ( 41 )

63.

Vad avser rättsverkningarna av ogiltigförklaring av EU-varumärken anges dessa i artikel 55.2 i förordning nr 207/2009, enligt vilken: ” … [EU-]varumärket[s] … rättsverkningar … enligt” denna förordning, vilka regleras i avsnitt 2 i avdelning II i förordningen … ”[ska anses] aldrig … ha existerat”. Direktiv 2008/95 innehåller inga motsvarande bestämmelser och det framgår av skäl 6 i direktivet att ”[m]edlemsstaterna … även fortsättningsvis [bör] få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få”.

64.

Enligt den analys som företagits inom ramen för den första och den andra tolkningsfrågan bör lydelsen av artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 samt av artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 uttydas med en teleologisk tolkning av dessa bestämmelser. Om en rättighetsförlust till följd av passivitet är en mekanism som föreskrivs för att sörja för att de ingående intressena beaktas samtidigt som kravet på rättssäkerhet tillgodoses, förefaller det mig stå i motsats härtill att innehavaren av det äldre varumärket efter fem års passivitet inte längre får begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras eller motsätta sig att det används men fortsatt kan erhålla skadestånd till följd av ett bruk som innehavaren inte har motsatt sig när denne hade kunnat göra det och som denne inte längre kan motsätta sig på grund av rättighetsförlusten. Den rättssäkerhet som eftersträvas skulle nämligen äventyras om innehavaren av det äldre varumärket under obestämd tid kan fortsätta att erhålla skadestånd vid en parallell användning av de båda varumärkena i vilken denne har funnit sig. Dessutom skulle förstöring på grund av denna passivitet av varor som inte kan betecknas som varumärkesförfalskade bli till en juridisk absurditet.

65.

Jag lutar således mot att omöjligheten att ”motsätta sig att det [yngre varumärket] används”, i den mening som avses i artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2008/95 samt i artiklarna 54.1, 54.2 och 111.2 i förordning nr 207/2009 ska tolkas i vid bemärkelse på så sätt, att innehavaren av ett äldre varumärke till följd av att passivitet har konstaterats förlorar alla rättigheter som grundar sig på att dennes varumärke är äldre gentemot innehavaren av ett yngre varumärke, vars användning av varumärket han har funnit sig i, från det att en rättighetsförlust har konstaterats och att rättighetsförlusten till följd av passivitet som konsekvens härav ska utsträckas till att inte enbart gälla yrkanden om förbud utan även accessoriska yrkanden som grundar sig på rätten till det äldre varumärket, så som yrkanden om skadestånd, upplysning och förstöring av varor.

66.

Av ovan anförda skäl föreslår jag att domstolen ska besvara de tolkningsfrågor som ställts av Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) på följande sätt: