1.

Förevarande överklagande avser omfattningen av den prövning som tribunalen ska göra av de beslut som överklagandenämnderna vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) fattade i ett förfarande som rörde relativa registreringshinder för EU-varumärken. Det specifika problemet är i vilken omfattning tribunalen kan ta del av de argument som parterna inte har framfört vid EUIPO.

2.

För att besvara denna fråga ska innebörden av artikel 76.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ( 2 ) och artikel 188 i tribunalens rättegångsregler klargöras.

3.

I artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ( 3 ) anges följande:

”Relativa registreringshinder

1.   Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

…

4.

I artikel 76 i förordning nr 207/2009, ( 4 ) i den lydelse som är tillämplig i det förevarande målet, föreskrivs följande:

”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ

1.   Vid förfarande inför immaterialrättsmyndigheten ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2.   Immaterialrättsmyndigheten behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingett i rätt tid.”

5.

I artikel 188 i tribunalens rättegångsregler anges följande:

”Saken i målet vid tribunalen

De inlagor som rättegångsdeltagarna ger in i målet vid tribunalen får inte ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden.”

6.

De faktiska omständigheterna, som de redovisas i den överklagade domen, ( 5 ) kan sammanfattas på följande sätt.

7.

Den 27 januari 2015 ingav Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz (nedan kallat Primart) en ansökan om registrering av EU-varumärke till EUIPO enligt förordning nr 207/2009. Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:

8.

De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Socker, naturliga sötningsmedel, överdrag och fyllningar, produkter från bin, kaffe, te, kakao och ersättningsprodukter, is, glass, fryst yoghurt och sorbeter, salter, smakämnen, krydd- och smaktillsatser, bakverk, konditorivaror, choklad och desserter, bearbetade korn, stärkelse och varor som gjorts av dessa, bakade produkter och jästprodukter, kex”.

9.

Den 29 april 2015 framställde Bolton Cile España, SA en invändning i enlighet med artikel 41 i förordning nr 207/2009 mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som avses i punkt 8 ovan. Invändningen grundade sig i synnerhet på det spanska varumärket PRIMA som registrerats den 22 september 1973 under nummer 2578815 och som förnyades den 9 april 2013, som betecknade varor i klass 30 och motsvarar följande beskrivning: ”Såser och smaksättningsmedel, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kakor, konfektyr, fina bakverk, konditorivaror, glassprodukter, honung, sirap, jäst, bakpulver, salt, senap, peppar, vinäger, is”. Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

10.

Invändningsenheten avslog den 2 september 2016 invändningen i dess helhet. Bolton Cile España överklagade emellertid detta beslut. ( 6 ) Fjärde överklagandenämnden vid EUIPO ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut den 22 juni 2017, biföll invändningen, avslog registreringsansökan och förpliktade Primart att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit i invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet.

11.

Vad gäller det äldre spanska varumärket fann överklagandenämnden att Spanien var det relevanta området vid bedömningen av förväxlingsrisken och att omsättningskretsen var den breda allmänheten i denna medlemsstat. Efter att ha jämfört kännetecknen fann överklagandenämnden att det förelåg en risk för förväxling med avseende på omsättningskretsen. I detta sammanhang påpekade överklagandenämnden att ordet ”prima” betyder ”kvinnlig kusin” eller ”bonusbetalning” för den relevanta spanska konsumenten. Det sökta varumärket saknade däremot betydelse. Överklagandenämnden angav även att det äldre nationella varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga var medelhög. Enligt överklagandenämnden förstår den spanska konsumenten inte ordet ”prima” som ett ord som betecknar den utmärkta karaktären av något, såsom är fallet i andra unionsspråk (såsom tyska eller nederländska).

12.

Den 24 augusti 2017 överklagade Primart vid tribunalen det omtvistade beslutet. Primart gjorde inom ramen för sitt överklagande gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts.

13.

Den 12 september 2018 ogillade tribunalen överklagandet och fastställde överklagandenämndens slutsatser beträffande risken för förväxling mellan de båda kännetecknen. I detta sammanhang fann tribunalen att Primarts argument avseende det äldre varumärkets påstått låga särskiljningsförmåga inte kunde tas upp till sakprövning i enlighet med artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, eftersom dessa argument inte hade åberopats vid överklagandenämnden.

14.

Primart har i sitt överklagande till domstolen, som ingavs den 9 november 2018, yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara det omtvistade beslutet från EUIPO:s fjärde överklagandenämnd, förplikta EUIPO och Bolton Cile España att ersätta kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden och tribunalen samt förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna för förfarandet vid domstolen.

15.

EUIPO och Bolton Cile España har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta Primart att ersätta rättegångskostnaderna.

16.

Primart har åberopat en enda grund för överklagandet, som avser åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009. Primart har kritiserat punkterna 87–90 i den överklagade domen, där tribunalen fann att dess argument avseende det äldre varumärkets särskiljningsförmåga inte kunde tas upp till prövning.

17.

I den första delen av detta förslag till avgörande kommer jag att ta ställning till Bolton Cile Españas yrkande att överklagandet ska avvisas (A). Jag kommer därefter att pröva överklagandet i sak (B) och sammanfatta parternas huvudargument (1) och förklara varför jag anser att tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 (2). Den andra delen av detta förslag till avgörande avser följderna av denna bedömning. Jag anser att den överklagade domen ska upphävas och att målet ska återförvisas till tribunalen för förnyad prövning (C).

18.

Bolton Cile España anser att överklagandet ska avvisas av två skäl. För det första har Bolton Cile España gjort gällande att överklagandet inte innefattar en kortfattad framställning av grunderna för detta, vilket strider mot artikel 168.1 d i domstolens rättegångsregler. För det andra ger Primarts huvudargument, som avser betydelsen av ordet ”prima” och särskiljningsförmågan hos ett varumärke som innehåller detta ord, upphov till frågor avseende faktiska och inte rättsliga omständigheter.

19.

Jag finner inte Bolton Cile Españas argument övertygande.

20.

När det gäller den första grunden kan det noteras att överklagandet, på sidan 3, innehåller en sammanfattning av den grund som Primart åberopat. I denna sammanfattning anges på ett kortfattat men klart sätt skälen till Primarts kritik och de punkter i den överklagade domen som påstås vara behäftade med fel.

21.

Vad gäller den andra grunden avser Primarts argument tribunalens underlåtenhet att pröva huruvida ordet ”prima” har ytterligare betydelser (utöver dem som fastställts) och en lovordande konnotation och, i förekommande fall, huruvida det inverkar på det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga. Primart har gjort gällande att denna underlåtenhet innebär ett åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009. Det råder inget tvivel om att det rör sig om en rättsfråga och att den därför kan omprövas i ett mål om överklagande.

22.

Primart anser att tribunalen gjorde en felaktig tillämpning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009. Primart har anfört att tribunalen borde ha prövat dess argument avseende det äldre varumärkets påstått låga särskiljningsförmåga, eftersom de kan tas upp till sakprövning, och således borde ha prövat dem i sak, även om de hade åberopats för första gången i det skedet av förfarandet.

23.

Primart har närmare bestämt gjort gällande att betydelsen av ordet ”prima” – som motsvarar ord som ”den första”, ”den bästa” eller den ”viktigaste” och således har en lovordande konnotation – utgör en allmänt känd omständighet. Enligt Primart behöver inte allmänt kända omständigheter åberopas under det administrativa skedet av förfarandet. Primart har i detta avseende åberopat rättspraxis som anger att den som ansöker om registrering av ett varumärke, mot vilket EUIPO har anfört allmänt kända omständigheter, måste ha möjlighet att vid tribunalen ifrågasätta huruvida dessa omständigheter är riktiga. ( 7 )

24.

Primart har i detta sammanhang understrukit att bestämmelsen om EUIPO:s prövning av vad parterna åberopat och yrkat i ett invändningsförfarande enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 utgör ett undantag från bestämmelsen att EUIPO ”på eget initiativ [ska] pröva omständigheterna”. Denna bestämmelse bör därför tolkas restriktivt.

25.

Dessutom anser Primart att eftersom överklagandenämnden prövade betydelsen av ordet ”prima” på eget initiativ, måste Primart ha rätt att ifrågasätta dess slutsatser i denna fråga vid tribunalen.

26.

EUIPO instämmer i detta avseende i stor utsträckning i Primarts uppfattning. EUIPO anser att tribunalen gjorde en felaktig tillämpning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.

27.

EUIPO har erkänt att en strikt bokstavstolkning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 kan ge stöd till tribunalens tolkning. En sådan tolkning har emellertid, enligt EUIPO med rätta, redan underkänts av tribunalen. ( 8 ) Det framgår av denna rättspraxis att ett äldre varumärkes ursprungliga särskiljningsförmåga är en av de omständigheter som tribunalen, i förekommande fall, ska pröva på eget initiativ för att säkerställa en korrekt tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. EUIPO har gjort gällande att frågan huruvida det äldre varumärket har särskiljningsförmåga utgör en rättsfråga som kan åberopas för första gången vid tribunalen.

28.

Bolton Cile España har däremot gjort gällande att överklagandet ska ogillas, eftersom tribunalen inte har gjort sig skyldig till någon felaktig rättstillämpning. Syftet med förfarandet vid tribunalen är inte att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna mot bakgrund av handlingar som för första gången har åberopats vid tribunalen. Syftet med det rättsliga förfarandet är endast att pröva EUIPO:s bedömning mot bakgrund av de faktiska och rättsliga omständigheterna i tvisten som åberopats av parterna vid överklagandenämnden.

29.

Bolton Cile España har betonat att Primarts argument avseende det äldre varumärkets påstått låga särskiljningsförmåga inte har åberopats vid överklagandenämnden. Att medge att dessa argument kan diskuteras vid tribunalen för första gången skulle leda till ett åsidosättande av artikel 188 i tribunalens rättegångsregler, eftersom de skulle medföra att föremålet för tvisten vid överklagandenämnden ändrades.

30.

Räckvidden av tribunalens prövning av beslut som fattats av EUIPO fastställs i artikel 188 i tribunalens rättegångsregler. I denna bestämmelse, som har rubriken ”Saken i målet vid tribunalen”, föreskrivs att ”[d]e inlagor som rättegångsdeltagarna ger in i målet vid tribunalen [inte] får … ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden”. ( 9 )

31.

De sakförhållanden som kan läggas fram vid tribunalen ska således fastställas med hänsyn till de sakförhållanden som lagts fram vid överklagandenämnden. I detta avseende föreskrivs i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 att EUIPO ”utan särskilt yrkande [ska] pröva sakförhållandena”. Dock ”ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat”.

32.

Även om förevarande överklagande avser ett påstått handläggningsfel från tribunalens sida, ska först innebörden av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 bestämmas.

33.

Det är ostridigt att Primart vid EUIPO inte har gjort gällande att det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga var låg, eftersom ordet ”prima” har en lovordande betydelse. Primart har än mindre åberopat några omständigheter eller bevisning i detta avseende.

34.

En bokstavstolkning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 betraktad för sig gör det därför möjligt att anse att tribunalen inte gjorde något fel i punkterna 87–90 i den överklagade domen. Detta gäller i ännu högre grad när artikel 76.1 läses i den engelska versionen av förordningen. Engelska är rättegångsspråk i förevarande mål.

35.

Enligt min mening är det emellertid här fråga om en felaktig slutsats.

36.

När ordalydelsen i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 analyseras i de olika språkversionerna av förordningen, och i synnerhet när denna bestämmelse läses mot bakgrund av dess syfte och den allmänna systematik i vilken den ingår, framgår det att dess omfattning inte är lika vid som det kan verka vid en första anblick.

37.

Det föreligger betydande skillnader mellan de olika språkversionerna av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009. I den engelska versionen anges att EUIPO i ett invändningsförfarande endast kan beakta de ”sakförhållanden, bevis och argument” som parterna har lagt fram och vad parterna ”yrkat”. I andra språkversioner tycks denna bestämmelse vara mindre strikt.

38.

Det som förefaller obestridligt i alla språkversioner av förordningen är att överklagandenämnden i ett invändningsförfarande, liksom i andra typer av förfaranden, måste hålla sig inom gränserna för vad parterna yrkat. Med andra ord kan överklagandenämnden inte döma utöver vad som har yrkats av parterna (ultra petita) när den avgör en tvist.

39.

Vad beträffar detaljerna i parternas samspel med överklagandenämnden, deras faktiska och rättsliga påståenden samt bevisning, är ordalydelsen i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 emellertid långt ifrån enhetlig.

40.

Till exempel innebär denna bestämmelse i vissa språkversioner att omfattningen av överklagandenämndens prövning begränsas till att omfatta ”grunder” och inte ”argument”. ( 10 ) Detta är en ganska betydande skillnad, eftersom olika argument uppenbarligen kan framföras till stöd för en enda grund. Dessutom anges i vissa versioner, såsom den engelska, uttryckligen både rättsliga och faktiska omständigheter ( 11 ) eller så används sådana termer som kan sägas omfatta båda begreppen. ( 12 ) I andra versioner är bestämmelsen begränsad till faktiska påståenden (varvid ”grunder” eller ”argument” inte nämns) ( 13 ) eller omvänt begränsad till ”grunder” eller ”argument” (utan att fakta eller ”bevisning” uttryckligen nämns). ( 14 )

41.

Den engelska versionen av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 verkar således vara en av de mest restriktiva när det gäller omfattningen av överklagandenämndens prövning. ( 15 ) Flera andra språkversioner är betydligt mer öppna i detta avseende. Sammantaget saknas tydligt en terminologisk stringens i fråga om exakt hur prövningen ska begränsas.

42.

Det följer av fast rättspraxis att i händelse av skillnader mellan de olika versionerna, ska bestämmelsen i fråga tolkas mot bakgrund av systematiken i och syftet med de föreskrifter i vilka den ingår. ( 16 )

43.

Nyckeln till en systematisk tolkning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 ligger i åtskillnaden mellan absoluta registreringshinder (som föreskrivs i artikel 7 i förordning nr 207/2009) och relativa registreringshinder (som anges i artikel 8 i samma förordning). Absoluta registreringshinder avser huvudsakligen skydd av allmän ordning och ett varumärkes ursprungliga registrerbarhet, ( 17 ) medan relativa registreringshinder avser skydd för privata affärsintressen i tvister mellan enskilda. ( 18 )

44.

EUIPO kan (och bör) där det är nödvändigt på eget initiativ undersöka frågor om ett absolut registreringshinder. Skyddet för och genomdrivandet av de intressen som ligger till grund för de absoluta registreringshindren kan i princip inte vara beroende av enskilda personers agerande, vars intressen i ett specifikt fall kan eller inte kan sammanfalla med allmänintresset.

45.

När frågor som rör ett varumärkes registrerbarhet endast härrör från förekomsten av äldre rättigheter, är det däremot rimligt att EUIPO:s bedömning endast avser de rättsliga och faktiska argument som de berörda parterna har åberopat och deras yrkanden vid EUIPO. Enkelt uttryckt uppkommer en fråga om registrerbarhet i sådana fall endast om och i den mån innehavaren av de äldre rättigheterna motsätter sig registreringen.

46.

Mot den bakgrunden anser jag att det är rimligt att tolka artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 på så sätt att den, allmänt sett, klargör att det i det sistnämnda fallet ankommer på parterna att tala för sin sak vid EUIPO. De ska framföra alla de rättsliga och faktiska omständigheter som de anser vara relevanta för tvisten och, i förekommande fall, framlägga bevisning till stöd för dessa.

47.

Detta väcker emellertid uppenbarligen frågan om vilken detaljnivå och grad av specificitet som parternas argument avseende de faktiska och de rättsliga omständigheterna vid EUIPO måste uppfylla.

48.

Enligt min mening kan artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 inte tolkas så, att den innebär att överklagandenämnden måste avstå från att pröva rättsliga eller faktiska omständigheter som, även om de inte har framförts särskilt av någon av parterna, har ett oupplösligt samband med dem som framförts av parterna.

49.

Till exempel kan det när en viss omständighet har framförts vid överklagandenämnden inte krävas att överklagandenämnden bortser från bestämmelserna i förordning nr 207/2009 som, även om de inte har nämnts av parterna, är tillämpliga på situationen. På motsvarande sätt kan det rättsliga resonemang som överklagandenämnden borde ha tillämpat för att besvara en fråga som ställts av parterna kräva att överklagandenämnden vidtar olika åtgärder. Den omständigheten att parterna inte har diskuterat en eller flera av dessa åtgärder innebär inte att överklagandenämnden inte kan ta upp dem.

50.

Denna tolkning av bestämmelsen stöds av rättspraxis som anger att även sådana rättsfrågor som det är nödvändigt att avgöra för att kunna bedöma de grunder som har åberopats av parterna, och för att kunna bifalla eller avslå ett yrkande, ingår bland de rättsliga förhållanden som ska prövas av överklagandenämnden även om parterna inte har yttrat sig angående denna fråga och även om EUIPO inte har prövat denna aspekt. ( 19 )

51.

Enligt min mening stämmer detta på ett villkor, nämligen att överklagandenämnden kan pröva dessa rättsliga eller faktiska omständigheter. Med andra ord ska överklagandenämnden ha tillgång till alla uppgifter som är nödvändiga för att kunna pröva de omständigheter som den förfogar över. Av det skälet kan överklagandenämnden, oberoende av parternas påståenden, göra en prövning på grundval av allmänt kända omständigheter, förutsatt att den berörda parten har getts möjlighet att bevisa att bedömningen att dessa omständigheter är allmänt kända ( 20 ) är felaktig. Omvänt kan det inte krävas att EUIPO på eget initiativ väcker och avgör frågor som parterna måste anföra och bevisa.

52.

De ovannämnda principerna är både relevanta och viktiga för att avgränsa omfattningen av tribunalens prövning enligt artikel 188 i tribunalens rättegångsregler, av rättsliga eller faktiska argument som parterna har åberopat för första gången under förfarandet vid rätten.

53.

Av fast rättspraxis följer att den prövning av lagenligheten av överklagandenämndens beslut som krävs av tribunalen ska ”göras med beaktande av sakförhållandena och de rättsliga förhållandena i ärendet vid överklagandenämnden”. ( 21 )

54.

Detta innebär emellertid inte att tribunalen är bunden av en felaktig bedömning av omständigheter som företagits av överklagandenämnden, eftersom denna bedömning utgör en del av den slutsats vars lagenlighet ifrågasätts vid tribunalen. ( 22 ) Unionsdomstolarna har mer allmänt slagit fast att de, även om de enbart ska pröva tvisten i enlighet med de yrkanden som framställts av parterna, på vilka det ankommer att avgränsa tvisten, inte heller är bundna enbart till de argument som parterna åberopat till stöd för sina yrkanden, med risk för att avgörandet annars skulle fattas på felaktiga rättsliga grunder. ( 23 )

55.

Den logik som ligger till grund för denna rättspraxis är att unionsdomstolen inte kan vara skyldig att ”bära skygglappar” vid prövningen av EUIPO:s konstateranden. För att undersöka om EUIPO har tolkat och tillämpat de relevanta bestämmelserna i förordning nr 207/2009 på ett korrekt sätt, kan unionsdomstolen behöva pröva vissa rättsliga och faktiska frågor som, oberoende av parternas inlagor, inte kan bortses från. Ett annat synsätt skulle nämligen kunna leda till att unionsdomstolarna godtar en uppenbart felaktig tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser.

56.

Mot den bakgrunden har unionsdomstolarna klargjort att det finns ett antal förhållanden som, även om de inte har anförts i parternas inlagor i ett invändningsförfarande, ändå ska prövas av EUIPO, och följaktligen kan åberopas vid tribunalen, även för första gången.

57.

För det första utgör EUIPO:s påstådda åsidosättanden av väsentliga formföreskrifter en del av de tillämpliga bestämmelserna i målet, oberoende av huruvida dessa förhållanden har tagits upp och diskuterats av parterna vid överklagandenämnden. ( 24 )

58.

För det andra, vilket är av större vikt i förevarande mål, kan artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 och artikel 188 i tribunalens rättegångsregler inte tolkas så, att parterna inte kan ifrågasätta EUIPO:s bedömning av de rättsliga eller faktiska frågor som EUIPO var skyldig att pröva (i förekommande fall på eget initiativ) och kunde avgöra.

59.

Så kan bland annat vara fallet vad gäller frågor som rör särskiljningsförmågan hos ett äldre varumärke i förhållande till vilket det påstås att det sökta varumärket medför en risk för förväxling.

60.

Enligt fast rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling mellan två kännetecken göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. ( 25 ) Det är viktigt att notera att bland dessa faktorer ingår även det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, vilken, såsom domstolen har slagit fast, ”avgör omfattningen av [det] skydd” som tillerkänts det äldre varumärket. Risken för förväxling är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har. ( 26 ) Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är trots allt en faktor som ”skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor och tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling.” ( 27 )

61.

EUIPO kan därför, när en part har gjort gällande att det föreligger risk för förväxling mellan ett äldre varumärke och det sökta varumärket, inte fastställa att det föreligger en sådan risk utan att undersöka det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Den omständigheten att frågor rörande det äldre varumärkets särskiljningsförmåga har aktualiserats i vederbörlig ordning vid överklagandenämnden innebär emellertid inte att alla argument i detta avseende kan tas upp till sakprövning vid tribunalen.

62.

Det måste hållas i åtanke att den rättspraxis som anges i punkt 54 ovan grundar sig på tanken att det finns vissa faktiska och rättsliga omständigheter vars utvärdering utgör ett oundgängligt led i den bedömning som ska göras av EUIPO. Även om parterna uppenbarligen kan yttra sig över dessa omständigheter, ( 28 ) kan EUIPO i princip bedöma dem på eget initiativ. Den omständigheten att någon av dessa faktorer inte beaktas, eller bedöms enligt ett felaktigt kriterium, utgör en felaktig rättstillämpning som kan åberopas för första gången vid tribunalen.

63.

Det finns emellertid omständigheter i bedömningen som EUIPO, i avsaknad av argument eller bevisning från parterna, inte skulle vara i stånd att bedöma. Det ankommer på parterna att yttra sig om dessa omständigheter. EUIPO kan inte klandras för att inte ha beaktat faktiska eller rättsliga omständigheter som parterna inte uppmärksammat den på. En underlåtenhet att framföra dessa omständigheter i tid vid EUIPO innebär således att de inte kan tas upp till sakprövning vid tribunalen.

64.

Skillnaden mellan dessa två olika typer av omständigheter är uppenbar i domen i målet Hooligan. ( 29 ) De faktiska omständigheterna i det målet liknar dem i förevarande mål. I det målet hade invändningsenheten bifallit den invändning som framställts av innehavaren av två äldre varumärken (OLLY GAN), eftersom den fastslog att det förelåg en förväxlingsrisk med det sökta varumärket HOOLIGAN. Registreringssökandena överklagade detta beslut och överklagandenämnden ogiltigförklarade invändningsenhetens beslut och avslog invändningen. Innehavaren av de äldre varumärkena, som inte deltog i förfarandet vid överklagandenämnden, överklagade sistnämnda beslut vid tribunalen. Denne åberopade i detta sammanhang att dess varumärken har hög särskiljningsförmåga, som beror på såväl varumärkena i sig som på att de är välkända. Det dåvarande kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) begärde att tribunalen skulle fastställa att dessa argument inte kunde tas upp till sakprövning, eftersom de inte hade åberopats vid överklagandenämnden.

65.

Tribunalen godtog enbart delvis harmoniseringskontorets invändning.

66.

Tribunalen konstaterade att ”åberopandet av en hög särskiljningsförmåga utgör en blandad grund som innehåller både sakförhållanden och rättsliga förhållanden”. Mot bakgrund av detta gjorde den en åtskillnad av om harmoniseringskontoret kunde ta ställning till parternas yrkanden mot bakgrund av vad parterna åberopat. Den slog på den grunden fast att argument avseende särskiljningsförmågan som följer av att de äldre varumärkena är välkända ”i allra högsta grad grundas på ett antagande” och att det således ankom på parterna att tillhandahålla tillräckliga uppgifter och handlingar för att harmoniseringskontoret skulle kunna pröva denna fråga. Eftersom parterna inte hade anfört några argument eller någon bevisning, kunde harmoniseringskontoret inte klandras för att inte ha beaktat denna omständighet. Klagandens grunder om att dess äldre varumärken var välkända och den bevisning som hänför sig till dessa grunder kunde således inte upptas till prövning. ( 30 )

67.

Vad gäller frågan huruvida ett äldre varumärke har ursprunglig särskiljningsförmåga konstaterade tribunalen däremot att harmoniseringskontoret var skyldigt, eventuellt på eget initiativ, att pröva denna fråga till följd av ansökan om att inleda ett invändningsförfarande. Den påpekade att till skillnad från bedömningen av om ett varumärke är välkänt grundas bedömningen av huruvida ett varumärke har ursprunglig särskiljningsförmåga inte på sakförhållanden som det ankommer på parterna att lägga fram. Harmoniseringskontoret ska själv upptäcka och bedöma huruvida det äldre varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga. Av det skälet fann tribunalen att frågan huruvida sökandens äldre varumärken hade ursprunglig särskiljningsförmåga, som uppkom i samband med prövningen av förväxlingsrisken, utgjorde en del av de rättsliga förhållanden som var nödvändiga att fastställa för att säkerställa en korrekt tillämpning av den varumärkesförordning som var i kraft vid den tidpunkten mot bakgrund av vad sökanden har åberopat och yrkat vid harmoniseringskontoret. Följaktligen prövades sökandens argument som hänförde sig till denna fråga i sak. ( 31 )

68.

Dessa principer har därefter bekräftats i andra domar från tribunalen, när det gäller bedömningen av huruvida de kännetecken som det rör sig om har ursprunglig särskiljningsförmåga ( 32 ) eller av andra omständigheter som utgör oundvikliga åtgärder i den bedömning som krävs av EUIPO, och som därför inte kan lämnas åt parternas fria bedömning och i förekommande fall ska prövas ex officio. ( 33 )

69.

Det är visserligen inte alltid lätt att göra en åtskillnad mellan dessa två typer av argument, men av de skäl som angetts ovan ser jag i förevarande fall inte några rimliga skäl till att avvika från tribunalens fasta praxis. Tribunalen gjorde sig följaktligen skyldig till en felaktig rättstillämpning när den i punkterna 87–90 i den överklagade domen slog fast att Primarts argument avseende det äldre varumärkets påstått låga ursprungliga särskiljningsförmåga inte kan tas upp till sakprövning.

70.

Detta konstaterande innebär inte ett åsidosättande av artikel 188 i tribunalens rättegångsregler, ( 34 ) såsom Bolton Cile España har gjort gällande. De argument som Primart anförde till stöd för att det äldre varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga hänförde sig till ett förhållande som överklagandenämnden hade prövat och kunde därför åberopas vid tribunalen. I det omtvistade beslutet fann överklagandenämnden att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga var medelhög med hänsyn till betydelsen av ordet prima och det sätt på vilket omsättningskretsen uppfattar detta ord (punkterna 22 och 27 i det omtvistade beslutet). ( 35 )

71.

Såsom Primart med rätta har gjort gällande ska överklagandenämnden, i den mån den har beaktat dessa aspekter på eget initiativ, ha rätt att ifrågasatta motsvarande konstateranden vid tribunalen. Det är inte nödvändigt att framhålla att en sökande enligt artikel 263 FEUF, i synnerhet jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i princip måste kunna bestrida de faktiska och rättsliga förhållanden som ligger till grund för ett EU-organs beslut vid unionsdomstolen. Detta gäller i ännu högre grad när ett överprövningsorgan – vid en administrativ överprövning vid ett unionsorgan – har rätt att på eget initiativ och för första gången framlägga väsentliga omständigheter som inte tidigare fanns med i det administrativa beslutet i första instans och som sökanden eller parterna inte har fått tillfälle att yttra sig över.

72.

Det finns ett relevant slutligt, om än subsidiärt, rättspolitiskt skäl. En strikt tillämpning av denna princip tycks enligt min mening vara desto viktigare nu när stadgan för Europeiska unionens domstol (nedan kallad stadgan) har ändrats och det har införts en mekanism för filtrering av överklaganden av domar från tribunalen som i sin tur prövar beslut från den oberoende överklagandenämnden i vissa av unionens kontor och byråer (inbegripet EUIPO). ( 36 ) Enligt den nyligen införda artikel 58a i stadgan ska domstolen medge prövningstillstånd endast om överklagandet ”aktualiserar en fråga som är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten”.

73.

Det kommer därför att vara av avgörande betydelse att tribunalen upprätthåller horisontell konsekvens i sin rättspraxis. Tribunalen kommer naturligtvis även i fortsättningen kunna avvika från den rättspraxis som den tidigare tillämpat. En sådan avvikelse måste emellertid vara avsiktlig och förklaras ordentligt och vara motiverad, företrädesvis av tribunalen i utökad sammansättning för att säkerställa dess synlighet och legitimitet.

74.

Sammanfattningsvis är Primarts grund för överklagande avseende åsidosättande av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 välgrundad.

75.

Primart anser att tribunalen genom att inte ta del av dess argument avseende det äldre varumärkets särskiljningsförmåga har gjort en felaktig bedömning av denna aspekt och följaktligen förekomsten av en risk för förväxling mellan de två kännetecknen. Den överklagade domen ska följaktligen upphävas. Enligt Primart ska samma öde drabba det omtvistade beslutet.

76.

EUIPO anser för sin del att den överklagade domen ska fastställas, trots att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning. EUIPO har för det första gjort gällande att den bevisning som Primart har förebringat vid tribunalen till stöd för dess argument avseende betydelsen av ordet ”prima” antingen saknar relevans eller ska avvisas, och därför inte ger stöd för dess påstående att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga. EUIPO har för det andra gjort gällande att det framgår av det omtvistade beslutet att den påstått lovordande innebörden av ordet ”prima” i Spanien med avseende på de aktuella varorna inte var en allmänt känd omständighet och således inte omfattas av prövningen av överklagandet. För det tredje har EUIPO gjort gällande att även om det godtas att det äldre varumärket endast hade låg särskiljningsförmåga, påverkar detta inte den slutsats som dragits i den överklagade domen. Det kan nämligen finnas en risk för förväxling även när de äldre varumärkena har låg särskiljningsförmåga.

77.

De argument som EUIPO har anfört till stöd för att den överklagade domen ska fastställas, trots den felaktiga rättstillämpningen, är inte övertygande.

78.

Såsom har påpekats i punkt 60 ovan har domstolen upprepade gånger understrukit att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är en omständighet som ska beaktas vid den helhetsbedömning som krävs för att det ska kunna fastställas att det föreligger en risk för förväxling mellan två kännetecken. Även om denna omständighet kanske inte alltid är avgörande, är den uppenbarligen av särskild vikt. Med tanke på detta är sökandens oförmåga att vid tribunalen bestrida vissa aspekter av EUIPO:s bedömning av denna omständighet inte alls irrelevant för bedömningen, såsom EUIPO tycks ha antytt.

79.

Det är riktigt, såsom EUIPO har hävdat, att överklagandenämndens slutsatser i detta avseende slutligen kan bekräftas, även om Primarts argument ansågs vara välgrundade. En risk för förväxling kan nämligen även uppstå med avseende på varumärken som har låg särskiljningsförmåga. ( 37 )

80.

Detta är dock inte relevant i det aktuella sammanhanget. Enbart den omständigheten att dessa konstateranden fortfarande kan gälla räcker inte för att överklagandet ska ogillas. Den överklagade domen kan fastställas, trots den felaktiga rättstillämpning som har fastställts ovan, endast om det visas att detta fel helt saknar relevans för målets utgång. Med andra ord skulle överklagandenämndens slutsatser beträffande huruvida det föreligger en risk för förväxling inte påverkas, oberoende av huruvida Primarts argumentation eventuellt är korrekt.

81.

Detta är inte fallet i förevarande mål. Det är i detta skede helt enkelt okänt huruvida Primarts argument är välgrundade. Framför allt är det inte heller känt om den slutsats som överklagandenämnden kom fram till vad gäller risken för förväxling, om den anses vara välgrundad, fortfarande skulle gälla.

82.

Principen om processekonomi, som kräver att ett beslut inte ska ogiltigförklaras i onödan på en punkt som är underordnad om resultatet av en ny bedömning skulle bli detsamma, är visserligen viktig. Kravet på att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling gör det emellertid omöjligt att tillämpa denna princip i förevarande fall. Bedömningen är som en blandning av olika ingredienser (såsom det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, graden av likhet mellan de aktuella kännetecknen efter en visuell, fonetisk och begreppsmässig jämförelse, likheten mellan de ifrågavarande varorna och tjänsterna etcetera). ( 38 ) Beroende på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall kan en ändring av en av dessa ingredienser ändra blandningens slutliga smak.

83.

Det ska även understrykas att helhetsbedömningen inte bara består i att en ruta kryssas i. De olika omständigheter som är relevanta för bedömningen ska utvärderas i sin helhet och, i förekommande fall, vägas mot varandra. Helhetsbedömningen kan inte bestå i en prövning av var och en av de olika faktorerna betraktade för sig, utan innebär att samspelet mellan dem ska beaktas. ( 39 )

84.

Det som är avgörande i förevarande fall är således att om den ursprungliga särskiljningsförmågan hos ett äldre varumärke är låg (såsom Primart har hävdat), och inte medelhög (såsom överklagandenämnden konstaterade), skulle slutsatsen att det föreligger en risk för förväxling kunna vara en annan.

85.

Såsom tribunalen nyligen fann: ”om överklagandenämnden underskattar det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kan det således leda till en felaktig bedömning av risken för förväxling i ett överklagat beslut”. ( 40 ) Naturligtvis gäller även motsatsen. En överskattning av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kan även påverka bedömningen av risken för förväxling. Såsom EUIPO själv har påpekat i sina riktlinjer är konstaterandet att ett varumärke har en låg eller mycket låg särskiljningsförmåga i allmänhet ”ett argument som talar mot risken för förväxling”. ( 41 )

86.

Sammanfattningsvis tycks det antydas att en appellationsdomstol, som inte ska göra bedömningar av faktiska omständigheter, skulle kunna göra en i huvudsak fullständigt ny helhetsbedömning av risken för förväxling inom ramen för ett överklagande på en annan punkt, utan att ha tagit del av något av parternas argument om risken för förväxling, och därigenom exakt skulle kunna förutse resultatet av denna bedömning, om denna gjorts korrekt av domstolen i lägre instans. Detta påminner om en gammal tjeckisk historia om den legendariska förmågan hos en blind urmakarmästare. ( 42 )

87.

Två slutliga överväganden ska tilläggas.

88.

För det första ankommer det inte på domstolen att bedöma huruvida den bevisning som Primart har åberopat vid tribunalen till stöd för sina argument kan tas upp till sakprövning, är relevant och har bevisvärde. Under alla omständigheter är, såsom angetts i punkt 67 ovan, bedömningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan hos ett äldre varumärke inte en omständighet som kräver att bevisning läggs fram av parterna och kan således prövas av EUIPO (och i förlängningen av tribunalen) på eget initiativ. EUIPO har själv understrukit denna aspekt när den förklarat varför tribunalen enligt dess uppfattning tillämpade artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 på ett felaktigt sätt. Det framgår således inte omedelbart varför sådana argument skulle vara relevanta i detta sammanhang.

89.

För det andra medför inte tribunalens konstateranden i punkt 91 i den överklagade domen att Primarts grund för överklagandet förlorar sin verkan.

90.

I punkt 91 påpekade tribunalen att Primart vid invändningsenheten gjorde gällande att ordet ”prima” på spanska betyder ”bonus” (betalning) eller (kvinnlig) ”kusin”, och att dessa betydelser slutligen godtogs av överklagandenämnden i det omtvistade beslutet. Mot den bakgrunden fann tribunalen att det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga var medelhög, eftersom varumärket inte betydde något i förhållande till de berörda varorna.

91.

Även om det inte står helt klart vad tribunalen avsåg med detta avsnitt, anser jag att tribunalens påpekanden, oavsett betydelse, inte ”avhjälper” det fel som har konstaterats ovan.

92.

Detta avsnitt skulle eventuellt kunna förstås på så sätt att tribunalen alternativt prövade de argument som Primart anfört i sak och fann att de var ogrundade. Den bekräftade således vad den ansåg vara den korrekta (och möjligen enda) innebörden av ordet ”prima”: bonus och kusin.

93.

Om så är fallet, instämmer jag med EUIPO att tribunalen i den delen av den överklagade domen gjorde en bedömning av de faktiska omständigheterna som i princip inte kan omprövas i ett mål om överklagande. Om denna tolkning emellertid är riktig, är den överklagade domen emellertid inte tillräckligt motiverad vad gäller detta konstaterande: Varför fann tribunalen att Primarts argument var ogrundade? En otillräcklig motivering är, såsom är allmänt känt, en grund avseende tvingande rätt som unionsdomstolen ska ta upp ex officio. ( 43 )

94.

Den omständigheten att Primart har erkänt vissa betydelser av detta ord vid EUIPO kan svårligen anses utgöra ett ovedersägligt bevis på att de är korrekta och enbart utgör möjliga betydelser. Primart har under alla omständigheter åberopat ett annat argument. Såvitt jag förstår har Primart inte bestritt de betydelser av ordet ”prima” som EUIPO anfört, och som därefter fastställts av tribunalen. Primart har nämligen gjort gällande att omsättningskretsen – med hänsyn till den mängd olika användningsområden som ordet har och dess etymologiska betydelse (som har sitt ursprung i latin, som är det språk från vilket modern spanska till stor del härrör) – uppfattar ordet så, att det även har andra betydelser och, mer allmänt, som att det har en lovordande konnotation.

95.

I den överklagade domen anges inte några skäl till att dessa argument inte kan godtas. I motsats till EUIPO förstår jag inte hur denna bedömning av Primarts argument indirekt följer av den domen. Det är knappast nödvändigt att påpeka att ord kan ha olika betydelser. Det kan inte heller automatiskt antas att omsättningskretsen endast förstår det officiella språket i den (de) aktuella medlemsstaten (medlemsstaterna). ( 44 ) Vid bedömningen av hur ett ord uppfattas av omsättningskretsen kan även ordets etymologiska betydelse vara relevant. ( 45 )

96.

När det har fastställts att Primart inte behövde anföra det aktuella argumentet under det administrativa förfarandet och kunde göra det vid tribunalen för första gången, är det under alla förhållanden föga relevant vad Primart anförde och inte anförde i sak vid EUIPO.

97.

Sammanfattningsvis finner jag att den omständigheten att tribunalen inte prövade frågan huruvida ordet ”prima” har ytterligare betydelser (utöver dem som fastställts) och en lovordande konnotation och, om så är fallet, huruvida detta påverkar det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga, utgör ett fel som oundvikligen kräver en ny bedömning i det aktuella fallet. Innehållet i argumentationen om det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga måste prövas och i förekommande fall måste en ny bedömning göras av huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de båda kännetecknen i fråga.

98.

Enligt artikel 61 i stadgan ska målet därför återförvisas till tribunalen. Bedömningen av Primarts argument kräver att nya rättsliga och faktiska argument samt ny bevisning prövas. Frågan huruvida denna bedömning kan göras av tribunalen, eller huruvida målet faktiskt behöver återförvisas till överklagandenämnden, ska avgöras av tribunalen, med hänsyn till de argument som båda parterna har anfört avseende målet i sak. Det är först efter att ha gjort denna bedömning som tribunalen kan fastställa om det omtvistade beslutet ska fastställas. Av detta skäl ska Primarts yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet ogillas inom ramen för detta överklagande.

99.

Jag föreslår därför att domstolen fattar följande beslut: