Tribunalens dom (sjunde avdelningen) av den 11 april 2019 –
Inditex mot EUIPO – Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(mål T‑655/17)

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket ZARA TANZANIA ADVENTURES – Äldre EU-ordmärkena ZARA – Relativt registreringshinder – Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001) – Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé – Förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé”

1. 

EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkterna 17 och 18)

2. 

EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Figurmärket ZARA TANZANIA ADVENTURES – Ordmärket ZARA

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkterna 19, 32, 39, 40 och 54–60)

3. 

EU-varumärke – Förfarandebestämmelser – Prövning av sakförhållandena på eget initiativ – Invändningsförfarande – Prövning begränsad till de grunder som åberopas – Skyldighet för parterna att åberopa de omständigheter och bevis de vill anföra till stöd för sin talan

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 76.1)

(se punkt 37)

4. 

EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Mål – Bevis som innehavaren måste lägga fram – Framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkt 41)

5. 

EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Huruvida varumärket är känt i medlemsstaten eller i unionen – Begrepp – Bedömningskriterier

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkt 42)

6. 

EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Bevis som innehavaren måste lägga fram – Framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.5)

(se punkt 48)

7. 

EU-varumärke – Överklagande – Talan vid unionsdomstolen – Tribunalens möjlighet att ändra det angripna beslutet – Gränser

(Rådets förordning nr 207/2009, artikel 65.3)

(se punkt 61)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 5 juli 2017 (förenade ärendena R 2330/2011-2 och R 2369/2011-2) om ett invändningsförfarande mellan, å ena sidan, Industria de Diseño Textil och, å andra sidan, Zainab Ansell och Roger Ansell.

Domslut

1) 

Det beslut som meddelades av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) andra överklagandenämnd den 5 juli 2017 (förenade ärendena R 2330/2011-2 och R 2369/2011-2) ogiltigförklaras till den del Zainab Ansells och Roger Ansells överklagande (ärende R 2369/2011-2) delvis vann bifall och ansökan om registrering av det sökta varumärket godtogs för de tjänster, i klasserna 39 och 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, som räknas upp i punkt 3 i beslutsdelen i beslutet.

2) 

Överklagandet ogillas i övrigt.

3) 

EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) vid tribunalen.