Mål C‑223/15

combit Software GmbH

mot

Commit Business Solutions Ltd

(begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf)

”Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 207/2009 — EU-varumärke — Enhetlig karaktär — Risk för förväxling föreligger i endast en del av unionen — Geografisk räckvidd av det förbud som avses i artikel 102 i nämnda förordning”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 september 2016

1. EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Äldre varumärke som är ett EU-varumärke – Registrering nekas när det föreligger ett relativt registreringshinder, även om registreringshindret endast föreligger i en del av unionen

   (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1 b)

2. EU-varumärke – EU-varumärkets rättsverkan – Rättigheter som är knutna till varumärket – Rätt att förbjuda användning av varumärket – Användning av ett identiskt eller liknande kännetecken som omfattar varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling som är begränsad till en del av unionen

   (Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 8.1 b och 9.1 b; Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95, artikel 5.1 b)

3. EU-varumärke – Tvister avseende intrång i och giltighet av EU-varumärken – Påföljder vid intrång eller när det finns risk för intrång – Skyldigheter för domstolar för EU-varumärken – Antagande av ett beslut som förbjuder svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång – Undantag – ”Särskilda skäl” till att inte anta ett sådant beslut – Begrepp

   (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 102.1)

4. EU-varumärke – Tvister avseende intrång i och giltighet av EU-varumärken – Påföljder vid intrång eller när det finns risk för intrång – Skyldigheter för domstolar för EU-varumärken – Antagande av ett beslut som förbjuder svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång – Risk för förväxling föreligger endast i en del av unionen

   (Rådets förordning nr 207/2009, artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1)

1.  Se domen.

   (se punkt 26)

2.  Domstolen har redan – i ett mål som avsåg innehavaren av ett EU-varumärkes rätt att med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om EU-varumärke invända mot registreringen av ett liknande EU-varumärken som medförde risk för förväxling – slagit fast att en sådan invändning ska bifallas när det konstaterats föreligga risk för förväxling i en del av unionen, varvid den aktuella delen av unionen exempelvis kan motsvara en medlemsstats territorium.

   Motsvarande bedömning ska göras i mål som avser innehavaren av ett EU-varumärkes rätt att förhindra användningen av ett kännetecken som medför risk för förväxling. Artikel 9.1 b i förordning nr 207/2009 skyddar innehavaren av ett EU-varumärke mot sådan användning som skadar eller kan skada varumärkets funktion att ange ursprunget. Nämnda innehavare har således rätt att förhindra en sådan användning även om den skadar nämnda funktion endast i en del av unionen.

   (se punkterna 26 och 27)

3.  Se domen.

   (se punkt 29)

4.  I syfte att säkerställa EU-varumärkets enhetliga karaktär i hela unionen är det nödvändigt att förbudet mot att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i EU-varumärket omfattar hela unionen.

   För det fall att en domstol för EU-varumärken finner att användningen av det liknande kännetecknet i fråga för varor som är identiska med de varor för vilka det aktuella EU-varumärket är registrerat, bland annat av språkliga skäl, inte medför någon risk för förväxling i en viss del av unionen och således inte kan skada det varumärkets ursprungsangivelsefunktion i den delen av unionen, måste den domstolen begränsa den geografiska räckvidden av det förbud den meddelar.

   När en domstol för EU-varumärken, på grundval av faktiska omständigheter som i princip ska läggas fram av svaranden, finner att det inte föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen, kan den rättsenliga handel som är en följd av användningen av kännetecknet i fråga i den delen av unionen nämligen inte förbjudas. Ett sådant förbud skulle gå utöver vad som följer av den ensamrätt som EU-varumärket ger. Nämnda ensamrätt gör det endast möjligt för innehavaren av EU-varumärket att skydda sina specifika intressen, det vill säga försäkra sig om att varumärket kan fylla sin egentliga funktion.

   Bedömningen att det inte föreligger någon risk för förväxling i en del av unionen måste enligt domstolens fasta praxis göras mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. Nämnda bedömning ska omfatta en jämförelse av de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likheter med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

   Den berörda domstolen för EU-varumärken ska vidare tydligt ange den del av unionen i vilken den domstolen bedömer att varumärkets funktion inte skadas eller riskerar att skadas. Det ska således otvetydigt framgå av det föreläggande som meddelas med stöd av artikel 102 i förordning nr 207/2009 vilken del av unionen som inte omfattas av förbudet mot användning av kännetecknet i fråga. När nämnda domstol, såsom i förevarande fall, avser att utesluta vissa språkområden i unionen, som betecknas som ”engelskspråkiga”, från förbudet mot användning, ankommer det på den domstolen att lämna en fullständig beskrivning av vilka områden som avses med den beteckningen.

   En tolkning som innebär att ett förbud mot användning av ett kännetecken som medför risk för förväxling med ett EU-varumärke ska tillämpas i hela unionen, med undantag för den del av unionen i vilken det konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling, skadar inte EU-varumärkets enhetliga karaktär som avses i artikel 1.2 i förordning nr 207/2009, då rätten för innehavaren av det varumärket att förhindra användning som skadar varumärkets egentliga funktioner är bibehållen.

   Artiklarna 1.2, 9.1 b och 102.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas på så sätt att när en domstol för EU-varumärken finner att användningen av ett kännetecken kan medföra risk för förväxling med ett EU-varumärke i en del av unionen, samtidigt som nämnda användning inte medför någon sådan risk i en annan del av unionen, ska nämnda domstol slå fast att det föreligger intrång i den ensamrätt som det varumärket ger och meddela ett föreläggande om att nämnda användning ska upphöra i hela unionen, med undantag för den del av unionen där det har konstaterats inte föreligga någon risk för förväxling.

   (se punkterna 30–36)