1

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (nedan kallat BSH) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 4 december 2014 i målet BSH/harmoniseringskontoret – LG Electronics (compressor technology) (T‑595/13, ej publicerad, EU:T:2014:1023) (nedan kallad den överklagade domen). Genom nämnda dom ogillade tribunalen BSH:s talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 5 september 2013 (ärende R 1176/2012–1), i dess lydelse enligt beslutet om rättelse av den 3 december 2013 (nedan kallat det omtvistade beslutet) om ett invändningsförfarande mellan LG Electronics Inc. (nedan kallat LG) och BSH.

2

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, 2004, s. 1) (nedan kallad förordning nr 40/94), har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU‑varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Förfarandebestämmelserna i sistnämnda förordning är således tillämpliga i förevarande mål. Med beaktande av att dagen för ingivande av registreringsansökan är avgörande för fastställandet av den materiella rätt som är tillämplig och av att ansökan i fråga ingavs den 24 november 2008, är de materiella bestämmelserna i förordning nr 40/94 tillämpliga i målet.

3

Artikel 7 i förordning nr 40/94, som har rubriken ”Absoluta registreringshinder”, återges utan ändringar i artikel 7 i förordning nr 207/2009. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

…

…”

4

Artikel 8 i förordning nr 40/94, som har rubriken ”Relativa registreringshinder”, återges utan ändringar i artikel 8 i förordning nr 207/2009. I punkt 1 i denna artikel föreskrivs följande:

”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

…

5

I artikel 51 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, som motsvarar artikel 52 i förordning nr 207/2009, föreskrevs följande i punkterna 1 och 2:

”1.   Efter ansökan till [kontoret] eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt:

2.   Om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 b, c eller d, får det ändå inte förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.”

6

Artikel 59 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Rätt att överklaga och att vara part i överklagandeförfarande”, återfinns i avdelning VII i förordningen, som har rubriken ”Överklaganden”. I denna artikel föreskrivs följande:

”En part får överklaga ett beslut som gått honom emot. …”

7

I artikel 60 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Tidsfrist och överklagandeform”, och som även den ingår i avdelning VII, föreskrivs följande:

”Ett överklagande ska framställas skriftligen hos [kontoret] inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas. Överklagandet ska inte anses ha givits in förrän överklagandeavgiften har betalats. …”

8

I artikel 63.2 i förordning nr 207/2009, under rubriken ”Prövning av överklaganden”, anges följande:

”Vid prövningen av överklagandet ska överklagandenämnden vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande över skrivelser från överklagandenämnden eller inlaga från annan part.”

9

I punkterna 1 och 2 i artikel 65 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Överklagande till Europeiska gemenskapernas domstol”, föreskrivs följande:

”1.   Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2.   Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.”

10

Artikel 75 i förordning nr 207/2009, som har rubriken ”Beslutets grunder”, återfinns i avdelning IX i denna förordning, som har rubriken ”Förfarandebestämmelser”. I denna artikel föreskrivs följande:

”[Kontorets] beslut ska innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.”

11

Kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid [Kontoret] för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (EGT L 28, 1996, s. 11; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 2082/2004 av den 6 december 2004 (EUT L 360, 2004, s. 8) (nedan kallad förordning nr 216/96), innehåller en artikel 8 med rubriken ”Förfarandet”. I denna artikel föreskrivs följande:

”…

2.   I tvåpartsförfaranden och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 61.2 i förordningen får sammanställningen av grunderna för överklagandet och motpartens svar på denna kompletteras med ett genmäle från klaganden som skall inkomma inom två månader efter det att klaganden underrättats om svaret på överklagandet samt ett genmäle från motparten som skall inkomma inom två månader efter det att motparten underrättats om klagandens genmäle.

3.   I tvåpartsförfaranden får svaranden i sitt svar på överklagandet begära att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras. En sådan begäran skall förfalla om klaganden drar tillbaka överklagandet.”

12

Efter förevarande överklagande ändrades förordning nr 207/2009 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016.

13

Enligt sistnämnda förordning ska artikel 60 i förordning nr 207/2009, som numera har rubriken ”Tidsfrist och överklagandeform”, ersättas med följande text:

”1.   Ett överklagande ska framställas skriftligen hos [kontoret] inom två månader från dagen för meddelandet av det beslut som överklagas. Överklagandet ska inte anses ha givits in förrän överklagandeavgiften har betalats. Det ska inges på handläggningsspråket för det förfarande under vilket det överklagade beslutet fattades. Grunderna för överklagandet ska anges skriftligen inom fyra månader från dagen för beslutets meddelande.

2.   I tvåpartsförfaranden får svaranden i sitt svar på överklagandet begära att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras. En sådan begäran skall förfalla om klaganden drar tillbaka överklagandet.”

14

Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25) har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”. I punkt 1 b och c i nämnda artikel anges följande:

”Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

…

…”

15

Den 24 november 2008 ingav BSH till EUIPO en ansökan om registrering som EU-varumärke av följande figurkännetecken:

16

De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 7, 9 och 11 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen). Denna ansökan offentliggjordes i Tidningen om EU-varumärken nr 4/2009 av den 2 februari 2009.

17

LG framställde den 30 april 2009 en invändning mot registreringen av det aktuella varumärket vad avser samtliga varor som anges i nämnda ansökan, med åberopande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:

18

Genom beslut av den 3 maj 2012 biföll EUIPO:s invändningsenhet delvis invändningen, och avslog följaktligen ansökan om registrering av det aktuella EU-varumärket vad avser följande varor:

19

Vad avser övriga berörda varor ansåg EUIPO:s invändningsenhet att dessa och de varor som omfattades av de äldre varumärkena var av olika slag. EUIPO:s invändningsenhet avslog därför LG:s invändning med motiveringen att det inte förelåg någon risk för förväxling vad avser följande varor:

20

Den 26 juni 2012 överklagade BSH invändningsenhetens beslut till EUIPO med yrkande att detta beslut skulle upphävas. Vid detta tillfälle gjorde BSH dessutom vissa inskränkningar i förteckningen över varor som omfattas av klass 7 i Niceöverenskommelsen, för vilken klass BSH ansökt om registrering av varumärket.

21

LG gjorde i sitt svar på inlagan med grunderna för överklagandet, vilket var daterat den 31 oktober 2012, gällande att vissa av de jämförda varorna, vilka invändningsenheten funnit vara av olika slag, i själva verket var av liknande slag. LG menade därför att den aktuella registreringsansökan borde ha avslagits även vad avser dessa varor. LG angav i sitt svar dessutom att bolaget yrkade att invändningsenhetens beslut skulle ändras, så att registreringsansökan till övervägande del avslås.

22

EUIPO:s kansli sände detta svar till BSH via fax den 8 november 2012, varvid BSH, på inrådan av EUIPO:s första överklagandenämnd, informerades om att det skriftliga förfarandet avslutats och att detta svar således endast översändes för kännedom.

23

Genom det omtvistade beslutet avslog första överklagandenämnden BSH:s överklagande.

24

I samma beslut biföll EUIPO:s första överklagandenämnd delvis LG:s överklagande, vilket nämnden betecknade som ett ”anslutningsöverklagande” (”ancillary appeal”) i enlighet med artikel 8.3 i förordning nr 216/96.

25

EUIPO:s första överklagandenämnd angav inledningsvis att eftersom LG inte hade invänt mot beslutet om avslag på invändningen avseende vissa varor, skulle invändningsenhetens beslut betraktas som slutgiltigt i den del ansökan om registrering av det aktuella EU-varumärket bifallits.

26

Vad avser frågan om omsättningskretsen konstaterade EUIPO:s första överklagandenämnd – efter att ha anmärkt att de områden som berörs är Spanien, Frankrike och Förenade kungariket – att omsättningskretsen består dels av fackmän vad avser ”elektriska automater för utmatning av drycker eller maträtter, försäljningsautomater”, dels av normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna genomsnittskonsumenter, vad avser övriga varor.

27

När det gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen ansåg EUIPO:s första överklagandenämnd att det förelåg likheter dem emellan i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, och att de således som helhet liknar varandra.

28

Vad avser varujämförelsen bekräftade EUIPO:s första överklagandenämnd invändningsenhetens bedömning rörande de varor som omfattas av de motstående varumärkena, vilka varor invändningsenheten ansett vara av identiskt eller liknande slag, och bekräftade således att det förelåg risk för förväxling vad avser dessa varor.

29

EUIPO:s första överklagandenämnd ansåg vidare, i motsats till invändningsenheten, att ”mekaniska saftpressar (saftapparater) för distribution av kylda drycker avsedda att användas i kombination med apparater för kylning av drycker” i klass 11 i Niceöverenskommelsen och ”delar ingående i klass 9 till elektriska apparater och instrument, det vill säga elektriska strykjärn; köksvågar” i klass 9 i Niceöverenskommelsen, som omfattas av det sökta varumärket, var av liknande slag som de varor som omfattas av de äldre varumärkena. Överklagandenämnden ansåg att det föreligger risk för förväxling vad avser dessa varor och upphävde därför invändningsenhetens beslut i den del det innebar ett avslag på invändningen avseende dessa varor.

30

BSH väckte talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 13 november 2013. BSH åberopade en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

31

BSH bestred inte första överklagandenämndens slutsats att de aktuella varorna – däri inbegripet de varor avseende vilka invändningsenheten konstaterat att de var av olika slag – är av identiskt eller av liknande slag och att de motstående varumärkena som helhet liknar varandra. BSH gjorde emellertid i sin enda grund gällande att kännetecknet KOMPRESSOR är beskrivande vad avser de varor som innehåller eller kan tänkas innehålla en kompressor, såsom dammsugare, klimatanläggningar och kylskåp, och att de äldre nationella varumärkena således hade ”minimal” särskiljningsförmåga. Vad avser frågan om risk för förväxling hävdade BSH att första överklagandenämnden inte i tillräcklig grad hade beaktat att nämnda varumärken har låg särskiljningsförmåga vad avser dessa varor. Detta innebar enligt BSH att till och med mycket små skillnader mellan de motstående varumärkena är tillräckliga för att utesluta all risk för förväxling.

32

Tribunalen slog i den överklagade domen fast att talan inte kunde vinna bifall såvitt avsåg den enda grunden. Talan ogillades därför i sin helhet.

33

BSH har yrkat att domstolen ska

34

EUIPO har yrkat att domstolen ska

35

Domstolen anmodade genom en begäran av den 29 oktober 2015, enligt artikel 24 andra stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, Europeiska kommissionen att delta i förhandlingen för att besvara domstolens skriftliga frågor.

36

BSH har anfört två grunder till stöd för sitt överklagande. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 60 i förordning nr 207/2009, och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

37

I BSH:s första grund görs det gällande att tribunalen, utan utredning, godtagit att första överklagandenämnden i det omtvistade beslutet med stöd av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 betecknat LG:s svar av den 31 oktober 2012 som ett ”anslutningsöverklagande” och avslagit registreringsansökan i större omfattning än vad invändningsenheten gjort i sitt beslut. LG hade emellertid inte ingett något överklagande som uppfyller kraven i artikel 60 i förordning nr 207/2009, vilket i så fall hade varit den enda tillåtna grunden för att låta avslaget på registreringsansökan gå utöver vad som framgår av invändningsenhetens beslut. BSH menar att tvärtemot den tolkning som första överklagandenämnden har gjort av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 ger denna bestämmelse ingen möjlighet att, utan stöd i förordning nr 207/2009, ifrågasätta en del av invändningsenhetens beslut som inte överklagats genom huvudöverklagandet, vilket innebär att beslutet är slutgiltigt i denna del.

38

EUIPO anser i första hand att denna grund inte kan upptas till sakprövning, eftersom den anförts först i samband med överklagandet till domstolen. EUIPO anser i andra hand att överklagandet i vilket fall som helst inte kan vinna bifall vad avser denna grund, eftersom artikel 8.3 i förordning nr 216/96 inte tillåter att motparten i sitt svar på överklagandet begär att en del i det omtvistade beslutet som inte berörs i överklagandet ogiltigförklaras eller ändras.

39

Domstolen gör följande bedömning. Det är utrett att första överklagandenämnden i det omtvistade beslutet avslagit BSH:s yrkande att invändningsenhetens beslut ska upphävas i den del det innebär ett avslag på BSH:s registreringsansökan avseende vissa angivna varor, samtidigt som överklagandenämnden delvis bifallit LG:s ansökan, som nämnden betecknat som ett ”anslutningsöverklagande” enligt artikel 8.3 i förordning nr 216/96, varvid LG i sitt svar begärt att detta beslut ska ändras, på det sättet att registreringsansökan avslås även vad avser vissa varor för vilka invändningsenheten bifallit registreringsansökan. Första överklagandenämnden har således ändrat nämnda beslut till BSH:s nackdel genom att avslå registreringsansökan för ytterligare varor.

40

Detta innebär att första överklagandenämnden implicit förklarat att artikel 8.3 i förordning nr 216/96 innehåller ett alternativt rättsmedel utöver det som framgår av artikel 60 i förordning nr 207/2009, i dess lydelse före förordning 2015/2424, och att detta rättsmedel, utan hänsyn till de villkor som föreskrivs i denna artikel 60, tillåter motparten att ifrågasätta det beslut som överklagats genom huvudöverklagandet i en del som inte berörs av detta överklagande och på detta sätt utvidga tvisteföremålet såsom det definierats av klaganden.

41

BSH har i sin första grund gjort gällande att tribunalen i den överklagade domen inte prövat huruvida denna tolkning är förenlig med artikel 60 i förordning nr 207/2009.

42

Det är emellertid utrett att BSH inte vid något tillfälle under förfarandet vid tribunalen gjort gällande att denna tolkning är oförenlig med artikel 60 i förordning nr 207/2009 eller med någon annan unionsbestämmelse. BSH:s hade nämligen till stöd för sitt överklagande vid tribunalen åberopat en enda grund, nämligen åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

43

Av fast rättspraxis framgår emellertid att om en part tilläts att vid domstolen åberopa en ny grund och ett nytt argument som denne inte har åberopat vid tribunalen, skulle detta innebära att vederbörande vid domstolen, vilken har en begränsad behörighet i mål om överklagande, kunde anhängiggöra en mer omfattande tvist än den som tribunalen har prövat. Domstolen är i ett mål om överklagande således endast behörig att pröva den rättsliga bedömningen av de grunder och argument som har åberopats i den lägre instansen (se, bland annat, dom av den 21 september 2010, Sverige m.fl./API och kommissionen, C‑514/07 P, C‑528/07 P och C‑532/07P, EU:C:2010:541, punkt 126 och där angiven rättspraxis).

44

BSH har vid förhandlingen vid domstolen anfört argumentet att domstolen är ensamt behörig att tolka unionsrätten, varför det vore logiskt att först vid domstolen ta upp frågan huruvida den tolkning som första överklagandenämnden gjort av artikel 8.3 i förordning nr 216/96 är förenlig med artikel 60 i förordning nr 207/2009. Domstolen konstaterar att detta argument saknar rättsligt stöd. Såsom framgår av artikel 256.1 FEUF och artikel 65.1 och 65.2 i förordning nr 207/2009 har tribunalen i mål om överklaganden av överklagandenämndernas beslut full behörighet att bland annat vidta åtgärder mot varje form av åsidosättande av denna förordning, däribland åsidosättanden av artikel 60 i samma förordning.

45

Domstolen konstaterar slutligen att även om EUIPO vid förhandlingen vid domstolen medgett att första överklagandenämnden i det omtvistade beslutet delvis bifallit LG:s ”anslutningsöverklagande” utan att dessförinnan berett BSH tillfälle att inkomma med eventuella yttranden gentemot detsamma – vilket strider mot den kontradiktoriska principen, såsom denna formaliserats i artikel 63.2 och artikel 75 andra meningen i förordning nr 207/2009 – kvarstår faktum att det inte går att kritisera tribunalen för att den inte på eget initiativ observerat detta åsidosättande. BSH har nämligen inte framställt några som helst invändningar mot detta under förfarandet vid tribunalen och BSH har inte riktat minsta kritik mot den analys som nämnda överklagandenämnd grundade sig på för att komma fram till slutsatsen att detta ”anslutningsöverklagande” skulle bifallas.

46

Överklagandet kan följaktligen inte upptas till sakprövning såvitt avser den första grunden.

47

BSH:s andra grund rör åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. BSH har hävdat att tribunalens resonemang, bland annat i punkt 31 i den överklagade domen, bygger på en felaktig uppfattning om risken för förväxling, med innebörden att den omständigheten att de två varumärkena delar ett rent beskrivande element räcker för att en sådan risk ska uppstå. Detta leder till att ett monopol kan uppstå vad avser en rent beskrivande angivelse, vilket är något artikel 7.1 b och 7.1 c är tänkt att förhindra.

48

Enligt BSH kan – i ett fall där det äldre varumärket är en enkelt igenkännbar variant av en beskrivande angivelse, och där det yngre varumärket innehåller den beskrivande angivelsen som sådan – inte ens den omständigheten att det föreligger betydande likheter mellan kännetecknen och att de varor som omfattas av de motstående varumärkena är av identiskt slag leda till slutsatsen att det föreligger risk för förväxling, eftersom kännetecknens likhet endast gäller de beskrivande angivelserna och endast rör de varor som beskrivs av angivelsen. Omsättningskretsen uppfattar nämligen inte en beskrivande angivelse som en ursprungsangivelse, utan den uppmärksammar i stället varumärkets återstående beståndsdelar. Utifrån denna utgångspunkt begränsas inte omfattningen av skyddet för det äldre varumärket rent allmänt, utan endast vad avser den beskrivande angivelsen i sig, varför skyddet kvarstår i förhållande till andra varor av liknande slag och andra liknande kännetecken.

49

EUIPO har i första hand gjort gällande att överklagandet inte kan upptas till sakprövning såvitt avser den andra grunden. Av överklagandet framgår nämligen inte tydligt vilka konkreta konstateranden från tribunalens sida som det riktas invändningar emot. BSH:s påstående att tribunalen gjort en felaktig bedömning i fråga om vilken särskiljningsförmåga de äldre nationella varumärkena har, innebär vidare ett försök att få till stånd en ny bedömning av de faktiska omständigheterna. EUIPO har i andra hand gjort gällande att överklagandet inte kan bifallas på denna grund.

50

Enligt fast rättspraxis följer det av artikel 256 FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol att ett överklagande ska vara begränsat till rättsfrågor. Tribunalen är således ensam behörig att fastställa och bedöma de faktiska omständigheterna. Bedömningen av de faktiska omständigheterna utgör således, med undantag för då tribunalen har missuppfattat dessa omständigheter, inte en rättsfråga som ska prövas av domstolen i ett mål om överklagande (se bland annat dom av den 17 mars 2016, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret, C‑252/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:178, punkt 59 och där angiven rättspraxis).

51

Enligt ovannämnda bestämmelser, och enligt artikel 168.1 d i domstolens rättegångsregler, ska det i ett överklagande dessutom klart anges på vilka punkter den överklagade domen ifrågasätts samt de rättsliga grunder som åberopas till stöd för yrkandet om upphävande (se, bland annat, dom av den 4 september 2014, Spanien/kommissionen, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punkt 43, och dom av den 5 mars 2015, Ezz m.fl./rådet, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, punkt 111). Det preciseras härvid i artikel 169.2 i rättegångsreglerna att det genom åberopade grunder och argument avseende rättsliga omständigheter i detalj ska anges på vilka punkter som klaganden anser att tribunalens avgörande är felaktigt (dom av den 28 juli 2016, Tomana m.fl./rådet och kommissionen, C‑330/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:601, punkt 34, och dom av den 20 september 2016, Mallis m.fl./kommissionen och ECB, C‑105/15 P–C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punkt 34).

52

Domstolen konstaterar härvid att BSH genom sin andra grund ingalunda endast försöker få till stånd en ny bedömning av de faktiska omständigheterna, utan även gör gällande att tribunalen inte beaktat de rättsprinciper som gäller för bedömningen av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena, vilket är en rättsfråga som kan prövas av domstolen i ett mål om överklagande (se bland annat beslut av den 7 maj 2015, Adler Modemärkte/harmoniseringskontoret, C‑343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

53

Det framgår dessutom tydligt av BSH:s skrivelser att den andra grunden bland annat är riktad mot punkt 31 i den överklagade domen. Enligt BSH missförstod tribunalen i punkt 31 själva innebörden av risken för förväxling, för vars bedömning frågan huruvida vart och ett av de motstående varumärkena har särskiljningsförmåga med nödvändighet är det viktigaste kriteriet.

54

Överklagandet kan således upptas till sakprövning såvitt avser den andra grunden.

55

BSH:s argument om risken för förväxling i den enda grunden vid tribunalen, vilken överensstämmer med den andra grunden vid domstolen, prövades bland annat i punkterna 26–32 i den överklagade domen.

56

Tribunalen konstaterade således, i punkt 28 i den överklagade domen – efter att i punkterna 26 och 27 ha erinrat om rättspraxis på området – att första överklagandenämnden, vad avser de varor för vilka nämnden bifallit invändningen, utan invändningar från BSH slog fast dels att de aktuella varorna var delvis av identiskt slag och delvis av liknande slag, dels att de motstående kännetecknen liknade varandra. Tribunalen angav att dessa konstateranden tillsammans i vilket fall som helst utgör tillräcklig grund för slutsatsen att det föreligger risk för förväxling, trots att de äldre nationella varumärkena anses ha låg särskiljningsförmåga.

57

Tribunalen tillade i punkt 29 i den överklagade domen att första överklagandenämnden, i sin bedömning av risken för förväxling, faktiskt beaktat den omständigheten att varken de äldre nationella varumärkena eller det sökta varumärket har någon särskilt hög särskiljningsförmåga vad avser de aktuella varorna. Nämnden erinrade emellertid om att det framgår av rättspraxis att det kan föreligga risk för förväxling även när det rör sig om ett varumärke med låg särskiljningsförmåga, bland annat om de aktuella kännetecknen liknar varandra och de aktuella varorna eller tjänsterna är av liknande slag. Så är fallet när det, såsom i förevarande fall, rör sig om varor av identiskt slag och de motstående varumärkena i hög grad liknar varandra.

58

Tribunalen angav i punkt 31 i nämnda dom att BSH:s argument skulle medföra att varumärkeslikhetens betydelse hamnade i bakgrunden och att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga framhävdes och gavs för stor betydelse. Detta skulle innebära att om det äldre varumärket endast har en låg särskiljningsförmåga, så föreligger risk för förväxling endast om det sökta varumärket består av en fullständig upprepning av det äldre varumärket, varvid graden av likhet mellan de aktuella kännetecknen glöms bort. Ett sådant resultat vore inte förenligt med själva innebörden av den övergripande bedömning som behöriga myndigheter är skyldiga att göra enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

59

Tribunalen ansåg därför i punkt 32 i den överklagade domen att BSH:s argument om att de äldre nationella varumärkena har låg särskiljningsförmåga inte påverkar den slutsats som första överklagandenämnden dragit om risken för förväxling.

60

Domstolen finner att tribunalen inte gjort någon felaktig rättstillämpning genom att göra denna bedömning av risken för förväxling.

61

Domstolen har nämligen redan avfärdat den typ av argument som BSH framfört i den andra grunden och, vid flera tillfällen, slagit fast att även om frågan om ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga ska beaktas vid den övergripande bedömningen av risken för förväxling, så utgör detta endast en av flera omständigheter i denna bedömning (se bland annat beslut av den 29 november 2012, Hrbek/harmoniseringskontoret, C‑42/12 P, ej publicerat, EU:C:2012:765, punkt 61, och beslut av den 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret, C‑91/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2261, punkt 22).

62

Det är visserligen riktigt att risken för förväxling är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har. Risken för förväxling är emellertid inte helt utesluten när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga (se bland annat beslut av den 19 november 2015, Fetim/harmoniseringskontoret, C‑190/15 P, ej publicerat, EU:C:2015:778, punkt 40 och där angiven rättspraxis).

63

Även när det är fråga om ett äldre varumärke med låg särskiljningsförmåga kan tribunalen således anse att det föreligger risk för förväxling, bland annat om de aktuella kännetecknen liknar varandra och de aktuella varorna eller tjänsterna är av liknande slag (se, bland annat, beslut av den 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret, C‑91/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2261, punkt 24 och där angiven rättspraxis, och beslut av den 7 maj 2015, Adler Modemärkte/harmoniseringskontoret, C‑343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310, punkt 59).

64

Tribunalens konstateranden i punkt 31 i den överklagade domen, i vilken tribunalen avfärdat BSH:s argument som framgår av den andra grunden, innebär således endast att tribunalen erinrat om domstolens fasta rättspraxis. Av denna rättspraxis framgår att BSH:s ståndpunkt inte är förenlig med själva innebörden av den övergripande bedömning som behöriga myndigheter är skyldiga att göra enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, eftersom denna, tvärtemot vad klaganden har hävdat, skulle medföra att varumärkeslikhetens betydelse hamnade i bakgrunden och att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga framhävdes (se, i detta avseende, dom av den 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/harmoniseringskontoret, C‑171/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:171, punkt 41, och beslut av den 19 november 2015, Fetim/harmoniseringskontoret, C‑190/15 P, ej publicerat, EU:C:2015:778, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

65

Vad avser BSH:s argument i denna fråga, nämligen att denna rättspraxis är felaktig eftersom den leder till att ett monopol kan uppstå vad avser en rent beskrivande angivelse, konstaterar domstolen följande. Det är inte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, utan artiklarna 7.1 b, 7.1 c och 51 i samma förordning samt artikel 3.1 b och 3.1 c i direktiv 2008/95, som syftar till att förhindra en sådan monopolisering

66

Vad särskilt rör äldre nationella varumärken har domstolen redan slagit fast att det följer av principen att EU-varumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt – liksom av det faktum att registreringen av nationella varumärken inte omfattas av EUIPO:s behörighet och att heller inte domstolsprövningen av dessa varumärken omfattas av tribunalens behörighet – att giltigheten av nationella varumärken inte kan bestridas i ett invändningsförfarande med anledning av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke. Det är följaktligen inte heller möjligt att, i ett sådant invändningsförfarande, konstatera att det beträffande ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som är skyddat i en medlemsstat finns ett absolut registreringshinder, såsom att det är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga enligt vad som föreskrivs i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 40/94, liksom i artikel 3.1 b och 3.1 c i direktiv 2008/95 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punkterna 40 och 41).

67

Härav följer att ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för en invändning mot registrering av ett EU-varumärke måste anses ha en viss särskiljningsförmåga, för att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 47).

68

Även om det antas att ett äldre nationellt varumärke verkligen är beskrivande vad avser vissa varor för vilka det har registrerats, och att varumärkesskyddet leder till ett orättfärdigt monopol vad avser den aktuella beskrivande angivelsen, så ska denna situation inte åtgärdas genom tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, som principiellt undantar dessa varor från det skydd som denna bestämmelse ger äldre varumärken, utan genom att det inleds ett ogiltighetsförfarande i den berörda medlemsstaten enligt artikel 3.1 b och 3.1 c i direktiv 2008/95 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 maj 2012, Formula One Licensing/harmoniseringskontoret, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, punkt 45).

69

BSH har vidare framfört argumentet att domstolen i sin dom av den 10 november 2011, LG Electronics/harmoniseringskontoret (C‑88/11 P, ej publicerad, EU:C:2011:727) fastställt EUIPO:s avslag på ansökan om registrering som EU-varumärke av kännetecknet ”KOMPRESSOR PLUS” för dammsugare, av det skälet att detta kännetecken är helt beskrivande. Domstolen finner mot bakgrund av vad som angetts ovan att detta argument är verkningslöst och att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser detta argument. Denna dom innebar nämligen inte att de nationella varumärken som LG åberopat till stöd för sin invändning ansågs ogiltiga

70

Domstolen finner slutligen att tvärtemot vad BSH har gjort gällande kan det inte på förhand och under samtliga omständigheter uteslutas att konsumenterna, i ett fall där det sökta varumärket med små avvikelser upprepar ett kännetecken med låg särskiljningsförmåga i ett äldre nationellt varumärke, kan dra slutsatsen att dessa skillnader mellan de motstående kännetecknen återspeglar skillnader i varornas art eller har sin grund i marknadsföringsöverväganden utan att förmedla ett annat kommersiellt ursprung, och att det således kan föreligga risk för förväxling hos allmänheten (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 27 april 2006, L’Oréal/harmoniseringskontoret, C‑235/05 P, ej publicerat, EU:C:2006:271, punkt 45).

71

Tribunalen gjorde således inte någon felaktig rättstillämpning genom att i det aktuella fallet, efter en självständig bedömning av de faktiska omständigheterna, komma till slutsatsen att det föreligger risk för förväxling mellan de äldre nationella varumärkena och det sökta varumärket.

72

Överklagandet kan således inte heller bifallas på den andra grunden, varför överklagandet ska ogillas i sin helhet.

73

Enligt artikel 184.2 i rättegångsreglerna ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när ett överklagande ogillas.

74

Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

75

EUIPO har yrkat att BSH ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom BSH har tappat målet, ska EUIPO:s yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande: