—

Colloseum Holding AG, genom M. Klette, Rechtsanwalt,

—

Levi Strauss & Co., genom H. Harte-Bavendamm och M. Goldmann, Rechtsanwälte,

—

Tysklands regering, genom T. Henze och J. Kemper, båda i egenskap av ombud,

—

Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av M. Santoro, avvocato dello Stato,

—

Förenade kungarikets regering, genom C. Murrell, i egenskap av ombud, biträdd av S. Ford, barrister,

—

Europeiska kommissionen, genom F. Bulst och F. Wilman, båda i egenskap av ombud,

1

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3). Denna bestämmelse återges utan ändringar i artikel 15.1 första stycket i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

2

Begäran har framställts i ett mål mellan Colloseum Holding AG (nedan kallat Colloseum) och Levi Strauss & Co. (nedan kallat Levi Strauss) rörande tolkningen av begreppet ”verkligt bruk” i artikel 15.1 i förordning nr 40/94, när ett registrerat varumärke endast har använts genom ett annat sammansatt varumärke i vilket det utgör en del eller när det endast använts tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av de båda varumärkena också är registrerad som varumärke.

3

I artikel 5 C punkterna 1 och 2 i konventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (United Nations Treaty Series, volym 828, nr 11851, s. 305), föreskrivs följande:

”1.   Om i ett land användande av registrerat märke är föreskrivet, skall registreringen icke kunna upphävas förrän efter skälig tid och endast om vederbörande icke visar skäl för sin underlåtenhet.

2.   Märkeshavarens användande av ett fabriks- eller handelsmärke under en form, som endast genom beståndsdelar, vilka icke ändrar märkets egenartade karaktär, skiljer sig från den form i vilken märket registrerats i ett unionsland [som skapades genom denna konvention] skall icke medföra registreringens ogiltighet eller minska det åt märket givna skyddet.”

4

I nionde skälet i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

”Det är endast berättigat att skydda gemenskapsvarumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot gemenskapsvarumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.”

5

I artikel 7.1 i förordningen, som har rubriken ”Absoluta registreringshinder”, föreskrivs följande:

”Följande får inte registreras:

...

...”

6

Artikel 7.3 i samma förordning har följande lydelse:

”Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”

7

I artikel 9.1 i förordning nr 40/94, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett gemenskapsvarumärke”, föreskrivs följande:

”Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

...

...”

8

I artikel 15 i nämnda förordning, som har rubriken ”Bruk av gemenskapsvarumärken”, föreskrivs följande:

”1.   Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registrering har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd, skall gemenskapsvarumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i denna förordning, under förutsättning att det inte finns skälig grund för att gemenskapsvarumärket inte använts.

2.   Med sådant bruk som avses i punkt 1 likställs

...”

9

I artikel 98.1 i förordning nr 40/94 föreskrivs följande:

”När en domstol för gemenskapsvarumärken finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett gemenskapsvarumärke skall domstolen, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i gemenskapsvarumärket. Den skall också, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.”

10

I 14 § 2 punkt 2 lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) (BGBl. 1994 I, s. 3082), i dess lydelse enligt lagen av den 7 juli 2008 (BGBl. 2008 I, s. 1191) (denna bestämmelse motsvarar artikel 9.1 b i förordning nr 40/94), anges att innehavaren av ett varumärke får förhindra användning av

”... ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av kännetecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan kännetecknet och varumärket, ...”

11

I 14 § 5 denna lag föreskrivs följande:

”Innehavaren av ett varumärke kan väcka talan om förbudsföreläggande mot den som använder kännetecknet i strid med punkterna 2 och 4 i denna paragraf när en risk för upprepning föreligger. Rätt att yrka förbudsföreläggande föreligger även när det finns risk för intrång för första gången.”

12

Levi Strauss äger flera varumärken, inklusive gemenskapsordmärket LEVI’S, för bland annat kläder, och det tyska ord- och figurvarumärket nr DD 641 687, vilket registrerades den 12 januari 1977, för byxor, skjortor, blusar och jackor för män, kvinnor och barn (nedan kallat varumärke nr 3). Det sistnämnda varumärket, som innehåller orddelen ”LEVI’S” på en röd rektangel vilken placerats i den vänstra övre kanten av en ficka, har följande utseende:

13

Levi Strauss äger också gemenskapsfigurmärket nr 2 292 373 i färgerna rött och blått, vilket registrerades den 10 februari 2005 för byxor (nedan kallat varumärke nr 6). I registret beskrivs detta varumärke som ett positionsmärke som består av en röd, rektangulär tygetikett vilken sys fast i och sticker ut från den övre delen av den vänstra sömmen på bakfickan på byxor, shorts och kjolar. Varumärke nr 6 har följande utseende:

14

Registreringen av varumärke nr 6 innehåller en förklaring om avstående, enligt vilken nämnt varumärke inte ger innehavaren ensamrätt till formen och färgen på själva fickan. Varumärke nr 6 registrerades på grundval av särskiljningsförmåga som hade förvärvats till följd av användning, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94.

15

Colloseum driver detaljhandel med ytterkläder. Inom ramen för denna verksamhet saluför nämnda bolag byxor, närmare bestämt jeans, av märkena COLLOSEUM, S. MALIK och EURGIULIO. På höger backficka på dessa byxor har små rektangulära tyglappar sytts fast, närmare bestämt i den övre delen av fickans högra yttersöm, vilka antingen har försetts med de aktuella varumärkesnamnen eller med benämningen ”SM JEANS”.

16

Levi Strauss väckte talan vid den behöriga domstolen i första instans och yrkade bland annat att Colloseum skulle förbjudas att erbjuda, saluföra och i detta syfte inneha sådana byxor. Till sitt försvar gjorde Colloseum bland annat gällande otillräcklig användning av varumärke nr 6.

17

Domstolen i första instans biföll Levi Strauss yrkande, och appellationsdomstolen avslog Colloseums överklagande av avgörandet i första instans.

18

Efter överklagande av Colloseum upphävde den hänskjutande domstolen appellationsdomstolens avgörande och återförvisade målet till sistnämnda domstol. Appellationsdomstolen avslog ännu en gång Colloseums överklagande, varpå nämnda bolag överklagade igen till den hänskjutande domstolen.

19

Enligt den hänskjutande domstolen är utgången av det andra överklagandet beroende av tolkningen av artikel 15.1 i förordning nr 40/94. Enligt nämnda domstol föreligger en risk för förväxling, enligt artikel 9.1 b i förordning nr 40/94, mellan varumärke nr 6 och de byxmodeller som saluförs av Colloseum, under förutsättning att varumärke nr 6 fortfarande är giltigt.

20

Den hänskjutande domstolen har betonat att den därför behöver få klarhet i huruvida varumärke nr 6 har utgjort föremål för verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 40/94. Den hänskjutande domstolen noterar att enligt appellationsdomstolens konstateranden, vilka enligt tysk processrätt är bindande för den hänskjutande domstolen, registrerades varumärke nr 6 den10 februari 2005. Om nämnda varumärke inte har utgjort föremål för verkligt bruk, i den mening som avses i nämnda bestämmelse, innan förhandlingen vid appellationsdomstolen den 18 februari 2010 avslutades har innehavaren av detta varumärke således förlorat sina rättigheter.

21

Den hänskjutande domstolen har därefter anfört att Levi Strauss, enligt vad appellationsdomstolen konstaterat, endast använde varumärke nr 6 i form av varumärke nr 3. Utgången i målet beror således på huruvida ett registrerat varumärke, som utgör en del av ett annat varumärke, och som har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning av det andra varumärket, i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94, även kan anses vara föremål för verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 i denna förordning, till följd av användningen av detta andra varumärke.

22

Enligt den hänskjutande domstolen kan denna fråga inte anses vara avgjord. Nämnda domstol har dessutom betonat att varumärkena nr 3 och nr 6 inte bara skiljer sig åt med avseende på element som inte påverkar varumärkenas särskiljningsförmåga, vilket innebär att villkoren i artikel 15.2 a i förordning nr 40/94 inte är uppfyllda i förevarande fall. I detta avseende skiljer sig det här aktuella målet från de faktiska omständigheter som låg till grund för den begäran om förhandsavgörande som utmynnade i domen av den 25 oktober 2012 i mål C-553/11, Rintisch.

23

Den hänskjutande domstolen har dessutom anfört att det även är tänkbart att Levi Strauss användning av den röda rektangulära lappen i samband med saluföringen av byxor märkta ”LEVI’S” innebär att verkligt bruk har gjorts av såväl varumärke nr 6 som ordvarumärket LEVI’S, vilka som kombination också har registrerats såsom varumärke nr 3. Den hänskjutande domstolen undrar därför huruvida ett varumärke kan utgöra föremål för verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 40/94, när det endast används tillsammans med ett annat varumärke, allmänheten uppfattar de två varumärkena som självständiga kännetecken och kombinationen av de båda varumärkena dessutom är registrerad som varumärke.

24

Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen:

”Ska artikel 15.1 i förordning nr 40/94 tolkas så,

25

Den nationella domstolen har ställt dessa frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida kravet på verkligt bruk av ett varumärke, det vill säga användning genom vilken varumärkesinnehavarens rättigheter bevaras, i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 40/94, är uppfyllt när ett registrerat varumärke, vilket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning av ett annat sammansatt varumärke i vilket det utgör en del, endast används genom detta andra sammansatta varumärke, eller när det endast används tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av de båda varumärkena dessutom är registrerad som varumärke.

26

I enlighet med domstolens fasta rättspraxis innebär ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7 i förordning nr 40/94 att detta varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och således gör det möjligt att särskilja denna vara från andra företags varor (dom av den 12 juli 2012 i mål C-311/11 P, Smart Technologies mot harmoniseringsbyrån, punkt 23 och där angiven rättspraxis). Varumärkets huvudsakliga syfte är att, i konsumenternas ögon, identifiera det företag från vilket varan härrör (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 59 och där angiven rättspraxis).

27

Vad gäller ett varumärkes förvärvande av särskiljningsförmåga, med avseende på registrering av detsamma, till följd av användning i den mening som avses i artikel 7.3 i förordning nr 40/94, har domstolen fastställt – inom ramen för artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (denna bestämmelse motsvarar i huvudsak nämnda bestämmelse i förordning nr 40/94) – att sådan förmåga kan förvärvas genom att en del av varumärket har använts såsom en beståndsdel i ett registrerat varumärke eller genom att ett visst varumärke har använts i kombination med ett registrerat varumärke. I båda fallen räcker det att omsättningskretsen, som en följd av detta bruk, faktiskt uppfattar den vara eller tjänst för vilken endast det sökta varumärket används som härrörande från ett visst företag (dom av den 7 juli 2005 i mål C-353/03, Nestlé, REG 2005, s. I-6135, punkt 30).

28

Oberoende av om ett kännetecken har använts som en del av ett registrerat varumärke eller i kombination med detta är det väsentliga villkoret följaktligen att det kännetecken som innehavaren önskar få registrerat som varumärke, till följd av denna användning, kan visa, för omsättningskretsen, att varor som bär detta varumärke kommer från ett visst företag.

29

Domstolen har dessutom redan fastställt att konstaterandet i punkt 30 i domen i det ovannämnda målet Nestlé har allmän giltighet och är tillämpligt även när fråga är om att fastställa huruvida ett äldre varumärke har speciell särskiljningsförmåga i syfte att avgöra om det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (se dom av den 17 juli 2008 i mål C-488/06 P, L & D mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-5725, punkterna 50–52).

30

Med beaktande av systematiken i och syftet med förordning nr 40/94, samt lydelsen av artikel 15.1 häri, är den slutsats som domstolen drog i punkt 30 i domen i det ovannämnda målet Nestlé även tillämplig med avseende på begreppet ”verkligt bruk” i syfte att bevara rättigheter som tillkommer innehavaren av ett registrerat varumärke, i den mening som avses i denna bestämmelse.

31

Den användning genom vilken ett kännetecken förvärvar särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 7.3 i förordning nr 40/94 föregår i och för sig dess registrering som varumärke, medan verkligt bruk i den mening som avses i artikel 15.1 i denna förordning infaller under den femårsperiod som följer efter registreringen, med följden att den användning som avses i nämnda artikel 7.3, med avseende på registrering, inte som sådan kan åberopas för att styrka sådan användning som avses i nämnda artikel 15.1, i syfte att bevara rättigheter som tillkommer innehavaren av ett registrerat varumärke.

32

Icke desto mindre konstaterar domstolen att begreppet ”bruk” av ett varumärke, såsom framgår av punkterna 27–30 i domen i det ovannämnda målet Nestlé, rent allmänt, enligt detta ords innebörd, omfattar såväl självständig användning av detta varumärke som användning av detta såsom en del av ett annat varumärke beaktat i sin helhet eller i kombination med detta.

33

Såsom den tyska regeringen och Förenade kungarikets regering med rätta har anfört vid förhandlingen kan de omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av kriteriet användning, vilket alltid är av stor betydelse, inte variera beroende på om det ska fastställas huruvida användningen är sådan att rättigheter har uppkommit med avseende på ett varumärke eller huruvida användningen innebär att sådana rättigheter har bevarats. Om ett kännetecken till följd av viss användning kan erhålla skydd såsom varumärke bör samma användning nämligen kunna säkerställa att detta skydd bevaras.

34

De relevanta kraven vid prövningen av om det föreligger verkligt bruk av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 40/94, är således analoga med de krav som ska vara uppfyllda för att ett kännetecken vid registreringen av detsamma ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 7.3 i denna förordning.

35

Det ska likväl noteras att, såsom den tyska regeringen, Förenade kungarikets regering och Europeiska kommissionen har anfört, ett registrerat varumärke som endast används såsom en del av ett sammansatt varumärke eller tillsammans med ett annat varumärke måste fortsätta att uppfattas som en indikation på den berörda varans ursprung för att detta bruk ska anses utgöra ”verkligt bruk” i den mening som avses i nämnda artikel 15.1.

36

Med beaktande av övervägandena ovan ska de ställda frågorna besvaras enligt följande. Kravet på verkligt bruk av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 15.1 i förordning nr 40/94, kan vara uppfyllt när ett registrerat varumärke, vilket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning av ett annat, sammansatt varumärke i vilket det utgör en del, endast använts genom detta andra sammansatta varumärke, eller när det endast använts tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av de båda varumärkena dessutom är registrerad som varumärke.

37

Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

Kravet på verkligt bruk av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 15.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kan vara uppfyllt när ett registrerat varumärke, vilket har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning av ett annat, sammansatt varumärke i vilket det utgör en del, endast använts genom detta andra sammansatta varumärke, eller när det endast använts tillsammans med ett annat varumärke, och kombinationen av de båda varumärkena dessutom är registrerad som varumärke.