Överklagande ingett den 2 februari 2011 av Deutsche Bahn AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 november 2010 i mål T-404/09, Deutsche Bahn AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

(Mål C-45/11 P)

2011/C 130/18

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Deutsche Bahn AG (ombud: K. Schmidt-Hern, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande riktar sig mot den dom genom vilken tribunalen ogillade klagandens talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 23 juli 2009, om avslag på klagandes ansökan om registrering av ett figurmärke som består av en vågrät kombination av färgerna grått och rött.

Klaganden har till stöd för sitt överklagande anfört fyra grunder avseende åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009.

För det första har tribunalen i samband med bedömningen av särskiljningsförmågan utgått från ett annat tecken än det sökta varumärket. Tribunalen har inte bedömt tecknet i dess helhet utan endast utgått från en obestämd färgkombination ljusgrått/signalrött. De särskilda egenskaperna hos färgsystematiken har inte beaktats i förevarande fall, trots att det konkreta arrangemanget av dessa färger i det aktuella varumärket utgör en del av registreringsanmälan och preciserar varumärket.

För det andra har tribunalen i samband med bedömningen av särskiljningsförmågan underlåtit att beakta de tjänster för vilka varumärket registrerats, och undersökt frågan om huruvida ansökan kan godkännas i förhållande till helt andra varor. Den påstådda bristen på särskiljningsförmåga motiveras i domen med att vissa föremål eller varor vanligtvis har dessa färger (lokdelar och elcentraler vid järnvägsspår, trafikskyltar, järnvägsbommar och -skyltar liksom tåg och perrongkanter). Det sökta varumärket avser emellertid inte sådana varor. Tribunalen har inte motiverat varför den omständigheten, att det aktuella varumärket inte kan skyddas för vissa varor inom området för trafik och järnvägstrafik, medför att varumärket inte heller kan skyddas för de tjänster som avses i registreringsansökan.

För det tredje har tribunalen vid bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga utgått från felaktiga rättsliga grunder genom att bedöma särskiljningsförmågan hos varumärken för tjänster och varumärken för varor på samma sätt. Tribunalen har inte tagit hänsyn till att allmänheten inte nödvändigtvis uppfattar olika kategorier av tecken på samma sätt. Medan konsumenten kanske inte är van vid att dra slutsatser om en varas ursprung på grundval av färgen på varan eller dess förpackning, utan grafiska delar eller orddelar, eftersom varor normalt sett är färgade, är detta inte alls fallet vad gäller tjänster. Eftersom tjänster till sin natur är färglösa, är konsumentens uppfattning av färger i samband med tjänster helt annorlunda än vad som gäller för varor. Följaktligen ska man vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos färger skilja mellan varor och tjänster.

För det fjärde har tribunalen i samband med bedömningen av särskiljningsförmågan hos det konkreta varumärket förvridit de relevanta omständigheterna och inte motiverat sin dom på ett tillräckligt sätt. Tribunalen har utan motivering antagit att vågräta färgränder är vanliga beståndsdelar i dekorationen av tåg. Därvid har tribunalen underlåtit att beakta att det i förevarande fall är fråga om bedömningen av särskiljningsförmågan hos ett konkret färgmärke och inte om ränderna på tågvagnar i allmänhet. Tribunalen har inte heller beaktat att registreringsansökan för det aktuella varumärket inte gäller tågvagnar utan tjänster i klass 39. Slutligen har Deutsche Bahn AG utförligt redogjort för varför färgelement inom järnvägstrafiken inte förstås som beståndsdelar av dekoration utan som ursprungshänvisningar. Tribunalen har inte behandlat dessa argument.