FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
ANTONIO TIZZANO
föredraget den 29 juni 2004(1)

Mål C-245/02

Anheuser-Busch Inc.
mot
Budějovický Budvar, národní podnik

(begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus (Finland))

TRIPs-avtalet – Artikel 16 – Skydd för varumärke – Skydd för firmanamn – Användning av firmanamn i dess egenskap av varumärke

1. Förevarande mål har sitt ursprung i den finska delen av den långvariga tvist som i olika länder har uppstått mellan det tjeckiska bryggeriet Budějovický Budvar (2) (nedan kallat Budvarbryggeriet, eller Budvar) med säte i den bömiska staden Ceské Budějovice (tjeckiska Budweis) (3) (Republiken Tjeckien), och det amerikanska bolaget Anheuser-Busch Inc. (nedan kallat Anheuser-Busch) (4) avseende rätten att använda orden Bud, Budweiser och liknande ord för marknadsföringen av respektive bryggeriers öl.

2. Domstolen skall här i huvudsak klargöra vilken lagstiftning som skall tillämpas vid användningen av ett registrerat varumärke och en firma mellan vilka en konflikt kan uppstå, särskilt mot bakgrund av Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat TRIPs-avtalet) (5) .

I – Tillämpliga bestämmelser

A – Bestämmelserna i internationell rätt

3. I artikel 8 i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (nedan kallad Pariskonventionen) (6) föreskrivs följande: ”Firma (7) skall, vare sig den ingår i fabriks- eller handelsmärke eller icke, utan villkor av anmälan eller registrering åtnjuta skydd i samtliga unionsländer.”

4. I artikel 2 i TRIPs-avtalet hänvisas till vissa materiella bestämmelser i Pariskonventionen, däribland artikel 8 i denna, som utöver dess grundläggande bestämmelser följaktligen ingår i Världshandelsorganisationens system (8) .

5. Bland de materiella bestämmelserna i TRIPs-avtalet är det artikel 16.1 som är av betydelse i detta mål. I denna föreskrivs följande:

”Innehavaren av ett registrerat varumärke skall ha ensamrätt att förhindra tredje man att utan innehavarens samtycke i näringsverksamhet använda identiskt lika eller liknande tecken för varor och tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket har registrerats, om användningen kan leda till förväxling. När ett identiskt lika tecken används för identiskt lika varor eller tjänster skall förväxlingsrisk föreligga. De ovan angivna rättigheterna skall inte skada äldre9 –I de tre giltiga språkversionerna av TRIPs-avtalet heter det sålunda: på franska, ”aucun droit antérieur existant”, på engelska, ”any existing prior rights”, på spanska, ”niguno de los derechos existentes con anterioridad”. I andra språkversioner som offentliggjorts i EGT, till exempel i den italienska språkversionen, har adjektivet ”befintligt” uteslutits. rättigheter och skall inte heller påverka medlemmarnas möjligheter att bevilja rättigheter på grundval av användning.”

6. I artikel 70 i TRIPs-avtalet regleras tillämpningsområdet i tiden för denna i följande ordalag:

”1.: Detta avtal medför inga skyldigheter beträffande handlingar som inträffat före dagen för avtalets ikraftträdande i den berörda medlemsstaten.

2.: Om inte annat föreskrivs i detta avtal, skall det medföra skyldigheter beträffande alla vid dagen för avtalets ikraftträdande i det berörda medlemslandet gällande rättigheter, som den dagen åtnjöt skydd i det medlemslandet, eller som sedermera uppfyller kraven för skydd i enlighet med villkoren i detta avtal ...”

7. I likhet med det avtal genom vilket Världshandelsorganisationen (nedan kallad WTO) inrättades, som ingår som bilaga till detta, trädde TRIPs-avtalet i kraft den 1 januari 1995. I artikel 65.1 i detta föreskrivs dock att parterna inte skall vara skyldiga att tillämpa avtalet före utgången av ett år räknat från dagen för WTO-avtalets ikraftträdande.

B – De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

8. Gemenskapen har reglerat området för varumärken, såvitt är av intresse här, genom att anta direktiv 89/104/EEG (nedan kallat direktiv 89/104 eller direktivet) (10) . Enligt direktivet är det nödvändigt att dess bestämmelser ”helt överensstämmer med [bestämmelserna] i Pariskonventionen” (11) , för tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar i fråga om vissa aspekter av området, utan att det dock föreskrivs en fullständig harmonisering.

9. Det skall här erinras om artikel 4.1 i direktivet, vari följande föreskrivs:

”Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras … om det är identiskt med ett äldre varumärke.”

10. I den följande punkt 2 i artikeln föreskrivs följande:

”[m]ed äldre varumärken i punkt 1 avses…

d) varumärken som, vid tidpunkten för ansökan om registrering eller, i förekommande fall, vid tidpunkten för begäran om företrädesrätt med avseende på ansökan om registrering av varumärket, är välkända i en medlemsstat, i den betydelse som ges ordet ’välkänt’ i artikel 6a i Pariskonventionen.”

11. I artikel 4.4 b föreskrivs vidare att varje medlemsstat kan besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras om och i den mån som ”rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket eller före tidpunkten för den företrädesrätt som åberopats till stöd för ansökan om registrering av det yngre märket och om det oregistrerade varumärket eller tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket”.

12. I artikel 5.1 föreskrivs, såvitt är av intresse här, följande:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a): tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b): tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

13. Enligt punkt 3 i samma artikel förbjuds bland annat att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.

14. I artikel 5.5 anges att de föregående punkterna ”inte [skall] beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor och tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

C – De nationella bestämmelserna

15. Enligt 2 § första stycket i toiminimilaki (den finska firmalagen) (nedan kallad firmalagen) (12) förvärvas ensamrätt att använda firma genom registrering eller ”inarbetning”, om med andra ord firman är allmänt känd inom verksamhetsområdet för den ekonomiska aktör som använder firman.

16. Enligt 3 § andra stycket i denna lag medför den ensamrätt, som förvärvats på grundval av inarbetningen, innehavaren en rätt att förhindra varje annan ekonomisk aktör att använda firma som kan förväxlas med hans egna firma.

17. Enligt 3 § första stycket i tavaramerkkilaki (den finska varumärkeslagen) (nedan kallad varumärkeslagen) (13) , får var och en använda firma som kännetecken för sina varor, om denna användning inte medför en risk för förväxling med ett annat redan skyddat varumärke.

18. Enligt 4 § första stycket i varumärkeslagen kan innehavaren av en ensamrätt att anbringa ett kännetecken på en vara förhindra var och en att vid utövandet av en näringsverksamhet använda påskrifter som riskerar att förväxlas med det skyddade tecknet. Enligt 6 § första stycket i samma lag föreligger risk för förväxling endast om två tecken används med hänvisning till identiska eller liknande varor.

19. Om flera personer åberopar en rättighet att på sina varor anbringa tecken som är förväxlingsbara skall konflikten mellan de två rättigheterna, enligt 7 § i varumärkeslagen, lösas så att den äldre rättigheten skall tillerkännas företräde, såvitt den åberopade rättigheten inte har upphört att gälla, till exempel på grund av att den inte har utövats.

20. I 6 § första stycket i firmalagen föreskrivs på motsvarande sätt att i händelse av konflikt mellan firma som är förväxlingsbara skall företräde ges till den person som kan åberopa den tidigaste rättsgrunden.

21. Enligt 14 § första stycket punkt 6 i varumärkeslagen får, vad avser risken för förväxling mellan ett varumärke och en firma, ett yngre varumärke som kan förväxlas med en tidigare firma, inte registreras.

22. Enligt 10 § punkt 4 i firmalagen får firma på motsvarande sätt inte innehålla inslag som bland annat kan förväxlas med en annan ekonomisk aktörs varumärke.

23. Enligt vad som slutligen framgår av beslutet om hänskjutande har skyddet av firma enligt finsk rättspraxis – med stöd av artikel 8 i Pariskonventionen – utsträckts till att omfatta även firma som registrerats i en annan stat som är ansluten till Pariskonventionen, om det framgår att den kännetecknande delen av detta firma åtminstone i viss mån är känt inom det berörda verksamhetsområdet i Finland (14) .

II – Bakgrund och förfarande

24. Den 1 februari 1967 beslutade bryggeriet Budvar att registrera sin firma i det tjeckoslovakiska handelsregistret med ett komplicerat kännetecken som bildats av uttrycket ”Budĕjovický Budvar”, samt ”Budweiser Budvar”, som betyder ”bryggeri Bud” (15) från Budweis, åtföljt av uppgiften om företagets juridiska form såväl på det tjeckiska språket (”národní podnik”) som i fransk (”Entreprise Nationale”) och engelsk (”National Corporation”) översättning (16) .

25. Bryggeriet Budvar var dessutom i Finland innehavare av varumärken avseende ölet ”Budvar” och ”Budweiser Budvar”, som registrerades den 21 maj 1962 respektive den 13 november 1972. Genom dom av den 5 april 1982, som fastställdes genom dom av den 28 december 1984, har de finska domstolarna dock fastställt att rättigheterna till dessa varumärken har upphört att gälla till följd av att de inte använts.

26. Det konkurrerande bryggeriet Anheuser-Busch erhöll senare, mellan den 5 juni 1985 och den 5 augusti 1992, registrering i Finland av varumärkena ”Budweiser”, ”Bud”, ”Bud Light”, och ”Budweiser King of the Beers”, vilka alla avsåg öl.

27. Den 11 oktober 1996 väckte Anheuser-Busch talan vid Käräjäoikeus (tingsrätten) i Helsingfors i syfte att förhindra Budvar att använda varumärkena ”Budĕjovický Budvar”, ”Budweiser Budvar”, ”Budweiser”, ”Budweis”, ”Budvar”, ”Bud” och ”Budweiser Budbräu” – tecken som Budvar brukade anbringa på förpackningarna av det öl det framställde och marknadsförde i Finland – och yrkade därvid dessutom att det tjeckiska bryggeriet skulle förpliktas att erlägga skadestånd. Enligt Anheuser-Busch skulle de tecken som Budvar använde nämligen kunna förväxlas med de varumärken som det hade registrerat i Finland.

28. Anheuser-Busch yrkade dessutom att Budvar, vid äventyr av skadestånd med stöd av firmalagen, skulle förbjudas att i Finland använda följande firma: ”Budĕjovický Budvar, národní podnik”, ”Budweiser Budvar”, ”Budweiser Budvar, national enterprise”, ”Budweiser Budvar, Entreprise Nationale” och ”Budweiser Budvar, National Corporation”, och alla andra liknande kännetecken som var förväxlingsbara med bolagets registrerade varumärken.

29. Budvar gjorde till sitt försvar gällande att de tecken som företaget använde i Finland inte kunde ge upphov till någon förväxling med Anheuser-Buschs varumärken. Registreringen av dess firma i ursprungslandet innebar dessutom att Budvar i Finland var innehavare till en äldre rättighet till tecknet ”Budweiser Budvar”, som borde vara skyddat i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen.

30. Genom dom av den 1 oktober 1998 fastställde Käräjäoikeus i Helsingfors att kännetecknet ”Budĕejovický Budvar”, som övervägande använts på bolagets etiketter som kommersiellt varumärke, särskiljer sig från de av Anheuser-Busch registrerade varumärkena, vilket medför att öltyper som kännetecknas av de ifrågavarande tecknen och varumärkena inte kan förväxlas med varandra.

31. Käräjäoikeus fastställde dessutom att tecknet ”BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE”, som fanns på samma etiketter under det tidigare angivna framträdande tecknet, med ett avsevärt mindre typsnitt, inte användes i egenskap av varumärke, utan enbart angav det tjeckiska ölets firma.

32. Käräjäoikeus tillerkände således Budvar rätten att använda den engelska versionen av dess firma, som också med stöd av artikel 8 i Pariskonventionen hade registrerats på detta sätt, och påpekade att firman enligt vissa vittnesutsagor i viss mån var känt i de fackkretsar som berördes av Anheuser-Buschs verksamhet, vid den tidpunkt då Anheuser-Busch hade ansökt om registrering av dess varumärken.

33. Efter överklagande ansåg Hovioikeus (hovrätten) i Helsingfors, genom dom av den 27 juni 2000, att de ovannämnda vittnesutsagorna var otillräckliga för att styrka att den engelska versionen av Budvars firma i Finland var så känd som det krävdes. Hovioikeus fastställde därför inte – i den del som avsåg vilket skydd som skulle beviljas Budvar i enlighet med artikel 8 i Pariskonventionen – domen i första instans.

34. Både Anheuser-Busch och Budvar överklagade hovrättens dom till Korkein oikeus (högsta domstolen). De åberopade därvid i huvudsak samma argument som de åberopat i första instans.

35. Korkein oikeus, vid vilken målet anhängiggjorts, beslöt att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till domstolen:

”1. När det föreligger en konflikt mellan ett varumärke och ett kännetecken som påstås utgöra ett intrång och denna konflikt uppstod innan TRIPs-avtalet trädde i kraft, skall då bestämmelserna i detta avtal tillämpas för att avgöra vilken av de båda rättigheterna som har den tidigaste rättsgrunden om det också anges att det påstådda intrånget fortsatt efter den dag då TRIPs-avtalet trädde i kraft i gemenskapen och i dess medlemsstater?

2. Om den första frågan besvaras jakande:

a) Kan även ett företags firma anses utgöra ett tecken för varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet?

b) Om den andra frågan punkt a besvaras jakande: Under vilka förhållanden kan firma anses utgöra ett tecken för varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet?

3) Om den andra frågan punkt a besvaras jakande:

a) Hur skall hänvisningen till äldre rättigheter i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet tolkas? Kan det även anses att rättigheten till firma också är en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen?

b) Om frågan i punkt a besvaras jakande, hur skall den ovannämnda hänvisningen till äldre rättigheter i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet tolkas, vad gäller firma som varken har registrerats eller inarbetats i den stat där varumärket har registrerats, för vilket skydd har gjorts gällande i förhållande till firman, med hänsyn till att det enligt artikel 8 i Pariskonventionen finns en skyldighet att skydda firma oavsett om det har registrerats och till att hänvisningen i artikel 2.1 i TRIPs-avtalet till artikel 8 i Pariskonventionen enligt överprövningsorganet vid WTO innebär att medlemsstaterna i WTO enligt detta avtal är förpliktade att skydda firma, i enlighet med den sistnämnda bestämmelsen? Kan det i ett sådant fall, då det gäller att bedöma om firman har en tidigare rättsgrund än varumärket i enlighet med artikel 16.1 tredje meningen TRIPs-avtalet anses avgörande att

i) firman före dagen för varumärkesansökan varit åtminstone i viss mån känt i berörda fackkretsar i den stat där varumärket är registrerat och påstås åtnjuta skydd,

ii) firman före dagen för varumärkesansökan i den stat där varumärket är registrerat och påstås åtnjuta skydd, har använts i handelsförbindelser som avser denna stat,

iii) det finns någon annan faktor som kan utgöra stöd för att avgöra om firman skall anses utgöra en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet?”

36. Parterna i målet vid den nationella domstolen, den finska regeringen och kommissionen har i förfarandet vid domstolen yttrat sig skriftligen och muntligen.

III – Rättslig bedömning

A – Inledning

37. Jag skall inledningsvis påpeka att Anheuser-Busch har hävdat att begäran om förhandsavgörande i sin helhet skall avvisas och därvid gjort gällande att varken TRIPs-avtalet eller gemenskapsrätten är tillämpliga på förevarande fall, eftersom den tvist som är i fråga uppstod innan detta avtal trädde i kraft och innan Finland blev medlem i gemenskapen. Enligt Anheuser-Busch omfattas tvisten i vart fall inte heller av det materiella tillämpningsområdet för de bestämmelser som harmoniserats inom WTO och gemenskapsrätten.

38. Den invändning som Anheuser-Busch har framfört kan emellertid inte utredas utan att det samtidigt görs en bedömning i sak av vissa förhållanden avseende den första frågan – förhållandet angående tillämpningen i tiden av den aktuella bestämmelsen – respektive den tredje frågan – dess tillämplighet i materiellt hänseende. Jag anser därför inte att frågan om upptagande till sakprövning bör bedömas separat. Jag kommer i stället att behandla den tillsammans med bedömningen i sak beträffande tolkningsfrågorna.

B – Den första frågan

39. Genom den första frågan vill den hänskjutande domstolen i huvudsak veta huruvida TRIPs-avtalet är tillämpligt på en tvist avseende en konflikt mellan ett varumärke och ett tecken (i förevarande fall en firma) som kan anses utgöra ett intrång, om intrånget tog sin början innan detta avtal trädde i kraft, men också har fortsatt efter denna dag.

40. I detta avseende skall jag först och främst påpeka att – till skillnad från vad Anheuser-Busch har hävdat – är TRIPs-avtalet av tidsmässiga skäl [ ratione temporis ] utan tvekan tillämpligt på de faktiska omständigheter som i förevarande mål.

41. Såsom Budvar och kommissionen med rätta har påpekat skall i förevarande mål den nationella domstolen nämligen bedöma de påstådda intrången i varumärkesrätten, vilka började i slutet av år 1995 och som fortfarande pågår. Det är således fråga om ett agerande som fortsätter och består även efter det att TRIPs-avtalet har trätt i kraft.

42. I förevarande fall väcktes dessutom talan den 11 oktober 1996, det vill säga vid en tidpunkt då detta avtal redan var fullt tillämpligt i Finland, liksom i gemenskapen i övrigt.

43. Såsom domstolen redan har fastställt i domen i målet Schieving-Nijstad (17) , är TRIPs-avtalet även tillämpligt på tvister som har sitt ursprung i faktiska omständigheter som inträffat före avtalets ikraftträdande ”i den mån som immaterialrättsintrånget fortsätter efter den dag då bestämmelserna i TRIPs-avtalet blev tillämpliga i gemenskapen och i medlemsstaterna” (18) .

44. Om det är riktigt – såsom i målet Schieving-Nijstad – att TRIPs-avtalet har blivit tillämpligt i den berörda medlemsstaten ”vid en tidpunkt då underinstansen avslutat förfarandet, men ännu inte meddelat beslut” (19) , så är detta avtal a fortiori tillämpligt i ett mål som väckts vid den nationella domstolen efter ikraftträdandet, såsom har skett i förevarande fall.

45. Denna slutsats stämmer för övrigt helt överens med rättspraxis från WTO:s överprövningsorgan avseende artikel 70 i TRIPs-avtalet, enligt vilken avtalet inte skall medföra några skyldigheter avseende handlingar som har ägt rum före den dag då avtalet skall börja tillämpas.

46. Besvärsorganet har nämligen fastställt att artikel 70.1 i TRIPs-avtalet ”a seulement pour effet d’exclure toutes obligations pour ce qui est des ’actes qui ont été accomplis’ avant la date d’application de l’Accord sur les ADPIC mais il n’exclut pas les droits et obligations pour ce qui est des situations qui continuent. Au contraire, les ’objets existant ... qui sont protégés’ constituent manifestement une situation qui continue” (20) , på vilken TRIPs-avtalet därför är fullt tillämpligt, med stöd av bestämmelsen i artikel 70.2 i avtalet.

47. Jag föreslår således att den nationella domstolens första fråga skall besvaras så att vid en konflikt mellan ett varumärke och ett tecken som påstås utgöra ett intrång i den nämnda varumärkesrättigheten skall bestämmelserna i TRIPs-avtalet tillämpas på frågan vilken av de båda rättigheterna som har den tidigaste rättsgrunden i de fall intrånget skett vid en tidpunkt före TRIPs-avtalets ikraftträdande förutsatt att det påstådda intrånget fortsätter efter den dag då avtalet trätt i kraft i gemenskapen och i dess medlemsstater.

C – Den andra frågan

48. Med den andra frågan vill den nationella domstolen i huvudsak veta huruvida, och på vilka villkor, en firma enligt artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet kan anses vara ett tecken som innebär ett intrång i ett registrerat varumärke, och huruvida innehavaren av varumärket på grund härav kan förhindra dess användning.

49. Alla som har yttrat sig är överens om att – även om varumärkesskyddet och firmaskyddet från en allmän synpunkt verkar på olika plan och inte är motstridiga – ett tecken skyddat i egenskap av firma kan vid tillämpningen av den ovannämnda artikeln, på vissa villkor, innebära en konflikt med ett registrerat varumärke.

50. Problemet är dock att fastställa dessa villkor.

51. I detta avseende har Anheuser-Busch hävdat att innehavaren av ett varumärke, på grundval av ordalydelsen i artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet, alltid skall ha rätt att förhindra en tredje man att använda en firma som bildats av ett tecken som är identiskt eller som liknar hans eget varumärke, såvida den tredje mannen använder tecknet ”i näringsverksamheten”.

52. Enligt Budvar och den finska regeringen är det däremot nödvändigt att kontrollera huruvida firman faktiskt används för andra ändamål än för den egna huvudsakliga verksamheten, och särskilt för att särskilja innehavarens produkter från en annan ekonomisk aktörs produkter, och därigenom faktiskt leder till förväxling med ett varumärke som denna aktör har registrerat för identiska produkter. En sådan kontroll – vilket särskilt den finska regeringen har påpekat – ankommer i huvudsak på den nationella domstolen att göra.

53. Enligt kommissionen skall en sådan konflikt slutligen avgöras med tillämpning av de bestämmelser som reglerar konflikter mellan varumärken.

54. Jag kan först och främst uppenbart inte annat än instämma i de deltagandes uppfattning när de från en allmän synpunkt har erinrat om att firmans huvudsakliga funktion är att identifiera ett företag, medan varumärket har till syfte att särskilja vissa produkter från andra produkter av samma slag. I princip kan det således inte fastställas en risk för förväxling mellan ett tecken som används som varumärke och ett tecken som används som firma.

55. Detta utesluter dock inte att ett och samma tecken – även om det i första hand används för att identifiera ett företag – dessutom kan användas i den typiska funktion som ett varumärke har, med andra ord funktionen att upprätta ett samband mellan produkten och det företag som framställer den (eller distribuerar den) och ”ge konsumenterna garantier om produktens ursprung” (21) .

56. Det är nämligen fullt möjligt att kännetecken som i princip har olika funktioner faktiskt används i samma syfte och kan således leda till en förväxling hos allmänheten.

57. I sådana fall ges, såsom har framgått ovan, innehavaren av det registrerade varumärket enligt artikel 16.1 första meningen ”en ensamrätt att förhindra tredje man ... att i näringsverksamheten använda identiskt lika eller liknande tecken för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat” (artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet).

58. Användningen av ett tecken i dess egenskap av varumärke är således ett nödvändigt villkor ( condition sine qua non ) för att det skall föreligga en konflikt mellan detta tecken och ett registrerat varumärke, och följaktligen för att innehavaren av det registrerade varumärket skall kunna utöva sin rätt att förhindra användningen.

59. Användningen är dock inte ett tillräckligt villkor för att en sådan konflikt mellan de två tecknen skall uppstå, åtminstone inte i de fall där det mellan dessa endast föreligger likheter och inte en fullständig identitet.

60. Såsom det även framgår av ordalydelsen till bestämmelsen i fråga skall det, sedan det väl fastställts att de två tecknen har motsvarande funktioner, vidare kontrolleras huruvida tredje mans användning av tecknet faktiskt ”kan innebära en risk för förväxling” med det registrerade varumärket.

61. Det är endast om även denna fråga kan besvaras jakande som det kan sägas föreligga ett ”kännetecken” för varor och tjänster som står i konflikt med ett registrerat varumärke, och dess användning kan förhindras i enlighet med artikel 16.1 första meningen i TRIPs-avtalet.

62. Av detta drar jag således slutsatsen att, i enlighet med artikel 16.1 i TRIPs-avtalet, en firma kan anses utgöra ett ”tecken” som medför en konflikt med ett registrerat varumärke när det används med varumärkets egna funktion att upprätta ett samband mellan produkten och det företag som framställer den (eller distribuerar den), och kan därmed ge upphov till förväxling hos konsumenterna och hindra dem från att utan svårighet uppfatta huruvida vissa produkter härrör från innehavaren av firman eller från innehavaren av det registrerade varumärket.

63. Detta gäller avseende tolkningen av artikel 16 i TRIPs-avtalet. För att kunna ge den nationella domstolen ett ändamålsenligt svar måste det även kontrolleras huruvida det föreslagna svaret är förenligt med den i målet tillämpliga gemenskapsrätten.

64. Liksom inom många andra områden skall de nationella lagstiftningarna, även såvitt avser varumärkesskydd, anpassas inte endast till de förpliktelser som på det internationella planet följer av medlemsstaternas och gemenskapens deltagande i TRIPs-avtalet, utan även, och i första hand, till de förpliktelser som gemenskapsrätten medför. Detta särskilt som det på detta område, vilket har framgått ovan, finns en specifik bestämmelse om harmonisering som anges i direktiv 89/104 och som jag nämnde i början av förevarande förslag till avgörande (ovan punkt 8).

65. Utan att således här fördjupa sig i en analys av de rättsfrågor som följer av gemenskapens deltagande i WTO är det tillräckligt att här erinra om att artikel 16 i TRIPs-avtalet, enligt vad WTO:s överprövningsorgan har fastställt, ger innehavaren av ett registrerat varumärke en ”niveau minimal de ’droits exclusifs’ convenu à l’échelle internationale” som alla medlemsstater i WTO skall garantera i sina nationella lagstiftningar (22) .

66. För att således fullständigt kunna fastställa vilken rättsprincip som är tillämplig på en konflikt mellan en firma, som används i egenskap av varumärke, och ett registrerat varumärke, skall det även kontrolleras huruvida, och hur, den ”minimala” skyddsnivå som föreskrivs i TRIPs-avtalet finner sin motsvarighet i gemenskapsrätten.

67. Mot bakgrund av att användningen av ett tecken i egenskap av varumärke utgör det första kravet för att det skall föreligga en konflikt mellan detta tecken och ett registrerat varumärke (ovan punkt 58), skall det först och främst erinras om på vilket sätt domstolen har framställt varumärkets funktion i den gemenskapsrättsliga lagstiftningen.

68. I detta avseende erinrar jag om att enligt fast rättspraxis är ”varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller en tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung” (23) . Domstolen har dessutom fastslagit att ”varumärket ... måste ... utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet” (24) .

69. En tillämpning av dessa överväganden på förevarande fall medför att den nationella domstolen skall kontrollera i vilken funktion firman Budvar används.

70. Om det antas att den nationella domstolen drar slutsatsen att firman används i varumärkes egentliga funktion, det vill säga funktionen att särskilja de produkter på vilka firman är anbringad och därmed koppla dem till det tjeckiska bryggeriet, skall denna domstol undersöka huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan detta tecken och det varumärke som registrerats av det konkurrerande amerikanska bryggeriet och därvid tillämpa den nationella lagstiftningen i ljuset av de kriterier som fastställts på detta område i direktiv 89/104.

71. Jag erinrar i detta avseende först och främst om att innehavaren av en varumärkesrättighet i artikel 5.1 a ges en rätt att kort och gott förhindra användningen av ett identiskt tecken för identiska varor. Om en sådan situation uppstår har lagstiftaren förutsett en risk för förväxling.

72. Om det däremot – trots att det inte föreligger någon identitet – ändå finns en likhet mellan tecknet och varumärket, uppställs i artikel 5.1 b som villkor för att utöva rätten i fråga att det skall föreligga en risk ”till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket”.

73. Det ankommer uppenbarligen på den nationella domstolen att bedöma vilket av de två nyss angivna fallen som är för handen i förevarande fall. Den nationella domstolen kan härvidlag dock inte bortse från de anvisningar som i detta avseende kan utläsas av gemenskapens rättspraxis.

74. Domstolen har särskilt fastställt att ”[i]dentitetskriteriet för tecknet och varumärket skall tolkas restriktivt. Själva definitionen av identitetsbegreppet innebär att de två faktorer som jämförs på alla punkter skall vara identiska” (25) . Vidare: ”Huruvida identitet råder mellan ett tecken och ett varumärke måste avgöras genom en helhetsbedömning ur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst konsuments perspektiv. Emellertid förmedlar ett tecken ett helhetsintryck till en dylik konsument. Genomsnittskonsumenten har sällan möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika tecknen och varumärkena utan måste förlita sig på den oklara minnesbild som han har av dessa. Dessutom kan uppmärksamheten variera beroende på vilken kategori av varor och tjänster som det är fråga om.” (26)

75. Om den nationella domstolen på grundval av ovanstående fastställer en identitet mellan tecknen, kan innehavaren av varumärkesrättigheten kort och gott utöva sin rätt att förhindra användningen av tecknet. I det motsatta fallet skall den nationella domstolen kontrollera huruvida det i realiteten föreligger en risk för förväxling.

76. Vid denna kontroll skall den nationella domstolen göra en ”helhetsbedömning” av risken för förväxling och beakta alla relevanta faktorer, däribland varumärkets renommé. Detta är dock inte avgörande i sig (27) , eftersom det även vid förekomsten av ett känt varumärke ”inte kan presumeras föreligga en risk för förväxling” (28) , och detta inte ens när (det tidigare) varumärkets renommé innebär en risk för association i strikt bemärkelse.

77. Även i detta fall måste nämligen den nationella domstolen ”konkret fastställa att det föreligger en risk för förväxling, vilket också skall styrkas” (29) .

78. Sedan detta sagts skall det nu kontrolleras huruvida systemet enligt artikel 5 i direktiv 89/104, och enligt de finska bestämmelser genom vilka direktivet genomförts, är förenligt med den ”minimala” rättsliga ram i artikel 16.1 i TRIPs-avtalet.

79. Det skall i detta syfte uppmärksammas att – även om TRIPs-avtalet inte har direkt effekt i gemenskapslagstiftningen – enligt gemenskapsrätten, ”medlemsstaternas rättsliga myndigheter, när de har att tillämpa nationella regler ... för att skydda de rättigheter som uppstår [inom varumärkesområdet], i möjligaste mån skall göra det mot bakgrund av ordalydelsen i och syftet med ... TRIPs-avtalet” (30) .

80. Denna princip, som bekräftats avseende nationella förfaranderegler, beträffande vilka gemenskapslagstiftaren inte har vidtagit någon harmonisering, gäller enligt min mening a fortiori i ett fall i vilket – såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen – sådana grundläggande bestämmelser får betydelse som har varit föremål för harmonisering på gemenskapsnivå, däribland antagandet av direktiv 89/104. I artiklarna 4 och 5 i detta behandlas även eventuella konflikter mellan varumärken och andra tecken.

81. Även med hänsyn till dessa överväganden kan man enligt min mening inte hysa några tvivel om att den ifrågavarande gemenskapsbestämmelsen är fullständigt förenlig med bestämmelsen i TRIPs-avtalet.

82. Först och främst uppstår det inte någon svårighet i fallet med dubbla identiteter för produkter och för tecken, eftersom tillämpningen av artikel 5 i direktivet i det fallet medför att innehavaren av varumärkesrättigheter utan tvekan kan utöva sin rätt enligt TRIPs-avtalet och förhindra användningen.

83. I det fall då ett varumärke och ett tecken som eventuellt står i konflikt med varumärket endast är liknande, måste det enligt direktivet som sagt kontrolleras huruvida det i verkligheten föreligger någon risk för förväxling. En sådan kontroll föreskrivs emellertid även i TRIPs-avtalet, i en ordalydelse som inte avviker från ordalydelsen i gemenskapsrätten (ovan punkt 60).

84. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag därför att den andra frågan skall besvaras så att en firma kan anses utgöra ett ”tecken” som innebär en konflikt med ett registrerat varumärke, vars användning kan förhindras av innehavaren till detta i enlighet med artikel 16.1 i TRIPs-avtalet och artikel 5.1 i direktiv 89/104, om firman används med den för varumärket utmärkande funktionen att upprätta ett samband mellan produkten och det företag som framställer den (eller distribuerar den), och kan leda till förväxling hos konsumenterna och hindra dem från att utan svårighet uppfatta huruvida vissa produkter härrör från innehavaren av firman eller från innehavaren av det registrerade varumärket. Det skall presumeras föreligga en risk för förväxling när det föreligger identitet mellan tecken och produkter. I det motsatta fallet skall risken för förväxling bli föremål för en helhetsbedömning av den specifika situationen, vilken skall göras av den nationella domstolen.

D – Den tredje frågans första del

85. Genom den tredje frågans första del vill den hänskjutande domstolen i huvudsak veta huruvida även rättigheter avseende en firma utgör sådana ”äldre [befintliga] rättigheter” som inte kan skadas av den rätt att förhindra användning som innehavaren av ett registrerat varumärke har, i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet.

86. Budvar, den finska regeringen och kommissionen har föreslagit att frågan skall ges ett jakande svar.

87. Jag måste däremot säga att jag, åtminstone i princip, föredrar den tolkning som Anheuser-Busch föreslagit, eftersom jag anser att de ”äldre [befintliga] rättigheterna”, om inte annat följer av artikel 16 i TRIPs-avtalet, uteslutande är rättigheter angående ett tecken som används i egenskap av varumärke, oberoende av att detta tecken även kan ha andra funktioner, däribland funktioner som firma.

88. Såsom har framgått kan innehavaren av ett registrerat varumärke med stöd av artikel 16.1 i TRIPs-avtalet, enligt de tidigare angivna villkoren, nämligen förhindra att någon person använder ett tecken som är identiskt eller som liknar varumärket för produkter som är identiska eller som liknar dem för vilka varumärket är registrerat. Detta kan dock endast ske om tecknet i fråga används ”i egenskap av varumärke”, med andra ord med funktionen att särskilja produkterna från andra produkter av samma slag.

89. Enligt min mening är det då fullt logiskt att anse att även hänvisningen i denna bestämmelse till ”rättigheter” vilka inte skall skadas av varumärkesskyddet bör uppfattas på samma sätt.

90. Syftet med den berörda bestämmelsen är nämligen att undvika att den rätt att förhindra användning som innehavaren till en varumärkesrättighet har, drabbar den som har förvärvat en rätt, till följd av användning före registreringen av detta varumärke, att använda ett tecken, som eventuellt kan ge upphov till en konflikt mellan tecknet och varumärket.

91. Den motsatta tolkningen är vid närmare påseende dessutom inte alls användbar.

92. Om det inte föreligger någon konflikt mellan de två tecknen kan innehavaren till varumärkesrättigheten nämligen inte utöva en rätt att förhindra användning gentemot innehavaren av firman och det finns således inte något behov att vid tillämpningen av artikel 16 i TRIPs-avtalet ”göra undantag” för det specifika skyddet av firman, som inom TRIPs-systemet garanteras genom andra och självständiga bestämmelser (nedan punkt 108).

93. Sedan detta fastställts skall jag göra några ytterligare reflexioner angående den ”äldre” och ”befintliga” karaktären av denna rättighet, eftersom det under förfarandet uppstått en tydlig meningsskiljaktighet om tolkningen av dessa adjektiv.

94. Kommissionen har med hänvisning till ordet ”äldre” nämligen hävdat att bestämmelsen i fråga är en regel om tillämpning i tiden, vilken gör undantag för rättigheter som förvärvats före TRIPs-avtalets ikraftträdande. Det är nämligen endast i förhållande till dessa som man kan tala om ”äldre [befintliga] rättigheter”.

95. En motsatt tolkning av artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet har däremot föreslagits av Anheuser-Busch, av den finska regeringen och av Budvar. Enligt denna tolkning som även enligt min mening förefaller vara mer övertygande, skall ”den tidigare förekomsten” av den rättighet som enligt bestämmelsen i fråga bör undantas, fastställas i förhållande till registreringen av det varumärke som medför en konflikt. Det är nämligen fråga om att uttrycka principen om företrädesrätt för innehav av äldre ensamrätt som är en av grunderna för varumärkesrätten och, mer allmänt, för den industriella äganderätten i sin helhet.

96. Vad därefter avser adjektivet ”befintlig” skall detta enligt min mening betyda att innehavaren av en äldre rättighet, för att effektivt kunna invända mot anspråken från innehavaren av det varumärke som medför en konflikt, skall ha behållit nyttjanderätten till denna utan avbrott, eftersom det i annat fall inte ges skydd till en ”befintlig” rättighet. Möjligheten finns däremot att återupprätta en förlorad rättighet.

97. Å andra sidan är den tolkning som kommissionen försvarat, som reducerar den tredje meningen till en övergångsbestämmelse, enligt min mening diskutabel även från en systematisk synpunkt, eftersom övergångsbestämmelserna i TRIPs-avtalet anges i artikel 70.

98. Härtill kommer dock att artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet i den av kommissionen föreslagna tolkningen vid närmare påseende är en överflödig dubblering av vad som redan föreskrivits i artikel 70 i TRIPs-avtalet.

99. Den föreskrift om ett skydd av ”äldre [befintliga] rättigheter” enligt artikel 16 i TRIPs-avtalet kommer slutligen att i onödan bekräfta den skyldighet som redan åligger medlemsstaterna i WTO enligt artikel 70 i avtalet, att skydda ”alla de föremål som föreligger den dag då det blir tillämpligt för medlemsstaten i fråga och som den dagen är skyddade i nämnda medlemsstat”.

100. Om den tolkning som kommissionen försvarat fortfarande skall beaktas, återstår det dessutom att förklara hur fallet med en konflikt mellan två rättigheter till ett varumärke eller till tecken som används i deras egenskap av varumärke regleras enligt TRIPs-avtalet.

101. Om hänvisningen till ”äldre [befintliga] rättigheter” i artikel 16 inte skall uppfattas på det sätt som fastställts här, måste det medges att den internationella lagstiftningen avseende de kommersiella aspekterna på varumärkesrätten är uppenbart ofullständig och olämplig för att det syfte som uppställts med den skall kunna uppnås, nämligen att avskaffa de hinder för varors rörlighet som följer av att systemen för att skydda den industriella äganderätten är olika.

102. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag därför att den tredje frågans första del skall besvaras så att en firma endast kan utgöra en äldre ”befintlig” rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, om det har använts i egenskap av varumärke.

E – Den tredje frågans andra del

103. Med den tredje frågans andra del vill den nationella domstolen få klarhet i på vilka villkor en icke registrerad firma, som inte heller använts i traditionell mening, i en stat i vilken däremot ett varumärke som eventuellt medför en konflikt har registrerats, kan åtnjuta det skydd som föreskrivs i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, för ”äldre [befintliga] rättigheter”, mot bakgrund av att medlemsstaterna i WTO enligt hänvisningen i artikel 2 i TRIPs-avtalet till artikelﾠ8 i Pariskonventionen är skyldiga att – förutom att registrera dem – skydda utländska firma.

104. Den nationella domstolen har särskilt frågat huruvida det för att bevilja detta skydd är avgörande att firman används i näringsverksamhet eller, åtminstone i viss mån, är känd i den stat i vilken skyddet för den har begärts.

105. Enligt Anheuser-Busch är hänvisningen i artikel 2 i TRIPs-avtalet till Pariskonventionen begränsad till de områden som uttryckligen regleras i delarna II, III och IV i TRIPs-avtalet. Bland dessa ingår inte skyddet av firma. Även om det därefter skulle hävdas att denna hänvisning ändå omfattar detta skydd, måste det konstateras att artikel 8 i Pariskonventionen inte reglerar frågan om förekomsten av en firma och dess fastställande genom användning. Inte heller och än mindre regleras förhållanden avseende tidigare förekomst mellan en firma och en rättighet som står i konflikt med denna. Detta har överlämnats till de nationella lagstiftningarna att reglera.

106. Domstolen har följaktligen inte behörighet att avgöra den finska regeringens frågor i denna del av den tredje frågan.

107. Domstolen har, i vart fall, gjort gällande att på grundval av den på området för immaterialrätt, däri inbegripet rättigheter avseende firma, allmänt erkända territorialitetsprincipen skall villkoren för att skydda en utländsk firma i Finland fastställas på grundval av finsk lagstiftning. Detta är således ytterligare ett skäl till att domstolen inte är behörig att tolka de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen.

108. Jag delar inte denna uppfattning, eftersom hänvisningen i artikel 2 i TRIPs-avtalet till Pariskonventionen enligt min mening i stället leder till slutsatsen att skyddet av firma omfattas av tillämpningsområdet för TRIPs-avtalet.

109. Jag erinrar nämligen om att WTO:s överprövningsorgan uttryckligen har fastställt att medlemsstaterna i WTO genom TRIPs-avtalet åläggs att skydda även firma, eftersom hänvisningen i artikel 2 i detta avtal innebär att artikel 8 i Pariskonventionen införlivats i TRIPs-systemet (31) .

110. Sedan detta sagts skall det medges att Anheuser-Buschs invändning har den förtjänsten att man väcker frågan om gränserna för domstolens behörighet vad avser tolkningen av ett internationellt avtal, sådant som TRIPs-avtalet.

111. Utan att uppehålla mig vid frågans allmänna aspekter skall jag endast mycket översiktligt erinra om att domstolen i princip har förklarat att den inte är behörig att tolka bestämmelser i internationell avtalsrätt utanför gemenskapsrättens ram (32) . Domstolen har för övrigt också angett att när det gäller avtal som gemenskapen och dess medlemsstater ingått med delad behörighet, såsom det avtal som är i fråga i förevarande fall, är domstolen behörig att tolka åtminstone de avtalsbestämmelser som även endast indirekt påverkar de områden som regleras av gemenskapsbestämmelserna (33) .

112. Eftersom gemenskapen inte har lagstiftat på området för skydd av firma (34) , kan man dra slutsatsen att tolkningen av bestämmelserna i TRIPs-avtalet enligt artikel 2 i detta, och som avser skydd av firma – således särskilt artikel 8 i Pariskonventionen – inte omfattas av domstolens behörighet.

113. Jag noterar dock att såsom de faktiska omständigheterna i förevarande fall visar kan en utvidgning av skyddet till innehavare av firma indirekt påverka även det skydd som tillerkänts innehavaren av varumärket och därigenom även få konsekvenser på ett område som är föremål för gemenskapens behörighet.

114. Såsom tidigare har fastställts som svar på den andra frågan och på den tredje frågans första del, kan användningen av en firma – enligt vissa villkor, och särskilt när dennaa används i egenskap av varumärke – ge upphov till en konflikt med den ensamrätt som tillerkänts innehavaren av ett registrerat varumärke genom gemenskapsrätten.

115. I den mån som denna konflikt a priori inte kan uteslutas i förevarande fall, kan det i princip inte heller uteslutas att domstolen skulle vara behörig.

116. För att således undanröja varje tvivel om huruvida en sådan behörighet föreligger, och om dess begränsningar, anser jag att frågan bör formuleras om i följande ordalag:

Innebär det i gemenskapens lagstiftning garanterade skyddet för varumärket att det föreskrivs gränser för det skydd som medlemsstaterna är skyldiga att garantera firma enligt de tillämpliga bestämmelserna i Pariskonventionen, såsom de anges i artikel 2 i TRIPs-avtalet, när firman används i egenskap av varumärke , och vilka är villkoren för att ett sådant tecken skall åtnjuta det skydd som föreskrivs i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet för ”äldre [befintliga] rättigheter”?

117. Det förefaller emellertid som om det skydd som en firma åtnjuter enligt artikel 8 i Pariskonventionen inte kan medföra en inskränkning av det skydd som TRIPs-avtalet och gemenskapsrätten tillerkänner innehavare av ett registrerat varumärke när firman används i egenskap av varumärke .

118. Kriteriet för att fastställa vilken av de två rättigheterna i konflikt som skall ges företräde skall därför fastställas med utgångspunkt i de bestämmelser som är tillämpliga på varumärken och särskilt den bestämmelsen om tidigare förekomst som anges i artikel 16 i TRIPs-avtalet (se ovan punkt 95) som utgör det avgörande kriteriet för att lösa konflikter mellan immaterialrättsliga rättigheter som fyller samma funktion.

119. Mot denna bakgrund skall kriteriet för att avgöra vilken av de två rättigheter som står i strid med varandra som skall ha företräde i så fall härledas från gällande bestämmelser på varumärkesområdet, och särskilt från bestämmelsen om tidigare förekomst i artikel 16 i TRIPs-avtalet (ovan punkt 95), som är det grundläggande kriteriet för att lösa konflikter mellan immaterialrätter som har samma funktion.

120. De specifika formerna för att tillämpa detta kriterium kan enligt min mening inte enbart fastställas utifrån artikel 16 i TRIPs-avtalet, i vilken detta allmänna kriterium endast anges utan att det preciseras ytterligare. Dessa preciseringar skall med nödvändighet fastställas genom en analys av gemenskapsbestämmelserna för harmonisering, och särskilt av artikel 4 i direktiv 89/104.

121. Vid regleringen i denna bestämmelse av ”registreringshinder” eller ”ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter” klarläggs, såvitt är av intresse här, de fall i vilka skyddet av det registrerade varumärket skall ge vika för en tredje mans äldre rättighet.

122. Enligt artikel 4 i direktivet avgörs den tidigare förekomsten av de två rättigheter som står i strid med varandra i förhållande till den tidpunkt vid vilken det tecken som firman består av, i det land i vilket skyddet har begärts, kan sägas vara ”välkänt” (skäl enligt artikel 4.2 d), eller i förhållande till den tidpunkt vid vilken – till följd av användningen av tecknet i fråga – ”rätten till ett oregistrerat varumärke eller till ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket” (artikel 4.4 b).

123. Av vad som framgår av handlingarna är Budvars firma enligt min mening inte välkänt i Finland. Det är dock den nationella domstolen som slutligen har att fastställa detta.

124. Vad däremot gäller förvärvet av rättigheter avseende ett icke registrerat varumärke, däri inbegripet rätten att använda en firma i dess egenskap av varumärke, skall den frågan utan tvekan lämnas till varje enskild nationell lagstiftning. Såsom uttryckligen framgår av fjärde skälet i direktivet avser direktivet nämligen inte att harmonisera villkoren för skyddet av varumärken som förvärvats genom användning. De villkor som uppställs för denna rättighet och tidpunkten vid vilken den förvärvas skall således fastställas i medlemsstaternas nationella lagstiftningar.

125. På grundval av dessa överväganden föreslår jag således att den tredje frågans andra del, såsom den omformulerats, skall besvaras så, att om en firma används i egenskap av varumärke skall konflikten mellan detta och ett registrerat varumärke lösas på grundval av kriteriet för tidigare förekomst. Denna tidigare förekomst skall fastställas i förhållande till den tidpunkt vid vilken tecknet som firman består av, i det land i vilket skyddet har begärts, kan sägas vara ”välkänt”, det vill säga det har till följd av användning och enligt formerna i den nationella lagstiftningen, förvärvat rättigheter till ett tecken som används i egenskap av varumärke.

IV – Förslag till avgörande

126. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara frågorna från Korkein oikeus på följande sätt:

1): Vid en konflikt mellan ett varumärke och ett tecken som påstås utgöra ett intrång i den nämnda varumärkesrättigheten skall bestämmelserna i TRIPs-avtalet tillämpas på frågan vilken av de båda rättigheterna som har den tidigaste rättsgrunden i de fall intrånget har skett vid en tidpunkt före TRIPs-avtalets ikraftträdande, förutsatt att det påstådda intrånget fortsätter efter den dag då avtalet har trätt i kraft i gemenskapen och i dess medlemsstater.

2): En firma kan anses utgöra ett ’tecken’ som innebär en konflikt med ett registrerat varumärke, och vars användning kan förhindras av innehavaren till detta i enlighet med artikel 16.1 i TRIPs-avtalet och artikel 5.1 i direktiv 89/104, om firman används med den för varumärket utmärkande funktionen att upprätta ett samband mellan produkten och det företag som framställer den (eller distribuerar den), och den kan leda till förväxling hos konsumenterna och hindra dem från att utan svårighet uppfatta huruvida vissa produkter härrör från innehavaren av firman eller från innehavaren av det registrerade varumärket. Det skall presumeras föreligga en risk för förväxling när det föreligger identitet mellan tecken och produkter. I det motsatta fallet skall risken för förväxling bli föremål för en helhetsbedömning av den specifika situationen, vilken skall göras av den nationella domstolen.

3): En firma kan endast utgöra en äldre ’befintlig’ rättighet i den mening som avses i artikel 16.1 tredje meningen i TRIPs-avtalet, om den har använts i egenskap av varumärke.

4): I ett sådant fall när en firma används i egenskap av varumärke skall konflikten mellan firma och ett registrerat varumärke lösas på grundval av kriteriet för tidigare förekomst. Denna tidigare förekomst skall fastställas i förhållande till den tidpunkt vid vilken tecknet som firman består av, i det land i vilket skydd har begärts, kan sägas vara ’välkänt’ det vill säga det har till följd av användning och enligt formerna i den nationella lagstiftningen förvärvat rättigheter till ett tecken som har använts i egenskap av varumärke.”

1 –: Originalspråk: italienska.

2 –: Vars fullständiga firma är ”Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale” och som betyder: ”Bryggeriet Bud från Budweis, statligt företag.” Det aktuella bryggeriet är resultatet av en fusion av firman ”Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus”, som grundades år 1795 i Budweis, och firman ”Český akciový pivovar v č. Budějovicích”, som även kallas ”Budvar Tschechische Aktien-Brauerei”, som – alltjämt i Budweis – grundades år 1895. Till följd av nationaliseringen slogs de två företagen år 1948 samman till ett statligt företag, ”Jihočeské pivovary”, ur vilket den aktuella firman uppstod år 1966.

3 –: Nedan kallat Budweis. En blomstrande ölindustri är alltsedan 1500-talet verksam i staden Budweis.

4 –: Med säte i Saint Louis, Missouri (Förenat staterna). Alltsedan år 1876 har bryggeriet Bavarian Brewery, som därefter ombildats till Anheuser-Busch, på den lokala marknaden marknadsfört ett öl med beteckningen ”Budweiser”, i fortsättningen även i den förkortade formen ”Bud”. Det synes som om Anheuser-Busch år 1911, av de bryggerier som då var verksamma i Budweis, slutligen erhöll tillstånd att använda denna beteckning på de icke-europeiska marknaderna. År 1939 erhöll Anheuser-Busch av de tjeckiska bryggerierna slutligen en ensamrätt att använda beteckningen ”Budweiser” på den amerikanska marknaden. Efter andra världskriget började Anheuser-Busch emellertid att exportera sitt öl även till Europa (jämför i fråga om dessa uppgifter det österrikiska OGH-beslutet av den 1 februari 2002, 4 Ob 13/00s., samt den schweiziska förbundsdomstolens beslut av den 15 februari 1999, BGE 125 III, s. 193).

5 –: Detta avtal ingår som bilaga 1 C till Avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen och har av Europeiska gemenskapen godkänts genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 3).

6 –: Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten som undertecknades den 20 mars 1883. Denna rättsakt har ändrats många gånger, senast i Stockholm (Stockholmsakten av den 14 juli 1967). Alla medlemsstater i Europeiska gemenskapen är parter i konventionen i dess ändrade version. Pariskonventionen undertecknades endast på det franska språket. I artikel 29.1 b anges följande: ”Officiella texter skall, efter samråd med vederbörande regeringar upprättas av generaldirektören på de engelska, italienska, portugisiska, ryska, spanska och tyska språken samt på sådana andra språk som församlingen kan ange.” Den italienska texten har offentliggjorts i GURI, ordinarie tillägg nr 160 av den 19 juni 1976, s. 48.

7 –: Fotnoten avser endast den italienska versionen.

8 –: I bestämmelsen anges följande: ”1. Beträffande delarna II, III och IV i detta avtal skall medlemmarna uppfylla artiklarna 1–12 och efter artikel 19 i Pariskonventionen (1967).”

9 –: I de tre giltiga språkversionerna av TRIPs-avtalet heter det sålunda: på franska, ”aucun droit antérieur existant”, på engelska, ”any existing prior rights”, på spanska, ”niguno de los derechos existentes con anterioridad”. I andra språkversioner som offentliggjorts i EGT, till exempel i den italienska språkversionen, har adjektivet ”befintligt” uteslutits.

10 –: Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

11 –: Sista skälet.

12 –: Firmalag nr 128/79 av den 2 februari 1979.

13 –: Varumärkeslag nr 1964/7 av den 10 januari 1964.

14 –: Förhandsavgörande av högsta domstolen (Korkein oikeus), KKO 1994:23.

15 –: ”Budvar” på det tjeckiska språket.

16 –: Se även ovan fotnot 2.

17 –: Dom av den 13 september 2001 i mål C-89/99, Schieving-Nijstad (REG 2001, s. I-5851).

18 –: Punkt 50 i domen.

19 –: Ibidem.

20 –: Överprövningsorganets rapport av den 18 september 2000 i fallet Kanada – Varaktighet av skydd som ges genom patent, dok. nr WT/DS170/AB/R. Rapporten återfinns på webbplatsen www.wto.org, punkt 69.

21 –: Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 52 [skall vara punkt 51 – övers. anm.]

22 –: Överprövningsorganets rapport av den 2 januari 2002 i fallet Förenta staterna – Artikel 211 i den allmänna lagen av år 1998 om uppläggning av krediter, dok. nr WT/DS176/AB/R. Rapporten återfinns på webbplatsen www.wto.org, punkt 186.

23 –: Ibidem, punkt 44 [skall vara punkt 48 – övers. anm.]

24 –: Domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club (punkt 48). Se dessutom dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I‑5475), punkt 30.

25 –: Dom av den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I-2799), punkt 50.

26 –: Ibidem, punkt 52. Se dessutom dom av den 10 oktober 1978 i mål 3/78, Centrafarm (REG 1978, s. 1823; svensk specialutgåva, volym 4, s. 171), punkterna 11 och 12, av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 26, och av den 12 oktober 1999 i mål C-379/97, Upjohn (REG 1999, s. I-6927), punkt 21.

27 –: Dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkterna 40 och 41.

28 –: Ibidem, punkt 33.

29 –: Domen i det ovannämnda målet Marca Mode, punkt 39.

30 –: Dom av den 14 december 2000 i de förenade målen C-300/98 och C-392/98, Parfums Christian Dior (REG 2000, s. I-11307), punkt 47.

31 –: Överprövningsorganet vid WTO har i sin rapport av den 2 januari 2002 i fallet Förenta staterna – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998 (dok. nr WT/DS176/AB/R) nämligen fastställt följande: ”[…] nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC d’assurer la protection des noms commerciaux” (se punkt 341 i rapporten, som återfinns på webbplatsen www.wto.org).

32 –: Dom av den 27 november 1973 i mål 130/73, Vandeweghe (REG 1973, s. 1329), enligt vilken ”domstolen inte är behörig att tolka bestämmelser i internationell rätt som binder medlemsstaterna utanför gemenskapsrättens ram” (punkt 2). Se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juli 1994 i mål C-379/92, Peralta (REG 1994, s. I-3453; svensk specialutgåva, volym 16, s. 15), punkterna 16 och 17.

33 –: Jämför domen i det ovannämnda målet Parfums Christian Dior, punkterna 33–35. I punkt 33 har domstolen, efter att ha erinrat om att ”[g]emenskapen och medlemsstaterna har ingått TRIPs-avtalet ... med stöd av en delad behörighet”, fastställt att det ”[h]ärav följer att domstolen ... är behörig att definiera de skyldigheter som gemenskapen sålunda ingått och därvid att tolka bestämmelserna i TRIPs-avtalet”. Enligt domstolen är den vidare särskilt behörig att tolka dessa bestämmelser när det gäller ”skydd för sådana rättigheter som följer av gemenskapslagstiftning inom TRIPs-avtalets tillämpningsområde” (punkt 34), eller när det är fråga om att tolka en bestämmelse som ”kan tillämpas såväl på situationer som omfattas av nationell rätt som på situationer som omfattas av gemenskapsrätten” (punkt 35).

34 –: Jämför dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, Robelco (REG 2002, s. I-10913), punkt 34.