62001J0053

1. Tillnärmning av lagstiftning - Varumärken - Direktiv 89/104 - Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder - Saknar särskiljningsförmåga - Bedömning av särskiljningsförmågan hos ett tredimensionellt varumärke som utgörs av en varas form - Samma bedömningskriterier som för andra varumärken

(Rådets direktiv 89/104, artikel 3.1 b och 3.3)

2. Tillnärmning av lagstiftning - Varumärken - Direktiv 89/104 - Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder - Tredimensionella varumärken som utgörs av en varas form - Särskilda registreringshinder enligt artikel 3.1 e - Preliminärt registreringshinder som inte medför att andra registreringshinder inte skall tillämpas - Prövning av registreringshinder enligt artikel 3.1 c - Beaktande av allmänintresset av att bevara tillgängligheten av vissa märken

(Rådets direktiv 89/104, artikel 3.1 c, 3.1 e och 3.3)

1. Vid bedömningen enligt artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104 av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form skall det inte tillämpas strängare kriterier än de som tillämpas vid bedömningen av andra varumärkens särskiljningsförmåga.

Icke desto mindre kan det i praktiken vara svårare att utifrån kriterierna för denna bedömning visa särskiljningsförmågan hos ett märke som består av en varas form än att visa särskiljningsförmågan hos ett ord- eller figurmärke. Denna svårighet, som kan vara ett skäl att avslå ansökningar om registrering av sådana varumärken, utesluter emellertid inte att dessa kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av det bruk som görs av dem, och således beviljas registrering enligt artikel 3.3 i direktivet.

( se punkterna 48 och 49 samt punkt 1 i domslutet )

2. De särskilda registreringshinder för vissa tecken som endast består av en varas form som uttryckligen föreskrivs i artikel 3.1 e i första direktivet 89/104 utgör ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att sådana tecken registreras som varumärke. Även om detta preliminära registreringshinder inte skulle vara tillämpligt, framgår det vare sig av lydelsen av artikel 3.1 i direktivet eller av direktivets systematik att de övriga registreringshinder som anges i den bestämmelsen inte heller skall tillämpas på tredimensionella varumärken som består av en varas form.

Således skall artikel 3.1 c i första direktivet 89/104 tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form.

Vid bedömningen i varje enskilt fall av det registreringshinder som anges i första direktivet 89/104 skall det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse beaktas, det vill säga att säkerställa att alla tredimensionella varumärken som består av en varas form och som endast består av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varan eller tjänsten i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla, och att dessa inte skall registreras i andra fall än de som avses i artikel 3.3 i direktivet.

( se punkterna 65, 66, 70 och 77, samt punkt 2 i domslutet )

I de förenade målen C-53/01-C-55/01,

angående en begäran enligt artikel 234 EG från Bundesgerichtshof (Tyskland) att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i de mål vid den nationella domstolen som anhängiggjorts av

Linde AG (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

och

Rado Uhren AG (C-55/01)

angående tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena J.-P. Puissochet, R. Schintgen och C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (referent), J.N. Cunha Rodrigues och A. Rosas,

generaladvokat: D. Ruíz-Jarabo Colomer,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Linde AG, genom H. Messer och C. von Mettenheim, Rechtsanwälte (C-53/01),

- Winward Industries Inc., genom M. Schaeffer, Rechtsanwalt (C-54/01),

- Rado Uhren AG, genom D. von Schultz, Rechtsanwalt (C-55/01),

- Österrikes regering, genom H. Dossi, i egenskap av ombud (C-53/01-C-55/01),

- Förenade kungarikets regering, genom R. Magrill, i egenskap av ombud biträdd av D. Alexander, barrister (C-53/01-C-55/01),

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen och P.F. Nemitz, båda i egenskap av ombud (C-53/01-C-55/01)

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 17 september 2002 av: Winward Industries Inc., företrätt av M. Schaeffer, Rado Uhren AG, företrätt av D. von Schultz, Förenade kungarikets regering, företrädd av P. Ormond, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister, och kommissionen, företrädd av N.B. Rasmussen och P.F. Nemitz,

och efter att den 24 oktober 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Bundesgerichtshof har, genom beslut av den 23 november 2000 som inkom till domstolens kansli den 8 februari 2001, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Dessa frågor har uppkommit i tre mål mellan Linde AG (nedan kallat Linde), Winward Industries Inc. (nedan kallat Winward) respektive Rado Uhren AG (nedan kallat Rado) och Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och varumärkesmyndigheten) angående dess avslag på bolagens ansökningar om registrering av varumärken, med motiveringen att dessa saknade särskiljningsförmåga.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 Direktivets syfte är, enligt första skälet i ingressen, att närma medlemsstaternas lagstiftning om varumärken till varandra för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden.

4 Artikel 2 i direktivet, som har rubriken "Tecken som kan utgöra ett varumärke", har följande lydelse:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

5 I artikel 3 i direktivet uppräknas uttömmande vad som skall anses vara hinder mot registrering eller grund för ogiltighet. Där föreskrivs följande:

"1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

a) Tecken som inte kan utgöra ett varumärke.

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

d) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

e) Tecken som endast består av

- en form som följer av varans art, eller

- en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

- en form som ger varan ett betydande värde.

...

3. Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.

..."

Den nationella lagstiftningen

6 I 3 § Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (den tyska lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad Markengesetz), vilken trädde i kraft den 25 oktober 1994, och genom vilken direktivets bestämmelser införlivades med den tyska rättsordningen, föreskrivs följande:

"1. Alla tecken, särskilt ord, inklusive personnamn, figurer, bokstäver, siffror, ljudtecken, tredimensionella strukturer, inklusive formen på en vara eller dess förpackning, samt andra återgivningar, inklusive färger och färgkombinationer, som har förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, kan registreras som ett varumärke.

2. Tecken som endast består av en form som

1. följer av varans art, eller

2. krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

3. ger varan ett betydande värde"

får inte registreras som varumärken.

7 Enligt 8 § första stycket Markengesetz får tecken som i övrigt uppfyller förutsättningarna för registrering enligt 3 § Markengesetz men som inte kan återges grafiskt inte registreras som varumärken.

8 I 8 § andra stycket Markengesetz föreskrivs följande:

"Följande tecken och varumärken får inte registreras:

1. Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

2. Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

3. Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

..."

9 I 8 § tredje stycket Markengesetz föreskrivs att 8 § andra stycket 1, 2 och 3 inte skall tillämpas när varumärket före tidpunkten för beslutet om registrering erkänts av den relevanta målgruppen till följd av bruket av varumärket för sådana varor eller tjänster som ansökan om registrering avser.

Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

10 Tolkningsfrågorna har uppkommit i tre olika mål.

11 I det första målet (C-53/01) ansökte Linde om registrering av ett fordon som tredimensionellt varumärke för varorna "motordrivna truckar och övriga mobila maskiner med förarhytt, särskilt gaffeltruckar". Deutsches Patent- und Markenamt avslog ansökan med hänvisning till varumärkets bristande särskiljningsförmåga.

12 Bundespatentgericht (den federala immaterialrättsdomstolen)(Tyskland) ogillade Lindes talan mot avslagsbeslutet med hänvisning till att varumärket i fråga helt saknade särskiljningsförmåga. Den anförde bland annat att "marknaden ser i en sådan avbildning endast själva produkten, och tillmäter den inte någon särskiljande funktion så länge den används på sin sedvanliga marknad. Varans form går inte utöver modern industridesign. Dess formgivning särskiljer sig i sina icke-tekniska delar inte så mycket ifrån det vanliga så att marknaden inte bara ser en variant av kända former, utan ett tecken som utpekar ett visst företag."

13 I det andra målet (C-54/01) har Winward ansökt om registrering av en ficklampa som tredimensionellt varumärke. Deutsches Patent- und Markenamt avslog ansökan med hänvisning till att det varumärke ansökan avsåg saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i 8 § andra stycket 1 Markengesetz.

14 Bundespatentgericht ogillade Winwards talan mot avslagsbeslutet med hänvisning till att varumärket saknade särskiljningsförmåga. Den anförde att "[d]et är fråga om en typisk form för stavlampor som, även om den har en viss elegans, är vanligt förekommande på marknaden. Inom denna sektor skulle inte konsumenten uppfatta varans form som en indikation på att den härstammar från ett visst företag. Med hänsyn till att det föreligger mycket små skillnader jämfört med konkurrenternas produkter skulle också en välinformerad konsument ha svårt att med minnets hjälp identifiera en viss tillverkare."

15 Det tredje målet (C-55/01) rör Rados ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke som företaget registrerat som internationellt varumärke med nummer 640 196. Varumärket består av en grafisk återgivning av ett armbandsur. Deutsches Patent- und Markenamt avslog ansökan med hänvisning till avsaknaden av särskiljningsförmåga och till frihållningsbehovet (Freihaltebedürfnis).

16 Bundespatentgericht ogillade Rados talan mot avslagsbeslutet, med hänvisning till att den grafiska återgivningen av en boett med täckt eller icke täckt urtavla och integrerat armband i sin konkreta yttre form saknade den nödvändiga särskiljningsförmågan. Bundespatentgericht framhöll vidare att "[s]kyddet kan endast grundas på en originell form som visar produktens ursprung, vilken gör det möjligt att tillgodose frihållningsbehovet avseende grundformen och medför att den avsaknad av särskiljningsförmåga som kan förmodas inte föreligger. Produktens eller dess beståndsdelars originalitet skall visas med tillämpning av tämligen strikta kriterier eftersom produkten och dess beståndsdelar utgör det främsta sättet att beskriva produkten, eftersom monopoliseringen av dessa innebär en risk för att konkurrenternas möjlighet att utforma sina produkter begränsas, och eftersom frihållningsbehovet åtminstone förefaller vara rimligt."

17 Dessa tre domar från Bundespatentgericht överklagades till Bundesgerichtshof.

18 Utfallet av dessa överklaganden beror enligt Bundesgerichtshof på tolkningen av artikel 3.1 b, c och e i direktivet.

19 Enligt Bundesgerichtshof finns det inget som tyder på att ett tredimensionellt varumärke inte skulle kunna uppfylla kravet på särskiljningsförmåga i artikel 2 i direktivet. Enligt denna bestämmelse skall ett varumärke på ett abstrakt sätt kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Kravet på konkret särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som registreringsansökan avser följer av artikel 3.1 b i direktivet.

20 Bundesgerichtshof anförde vidare att de registreringshinder som anges i artikel 3.1 e i direktivet heller inte skall tillämpas. Såvitt gäller Lindes och Rados ansökningar uttalade Bundesgerichtshof att dessa varumärken uppvisar, utöver de tekniskt betingade egenskaper som är typiska för ifrågavarande produkters grundläggande utformning, en rad särdrag i utformningen, vilka varken endast följer av varans art eller av tekniska hänsyn eller är avsedda att öka varans värde. Beträffande Winwards ansökan konstaterade Bundesgerichtshof att det ifrågavarande varumärket uppvisar särdrag som går utöver vad som följer av de tekniska hänsyn som är påkallade vid utformningen av en ficklampa och som inte endast följer av varans art eller är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat.

21 Bundesgerichtshof bedömde därför att det var nödvändigt att pröva huruvida de ifrågavarande varumärkena i dessa tre mål har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet, eller huruvida det föreligger ett sådant registreringshinder som avses i artikel 3.1 c i direktivet.

22 Det framgår av beslutet om förhandsavgörande i mål C-53/01 (Linde) att särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form enligt Bundespatentgerichts praxis i anslutning till 8 § andra stycket 1 Markengesetz, det vill säga den nationella bestämmelse som motsvarar artikel 3.1 b i direktivet, bedöms strängare än andra varumärkens särskiljningsförmåga. Bundespatentgericht har motiverat denna strängare bedömning med hänvisning till behovet av att hålla utformningar som är naturliga för produkten tillgängliga och till skillnaden mellan varumärken, som har till uppgift att skydda ursprungsangivelser, och andra bestämmelser, med uppgift att skydda kreationer, i synnerhet bestämmelser om skydd för mönster och modeller.

23 Bundesgerichtshof anförde emellertid att det saknas anledning att tillämpa strängare bedömningskriterier för särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form än för dem som tillämpas för traditionella varumärken. Det finns enligt Bundesgerichtshof inte något som visar att det skulle föreligga något sådant intresse i handeln i syfte att hålla sådana former tillgängliga för andra företag som skulle kunna motivera dessa strängare kriterier.

24 Bundesgerichtshof framhöll vidare att EG-domstolen avvisat tanken på en strängare bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga i syfte att hålla geografiska ursprungsbeteckningar tillgängliga (se dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 et C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 48). Intresset av att hålla grafiska former tillgängliga påverkar, förutom att det eventuellt skall beaktas vid bedömningen enligt artikel 3.1 c i direktivet, således inte bedömningen av särskiljningsförmågan enligt artikel 3.1 b.

25 Bundesgerichtshof anser att artikel 3.1 c i direktivet skall tillämpas på alla typer av varumärken, också sådana varumärken som består av en varas form, och oberoende av artikel 3.1 e i direktivet. Behovet av att hålla en varas form fritt tillgänglig skall beaktas vid prövningen enligt artikel 3.1 c, och inte genom en extensiv tolkning av artikel 3.1 e. Ansökan om registrering av ett varumärke skall således i de flesta fall endast beviljas när ett varumärke förvärvat särskiljningsförmåga genom att det används enligt artikel 3.3 första meningen i direktivet.

26 Bundesgerichtshof har, mot denna bakgrund, beslutat att vilandeförklara målen och hänskjuta följande frågor, som är identiska i de tre målen, till EG-domstolen för förhandsavgörande:

"1. Skall särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet hos tredimensionella varumärken som består av en varas form bedömas strängare än särskiljningsförmågan hos andra slags varumärken?

2. Skall artikel 3.1 c i direktivet tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form? Om frågan besvaras jakande, skall handelns intresse av att produktens form hålls fritt tillgänglig beaktas vid prövning enligt artikel 3.1 c, och i annat fall vid prövning enligt artikel 3.1 e, på så sätt att hinder mot registrering i princip alltid föreligger i sådana fall, och att registrering i regel endast kan komma i fråga för varumärken som uppfyller förutsättningarna enligt artikel 3.3 första meningen i direktivet?"

27 De tre målen förenades, såvitt avser det skriftliga och det muntliga förfarandet samt domen, genom beslut av domstolens ordförande av den 15 mars 2001.

Den första tolkningsfrågan

28 Bundesgerichtshof har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida det vid bedömningen enligt artikel 3.1 b i direktivet av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form skall tillämpas strängare kriterier än de som tillämpas vid bedömningen av andra varumärkens särskiljningsförmåga.

Yttranden

29 Winward och Linde har, såvitt avser bedömningen av särskiljningsförmåga, anfört att tredimensionella varumärken som består av en varas form inte skall vara föremål för strängare villkor än de som gäller för andra typer av varumärken.

30 Det framgår enligt Winward av domstolens praxis att frihållningskravet inte medför att strängare kriterier skall användas vid prövningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga (se domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 48).

31 Winward och Rado har gjort gällande att samma bedömningskriterier skall användas för alla typer av varumärken vid prövningen av ett tecken är ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Det är endast i artikel 3.1 e i direktivet som det återfinns en uttrycklig särbestämmelse för tredimensionella varumärken. I artikel 3.1 b görs det däremot ingen skillnad mellan varumärken som består av en form och andra varumärken. Det finns således inga skäl att tillämpa andra kriterier vid den konkreta bedömningen av ett varumärke som består av en form än de som gäller för andra slags varumärken.

32 Den österrikiska regeringen har anfört att när ett tredimensionellt varumärke återspeglar hur konsumenten förväntar sig att varan eller förpackningen skall se ut skall det inte anses identifiera varan som härrörande från ett visst företag. Detta innebär inte att striktare villkor tillämpas vid bedömningen av ett tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga, utan endast ett beaktande av att variationerna i utformningen av en vara eller dess förpackning på vissa delar av marknaden kan göra det svårare att uppfatta formen på en vara eller förpackning som ett varumärke.

33 Förenade kungarikets regering har gjort gällande att det i artikel 3.1 b i direktivet inte har gjorts någon skillnad mellan varumärken som består av en varas form och andra tecken som kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet. Den enda bestämmelse i direktivet som specifikt avser tredimensionella tecken är artikel 3.1 e. Marknadens intresse av att själva formen på en vara skall hållas tillgänglig för användning av konkurrenterna har till fullo beaktats i utformningen av direktivet, förutsatt att det tillämpas på ett korrekt sätt.

34 Såväl Förenade kungarikets regering som den österrikiska regeringen har emellertid anfört att även om kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan är desamma för alla slags varumärken är det i praktiken svårare för ett företag att visa att tredimensionella varumärken som består av en varas form har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet än att visa att ord- eller figurmärken har sådan särskiljningsförmåga.

35 Vad gäller ord- eller figurmärkens särskiljningsförmåga är nämligen den genomsnittlige konsumenten van vid att ord, logotyper och liknande tecken ofta anger det kommersiella ursprunget för den vara de används för. Många varors främsta särdrag motiveras däremot av deras funktion, och varor av samma slag företer därför många likheter, varför ingen av deras former är särskilt utmärkande. Särskiljningsförmågan hos en varas form skall dessutom bedömas med beaktande av de normala variationerna för varorna i fråga. Om de särdrag i utformningen som en viss vara företer inte är mer omfattande än att de utgör en sådan normal variation är det enligt Förenade kungarikets regering inte sannolikt att den genomsnittlige konsumenten uppfattar varans form som ett varumärke.

36 Kommissionen har gjort gällande att direktivet inte innehåller några andra särskilda kriterier för registrering av ett varumärke som består av en varas form än de i artikel 3.1 e, enligt vilka ett varumärke som består av en varas form inte får registreras om företaget kan monopolisera denna form till nackdel för konkurrenterna eller konsumenterna. Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet skall således samma kriterier gälla för tredimensionella varumärken som består av en varas form som de som gäller för andra slags varumärken.

Domstolens bedömning

37 Domstolen framhåller inledningsvis att det i artikel 2 i direktivet föreskrivs att alla tecken som kan återges grafiskt och som kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags kan utgöra varumärken.

38 Härav följer att ett tredimensionellt tecken som består av formen på en vara i princip kan utgöra ett varumärke, under förutsättning att dessa två villkor är uppfyllda (se dom av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips, REG 2002, s. I-5475, punkt 73).

39 Enligt artikel 3.1 b i direktivet får vidare varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras, och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras.

40 Med särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet avses att varumärket skall vara ägnat att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara från andra företags varor (se domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 35).

41 Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser och hur konsumenterna av dessa varor eller tjänster uppfattar varumärket. Enligt domstolens praxis skall bedömningen ske utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrågavarande varor eller tjänster kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31, och domen i det ovannämnda målet Philips, punkt 63).

42 Domstolen har i punkt 48 i domen i det ovannämnda målet Philips slagit fast att kriterierna för bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form inte skiljer sig från de som skall tillämpas på andra kategorier av varumärken, eftersom det i artikel 3.1 b i direktivet inte gjorts någon skillnad mellan olika slags varumärken när det gäller bedömningen av deras särskiljningsförmåga.

43 Det är endast i artikel 3.1 e i direktivet som det uttryckligen föreskrivs specifika registreringshinder för tecken som består av en varas form. Enligt denna bestämmelse föreligger registreringshinder eller grund för ogiltighet för tecken som endast består av en form som följer av varans art, av en form som erfordras för att ett tekniskt resultat skall uppnås eller av en form som ger varan ett betydande värde.

44 Artikel 3.1 e i direktivet utgör således ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att ett tecken som endast består av en varas form registreras som varumärke. Om något av villkoren som uppräknas i bestämmelsen är uppfyllt föreligger det hinder mot att ett sådant tecken registreras som varumärke. Ett sådant tecken kan heller aldrig förvärva särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 3.3, till följd av det bruk som gjorts av det (se domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 74-76).

45 Även om detta preliminära registreringshinder inte är tillämpligt skall det emellertid också prövas huruvida ett eller flera av de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 b-d skall tillämpas på ett tredimensionellt varumärke som består av en varas form.

46 Domstolen framhåller beträffande artikel 3.1 b i direktivet att varken direktivets systematik eller bestämmelsens lydelse tyder på att strängare kriterier skall tillämpas vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form än de som gäller för andra slags varumärken.

47 Såsom framhållits i punkt 40 ovan avses med särskiljningsförmåga generellt att varumärket skall vara ägnat att säkerställa att varan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara från andra företags varor.

48 Icke desto mindre kan, såsom Förenade kungarikets regering, den österrikiska regeringen och kommissionen har anfört, det i praktiken vara svårare att, utifrån de kriterier som angivits i punkterna 40 och 41 ovan, visa särskiljningsförmågan hos ett märke som består av en varas form än att visa särskiljningsförmågan hos ett ord- eller figurmärke. Denna svårighet, som kan vara ett skäl att avslå ansökningar om registrering av sådana varumärken, utesluter emellertid inte att dessa kan förvärva särskiljningsförmåga till följd av det bruk som görs av dem, och således beviljas registrering enligt artikel 3.3 i direktivet.

49 Den första frågan skall således besvaras på så sätt att det vid bedömningen enligt artikel 3.1 b i direktivet av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form inte skall tillämpas strängare kriterier än de som tillämpas vid bedömningen av andra varumärkens särskiljningsförmåga.

Den andra frågan

50 Bundesgerichtshof har ställt den första delen av den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 c i direktivet skall tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form.

51 Frågans andra del har utformats på två olika sätt, beroende på hur domstolen besvarar frågans första del.

52 För det fall domstolen skulle fastslå att artikel 3.1 c i direktivet skall tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form har Bundesgerichtshof velat få klarhet i huruvida den vid tolkningen av artikel 3.1 c skall beakta marknadens intresse av att varans form hålls tillgänglig för bruk, vilket skulle innebära att hinder mot registrering i princip alltid föreligger i sådana fall, och att registrering normalt endast kan komma i fråga för varumärken som uppfyller förutsättningarna enligt artikel 3.3 första meningen i direktivet.

53 För det fall domstolen skulle besvara den andra frågans första del nekande, det vill säga att det endast är artikel 3.1 e i direktivet som skall tillämpas på tredimensionella varumärken som består av en varas form, har Bundesgerichtshof velat få klarhet i huruvida den vid tolkningen av den bestämmelsen skall ta motsvarande hänsyn till marknadens intresse av att hålla en varas form tillgänglig för konkurrenterna.

Yttranden

54 Linde har anfört att artikel 3.1 c i direktivet skall tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form. Därvid skall det, efter att det prövats huruvida det absoluta frihållningsbehov som framgår av artikel 3.1 e utgör hinder för registrering, göras en konkret prövning av marknadens behov av att varans form hålls fritt tillgänglig för konkurrenterna.

55 Linde anser att ett sådant absolut frihållningsbehov endast bör gälla vissa former som är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat eller som följer av varans eller förpackningens art, det vill säga när artikel 3.1 e i direktivet är tillämplig. Vid bedömningen av andra former på varor och förpackningar är det tillräckligt att bedöma särskiljningsförmågan och frihållningsbehovet från fall till fall.

56 Winward har anfört att det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i direktivet endast skall tillämpas när det föreligger ett absolut behov av att hålla den form ansökan avser fritt tillgänglig. Den uppräkning av registreringshinder för tredimensionella varumärken som består av en varas form som den bestämmelsen innehåller är inte uttömmande, och den skall inte tillämpas när det vid sidan av den form som registreringsansökan avser finns alternativa utformningar som gör det möjligt att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet.

57 Enligt Winward skall artikel 3.1 c i direktivet tillämpas oberoende av artikel 3.1 e. Detta gäller även varumärken som består av en varas form. Frihållningsbehovet för sådana varumärken skall emellertid endast beaktas vid prövningen enligt artikel 3.1 e.

58 Rado har gjort gällande att även om artikel 3.1 c och 3.1 e i direktivet har samma syfte, det vill säga att förhindra att någon erhåller en exklusiv rätt till en form på en vara som marknaden har behov av för att kunna utforma sådana varor skall dessa bestämmelser tillämpas oberoende av varandra. Artikel 3.1 c har emellertid ett mer omfattande tillämpningsområde än artikel 3.1 e.

59 Vid tillämpning av artikel 3.1 c i direktivet skall tredimensionella varumärken som består av en varas form bedömas på samma villkor som andra slags varumärken. Det föreligger därvid inte några skäl för en restriktiv tolkning, med den innebörden att intresset av att hålla sådana tredimensionella varumärken tillgängliga i princip förhindrar att dessa registreras som varumärken.

60 Förenade kungarikets regering har anfört att artikel 3.1 e i direktivet utgör "den första försvarslinjen" i kampen mot att ett oberättigat monopol på själva varans form uppkommer till följd av varumärkesrätten. Artikel 3.1 c i direktivet har en självständig innebörd i förhållande till artikel 3.1 e, genom att den hindrar registrering av varumärken för vilka registreringshinder inte föreligger enligt artikel 3.1 e. Om artikel 3.1 e ges en tillräckligt omfattande tolkning är det emellertid mindre sannolikt att artikel 3.1 c skall tillämpas i mer än ett begränsat antal fall. I alla händelser syftar båda dessa bestämmelser i direktivet till att tillvarata marknadens intresse av att hålla varors form tillgängliga för konkurrenterna.

61 Kommissionen har gjort gällande att det inte finns något i direktivets lydelse som tyder på att det endast är dess artikel 3.1 e som skall tillämpas på tredimensionella varumärken som består av en varas form. Även om det inte föreligger hinder mot registrering av ett sådant varumärke enligt artikel 3.1 e, skall det ändå prövas huruvida det föreligger registreringshinder enligt artikel 3.1 c, som skall tillämpas oberoende i förhållande till artikel 3.1 e vid prövning av en ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke som består av en varas form.

62 Kommissionen har framhållit att tillämpningen av artikel 3.1 c i direktivet enligt domstolens praxis inte är beroende av huruvida det föreligger ett konkret, aktuellt och tungt vägande frihållningsbehov i den mening som avses i tysk rättspraxis (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 35). Vid prövning enligt denna bestämmelse skall inte något ytterligare, mer omfattande frihållningsbehov än det som följer av de specifika kriterierna i den bestämmelsen tillämpas. Marknadens intresse av att hålla vissa former fritt tillgängliga har nämligen beaktats i artikel 3.1 e i direktivet.

Domstolens bedömning

63 Domstolen framhåller beträffande den första delen av den andra frågan att enligt artikel 3.1 c i direktivet skall beskrivande varumärken, det vill säga sådana som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas särdrag, inte få registreras.

64 Enligt artikel 3.1 e i direktivet föreligger det registreringshinder för tecken som endast består av en form som följer av varans art, av en form som erfordras för att ett tekniskt resultat skall uppnås eller av en form som ger varan ett betydande värde.

65 Dessa särskilda registreringshinder för vissa tecken som endast består av en varas form som uttryckligen föreskrivs i artikel 3.1 e i direktivet utgör således, såsom framhållits i punkt 44 ovan, ett preliminärt hinder som är ägnat att förhindra att sådana tecken registreras som varumärke (se domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 74 och 76).

66 Även om detta preliminära registreringshinder inte skulle vara tillämpligt, framgår det varken av lydelsen av artikel 3.1 i direktivet eller av direktivets systematik att de övriga registreringshinder som anges i den bestämmelsen, inklusive det i artikel 3.1 c, inte skall tillämpas också på tredimensionella varumärken som består av en varas form.

67 Det framgår nämligen klart av artikel 3.1 i direktivet att alla de registreringshinder som anges där skall tillämpas oberoende av varandra.

68 Även om hinder mot registrering av ett tredimensionellt varumärke som består av en varas form inte skulle föreligga enligt artikel 3.1 e i direktivet kan ansökan således ändå avslås om ett eller flera av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b-d skulle föreligga.

69 Vad särskilt avser artikel 3.1 c i direktivet finns det inga principiella hinder mot att tillämpa denna bestämmelse på en ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke som består av en varas form. Hänvisningen till varumärken som endast består av tecken eller upplysningar, som kan visa andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna än de som uttryckligen uppräknats i denna bestämmelse, är nämligen tillräckligt omfattande för att täcka många slags varumärken, inklusive tredimensionella varumärken som består av en varas form.

70 Den andra frågans första del skall mot denna bakgrund besvaras så, att artikel 3.1 c i direktivet skall tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form.

71 Vad avser den andra frågans andra del framhåller domstolen att de olika registreringshinder som uppräknas i artikel 3 i direktivet enligt domstolens praxis skall tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se domarna i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkterna 25-27, och Philips, punkt 77).

72 Vad mer specifikt avser Bundesgerichtshofs andra antagande, nämligen att endast artikel 3.1 e i direktivet skulle vara tillämplig, har domstolen slagit fast att beträffande vissa tredimensionella varumärken som består av en varas form är syftet med det registreringshinder som föreskrivs i den bestämmelsen att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle kräva hos konkurrenternas varor (se domen i det ovannämnda målet Philips, punkterna 78-80).

73 Förbudet i artikel 3.1 c i direktivet är enligt domstolens praxis avsett att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken. Denna bestämmelse hindrar således att sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 25).

74 Detta allmänintresse som ligger bakom artikel 3.1 c i direktivet är att säkerställa att alla varumärken som endast består av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla. De får, med undantag för det fall som avses i artikel 3.3, inte registreras som varumärken.

75 Vid tillämpningen av artikel 3.1 c i direktivet på sådana varumärken skall det göras en konkret bedömning av huruvida det registreringshinder som föreskrivs i denna bestämmelse skall tillämpas. Denna bedömning skall ske med beaktande av de varor eller tjänster som ansökan avser, samtliga relevanta uppgifter i ansökan och i synnerhet också med beaktande av det ovannämnda allmänintresset. En sådan konkret bedömning skall göras även när ansökan avser ett tredimensionellt varumärke som består av en varas form, som alltså inte skall avslås utan en sådan bedömning.

76 Tredimensionella varumärken som består av en varas form skall således, på samma sätt som andra slags varumärken, bedömas med beaktande av samtliga de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b-e i direktivet, vilka i varje enskilt fall skall tolkas och tillämpas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger till grund för vart och ett av dem.

77 Den andra frågans andra del skall således besvaras så, att vid bedömningen i varje enskilt fall av det registreringshinder som anges i artikel 3.1 c i direktivet skall det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse beaktas, det vill säga att säkerställa att alla tredimensionella varumärken som består av en varas form och som endast består av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varan eller tjänsten i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla, och att dessa inte skall registreras i andra fall än de som avses i artikel 3.3 i direktivet.

Rättegångskostnader

78 De kostnader som har förorsakats den österrikiska regeringen, Förenade kungarikets regering och kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angående de frågor som genom beslut av den 23 november 2000 har ställts av Bundesgerichtshof - följande dom:

1) Vid bedömningen enligt artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som består av en varas form skall det inte tillämpas strängare kriterier än de som tillämpas vid bedömningen av andra varumärkens särskiljningsförmåga.

2) Artikel 3.1 c i första direktivet 89/104 skall tillämpas oberoende av artikel 3.1 e i samma direktiv vid bedömningen av tredimensionella varumärken som består av en varas form.

Vid bedömningen i varje enskilt fall av det registreringshinder som anges i artikel 3.1 c i första direktivet 89/104 skall det allmänintresse som ligger till grund för denna bestämmelse beaktas, det vill säga att säkerställa att alla tredimensionella varumärken som består av en varas form och som endast består av tecken eller upplysningar som visar egenskaper hos varan eller tjänsten i den mening som avses i den bestämmelsen kan användas fritt av alla, och att dessa inte skall registreras i andra fall än de som avses i artikel 3.3 i direktivet.