Mål C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

och

L’Oréal SA

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.5 — Gemenskapsordmärkena BOTOLIST och BOTOCYL — De gemenskapsregistrerade och nationella ord- och figurmärkena BOTOX — Ogiltighetsförklaring — Relativa registreringshinder — Skadlig inverkan på renomméet”

Sammanfattning av domen

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag – Bevis som innehavaren måste lägga fram – Framtida risk, som inte är hypotetisk, att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

För att åtnjuta skydd enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ska innehavaren av det äldre varumärket styrka att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Innehavaren av det äldre varumärket måste härvid inte styrka att varumärket faktiskt och aktuellt har utsatts för skadlig inverkan enligt nämnda artikel 8.5. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att en sådan skadlig inverkan kommer att uppkomma, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess att denna inverkan faktiskt uppkommit innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för en sådan skadlig inverkan i framtiden.

För att avgöra om användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Innehavaren av det äldre varumärket är således inte skyldig att visa att varumärket faktiskt och aktuellt har utsatts för skadlig inverkan, men måste förete uppgifter som gör det möjligt att omedelbart konstatera att det finns en framtida risk, som inte är hypotetisk, att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. Ett sådant konstaterande kan bland annat grunda sig på logiska slutledningar till följd av en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet.

(se punkterna 93–95)

Mål C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

och

L’Oréal SA

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.5 — Gemenskapsordmärkena BOTOLIST och BOTOCYL — De gemenskapsregistrerade och nationella ord- och figurmärkena BOTOX — Ogiltighetsförklaring — Relativa registreringshinder — Skadlig inverkan på renomméet”

Sammanfattning av domen

Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Bevis som innehavaren måste lägga fram — Framtida risk, som inte är hypotetisk, att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

För att åtnjuta skydd enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken ska innehavaren av det äldre varumärket styrka att användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Innehavaren av det äldre varumärket måste härvid inte styrka att varumärket faktiskt och aktuellt har utsatts för skadlig inverkan enligt nämnda artikel 8.5. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att en sådan skadlig inverkan kommer att uppkomma, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess att denna inverkan faktiskt uppkommit innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för en sådan skadlig inverkan i framtiden.

För att avgöra om användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Innehavaren av det äldre varumärket är således inte skyldig att visa att varumärket faktiskt och aktuellt har utsatts för skadlig inverkan, men måste förete uppgifter som gör det möjligt att omedelbart konstatera att det finns en framtida risk, som inte är hypotetisk, att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. Ett sådant konstaterande kan bland annat grunda sig på logiska slutledningar till följd av en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet.

(se punkterna 93–95)