Mål T-181/05

Citigroup, Inc. och Citibank, NA

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket CITI — Det äldre gemenskapsordmärket CITIBANK — Relativt registreringshinder — Renommé — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 40/94”

Förstainstansrättens dom (första avdelningen) av den 16 april 2008   II - 673

Sammanfattning av domen

1. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

2. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

3. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

4. Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som är känt – Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag

   (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

1.  I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken föreskrivs att skyddet för ett äldre varumärke som är känt även ska omfatta varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat. För att villkoret i denna artikel, att varumärkena ska likna varandra, ska vara uppfyllt, är det inte nödvändigt att styrka att det hos den berörda allmänheten finns en risk för förväxling mellan det äldre varumärket som är känt och det sökta varumärket. Det räcker att graden av likhet mellan dessa varumärken får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband dem emellan. Vid prövningen av huruvida det föreligger ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Känneteckensjämförelsen ska, vad gäller de ifrågavarande varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

   (se punkterna 64 och 65)

2.  För att åtnjuta det skydd enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken som innebär att skyddet för ett äldre varumärke som är känt även ska omfatta varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, måste innehavaren av det äldre varumärket inte styrka att hans varumärke förorsakas en faktisk och aktuell skada. Han måste emellertid förete uppgifter som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. En sådan slutsats kan dras bland annat på grundval av logiska slutledningar av en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i förevarande mål.

   (se punkterna 77 och 78)

3.  Enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, som innebär att skyddet för ett äldre varumärke som är känt även ska omfatta varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, får innehavaren av ett äldre känt varumärke bland annat invända mot registrering av varumärken som utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Denna otillbörliga fördel måste förstås så, att den omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltning på ett berömt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess anseende.

   (se punkt 79)

4.  Det är mycket sannolikt att användningen av figurkännetecknet CITI, som sökts registrerat som gemenskapsvarumärke för ”tullklarering, fastighetsvärdering, fastighetsagenturer, fastighetsförvaltning och -värdering” i klass 36 i Niceöverenskommelsen, vid tullklarering, och därmed för den verksamhet som bedrivs av personer som är befullmäktigade för den ekonomiska förvaltningen av penningmedel och fast egendom för kunders räkning, leder till snyltning, det vill säga att otillbörlig fördel dras av den styrkta renommén hos varumärket CITIBANK – som registrerats tidigare som gemenskapsvarumärke för ”finansiella tjänster” och ”fastighetsmäkleri” i klass 36 – och av de betydande investeringar som har gjorts för att nå upp till detta renommé. Sådan användning av det sökta varumärket CITI kan även leda till att den som ansökt uppfattas vara associerad med innehavarna av det äldre varumärket eller tillhöra dessa och därmed underlätta saluföringen av de tjänster som avses med det sökta varumärket. Denna risk försvåras dessutom av att varumärkesinnehavarna är innehavare av ett flertal varumärken som innehåller beståndsdelen citi.

   Varumärket CITIBANK är känt i Europeiska gemenskapen och associeras med banksektorns särdrag, nämligen betalningsförmåga, redbarhet och finansiellt stöd till privata och kommersiella kunder i deras yrkesverksamhet och för deras investeringar. Det föreligger därför, på samma sätt som kundgrupperna för varumärkesinnehavarna och den som ansökt om registrering blandas med varandra, ett uppenbart samband mellan tullklarering och de finansiella tjänster som bankerna erbjuder, eftersom de kunder som driver verksamhet med internationell handel, samt import och export av varor, även använder de finansiella tjänster och banktjänster som fordras för sådana transaktioner. Härav följer att det är sannolikt att sådana kunder känner till varumärkesinnehavarnas bank, eftersom denna bank är känd i betydande utsträckning på internationell nivå.

   (se punkterna 81–83)