1.

Spor, ki je povod za ta predlog za sprejetje predhodne odločbe, je nastal med dvema trgovcema s podobnim, vendar ne enakim proizvodom (zeliščni pripravki, ki se dodajo pijači z visoko vsebnostjo alkohola), ki ima isto ime: „Baucherlwärmer“. Poleg tega je eden od proizvodov zaščiten z znamko Unije, registrirano pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) ( 2 ).

2.

Imetnik tega razlikovalnega znaka (Hansruedi Raimund) je vložil tožbo zaradi kršitve znamke, saj je Michaela Aigner, ki je prodajala svoje izdelke pod istim imenom, kršila pravice, ki so tesno povezane z varstvom, zagotovljenim z registracijo.

3.

M. Aigner je to tožbo izpodbijala in vložila ugovor ( 3 ) ničnosti znamke, dve leti pozneje ( 4 ) pa je vložila nasprotno tožbo. V obeh je H. Raimundu očitala, da je zahteval registracijo znaka „Baucherlwärmer“ v slabi veri, saj ga je ona že uporabljala, preden je pridobil pravico industrijske lastnine.

4.

Zaradi spora sta bila uvedena dva postopka, in sicer na prvi stopnji pri avstrijskem sodišču za blagovne znamke EU (Handelsgericht Wien, gospodarsko sodišče na Dunaju, Avstrija) in na drugi stopnji pri Oberlandesgericht Wien (višje deželno sodišče na Dunaju, Avstrija). Medtem ko se o nasprotni tožbi še odloča na prvi stopnji, pa sta bili v postopku zaradi kršitve znamke izrečeni sodbi na prvi in drugi stopnji. O drugostopenjski sodbi se mora zdaj v okviru revizije izreči Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče, Avstrija).

5.

Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) mora v tem primeru odločiti, ali je bila sodba, izdana v postopku zaradi kršitve znamke, lahko veljavno razglašena, preden je bilo odločeno o nasprotni tožbi. Da bi razpršilo svoje dvome v zvezi s tem, je Sodišču postavilo dve vprašanji za predhodno odločanje, to pa se mora izreči o področju uporabe Uredbe (ES) št. 207/2009 ( 5 ) glede na dva pomembna dejavnika: (a) domnevo veljavnosti znamk EU ter (b) medsebojni vpliv tožb zaradi kršitve teh znamk in morebitnih nasprotnih tožb za ugotovitev ničnosti, ki jih lahko tožene stranke vložijo proti prvim.

6.

V njeni uvodni izjavi 16 je navedeno:

„Odločitve o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk Skupnosti morajo učinkovati in pokrivati celotno področje Skupnosti, saj je to edini način preprečevanja nedoslednih odločitev sodišč in Urada ter zagotavljanja, da enotna narava blagovnih znamk [EU] ni razvrednotena. […]“

7.

V uvodni izjavi 17 je navedeno:

„Izogniti se je treba nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke in ki so vložene na podlagi blagovne znamke [EU] in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk. […]“

8.

Med splošnimi določbami naslova I člen 1(2) določa:

9.

V naslovu VI, ki obravnava odpoved, razveljavitev in ničnost, oddelek 3 ureja razloge za ničnost znamk Evropske unije, njegov člen 52 pa absolutne razloge za ničnost, kolikor je v tem primeru pomembno, opredeljuje tako:

10.

Člen 53 se nanaša na relativne razloge za ničnost, in kolikor je pomembno za to zadevo, določa:

11.

Naslov X („Pristojnost in postopek za tožbe v zvezi z blagovnimi znamkami skupnosti“) ima oddelek 2, ki se nanaša na spore v zvezi s kršitvijo in veljavnostjo blagovnih znamk EU, katerega člen 95(1) določa:

12.

Člen 96 („Pristojnost v zvezi s kršitvami in veljavnostjo“) določa:

„Sodišča za blagovno znamko [EU] imajo izključno pristojnost:

[…]

13.

Člen 99 („Domneva veljavnosti – Obramba iz vsebinskih razlogov“) določa:

14.

Člen 100 določa:

15.

Za primere, v katerih gre za povezane postopke med sodišči ali med sodiščem za blagovne znamke EU in EUIPO, člen 104 določa:

16.

V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je oče M. Aigner ukvarjal s prodajo, med drugim, zelišč ter pripravkov iz začimb in zelišč, ki jih je ponujal v svoji trgovini in potujoči trgovini na sejmih, tržnicah in ulicah.

17.

Leta 2000 je M. Aigner prevzela očetov posel pod firmo „Kräuter Paul“ („Zelišča Paul“) in prodaja predvsem mešanico zelišč, ki se namočijo v pijačo z visoko vsebnostjo alkohola, z imenom „Baucherlwärmer“. ( 8 )

18.

H. Raimund je delal z očetom M. Aigner do leta 1998, potem pa je postal njegov tekmec. Pod firmo „Bergmeister“ prodaja pripravek na osnovi začimb, ki ga od približno leta 2000 tudi imenuje „Baucherlwärmer“, za enako uporabo in z enakimi lastnostmi in učinki kot pripravek njegovega tekmeca.

19.

H. Raimund je 28. aprila 2006, da bi si zagotovil izključne pravice na znaku, registriral (besedno) znamko EU „Baucherlwärmer“ za razrede 5, 29, 30 in 33 Nicejskega aranžmaja ( 9 ) z datumom prednostne pravice 17. maj 2005, ki je datum prijave.

20.

H. Raimund trdi, da je na sejmu v Waldviertlu (Spodnja Avstrija) ter na drugih tržnicah v Zgornji Avstriji in Salzburgu julija 2006 ugotovil, da M. Aigner ponuja in prodaja svoj izdelek pod imenom „Baucherlwärmer“.

21.

Ker je H. Raimund menil, da je M. Aigner kršila njegove pravice iz znamke EU, jo je tožil zaradi kršitve znamke pred Handelsgericht Wien (gospodarsko sodišče na Dunaju), ki v tej državi opravlja naloge prvostopenjskega sodišča za blagovne znamke EU.

22.

V postopku zaradi kršitve pravice iz znamke je H. Raimund predlagal, naj se M. Aigner naloži: (i) da preneha uporabljati znak „Baucherlwärmer“ za proizvode in storitve iz omenjenih razredov (opustitveni zahtevek); (ii) da iz prometa odstrani vse proizvode ali predmete, v katerih se kaže kršitev pravice iz znamke (odstranitveni zahtevek); ( 10 ) in (iii) da se sodba objavi (zahtevek za objavo sodbe).

23.

M. Aigner je v zagovor med drugim navedla, da je H. Raimund pridobil blagovno znamko EU v slabi veri in v nasprotju z dobrimi običaji. Te argumente je uporabila, ko je nekoliko pozneje vložila nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti znamke, ki jo je registriral H. Raimund.

24.

Handelsgericht Wien (gospodarsko sodišče na Dunaju) je na prvi stopnji prekinilo postopek, ki je tekel v zvezi z nasprotno tožbo, dokler sodba, izdana v postopku zaradi kršitve, ne postane pravnomočna.

25.

Vendar je Oberlandesgericht Wien (višje deželno sodišče na Dunaju) na podlagi pritožbe razveljavilo sklep o prekinitvi postopka, tako da postopek v zvezi z nasprotno tožbo še teče na prvi stopnji, ( 11 ) ne da bi bila doslej izdana sodba. Tožbo zaradi kršitve pa je sodišče prve stopnje zavrnilo s sodbo z dne 17. maja 2015, ker je menilo, da je bila slaba vera H. Raimunda ob vložitvi prijave za registracijo znamke dokazana, tako kot je trdila M. Aigner.

26.

Pritožbeno sodišče je s sodbo z dne 5. oktobra 2015 potrdilo prvostopenjsko sodbo. Menilo je, da člen 99 Uredbe št. 207/2009 dopušča, da tožena stranka v sporih zaradi kršitve znamke uveljavlja slabo vero imetnika (v tistem času prijavitelja) navedenega znaka, če ista tožena stranka izpodbija veljavnost registrirane znamke z nasprotno tožbo, čeprav o tej tožbi še ni bilo odločeno. Zahteva iz člena 99(1) Uredbe št. 207/2009 naj bi bila torej izpolnjena.

27.

Po mnenju pritožbenega sodišča je H. Raimund, ko je vložil prijavo za registracijo znamke, že dlje časa vedel, da sta M. Aigner in pred njo njen oče uporabljala znak „Baucherlwärmer“ za izdelek, ki je bil zelo podoben njegovemu. H. Raimund je s prijavo želel preprečiti, da bi M. Aigner navedeni znak še naprej uporabljala.

28.

Oberlandesgericht Wien (višje deželno sodišče na Dunaju) je dokončno potrdilo, da je znamka, ki jo je registriral H. Raimund, v skladu s členom 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 nična, ker ta ob vložitvi prijave ni ravnal v dobri veri. Zato se v razmerju do M. Aigner ni mogel sklicevati na znamko.

29.

Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) mora odločiti o reviziji, ki je bila vložena zoper sodbo, izdano na drugi stopnji, in sicer sodbo, ki je bila izdana v postopku zaradi kršitve pravice iz znamke. Imetnik znamke, H. Raimund, pred sodiščem, ki odloča o reviziji, navaja, da nižjestopenjska sodišča niso mogla odločiti o ugovoru slabe vere v postopku zaradi kršitve znamke, ne da bi pred tem združila oba postopka (in sicer tožbo zaradi kršitve in nasprotno tožbo za ugotovitev ničnosti) oziroma dokler sodba v postopku v zvezi z nasprotno tožbo ne bi postala pravnomočna.

30.

Predložitveno sodišče pojasnjuje, da lahko v skladu s členom 99(1) Uredbe št. 207/2009 ugovor ničnosti uspe samo, če je tožena stranka v postopku zaradi kršitve znamke „izpodbijala veljavnost“ znamke z nasprotno tožbo. Trdi, da bi se v skladu z jezikovno razlago navedene določbe zahteva, ki je v njej navedena, izpolnila samo, če bi bila vložena nasprotna tožba. Če pa se upošteva namen predpisa, je treba opozoriti, da ta skuša preprečiti razlike med pravnimi položaji z učinki inter partes, ki izvirajo iz postopka zaradi kršitve znamke, in pravnimi položaji z učinki erga omnes, ki izvirajo iz sodbe, v kateri je bila na podlagi nasprotne tožbe ugotovljena ničnost znamke.

31.

Predložitveno sodišče navaja, da čeprav zakonodajalec Unije določa kot načelo, da je mogoče tožbo zaradi kršitve zavrniti samo, če obstaja ustrezno dokazani razlog za ničnost znamke z učinkom erga omnes, pa v nacionalnem pravu ni ravno tako. Na eni strani ureditev postopkov zaradi kršitve nacionalnih znamk ne določa, da ima ugotovitev ničnosti znamke na podlagi nasprotne tožbe učinek erga omnes. ( 12 ) Na drugi strani je v okviru tožbe zaradi kršitve te iste nacionalne znamke ugotovitev ničnosti mogoča samo kot „predhodno vprašanje“, ki ima učinke samo inter partes.

32.

Predložitveno sodišče glede področja znamk EU meni, da bi bilo treba za zagotovitev, da lahko ugovor ničnosti, ki se uveljavlja v postopku zaradi kršitve, uspe, v drugem postopku hkrati ugotoviti, da je znamka nična.

33.

Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) povzema tri možnosti – in temu ustrezne dvome – ki jih preučuje, s temi besedami:

34.

V teh okoliščinah je Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) prekinilo postopek in Sodišču Evropske unije v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:

35.

Predložitvena odločba je v tajništvo Sodišča prispela 1. avgusta 2016.

36.

Obe stranki v postopku v glavni stvari sta predložili pisna stališča.

37.

Na podlagi člena 76(2) Poslovnika Sodišča se obravnava ni štela za nujno.

38.

Od treh možnosti, ki jih je navedlo predložitveno sodišče, H. Raimund podpira zadnjo, in sicer da je nujno, da je bila na podlagi nasprotne tožbe (ali pa po potrebi po upravni poti) ugotovljena ničnost, ta ugotovitev pa je postala pravnomočna, zato da se lahko zavrne utemeljenost tožbe zaradi kršitve blagovne znamke.

39.

H. Raimund prvo možnost (v skladu s katero sama vložitev nasprotne tožbe zadostuje za uporabo člena 99(1) Uredbe št. 207/2009) zavrača z obrazložitvijo, da ni skladna z namenom navedene določbe. Strinja se torej s predložitvenim sodiščem, da sistem Uredbe št. 207/2009, tudi glede na njen člen 104, daje prednost nasprotnim tožbam v primerjavi z ugovori v okviru postopka zaradi kršitve znamke, če gre za ugotovitev ničnosti znamke. Ta prednost izhaja iz narave sodb, izdanih na koncu postopkov na podlagi nasprotnih tožb, ki učinkujejo erga omnes, v primerjavi s sodbami, izrečenimi v primeru ugovorov, ki učinkujejo zgolj inter partes.

40.

Prav tako meni, da si ni mogoče predstavljati, da bi zakonodajalec Unije dopustil preprosto formalno dejanje vložitve nasprotne tožbe. Če bi se ta teza sprejela, zato da bi se štelo, da je podan dejanski stan iz člena 99(1) Uredbe št. 207/2009, bi se odvzel pomen členu 100(7).

41.

H. Raimund zavrača drugo možnost (nujna sočasnost sodb v postopkih zaradi kršitve in na podlagi nasprotne tožbe), saj ne preprečuje izdaje nasprotujočih si odločb, kot je v predložitveni odločbi priznalo samo Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče). ( 14 )

42.

H. Raimund torej zagovarja tretjo možnost (da se o tožbi zaradi kršitve ne odloča, dokler sodba, izdana v postopku na podlagi nasprotne tožbe za ugotovitev ničnosti, ne postane pravnomočna), saj se z njo upošteva učinek erga omnes sodb, s katerimi se ničnost znamke ugotovi na podlagi nasprotne tožbe. V prid tej razlagi navaja razlog ekonomičnosti postopka.

43.

Na drugi strani M. Aigner zagovarja prvo možnost, ki jo je predstavilo predložitveno sodišče. Strinja se z mnenjem tega sodišča glede jezikovne razlage člena 99(1) Uredbe št. 207/2009. Meni, da ta določba zahteva samo, da je bila nasprotna tožba vložena (zadostuje, da se „izpodbija“ veljavnost znamke), ne pa, da je bilo o njej odločeno s sodbo, še manj pa, da mora ta biti pravnomočna.

44.

Poleg tega je v skladu z odstavkom 3 člena 99 Uredbe št. 207/2009 ničnosti znamke mogoče ugovarjati zaradi slabe vere njenega imetnika, tako da se ugovarja tožbi zaradi kršitve, saj se lahko tako znamka „razglasi za nično“, če obstaja prejšnja pravica tožene stranke, ne da bi bila kjer koli omenjena že pravnomočna sodba o ugotovitvi ničnosti.

45.

M. Aigner poudarja, da niti besedilo niti namen navedenega člena 99(1) Uredbe št. 207/2009 ne podpirata interesa, da se preprečijo različne odločbe v postopkih zaradi kršitve znamke (z učinki inter partes) in za ugotovitev ničnosti znamke (erga omnes). Naloga nacionalnega prava je rešiti to težavo, ki je bila zakonodajalcu Unije že znana in naj bi jo priznal, čeprav se v zadnji Uredbi št. 2015/2424 zadevne določbe niso spremenile.

46.

M. Aigner nazadnje in podredno, če bi Sodišče menilo drugače kot ona, predlaga, naj se na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako, da zavrnitev tožbe zaradi kršitve znamke predpostavlja vsaj hkratno ugotovitev ničnosti znamke na podlagi nasprotne tožbe, kar zahteva združitev postopkov. V nasprotnem primeru se ne bi odpravilo tveganje odločitev, ki bi si vsebinsko nasprotovale.

47.

Posebnosti tega spora lahko zmedejo tiste, ki so navajeni na sistem civilnega postopka, v katerem se nasprotna tožba (in ne samo v okviru prava znamk) vloži v istem postopku in pred istim sodnikom ali sodiščem, ki odloča o glavni tožbi in ki se izreče hkrati o obeh v eni sami sodbi. ( 15 )

48.

Iz predložitvene odločbe je mogoče izpeljati, da avstrijsko civilno postopkovno pravo ne sledi nujno tem smernicam, zaradi česar menim, da je zaradi boljšega razumevanja obravnavanih vprašanj o tem treba nekoliko razmisliti.

49.

Prvič, Oberster Gerichsthof (vrhovno sodišče) navaja, da bi v skladu z avstrijskim zakonom o civilnem postopku „sodišče v postopku zaradi kršitve pravic ugovor ničnosti nacionalne znamke (v okviru odločanja o prehodnem vprašanju) preizkusilo tudi, če tožena stranka pri avstrijskem uradu za patente in znamke ne bi vložila zahteve za izbris (nasprotna tožba v primeru nacionalnih znamk ni predvidena)“. ( 16 ) Vendar priznava, da v primeru znamk EU ni tako.

50.

Drugič, če se nasprotna tožba na splošno razume kot nasprotni zahtevek, ki ga vloži tožena stranka v postopku, ki ga je proti njej začela tožeča stranka pred istim sodiščem, ( 17 ) potem M. Aigner s formalnopravnega vidika ni storila napake, ko je podala odgovor na tožbo v pravdi, nato pa vložila svojo nasprotno tožbo pri pristojnem sodišču za znamke EU v Avstriji. ( 18 )

51.

Tretjič, vsaj z drugega vidika je treba upoštevati, da predložitveno sodišče postavlja vprašanja ob domnevi, da tožbe zaradi kršitve znamke v tem primeru ni bilo mogoče zavrniti iz razlogov, ki niso povezani s slabo vero prijavitelja znamke (kot sta neobstoj verjetnosti zmede glede proizvodov strank, ki sta v sporu). Glede na te ostale okoliščine domneva, da ne bi bilo treba nujno predhodno odločiti o nasprotni tožbi.

52.

Ali člen 99(1) Uredbe št. 207/2009 dopušča, da se tožba zaradi kršitve znamke na podlagi slabe vere prijavitelja znamke zavrne, če je tožena stranka vložila nasprotno tožbo (ki temelji na tej slabi veri), v kateri predlaga ničnost znamke, o navedeni nasprotni tožbi pa še ni bilo odločeno? To je na kratko začetni dvom predložitvenega sodišča.

53.

Menim, da bi bilo preveč poenostavljeno, če bi odgovoril samo glede na dobesedno razumevanje besedila člena 99(1) Uredbe št. 207/2009. Ker ni drugih referenc v sodni praksi (razen če se motim, ta določba doslej še ni bila predmet razlage Sodišča), mora odgovor izhajati iz dveh elementov, na katerih temelji člen, ki je predmet razlage, in drugi členi iz istega zakonodajnega okvira.

54.

Prvi od teh elementov je enotnost znamke EU, pomenu katere se ni mogoče izogniti. V skladu z uvodno izjavo 3 Uredbe št. 207/2009 je namen te uredbe določiti ureditev blagovnih znamk EU, ki jim zagotavlja enotno varstvo, tako da učinkujejo na vsem območju Unije.

55.

Navedeni cilj je uresničen v členu 1(2) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim je blagovna znamka EU enotnega značaja, ima enak učinek na celotnem območju Unije in se ne more registrirati, prenesti, odpovedati ali biti predmet odločitve, ki razveljavlja pravice imetnika ali ugotavlja ničnost te znamke, niti njena uporaba ne more biti prepovedana, razen za celotno območje Unije. ( 19 )

56.

Uvodni izjavi 16 in 17 iste uredbe se nanašata na enoten značaj pravice industrijske lastnine Unije. V skladu z njima je na eni strani nujno, da se učinki odločitev o veljavnosti in kršitvi blagovnih znamk EU razširijo na celotno področje Unije za preprečevanje nedoslednih odločitev sodišč in Urada, ki bi razvrednotile enotno naravo teh znamk. Na drugi strani je v njima poudarjeno, da se je treba izogniti nasprotujočim sodbam v tožbah, ki zadevajo ista dejanja in iste stranke ter ki so vložene na podlagi blagovne znamke EU in paralelnih nacionalnih blagovnih znamk. ( 20 )

57.

Drugi pomemben element je domneva veljavnosti, ki velja za znamke EU ob preverjanju, ki ga izvede EUIPO pri preizkusu prijave za registracijo. Upoštevanje načela zakonitosti pomeni priznati polni učinek teh znamk (če je njihovo registracijo izvedel organ Unije), če ni bila ugotovljena njihova ničnost z drugim aktom, v katerem je odločeno nasprotno ter ki ga je izdal pristojni organ in je postal pravnomočen. ( 21 )

58.

Ta domneva je normativno urejena tudi v členu 99(1) Uredbe št. 207/2009, ki vsem zadevnim osebam, vključno z nacionalnimi sodišči, nalaga, da znamke EU štejejo za načeloma veljavne.

59.

Mehanizmi izpodbijanja te veljavnosti so navedeni v členu 52(1) iste uredbe, in sicer gre za samo dva mehanizma: (a) upravni postopek pred EUIPO na predlog stranke ( 22 ) in (b) nasprotna tožba v primeru tožbe zaradi kršitve znamke, kar pomeni sodni postopek pred nacionalnimi sodišči za blagovne znamke EU.

60.

Iz teh določb, ki jih je treba brati skupaj, je mogoče sklepati, da sodišča za blagovne znamke EU ničnosti znamke ne smejo presojati po uradni dolžnosti in da je v sporih, ki se sprožijo pred njimi, naloga tožene stranke, da z nasprotno tožbo predlaga ugotovitev ničnosti ( 23 ) znamke, katere kršitev se ji očita v okviru postopka v glavni stvari. ( 24 )

61.

Člen 99(3) Uredbe št. 207/2009 kljub temu omogoča, da tožena stranka v postopku zaradi kršitve znamke ( 25 ) uveljavlja ugovor ničnosti, ne da bi morala vložiti nasprotno tožbo, vendar samo, če se sklicuje na svojo prejšnjo pravico na zadevnem znaku. ( 26 ) Vendar v obravnavanem primeru ne gre za to.

62.

Iz besedila členov 52(1) in 53(1) v povezavi s členom 99(1) in (3) ter členom 100(1) Uredbe št. 207/2009 je mogoče razbrati, da je mogoče ničnost znamke EU po sodni poti uveljavljati samo z nasprotno tožbo. To temelji na enem ali nekaj razlogih, naštetih v omenjenih členih 52 (absolutni razlogi za ničnost) in 53 (relativni razlogi za ničnost) te uredbe. Edina izjema od tega pravila, ki je v členu 99(3) navedene uredbe in na katero sem se prej skliceval, se v obravnavani zadevi ne uporabi.

63.

Ta odločitev zakonodajalca Unije je skladna z enotno naravo znamke in s ciljem, da se glede istega razlikovalnega znaka, ki je registriran pri EUIPO, ne izrečejo nasprotujoče si sodbe.

64.

Sodbe, izdane v postopkih zaradi kršitve blagovnih znamk EU, učinkujejo inter partes, tako da ko postanejo pravnomočne, res iudicata zavezuje samo tiste, ki so bili udeleženi v zadevnem postopku. Nasprotno pa sodbe, v katerih se ugotovi ničnost znamke, ker se ugodi nasprotni tožbi, učinkujejo erga omnes. Iz tega sledi, da v skladu s členom 100(6) Uredbe št. 207/2009 EUIPO vpiše v register (razveljavitveno) „sodbo“, ki učinkuje retroaktivno, torej ex tunc. ( 27 )

65.

Če bi se sprejelo, da lahko vsaka tožena stranka v tožbi zaradi kršitve znamke kar tako izjemoma ugovarja z razlogi ničnosti (absolutnimi ali relativnimi) znamke, bi to povzročilo tveganje, da bi podobne tožbe, ki bi jih vložil imetnik pravice na različnih sodiščih, v nekaterih primerih pripeljale do ugotovitve ničnosti znamke, v drugih pa do nasprotne odločitve. Upoštevati je treba, da ima imetnik na podlagi člena 97(5) Uredbe št. 207/2009 možnost, da tožbo zaradi kršitve vloži glede na forum delicti commissi kot alternativo stalnemu prebivališču toženca. ( 28 )

66.

Zakonodajalec Unije je torej želel, da se v nacionalnem sodnem postopku z nasprotno tožbo izpodbija samo veljavnost tovrstnih znamk. Hkrati je uvedel varnostni mehanizem zaradi spopadanja z morebitno množičnostjo tako tožb zaradi kršitve znamk kot nasprotnih tožb: prekinitev postopka v smislu, določenem v členu 104(1) Uredbe št. 207/2009.

67.

Glede na to se ni mogoče strinjati z razlago člena 99(1) Uredbe št. 207/2009, ki jo predlaga M. Aigner. Po njenem mnenju bi bilo mogoče ugovoru ničnosti znamke ugoditi v postopku zaradi kršitve, če je vložena nasprotna tožba (čeprav o njej še ni odločeno).

68.

Kot pravilno ugotavlja predložitveno sodišče, ta rešitev ni združljiva z namenom predpisa. Ne bi naj bilo jasno, zakaj zakonodajalec Unije nalaga prekinitev postopka, če gre za litispendenco med dvema sodiščema za blagovne znamke, kot način, da se preprečita različni sodbi o istem predmetu, te obveznosti pa ne nalaga, če sta tožba zaradi kršitve in nasprotna tožba dodeljeni istemu sodišču za blagovne znamke EU (čeprav dvema različnima senatoma).

69.

Res je, da lahko vsaka država članica na podlagi procesne avtonomije ( 29 ) določi, kakšna bo organizacija njenih sodišč za blagovne znamke EU ter opredeli postopkovna pravila, ne da bi se posegalo v določbe Uredbe št. 207/2009. Vendar sistem dodelitve pristojnosti (in v tem istem smislu razdelitev zadev znotraj istega sodišča, ki ima več senatov) nacionalnim sodiščem za blagovne znamke EU ne sme ogroziti cilja, da se preprečijo nasprotujoče si sodbe o isti znamki.

70.

Sistem sodnega izpodbijanja znamk EU razlikuje med obrambo iz vsebinskih razlogov (materialnimi ugovori) in nasprotnimi tožbami. Tožena stranka lahko uveljavlja ugovor ničnosti znamke proti tožbi zaradi kršitve samo, če je imetnica prejšnje pravice na tem znaku (zgoraj navedeni člen 99(3) Uredbe št. 207/2009). ( 30 )

71.

Razen v tem primeru mora tisti, ki je tožen zaradi kršitve znamke EU in ki trdi, da je ta nična, uporabiti nasprotno tožbo. Tako postavljeni zahtevek za ničnost postane nujno predhoden glede na samo tožbo zaradi kršitve, saj postane domneva veljavnosti znamke dvomljiva. Preden se preuči, ali so bile pravice iz znamke kršene, je treba kot predhodno vprašanje sine qua non razrešiti, ali je razlikovalni znak veljaven, kar je ravno to, o čemer tožena stranka dvomi v svoji nasprotni tožbi.

72.

S postopkovnega vidika ne bi bilo logično, če bi se tožba zaradi kršitve (razen v primeru, ki ga navaja predložitveno sodišče) zavrnila, ne da bi se razrešili dvomi o ničnosti znamke, izpostavljeni v nasprotni tožbi. Za tako pomanjkanje logike gre tako v primeru, da se spori obravnavajo pred različnimi sodišči za blagovne znamke EU, kot v primeru, da se obravnavajo pred enim samim sodiščem (v tem primeru Handelsgericht Wien (gospodarsko sodišče na Dunaju)), kadar to odloča v senatih, ki ločeno odločajo v teh postopkih.

73.

Na prvo vprašanje za predhodno odločanje je torej treba odgovoriti, da je treba člen 99(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da če je vložena nasprotna tožba, v kateri se predlaga ugotovitev ničnosti znamke EU, ker imetnik ob njeni registraciji ni ravnal v dobri veri, sodišče, pristojno za glavno tožbo zaradi kršitve navedene znamke, ne more sprejeti tega razloga ničnosti, ki se uveljavlja v obliki ugovora, dokler ni odločeno o nasprotni tožbi.

74.

Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) je drugo vprašanje za predhodno odločanje zastavilo za primer, da bi bil odgovor na prvo vprašanje nikalen, kot predlagam.

75.

Dvom predložitvenega sodišča zdaj temelji na premisi, da mora sodišče za blagovne znamke EU v že opisanih okoliščinah čakati na odločitev o nasprotni tožbi, zato da odloči o kršitvi znamke. Zdaj se zastavlja vprašanje, ali zadostuje, da se ta sodba razglasi, ali pa mora sodba postati še pravnomočna?

76.

Če bi bil odgovor na nasprotno tožbo v prid tožene stranke (torej če bi se ugotovila ničnost razlikovalnega znaka), bi lahko sodišče za blagovne znamke v skladu z določbami nacionalnega prava ( 31 ) zavrnilo tožbo zaradi kršitve in jo razglasilo za brezpredmetno, saj je namreč nemogoče kršiti znamko, ki je ex tunc izgubila varstvo, zagotovljeno z registracijo.

77.

Pristojno sodišče s tem, da odločitev v postopku zaradi kršitve pogojuje s predhodno odločitvijo o nasprotni tožbi, ravna v skladu z namenom, da je treba preprečiti nasprotujoče si sodbe, ki bi lahko ogrozile enotnost blagovne znamke EU.

78.

Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče) je kljub vsemu zaskrbljeno, da bi lahko postopkovno ravnanje strank v postopkih zaradi kršitve in na podlagi nasprotne tožbe ponovno spodkopalo doslednost, ki se doseže s hkratnimi sodbami, na primer s tem, da bi se samo ena od njiju izpodbijala pred višjim sodiščem. ( 32 )

79.

V teh okoliščinah se sprašuje, ali bi bilo treba, ravno zato da se izključi morebitno protislovje, od prvega sodišča zahtevati, da ne odloča o sporu glede kršitve znamke, dokler sodba, s katero se ugodi nasprotni tožbi, ne postane pravnomočna.

80.

Menim, da Uredba št. 207/2009 ne vsebuje zanesljivega pravila, na podlagi katerega bi moralo pristojno sodišče čakati na pravnomočnost sodbe, s katero je bilo ugodeno nasprotni tožbi. Prav tako ne vsebuje nobenega pravila, ki bi to preprečevalo.

81.

Od členov Uredbe št. 207/2009, v katerih je izrecno omenjen učinek „pravnomočnosti“ sodbe, ( 33 ) jo člen 56(3) veže na to, da je bila zahteva na podlagi istega predmeta in pravnega temelja, ki je vključevala iste stranke, že obravnavana na sodišču v državi članici in je že postala pravnomočna (to pomeni neizpodbojna, pri čemer zoper njo ni mogoča naknadna pritožba). ( 34 )

82.

Vendar te določbe ne vsebujejo nobenih pojasnil glede usode sodb, izdanih v zadevnih sporih, dokler te ne postanejo pravnomočne. Razlago za to napako v ureditvi je verjetno mogoče najti v tem, da je v Uredbi št. 207/2009 obravnavana pravnomočnost sodb z vidika doslednosti med odločbami Urada in odločbami nacionalnih sodišč za blagovne znamke EU. Za trenutek se je treba ustaviti pri tem.

83.

Drugače kot v postopku za registracijo blagovnih znamk EU, ki se je v sistemu Uredbe št. 207/2009 oblikoval kot izključna naloga EUIPO, na katero odločitve nacionalnega sodišča ne morejo vplivati, ( 35 ) se je pristojnost za ugotovitev ničnosti blagovne znamke Unije razdelila med nacionalna sodišča za blagovne znamke EU in Urad.

84.

Kljub vsemu je treba to pristojnost izvajati tako, da se oba organa izmenjujeta in izključujeta, povedano drugače, samo prvi od obeh organov, ki obravnava spor ( 36 ) (bodisi sodišče za blagovne znamke EU, pred katerim je bila vložena nasprotna tožba, bodisi EUIPO, če je bila pri njem vložena zahteva za ugotovitev ničnosti), lahko odloči o veljavnosti pravice industrijske lastnine. Za preprečevanje nasprotujočih si odločb mora v skladu s členom 104 Uredbe št. 207/2009 drugi organ prekiniti postopek, dokler se prvi postopek ne konča.

85.

Ta prekinitev ( 37 ) in dolžnost (člen 100(6) iste uredbe) nacionalnega sodišča za blagovne znamke EU, da o svoji sodbi obvesti EUIPO, ko postane sodba, s katero je bila ugotovljena ničnost ene od teh znamk na podlagi nasprotne tožbe, pravnomočna, sta torej mehanizma, s katerima skuša zakonodajalec zagotoviti doslednost odločb o ničnosti in ujemanje registra blagovnih znamk EU z dejanskim stanjem znakov, ki jih varuje.

86.

Če gre za isto sodišče, ki mora v različnih trenutkih odločiti o tožbi zaradi kršitve znamke in o nasprotni tožbi, v kateri se predlaga ugotovitev ničnosti tega razlikovalnega znaka, skladnost z lastno odločitvijo o nasprotni tožbi preprečuje, da bi bila odločitev o kršitvi v nasprotju z njo. Vendar ne vidim podlage, ki bi glede na Uredbo št. 207/2009 od sodišča zahtevala, da prekine (drugo) odločanje, dokler ne bi upoštevalo morebitnih sprememb v sporu na višjih sodiščih.

87.

Sodišče za blagovne znamke EU mora zaradi dolžnosti, ki sem jo omenil v svoji analizi prvega vprašanja za predhodno odločanje, počakati na odločitev o nasprotni tožbi, zato da odloči (hkrati ali naknadno v skladu z nacionalnimi postopkovnimi določbami) o tožbi zaradi kršitve. Ko je razglašena sodba o prvi, menim, da ni nujno, da je ta dolžnost odvisna od postopkovnih strategij strank, ki sta bolj ali manj odvisni od svojih možnosti, da uspeta z naknadnimi pritožbami.

88.

Strinjam se z Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče), da bi navezovanje odločitve v postopku zaradi kršitve na ravnanje strank v zvezi z naknadnimi pritožbami zoper sodbo, s katero se ugodi nasproti tožbi, po vsej verjetnosti pripeljalo do precejšnjih zamud v sodnih postopkih. Namen preprečiti različne sodbe o isti znamki je bil že uresničen s tem, da je bila dana prednost postopku z nasprotno tožbo, glede na izid katerega se bo obravnavala tožba zaradi kršitve.

89.

Ker sta stranki v obeh sporih isti, čeprav imata nasprotna položaja v postopku, imata na voljo enaka sredstva obrambe in morata nositi posledice svojih dejanj. Vsaka od njiju lahko seveda z naknadnimi pritožbami odloži učinek pravnomočnosti prvostopenjskih sodb, vendar ta možnost ne sme prevladati nad obveznostjo sodišča, da obravnava njemu predloženi spor.

90.

Glede na to želim pojasniti, da čeprav Uredba št. 207/2009 ne zahteva od sodišča, ki odloča o tožbi zaradi kršitve, da čaka na pravnomočnost sodbe, s katero je bilo odločeno o nasprotni tožbi, v navedenem zakonodajnem aktu ne najdem nobene določbe, ki bi takemu odlogu nasprotovala. S postopkovnimi predpisi vsake države članice, kakor jih razlagajo njihova vrhovna sodišča, se lahko glede na to, da v pravu Unije ni pravil o tem, izbere ena ali druga rešitev.

91.

Lahko se zgodi, da se sodba, s katero je bilo odločeno o nasprotni tožbi, ne izpodbija, in je v tem primeru naloga sodišča, ki jo je izreklo, da o svoji sodbi, ki je postala res iudicata, obvesti EUIPO. Ker rok za pritožbo ni pretirano dolg, menim, da ni nerazumno, da nacionalno sodišče počaka, da postane sodba, s katero je bilo odločeno o nasprotni tožbi, pravnomočna, preden odloči o tožbi zaradi kršitve. Če pa se navedena sodba izpodbija, pa mora nacionalno sodišče pretehtati posebnosti postopka zaradi kršitve, ( 38 ) in če je treba, prekiniti ta postopek do pravnomočnosti sodbe, s katero je bilo odločeno o nasprotni tožbi.

92.

Glede na zgornja pojasnila menim, da bi bilo treba na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovoriti, da sodišče za blagovne znamke EU lahko zavrne tožbo zaradi kršitve znamke na podlagi tega, da prijavitelj ob njeni registraciji ni ravnal v dobri veri, če se vsaj hkrati ugodi nasprotni tožbi, v kateri se predlaga ugotovitev ničnosti te znamke iz istega razloga. Pravo Unije sodišča ne zavezuje, da čaka na pravnomočnost sodbe, s katero je bilo odločeno o nasprotni tožbi, da bi odločilo o tožbi zaradi kršitve, vendar temu ravno tako ne nasprotuje.

93.

Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je zastavilo Oberster Gerichtshof (vrhovno sodišče, Avstrija), odgovori: