Zadeva C‑280/15

Irina Nikolajeva

proti

Multi Protect OÜ

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Harju Maakohus)

„Predhodno odločanje — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št.o207/2009 — Člena 9(3) in 102(1) — Obveznost sodišča za znamke Evropske unije izdati odredbo, s katero se tretji osebi prepove nadaljevanje kršitev — Neobstoj predloga za izdajo take odredbe — Pojem ‚posebnih razlogov‘, iz katerih se taka prepoved ne izreče — Pojem ‚ustrezno nadomestilo‘ za dejanja po objavi zahteve za registracijo znamke Evropske unije in pred objavo registracije take znamke“

Povzetek – Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2016

1. Znamka Evropske unije – Spori v zvezi s kršitvami in veljavnostjo znamk Evropske unije – Sankcije za kršitve in nevarnost kršitve – Obveznosti sodišč za znamke Evropske unije – Sprejetje odredbe, s katero se tožencu prepove nadaljevanje ravnanj, s katerim je kršil ali bi lahko kršil znamko Evropske unije – Neobstoj predloga za izdajo take odredbe – Pojem „posebnih razlogov“, iz katerih se taka odredba ne izda

   (Uredba Sveta št. 207/2009, člena 101(3) in 102(1))

2. Znamka Evropske unije – Učinki znamke Evropske unije – Pravice, podeljene z znamko – Možnost uveljavitve pravic proti tretjim osebam šele od objave zahteve za registracijo znamke – Izjema – Ustrezno nadomestilo za dejanja po objavi prijave znamke Evropske unije – Pojem ustreznega nadomestila

   (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 9(3))

1.  Člen 102(1) Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da sodišče za znamke Evropske unije ob uporabi nekaterih nacionalnih načel s področja postopka ne izda odredbe, s katero se tretji osebi prepove nadaljevanje kršitev, z obrazložitvijo, da imetnik zadevne znamke pri tem sodišču ni vložil zahtevka v tem smislu.

   V zvezi s tem je treba navesti, da v skladu s členom 101(3) Uredbe št. 207/2009 sodišče za znamke Evropske unije – razen če s to uredbo ni drugače določeno – uporablja procesna pravila, ki se uporabljajo za enako vrsto postopkov v zvezi z nacionalno znamko v državi članici, v kateri ima sodišče sedež.

   Ker pa v navedeni uredbi ni določeno drugače, ta ne nasprotuje temu, da se načeli dispozitivnosti in ne ultra petita uporabita.

   V nobenem primeru ni mogoče okoliščine, da imetnik znamke Evropske unije s tožbo pri sodišču za znamke Evropske unije zahteva le, naj se ugotovi kršitev, ne zahteva pa, naj se odredi prenehanje te kršitve, šteti za „posebni razlog“ v smislu člena 102(1) navedene uredbe.

   Ta izraz se namreč nanaša le na izjemne okoliščine, v katerih táko sodišče glede na posebne značilnosti ravnanja, očitanega tretji osebi, med drugim tega, da ta oseba nima več možnosti, da bi nadaljevala njej očitano ravnanje, s katerim je kršila ali bi lahko kršila znamko Evropske unije, ni zavezano izdati odredbe, s katero tretji osebi prepove nadaljevanje takih ravnanj, čeprav je imetnik znamke vložil predlog v ta namen.

   (Glej točke 28, 29, od 32 do 34, točko 1 izreka.)

2.  Člen 9(3), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da lahko imetnik znamke Evropske unije zahteva nadomestilo za dejanja, ki jih tretja oseba izvrši pred objavo zahteve za registracijo znamke. Glede dejanj tretjih oseb, izvršenih v obdobju po objavi zahteve za registracijo zadevne znamke, vendar pred objavo registracije te znamke, pojem „ustrezno nadomestilo“ iz tega člena vključuje dobiček, ki so ga tretje osebe dejansko pridobile z uporabo te znamke v tem obdobju. Iz tega pojma „ustreznega nadomestila“ pa je izključena povrnitev škode širšega obsega, ki jo je morebiti utrpel imetnik navedene znamke, vključno z nepremoženjsko škodo.

   Člen 9(3), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 vključuje strogo omejeno izjemo od pravila, da znamka Evropske unije pred objavo njene registracije nima učinkov, zato ni mogoče na podlagi te določbe zahtevati nobenega nadomestila za dejanja, ki so se zgodila pred objavo zahteve za registracijo take znamke.

   Poleg tega je namen člena 9(3), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 od objave zahteve za registracijo znamke, pa tudi celo pred objavo te registracije, tej znamki pripisati pogojne pravice, zato mora biti obseg „ustreznega nadomestila“ v smislu te določbe manjši od obsega odškodnine, ki jo imetnik znamke Evropske unije lahko zahteva zaradi kršitev, ki so nastale po objavi registracije te znamke, in katere namen je načeloma zagotoviti celotno povrnitev dejansko utrpele škode, ki lahko odvisno od primera vključuje nepremoženjsko škodo.

   Pri določitvi „ustreznega nadomestila“ v smislu člena 9(3), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 je torej treba uporabiti merilo o vračilu dobička ter iz tega nadomestila izključiti povrnitev škode širšega obsega, ki jo je morebiti utrpel imetnik zadevne znamke zaradi uporabe te znamke in ki lahko zlasti vključuje nepremoženjsko škodo.

   Merilo o vračilu dobička je namreč v delu, v katerem se nanaša na dobiček, ki so ga tretje osebe neupravičeno pridobile z uporabo zadevne znamke v obdobju iz člena 9(3), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, vključeno v cilj, ki ga ta določba uresničuje in ki pomeni preprečiti tretjim osebam, da imajo neupravičeno korist od gospodarske vrednosti, ki jo ima zahteva za registracijo znamke, medtem ko se šteje, da zaradi objave te zahteve zanjo vedo.

   (Glej točke 44, od 56 do 59, točko 2 izreka.)