—

za madžarsko vlado M. Z. Fehér, G. Szima in G. Koós, agenti,

—

za poljsko vlado B. Majczyna, agent,

—

za Evropsko komisijo L. Havas in J. Samnadda, agenta,

1

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92).

2

Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Daimler AG (v nadaljevanju: Daimler) in Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (v nadaljevanju: Együd Garage) v zvezi s prikazom oglasov na spletu, v katerih je bila zadnja navedena kot „pooblaščeni serviser Mercedes-Benza“.

3

Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25, in popravek UL 2009, L 11, str. 86), ki je začela veljati 28. novembra 2008.

4

Člen 5 Direktive 2008/95, naslovljen „Pravice iz blagovne znamke“, katerega besedilo brez sprememb povzema besedilo člena 5 Direktive 89/104, določa:

„1.   Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo:

2.   Vsaka država članica lahko določi, da ima imetnik pravico tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, preprečiti, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana blagovna znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled blagovne znamke.

3.   Na podlagi odstavkov 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

[…]“

5

Direktiva 2008/95 se z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavi z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 336, str. 1), ki je začela veljati 12. januarja 2016.

6

Družba Daimler, proizvajalka motornih vozil, je imetnica mednarodne figurativne znamke Mercedes-Benz, ponazorjene spodaj, ki je varovana tudi na Madžarskem in med drugim zajema sestavne dele motornih vozil.

7

Együd Garage je družba madžarskega prava, katere dejavnosti so trgovina na drobno v zvezi z motornimi vozili ter nadomestnimi deli za avtomobile ter popravilo in vzdrževanje teh vozil. Ta družba je specializirana za prodajo proizvodov družbe Daimler in za servis v zvezi z njimi.

8

Od leta 2007 je družbo Mercedes Benz Hungaria Kft. (v nadaljevanju: Mercedes Benz Hungaria), hčerinsko družbo družbe Daimler, ki ni stranka v postopku v glavni stvari, in družbo Együd Garage povezoval sporazum o poprodajnih storitvah, ki je prenehal veljati 31. marca 2012.

9

Družba Együd Garage je imela na podlagi tega sporazuma v svojih oglasih poleg pravice do uporabe navedene znamke pravico do uporabe navedbe „felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz“ (pooblaščeni serviser Mercedes-Benza).

10

V času veljave sporazuma o poprodajnih storitvah je družba Együd Garage pri Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (v nadaljevanju: MTT), ki ponuja storitve spletnih oglasov, dostopnih na spletni strani www.telefonkonyv.hu, naročila objavo oglasa, v katerem je bila ta družba navedena kot pooblaščeni serviser Mercedes-Benz, za obdobje, ki je zajemalo leti 2011 in 2012.

11

Po odpovedi navedenega sporazuma je skušala družba Együd Garage preprečiti vsakršno uporabo zadevne znamke, ki bi javnost lahko vodila v prepričanje, da je bila še vedno v pogodbenem razmerju z družbo Daimler.

12

Natančneje, družba Együd Garage je od MTT zahtevala spremembo oglasa, da je ta v oglasu ne bi več navajala kot pooblaščenega serviserja Mercedes-Benza.

13

Poleg tega je družba Együd Garage z dopisom od lastnikov več drugih spletnih strani zahtevala umik spletnih oglasov, ki so bili objavljeni brez njenega soglasja, ne da bi jih med drugim družba Együd Garage naročila, in ki so to družbo predstavljali kot pooblaščenega serviserja Mercedes-Benza.

14

Kljub navedenim ukrepom so bili spletni oglasi s tako navedbo še naprej objavljeni na spletu. Poleg tega naj bi vpis ključnih besed „együd“ in „garage“ v iskalnik Google vodil do seznama rezultatov, ki naj bi prikazovali te oglase, od katerih naj bi prva vrstica besedila, ki deluje kot povezava, družbo Együd Garage opredeljevala kot „pooblaščenega serviserja Mercedes-Benza“.

15

V teh okoliščinah je družba Daimler vložila tožbo pri predložitvenem sodišču, s katero mu je predlagala, prvič, naj med drugim ugotovi, da je družba Együd Garage kršila znamko Mercedes-Benz z navedenimi oglasi, in drugič, naj tej naloži, da mora zagotoviti umik vseh zadevnih oglasov in se vzdržati kakršne koli nove kršitve ter objaviti popravek v nacionalnih in regionalnih časopisih.

16

Družba Együd Garage je v obrambo poudarila, da z izjemo oglasa na spletni strani www.telefonkonyv.hu na spletu ni objavila nobenega drugega oglasa in da so bili zadevni oglasi prikazani ter so še naprej prikazani neodvisno od njene volje, ne da bi sama lahko kakor koli vplivala na vsebino, objavo ali umik teh oglasov.

17

Družba Együd Garage se je v zvezi s tem obrnila na zasebnega strokovnjaka, da bi dokazala, da je žrtev razširjene trgovinske prakse, pri kateri gre v bistvu za to, da nekateri ponudniki storitev spletnega oglaševanja brez vednosti in soglasja oglaševalca prevzamejo oglase, objavljene na drugih oglaševalskih straneh, za vzpostavitev lastne zbirke podatkov, ki so na voljo brezplačno ali proti plačilu.

18

V teh okoliščinah je Fővárosi Törvényszék (sodišče v Budimpešti, Madžarska) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 5(1)(b) [Direktive 89/104] razlagati tako, da ima imetnik znamke pravico vložiti pravno sredstvo proti tretji osebi, ki se pojavlja v oglasu na spletu, v katerem je ponazorjen znak, ki ga je mogoče zamenjati z blagovno znamko in ki se nanaša na storitev navedene tretje osebe, ki je enaka proizvodom ali storitvam, za katere je znamka registrirana, tako da je mogoče pri javnosti ustvariti napačen vtis o tem, da obstaja uradno poslovno razmerje med podjetjem te tretje osebe in imetnikom znamke, tudi če oglasa ni na splet dala oseba, ki se pojavlja v njem, niti ni bil dan v njenem imenu, oziroma je mogoče do tega oglasa na spletu dostopati kljub temu, da je v njem navedena oseba ravnala, kot je od nje mogoče razumno zahtevati, da bi se oglas umaknil, ni pa tega dosegla?“

19

Najprej je treba poudariti, da spor o glavni stvari temelji na tem, da so bili tudi po odpovedi sporazuma o poprodajnih storitvah – ki je družbo Mercedes Benz Hungaria povezoval z družbo Együd Garage in ki je med drugim slednji omogočal uporabo znamke Mercedes-Benz ter navedbe „pooblaščeni serviser Mercedes-Benza“ v svojih reklamnih oglasih – oglasi, ki so vsebovali to navedbo v povezavi z imenom in naslovom družbe Együd Garage, še naprej objavljeni na spletu. Ker je ta sporazum prenehal veljati 31. marca 2012, to je po razveljavitvi Direktive 89/104 z Direktivo 2008/95, je treba ugotoviti, da se za ta spor uporablja zadnja direktiva in da je treba torej vprašanje za predhodno odločanje razumeti tako, da se nanaša na razlago te direktive.

20

Poleg tega, čeprav se to vprašanje nanaša na člen 5(1)(b) Direktive 89/104, katere besedilo je bilo povzeto z Direktivo 2008/95 in ki zajema primer, v katerem so zadevni znaki in/ali proizvodi ali storitve, za katere se ti znaki uporabljajo, le podobni, pa se na prvi pogled, kot trdi Evropska komisija, zadeva očitno nanaša na primer iz člena 5(1)(a) teh direktiv, in sicer primer „dvojne identitete“, ko tretja oseba znak, ki je enak znamki, uporablja za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je znamka registrirana.

21

Namreč, po eni strani je bil v oglasih, ki so vsebovali navedbo „pooblaščeni serviser Mercedes-Benza“, očitno uporabljen znak, ki je v bistvu enak figurativni znamki Mercedes-Benz.

22

Po drugi strani pa način, kako je vprašanje zastavljeno, očitno kaže na to, da predložitveno sodišče izhaja iz predpostavke, da so proizvodi in storitve, ki jih ponuja družba Együd Garage, enaki tistim, za katere je znamka registrirana. V zvezi s tem iz sodne prakse Sodišča izhaja, da se uporaba – v oglasih – znamke vozila za obvestitev javnosti, da tretja oseba opravlja storitve popravila in vzdrževanja avtentičnih vozil, označenih s to znamko, načeloma preuči ob upoštevanju navedenega člena 5(1)(a), tudi če navedena znamka ni bila registrirana za to storitev (glej v tem smislu sodbo BMW, C‑63/97, EU:C:1999:82, točke 33, 34 in od 37 do 39).

23

Ker pa iz predloga za sprejetje predhodne odločbe izhaja, da želi predložitveno sodišče dobiti pojasnila v zvezi s pojmom „uporaba“, navedenim v členu 5(1) direktiv 89/104 in 2008/95, ki se brez razlikovanja nanaša na primere iz zgornjega odstavka 1(a) in (b), za zagotovitev koristnega odgovora ni treba končno določiti, kateri od teh primerov se uporablja v obravnavanem primeru.

24

Zato je treba šteti, da predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da tretja oseba, ki je navedena v oglasu, objavljenem na spretni strani, ki vsebuje znak, ki je enak ali podoben znamki, tako da daje vtis, da med tem znakom in imetnikom znamke obstaja poslovno razmerje, uporablja ta znak, tako uporabo pa lahko ta imetnik prepove na podlagi te določbe, tudi če tega oglasa ni objavila ta tretja oseba, ali ni bil objavljen v njenem imenu, ali je ta zaman naredila vse, kar se lahko od nje pričakuje, za umik tega oglasa.

25

Madžarska in poljska vlada ter Komisija menijo, da je treba na to vprašanje odgovoriti nikalno.

26

V skladu s členom 5(1)(a) Direktive 2008/95 ima imetnik znamke pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, prepove uporabo znaka, ki je enak navedeni znamki, kadar gre za tako uporabo v gospodarskem prometu, za blago ali storitve, ki so enake ali podobne tistim, za katere je navedena znamka registrirana, in taka uporaba vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke, med katere ne spada samo bistvena funkcija znamke potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve (v nadaljevanju: funkcija znamke kot označbe izvora), ampak tudi druge, zlasti zagotavljanje kakovosti zadevnega blaga ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje (glej v tem smislu sodbe L’Oréal in drugi, C‑487/07, EU:C:2009:378, točka 58; Google France in Google, od C‑236/08 do C‑238/08, EU:C:2010:159, točke 49, 77 in 79, ter Interflora in Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, točka 38).

27

Če pa so zadevni znaki in/ali proizvodi ali storitve, za katere se ti znaki uporabljajo, le podobni, lahko imetnik znamke v skladu s členom 5(1)(b) Direktive 2008/95 prepove tako uporabo znaka le, če zaradi obstoja verjetnosti zmede v javnosti ta vpliva ali bi lahko vplivala na funkcije znamke kot označbe izvora (glej med drugim sodbo Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, točka 25, in navedena sodna praksa).

28

Spomniti je treba, da je Sodišče že presodilo, da uporaba znamke s strani tretje osebe brez dovoljenja imetnika znamke za obvestitev javnosti, da ta tretja oseba popravlja in vzdržuje proizvode s to znamko ali da je specializirana v zvezi s temi proizvodi ali specialist za te proizvode, pod določenimi pogoji pomeni uporabo znamke v smislu člena 5(1)(a) Direktive 2008/95, ki jo lahko imetnik znamke prepove, razen če se uporabita člen 6 te direktive, ki se nanaša na omejitev učinkov znamke, ali člen 7 te direktive, ki se nanaša na izčrpanje pravice iz znamke (glej sodbo BMW, C‑63/97, EU:C:1999:82, točki 42 in 45).

29

Kar zadeva oglase iz postopka v glavni stvari, ki družbo Együd Garage oglašujejo kot „pooblaščenega serviserja Mercedes-Benza“, je treba ugotoviti, da je družba Együd Garage s tem, da je pri MTT naročila oglas s tako vsebino za njegovo objavo na spletni strani www.telefonkonyv.hu za obdobje, ki zajema leti 2011 in 2012, uporabila to znamko v smislu člena 5(1) Direktive 2008/95.

30

Oglaševalec s tem, da naroči tak reklamni oglas v okviru svojih poslovnih dejavnosti, namreč „uporablja“ znamko „v gospodarskem prometu“ in „za blago ali storitve“, ki jih ponuja svojim strankam, pri čemer je taka uporaba zaradi oglaševanja poleg tega izrecno navedena v členu 5(3)(d) Direktive 2008/95. Taka uporaba, ker je do nje prišlo brez privolitve imetnika znamke, lahko vpliva na funkcijo znamke kot označbe izvora, saj oglas napeljuje na obstoj gospodarske povezave med tem oglaševalcem in imetnikom (glej v tem smislu sodbo Interflora in Interflora British Unit, C‑323/09, EU:C:2011:604, točka 45, in navedena sodna praksa).

31

Vendar če bi sporazum o poprodajnih storitvah, sklenjen med družbo Mercedes Benz Hungaria in družbo Együd Garage, tako uporabo izrecno dopuščal, je treba šteti, da je do nje prišlo s privolitvijo imetnika znamke in da na podlagi člena 5(1) Direktive 2008/95 torej ta imetnik ni mogel prepovedati – v času veljave tega sporazuma – objave zadevnega oglasa na spletni strani www.telefonkonyv.hu.

32

Vendar ni sporno, da so bili tudi po odpovedi tega sporazuma oglasi, ki so družbo Együd Garage oglaševali kot „pooblaščenega serviserja Mercedes-Benza“, še naprej prikazani tako na spletni strani www.telefonkonyv.hu kot na drugih indeksnih spletnih straneh podjetij, in so torej ti oglasi predmet spora o glavni stvari.

33

Kar zadeva, prvič, prikaz tega oglasa na spletni strani www.telefonkonyv.hu po odpovedi navedenega sporazuma, je predložitveno sodišče ugotovilo, da je družba Együd Garage pri MTT zahtevala spremembo prvotno naročenega oglasa, da ne bi bila več navedena kot „pooblaščeni serviser Mercedes-Benza“, da pa je bil, kljub tej zahtevi, oglas s to navedbo neko obdobje še naprej prikazan na navedeni spletni strani.

34

Toda če lahko objavo reklamnega oglasa na indeksni spletni strani, ki navaja znamko drugega, pripišemo oglaševalcu, ki je naročil ta oglas in po čigar navodilu je deloval upravljavec te spletne strani kot ponudnik storitve (glej po analogiji sodbe Google France in Google, od C‑236/08 do C‑238/08, EU:C:2010:159, točki 51 in 52, in Frisdranken Industrie Winters, C‑119/10, EU:C:2011:837, točka 36), pa temu oglaševalcu nasprotno ni mogoče pripisati dejanj ali opustitev takega ponudnika storitev, ki namerno ali iz malomarnosti ne upošteva izrecnih navodil, ki jih je dal navedeni oglaševalec in ki se nanašajo prav na preprečitev te uporabe znamke. Če torej navedeni ponudnik ne upošteva zahteve oglaševalca, naj umakne zadevni oglas ali navedbo navedene znamke v njem, prikaza te navedbe na indeksni spletni strani ni več mogoče šteti za oglaševalčevo uporabo znamke.

35

Glede, drugič, prikaza zadevnega oglasa na drugih indeksnih spletnih straneh podjetij predložitveno sodišče navaja, da se to dejstvo lahko pojasni s prakso nekaterih upravljavcev teh strani, da prevzamejo oglase, objavljene na drugih spletnih straneh – brez vednosti in soglasja oglaševalca – za promocijo svoje spletne strani, da bi tako potencialni uporabniki plačniki lahko sklepali, da imajo opraviti s priljubljeno spletno stranjo, ki ima trden temelj.

36

V zvezi s tem je treba ugotoviti, da oglaševalcu ni mogoče pripisati samostojnih dejanj drugih gospodarskih subjektov, kot so dejanja teh upravljavcev indeksnih spletnih strani, s katerimi oglaševalec ni imel nobenega neposrednega ali posrednega razmerja in ki niso delovali po naročilu ali na račun tega oglaševalca, temveč na lastno pobudo in v lastnem imenu.

37

Iz točk 34 in 36 te sodbe je razvidno, da v dveh primerih, navedenih v teh točkah, imetnik znamke nima pooblastil v skladu s členom 5(1)(a) ali (b) Direktive 2008/95 za delovanje zoper oglaševalca, da bi temu prepovedal spletno objavo oglasa, ki vsebuje navedbo njegove znamke.

38

To ugotovitev potrjujejo besedilo, sistematika in namen člena 5 Direktive 2008/95.

39

Kar zadeva, najprej, besedilo tega člena 5(1), je treba na primer navesti, da v skladu z običajnim pomenom izraz „zu benutzen“, „using“, „faire usage“, „usare“, „het gebruik“, „használ“, ki je uporabljen v nemški, angleški, francoski, italijanski, nizozemski oziroma v madžarski različici te določbe, zahteva aktivno ravnanje in neposredno ali posredno nadzorovanje dejanja, ki pomeni uporabo. To pa ni tako, če to dejanje opravlja samostojen gospodarski subjekt brez privolitve oglaševalca ali celo proti njegovi izrecni volji.

40

Dalje, kar zadeva sistematiko člena 5 Direktive 2008/95, je treba ugotoviti, da so v odstavku 3 tega člena, v katerem so primeroma naštete vrste uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove (glej sodbo Google France in Google, od C‑236/08 do C‑238/08, EU:C:2010:159, točka 65 in navedena sodna praksa), navedena izključno dejanja tretje osebe, kot je „opremljanje“ blaga in njegove embalaže z znakom ali „uporaba“ znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju, „ponujanje“ blaga, njegovo „dajanje na trg“ ali „skladiščenje“ v te namene, njegov „uvoz“ ali „izvoz“ ali „ponujanje“ ali „opravljanje“ storitev pod tem znakom.

41

Nazadnje, kar zadeva namen člena 5(1) Direktive 2008/95, je iz te določbe jasno razvidno, da je njen cilj to, da se imetniku zagotovi pravni instrument, s katerim bo lahko prepovedal ter tako ustavil kakršno koli uporabo njegove znamke s strani tretje osebe brez njegove privolitve. Vendar pa lahko zgolj tretja oseba, ki neposredno ali posredno nadzira dejanje, ki pomeni uporabo, dejansko ustavi to uporabo in torej upošteva navedeno prepoved.

42

V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da razlaga člena 5(1) Direktive 2008/95, ki bi v položaju, kakršen je obravnavan v postopku v glavni stvari, imetniku znamke omogočala, da oglaševalcu prepove sporno uporabo zgolj zato, ker bi ta uporaba lahko oglaševalcu zagotovila ekonomsko ugodnost, ne bi bila v skladu z namenom te določbe in z načelom impossibilium nulla obligatio est.

43

Ta ugotovitev ne vpliva niti na možnost imetnika, da, če je to primerno, od oglaševalca zahteva povrnitev take ekonomske ugodnosti na podlagi nacionalnega prava, niti na možnost, da ukrepa zoper upravljavce zadevnih indeksnih spletnih strani.

44

Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da tretja oseba, ki je navedena v oglasu, objavljenem na spletni strani, ki vsebuje znak, ki je enak ali podoben znamki, tako da daje vtis, da med tem znakom in imetnikom znamke obstaja poslovno razmerje, ne uporablja tega znaka tako, da bi tako uporabo ta imetnik lahko prepovedal na podlagi te določbe, če tega oglasa ni objavila ta tretja oseba, ali ni bil objavljen v njenem imenu, ali če je ta oglas objavila ta tretja oseba ali je bil objavljen v njenem imenu s privolitvijo imetnika, če je ta tretja oseba izrecno zahtevala od upravljavca te spletne strani, pri katerem je naročila oglas, naj ta oglas ali navedbo navedene znamke v njem umakne.

45

Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

Člen 5(1)(a) in (b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da tretja oseba, ki je navedena v oglasu, objavljenem na spletni strani, ki vsebuje znak, ki je enak ali podoben znamki, tako da daje vtis, da med tem znakom in imetnikom znamke obstaja poslovno razmerje, ne uporablja tega znaka tako, da bi tako uporabo ta imetnik lahko prepovedal na podlagi te določbe, če tega oglasa ni objavila ta tretja oseba ali ni bil objavljen v njenem imenu, ali če je ta oglas objavila ta tretja oseba ali je bil objavljen v njenem imenu s privolitvijo imetnika, če je ta tretja oseba izrecno zahtevala od upravljavca te spletne strani, pri katerem je naročila oglas, naj ta oglas ali navedbo navedene znamke v njem umakne.