Zadeva C-533/06

O2 Holdings Limited in O2 (UK) Limited

proti

Hutchison 3G UK Limited

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

„Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Člen 5(1) — Izključna pravica imetnika znamke — Uporaba znaka, enakega ali podobnega znamki, pri primerjalnem oglaševanju — Omejitev učinkov znamke — Primerjalno oglaševanje — Direktivi 84/450/EGS in 97/55/ES — Člen 3a(1) — Pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja — Uporaba znamke konkurenta ali znaka, podobnega tej znamki“

Sklepni predlogi generalnega pravobranilca P. Mengozzija, predstavljeni 31. januarja 2008   I - 4235

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 12. junija 2008   I - 4254

Povzetek sodbe

1. Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 89/104 – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje uporabi znaka, enakega ali podobnega znamki, za enako ali podobno blago ali storitve, ki jih trži tretja oseba

   (Direktiva Sveta 89/104, člen 5(1) in (2))

2. Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 89/104 – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje uporabi znaka, enakega ali podobnega znamki, za enako ali podobno blago ali storitve, ki jih trži tretja oseba

   (Direktivi Sveta 89/104, člen 5(1) in (2) in 84/450, člen 3a(1))

3. Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 89/104 – Registracija nove znamke – Obstoj prejšnje znamke, enake ali podobne in ki je registrirana za enako ali podobno blago oziroma storitve – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje uporabi znaka, enakega ali podobnega znamki, za enako ali podobno blago ali storitve, ki jih trži tretja oseba – Verjetnost zmede

   (Direktiva Sveta 89/104, člena 4(1)(b) in 5(1)(b))

4. Približevanje zakonodaj – Znamke – Direktiva 89/104 – Pravica imetnika znamke, da nasprotuje uporabi znaka, enakega ali podobnega znamki, za enako ali podobno blago ali storitve, ki jih trži tretja oseba

   (Direktivi Sveta 89/104, člen 5(1)(b) in 84/450, člen 3a)

1.  To, da oglaševalec pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, da bi določil identiteto blaga ali storitev, ki jih konkurent ponuja, je treba razumeti kot uporabo za enako blago ali storitve oglaševalca v smislu člena 5(1) in (2) Direktive 89/104 o znamkah.

   Po eni strani je treba člen 5 (1) in (2) Direktive 89/104 namreč razlagati tako, da se nanaša na uporabo znaka, enakega ali podobnega znamki, za blago ali storitve, ki jih trži tretja oseba.

   Po drugi strani pa je očitno namen oglaševanja, pri katerem oglaševalec blago in storitve, ki jih trži, primerja z blagom in storitvami konkurenta, promovirati blago in storitve tega oglaševalca. S takim oglasom želi oglaševalec razločevati svoje blago in storitve tako, da primerja njihove značilnosti z značilnostmi blaga in storitev konkurentov. To ugotovitev potrjuje petnajsta uvodna izjava Direktive 97/55, v kateri je zakonodajalec Skupnosti poudaril, da je cilj primerjalnega oglaševanja razločevanje blaga in storitev oglaševalca od blaga in storitev njegovega konkurenta.

   (Glej točke od 34 do 36.)

2.  Člen 5(1) in (2) Prve direktive Sveta 89/104 o znamkah in člen 3a(1) Direktive Sveta 84/450 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55, je treba razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, enak ali podoben tej znamki, ki izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz navedenega člena 3a(1).

   Če pa so izpolnjeni vsi pogoji, ki so v členu 5(1)(b) Direktive 89/104 določeni za prepoved uporabe znaka, enakega ali podobnega registrirani znamki, primerjalno oglaševanje, pri katerem je uporabljen ta znak, ne more izpolnjevati pogoja za dopustnost iz člena 3a(1)(d) Direktive 84/450, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55.

   Po eni strani, če obstaja podobnost med znamko in znakom ter med blagom oziroma storitvami, je verjetnost zmede poseben pogoj varstva. Člen 5(1)(b) Direktive 89/104 se zato uporablja zgolj takrat, kadar zaradi enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti. Po drugi strani iz člena 3a(1)(d) Direktive 84/450 izhaja, da primerjalno oglaševanje ni dovoljeno, če obstaja verjetnost zmede med oglaševalcem in konkurentom oziroma med znamkami, blagom ali storitvami oglaševalca in konkurentov. V smislu trinajste, štirinajste in petnajste uvodne izjave Direktive 97/55 je treba enako razlagati pojem „zmede“, uporabljen v členu 5(1)(b) Direktive 89/104 in členu 3a (1)(d) Direktive 84/450.

   (Glej točke od 45 do 49, 51 in točko 1 izreka.)

3.  Pojem verjetnosti zmede je enak v členu 4(1)(b) in členu 5(1)(b) Direktive 89/104 o znamkah.

   Vendar pa se člen 4(1)(b) Direktive 89/104 nanaša na zahtevo za registracijo znamke. Ker ima imetnik znamke, potem ko je znamka registrirana, pravico, da jo uporablja, kot se mu zdi primerno, je treba za ugotovitev, ali je pri zahtevi za registracijo podan razlog za zavrnitev iz te določbe, preveriti, ali obstaja verjetnost zmede s prejšnjo znamko ugovarjajoče stranke v vseh okoliščinah, v katerih bi se prijavljena znamka lahko uporabila, če bi bila registrirana.

   V primeru iz člena 5(1)(b) Direktive 89/104 pa tretja oseba, ki uporabi znak, ki je enak ali podoben registrirani znamki, glede tega znaka ne zahteva nobene pravice iz znamke, ampak ga le omejeno uporabi. Zato se je treba za presojo, ali ima imetnik registrirane znamke pravico nasprotovati tej posebni uporabi, omejiti na okoliščine, ki so značilne za navedeno uporabo, ne da bi bilo treba ugotavljati, ali bi drugačna uporaba istega znaka v drugačnih okoliščinah, lahko ustvarila verjetnost zmede.

   (Glej točke od 65 do 67.)

4.  Člen 5(1)(b) Prve direktive 89/104 o znamkah je treba razlagati tako, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, podoben tej znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila registrirana znamka, če ta uporaba pri javnosti ne ustvarja verjetnosti zmede, in sicer ne glede na to, ali navedeno primerjalno oglaševanje izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz člena 3a Direktive 84/450 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55.

   (Glej točko 69 in točko 2 izreka.)