1

Žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ žalobkyňa, spoločnosť Ffauf Italia SpA, navrhuje zrušenie rozhodnutia piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 3. júna 2024 (vec R 1576/2023‑5) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

[omissis]

12

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

13

EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

14

Vedľajšia účastníčka konania v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd:

95

Žalobkyňa v podstate tvrdí, že označenia obsahujúce slovný prvok „pastazara“ používala mnohé roky, čo predstavuje náležitý dôvod na používanie prihlasovanej ochrannej známky.

96

V tejto súvislosti je potrebné spresniť, že existencia náležitého dôvodu, ktorý umožňuje používanie ochrannej známky poškodzujúcej ochrannú známku s dobrým menom, sa musí vykladať reštriktívne [rozsudok zo 16. marca 2016, The Body Shop International/ÚHVT – Spa Monopole (SPA WISDOM), T‑201/14, neuverejnený, EU:T:2016:148, bod 65].

97

Pojem „náležitý dôvod“ možno okrem toho chápať nielen ako objektívne naliehavé dôvody, ale aj ako subjektívne záujmy tretích osôb používajúcich označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou s dobrým menom (pozri analogicky rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 45).

98

Používateľ podobného označenia, ako je ochranná známka s dobrým menom, sa tak môže odvolať, ako to vyplýva z článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), na „náležitý dôvod“ na účely používania tohto označenia, ktoré je vyjadrením všeobecného cieľa uvedeného nariadenia, ktorým je vyrovnať na jednej strane záujmy majiteľa ochrannej známky zabezpečiť jej základnú funkciu a na druhej strane záujmy tretej osoby používať v obchodných veciach takéto označenie na účely označenia výrobkov a služieb, ktoré uvádza na trh (pozri rozsudok z 30. mája 2018, Tsujimoto/EUIPO, C‑85/16 P a C‑86/16 P, EU:C:2018:349, bod 90 a citovanú judikatúru).

99

Okrem toho z judikatúry vyplýva, že používanie označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom treťou osobou možno kvalifikovať ako náležitý dôvod v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ak sa preukáže, že toto označenie sa na jednej strane používalo pred podaním prihlášky uvedenej ochrannej známky, ktorá má dobré meno, a na druhej strane že takéto používanie je v dobrej viere, čo sa posudzuje najmä so zreteľom na udomácnenie a dobré meno uvedeného označenia u príslušnej skupiny verejnosti, stupeň blízkosti medzi predmetnými tovarmi a službami a ekonomický a obchodný význam používania označenia pre predmetné tovary (pozri analogicky rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 60).

100

Práve s prihliadnutím na predchádzajúce úvahy treba preskúmať, či aj za predpokladu, že by sa preukázalo, že príslušná skupina verejnosti by si kolidujúce označenia priblížila a že prihlasovaná ochranná známka by neoprávnene ťažila z dobrého mena staršej ochrannej známky, odvolací senát mohol správne dospieť k záveru o neexistencii náležitého dôvodu na používanie prihlasovanej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „pastazara“.

101

Po prvé v rozsahu, v akom žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezohľadnil dôkazy týkajúce sa výpisov z obchodného registra a zápisov ochranných známok, ktoré predložila, treba uviesť, že z bodov 99 až 106 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát zohľadnil rôzne obchodné názvy žalobkyne, ako je PASTAZARA Sas di Dalla Costa Roberto & C. od roku 1978 a PASTAZARA SpA od roku 1988. Okrem toho zohľadnil zápisy ochranných známok ZARA a pastaZARA, ktoré podala žalobkyňa od 60. rokov 20. storočia, pričom poukázal na príklad talianskeho zápisu obrazovej ochrannej známky pastaZARA prihlásenej v roku 1968.

102

Okrem toho treba uviesť, že všetky ochranné známky, ktorých majiteľom je žalobkyňa a ktoré odvolací senát preskúmal v bodoch 101 až 103 napadnutého rozhodnutia, obsahujú slovný prvok „pastazara“, ktorý je zhodný alebo veľmi podobný s prvkom nachádzajúcim sa v prihlasovanej ochrannej známke a na ktorom odvolací senát založil svoj záver týkajúci sa podobnosti kolidujúcich označení. Podstatná časť obrazových ochranných známok uvedených odvolacím senátom navyše obsahuje obrazový prvok zobrazujúci ženu nesúcu obilie s vidieckym prostredím v pozadí, ktorý sa nachádza v prihlasovanej ochrannej známke.

103

Preto je potrebné konštatovať, že označenia obsahujúce slovný prvok „pastazara“ žalobkyňa používala na uvádzanie svojich výrobkov na trh pred podaním prihlášky staršej ochrannej známky ZARA, teda 3. júla 2001, a to aj pred rozšírením uvedenej ochrannej známky v 80. a 90. rokoch, čo viedlo k nadobudnutiu jej dobrého mena, ako bolo uvedené v bode 36 vyššie.

104

Tieto okolnosti sa výrazne líšia od okolností, ktoré boli relevantné v prípade, ktorý viedol k rozsudku zo 6. júla 2012, Jackson International/ÚHVT – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE) (T‑60/10, neuverejnený, EU:T:2012:348), na ktorý odvolací senát odkazuje v bode 104 napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od nesprávneho záveru odvolacieho senátu v prejednávanej veci žalobkyňa na podporu tvrdenia, že existuje náležitý dôvod na používanie prihlasovanej ochrannej známky, nepredložila dôkazy o používaní prihlasovanej ochrannej známky v minulosti, ale na jednej strane o tom, že táto ochranná známka vychádzala z iných ochranných známok, ktorých majiteľkou bola žalobkyňa, ako napríklad obrazové ochranné známky pastaZARA, a z názvu „Zara“, ktorý súvisí s jej identitou a históriou, a na druhej strane o tom, že svoje výrobky predáva pod uvedenými obrazovými ochrannými známkami už desaťročia.

105

Po druhé z bodu 106 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát zohľadnil dôkazy predložené žalobkyňou s cieľom preukázať používanie označení obsahujúcich slovný prvok „pastazara“ v dobrej viere, pričom vychádzal najmä z jeho histórie, rôznych národných a medzinárodných zápisov ochranných známok obsahujúcich uvedený slovný prvok „pastazara“, ako aj faktúr, obalov, katalógov a letákov žalobkyne ukazujúcich varianty obrazovej ochrannej známky pastaZARA. Odvolací senát tak dospel k záveru, že tieto dôkazy preukazujú, že používanie mena „Zara“ žalobkyňou sa týkalo skutočného pôvodu jej činnosti v dalmátskom meste Zara, teraz Zadar (Chorvátsko) v 30. rokoch, a to až do roku 1943, a že žalobkyňa používala označenia obsahujúce názov „Zara“ na označenie cestovín alebo podobných výrobkov, najmä v Európe, už pred dátumom podania prihlášky staršej ochrannej známky v roku 2001 a dokonca pred prvým použitím ochrannej známky ZARA vedľajším účastníkom konania v roku 1975. Toto posúdenie, ktoré navyše nie je spochybnené, nemožno spochybniť.

106

Po tretie z dôkazov uvedených v bode 102 vyššie vyplýva, že žalobkyňa bola majiteľkou medzinárodných zápisov ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „pastazara“ vzťahujúcich sa na veľký počet území štátov v rámci Únie, a to Rakúsko, Nemecko, Benelux, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Francúzsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Faktúry, obaly, katalógy a letáky predložené žalobkyňou, na ktoré odvolací senát odkázal v bode 103 napadnutého rozhodnutia, okrem toho preukazujú uvádzanie cestovín pod označeniami obsahujúcimi slovný prvok „pastazara“ na trh na území viacerých z týchto štátov, ako aj v Dánsku, Estónsku, Grécku, Írsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Poľsku a vo Švédsku. Tieto dôkazy preukazujú vysoký stupeň udomácnenia sa označení obsahujúcich slovný prvok „pastazara“ v podstatnej časti Únie v zmysle judikatúry citovanej v bode 99 vyššie.

107

Po štvrté používanie mena „Zara“ žalobkyňou spojené s jej identitou a históriou, ako aj rôzne ochranné známky obsahujúce slovný prvok „pastazara“, ktoré žalobkyňa zapísala a používala na uvádzanie svojich výrobkov na trh, uvedené v bodoch 103 a 106 napadnutého rozhodnutia, potvrdzujú ekonomický a obchodný význam používania označení obsahujúcich slovný prvok „pastazara“ pre žalobkyňu v zmysle judikatúry citovanej v bode 99 vyššie.

108

Po piate, pokiaľ ide o stupeň blízkosti medzi predmetnými výrobkami, treba pripomenúť, ako bolo uvedené v bode 82 vyššie, že odvolací senát uznal, že módne výrobky, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka s dobrým menom, a cestoviny, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, nemajú nič spoločné, nie sú ani doplnkové, ani konkurenčné a spravidla ich ponúkajú odlišné spoločnosti pôsobiace v odlišných odvetviach.

109

Po šieste odvolací senát v bode 107 napadnutého rozhodnutia usúdil, že v prejednávanej veci neexistuje náležitý dôvod na používanie prihlasovanej ochrannej známky, keďže žalobkyňa nepreukázala, že používanie výrazu „zara“ bolo nevyhnutné na uvádzanie na trh výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, že neexistovala predchádzajúca dohoda s vedľajším účastníkom konania, ktorá by povoľovala používanie uvedenej ochrannej známky, a že neexistoval dôkaz o hodnote investícií do propagácie a reklamy uvedenej ochrannej známky a o jej prijatí príslušnou skupinou verejnosti.

110

V tejto súvislosti, ako v podstate tvrdí žalobkyňa, z judikatúry v prvom rade nevyplýva, že pojem „náležitý dôvod“ je podmienený okolnosťou, že používanie označenia je nevyhnutné na uvádzanie predmetných výrobkov na trh. Vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok zo 16. marca 2016, SPA WISDOM (T‑201/14, neuverejnený, EU:T:2016:148, bod 66), totiž Všeobecný súd v odpovedi na tvrdenie, podľa ktorého sa výraz „spa“ v rámci predmetného označenia stal opisným alebo druhovým na účely identifikácie kozmetických výrobkov, konštatoval, že nebolo preukázané, že používanie výrazu „spa“ sa stalo nevyhnutné na uvádzanie uvedených výrobkov na trh. Tieto okolnosti sa však líšia od okolností relevantných v prejednávanej veci, keďže nejde o použitie pojmu, ktorý sa údajne stal druhovým, ale o používanie názvu úzko spojeného s históriou žalobkyne a uvádzaním jej výrobkov na trh.

111

Ďalej treba uviesť, že z judikatúry pripomenutej v bode 99 vyššie nevyplýva, že pojem „náležitý dôvod“ je podmienený konštatovaním osobitnej úrovne rozpoznávania predmetného označenia, danou úrovňou investícií a propagačným úsilím alebo využívaním podielu na trhu. Z tejto judikatúry totiž vyplýva, že preukázanie existencie náležitého dôvodu patrí do celkového preskúmania všetkých relevantných skutočností, ktorých cieľom je určiť, či sa predmetné označenie skutočne používalo na trhu pred podaním prihlášky ochrannej známky, ktorá má dobré meno, a či toto používanie bolo v dobrej viere (pozri analogicky rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 60).

112

Dôkazy preskúmané odvolacím senátom v bodoch 99 až 106 napadnutého rozhodnutia, ako bolo uvedené v bode 106 vyššie, preukazujú, že žalobkyňa uvádzala na trh cestoviny pod rôznymi ochrannými známkami obsahujúcimi slovný prvok „pastazara“ v podstatnej časti Únie. Okrem toho spory začaté žalobkyňou na rôznych vnútroštátnych súdoch, ktoré sa odvolávajú na označenia obsahujúce slovný prvok „pastazara“, na ktoré odvolací senát odkazuje v bode 105 napadnutého rozhodnutia, potvrdzujú úsilie žalobkyne brániť svoje používanie uvedených označení.

113

Odvolací senát napokon nesprávne zamietol tvrdenia žalobkyne týkajúce sa jej dobrej viery ako neúčinné. Dobrá viera osoby, ktorá poukazuje na existenciu náležitého dôvodu na používanie označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom, je totiž jedným z relevantných prvkov v rámci celkového preskúmania, ktoré sa má vykonať na účely tejto podmienky stanovenej v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok zo 6. februára 2014, Leidseplein Beheer a de Vries, C‑65/12, EU:C:2014:49, bod 56).

114

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba uviesť, že hoci odvolací senát úplne neprehliadol dôkazy, že žalobkyňa používala označenia obsahujúce prvok „pastazara“, z ktorých niektoré boli už desaťročia zapísané pre potravinové výrobky patriace do triedy 30, a správne uviedol, že používanie názvu „Zara“ žalobkyňou sa týkalo skutočného pôvodu jej činnosti, uvedený odvolací senát nevyvodil dôsledky z týchto konštatovaní v rámci svojho posúdenia relevantných faktorov na účely preukázania existencie náležitého dôvodu v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

115

Vzhľadom na jednej strane na používanie označení obsahujúcich slovný prvok „pastazara“ žalobkyňou pred podaním prihlášky ochrannej známky s dobrým menom, ako bolo uvedené v bode 103 vyššie, a na druhej strane vzhľadom na prvky, ktoré môžu preukázať dobrú vieru tohto skoršieho používania v zmysle judikatúry citovanej v bode 99 vyššie, ako je neexistencia blízkosti predmetných výrobkov, uvedená v bode 76 napadnutého rozhodnutia, a rôzne dôkazy uvedené v bodoch 99 až 106 napadnutého rozhodnutia, ktoré sa týkajú histórie činností žalobkyne a ich spojenia s mestom predtým nazývaným Zara, rozsahu uvádzania výrobkov pod označeniami obsahujúcimi slovný prvok „pastazara“ na trh v podstatnej časti Únie, úsilia žalobkyne brániť toto používanie, ako aj vzhľadom na ekonomický a obchodný význam používania uvedených označení pre činnosti žalobkyne, odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že žalobkyňa nepreukázala existenciu náležitého dôvodu na používanie slovného prvku „pastazara“ v rámci prihlasovanej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

116

Preto okrem toho, že sa vyhovie tretej časti jediného žalobného dôvodu uvedeného žalobkyňou, ako je konštatované v bode 91 vyššie, treba v každom prípade vyhovieť piatej časti uvedeného žalobného dôvodu, a v dôsledku toho zrušiť napadnuté rozhodnutie.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol takto: