Predbežné znenie
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
NICOLAS EMILIOU
prednesené 27. marca 2025(1)
Vec C‑168/24
PMJC SAS
proti
[W] [X],
[M] [X],
[X] Créative SAS
[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko)]
„ Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochranné známky – Smernice 2008/95/ES a 2015/2436 – Dôvody na zrušenie ochrannej známky – Zavádzajúci spôsob použitia – Ochranná známka zodpovedajúca priezvisku tvorcu – Prevod ochrannej známky – Úkony nového majiteľa zamerané na dosiahnutie toho, aby sa spotrebiteľ domnieval, že tvorca sa naďalej podieľa na tvorbe tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka “
I. Úvod
1. Podľa práva EÚ ochranná známka môže byť zrušená, ak okrem iného v dôsledku jej používania majiteľom môže zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb, pre ktoré je zapísaná.(2)
2. O relevantnosti tohto pravidla sa v minulosti diskutovalo v súvislosti s ochrannými známkami, ktoré zodpovedali menu pôvodného tvorcu a výrobcu tohto tovaru v prípade, keď sa tento tvorca už nepodieľal na činnostiach podniku, ktorému patria dané ochranné známky. Súdny dvor v tejto súvislosti v rozsudku Emanuel(3) objasnil, že samotné prerušenie väzby medzi tvorcom na jednej strane a majiteľom ochrannej známky na strane druhej nespôsobuje, že takáto ochranná známka je sama osebe zavádzajúca, a preto by sa mala zrušiť.
3. V prejednávanej veci sa však tento záver skúma v kontexte trochu zložitejších okolností.
4. Konkrétne sa táto vec týka francúzskej spoločnosti [W] [X], ktorú založil pán [W] [X] na účely uvádzania módneho oblečenia a doplnkov na trh. Po začatí insolvenčného konania boli práva k dvom francúzskym ochranným známkam – obidvom zodpovedajúcim priezvisku pána [W] [X] (ďalej len „sporné ochranné známky“) – postúpené spoločnosti PMJC, société par actions simplifiée (zjednodušená akciová spoločnosť) (ďalej len „PMJC“).
5. Spočiatku pán [W] [X] s touto spoločnosťou naďalej spolupracoval, ale neskôr sa ich cesty rozišli a dostali sa do súdneho sporu, ktorý viedol okrem iného k predloženiu tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania. V konaní vo veci samej PMJC žaluje pána [W] [X] za nekalú súťaž a tvrdí, že porušil práva spoločnosti k sporným ochranným známkam. Pán [W] [X] sa protinávrhom domáha zrušenia práv spoločnosti PMJC k týmto ochranným známkam z dôvodu, že PMJC vedie spotrebiteľov k domnienke, že on sa naďalej podieľa na navrhovaní výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka.
6. V tejto súvislosti si Cour de Cassation (Kasačný súd, Francúzsko), ktorý sa zaoberá touto vecou, kladie otázku, či je podľa práva EÚ možné zrušiť ochrannú známku, ktorá zodpovedá priezvisku pôvodného tvorcu, z dôvodu, že sa po jej prevedení na tretiu osobu používa takým spôsobom, ktorý skutočne vedie verejnosť k domnienke, že pôvodný tvorca sa stále podieľa na navrhovaní výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, hoci to už nie je pravda.
II. Právny rámec
A. Právo Únie
7. Článok 12 ods. 2 smernice 2008/95 uvádzal, že „ochranná známka môže byť zrušená, ak po dni, keď bola zapísaná:
…
b) v dôsledku užívania majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, by mohla zavádzať verejnosť, predovšetkým pokiaľ ide o povahu, kvalitu, alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb“.
8. Toto ustanovenie malo v podstate rovnaké znenie, ako článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104(4), ktorá bola právnym predchodcom smernice 2008/95.
9. Smernica 2008/95 bola zas nahradená smernicou 2015/2436. Článok 20 písm. b) poslednej uvedenej smernice má v podstate rovnaké znenie ako článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95 (a článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104).(5)
10. Skutočne podľa článku 20 smernice 2015/2436 „ochranná známka môže byť zrušená, ak po dni, keď bola zapísaná:
…
b) v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, môže zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.“
B. Vnútroštátne právo
11. Podľa článku L. 714‑6 písm. b) code de la propriété intellectuelle (zákonník duševného vlastníctva), v znení uplatniteľnom na skutkové okolnosti veci, sa majiteľovi ochrannej známky, ktorá sa stala zavádzajúcou, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod výrobku alebo služby, môžu zrušiť jeho práva.
III. Skutkové okolnosti, vnútroštátne konanie a prejudiciálna otázka
12. Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že spoločnosť [W] [X], ktorú v roku 1978 založil pán [W] [X] s cieľom uvádzať na trh módne oblečenie a doplnky, sa stala predmetom insolvenčného konania. V dôsledku tohto konania bol hmotný a nehmotný majetok spoločnosti, predovšetkým vrátane práv k sporným ochranným známkam, a to „[W] [X]“ č. 1 640 795(6) a „[W] [X]“ č. 3 201 616(7), v roku 2012 prevedený na spoločnosť PMJC.
13. Pán [W] [X] pokračoval v práci pre spoločnosť PMJC až do konca zmluvne dohodnutého obdobia, t. j. do 31. decembra 2015.
14. Dňa 21. júna 2018 podala spoločnosť PMJC na pána [W] [X] žalobu. Tvrdila, že tým, že pán [W] [X] vykonával svoju profesionálnu a umeleckú činnosť prostredníctvom spoločnosti [X] Creative, société par actions simplifiée (zjednodušená akciová spoločnosť), dopúšťal sa nekalej a parazitujúcej súťaže a porušoval práva spoločnosti PMJC k dotknutým ochranným známkam. Pán [W] [X] sa protinávrhom domáhal zrušenia práv spoločnosti PMJC k týmto ochranným známkam z dôvodu, že PMJC ich od konca roka 2017 do začiatku roka 2019 používala klamlivým spôsobom, konkrétne spôsobom, ktorý verejnosť viedol k domnienke, že on je tvorcom tovaru, na ktorom sú tieto ochranné známky umiestnené.
15. Tento protinávrh bol síce na prvom stupni zamietnutý, Cour d’appel de Paris (Odvolací súd Paríž, Francúzsko) mu však vyhovel a rozsudkom z 12. októbra 2022 zrušil práva spoločnosti PMJC k sporným ochranným známkam.
16. Podľa uvedeného rozsudku právo Únie nebráni rozhodnutiu o zrušení ochrannej známky, ktorá je založená na priezvisku tvorcu, ak nadobúdateľ tejto ochrannej známky svojím konaním vyvoláva vo verejnosti dojem, že tvorca sa na navrhovaní výrobkov stále podieľa, alebo ak vytvára dostatočne vážne riziko takéhoto zavádzania.
17. Cour d’appel de Paris (Odvolací súd Paríž) rozhodol, že ide o situáciu in casu, pričom okrem iného uviedol, že PMJC bola dvakrát odsúdená za porušenie autorských práv pána [W] [X] k nedávnym dielam, ktoré neboli v roku 2012 postúpené spoločnosti PMJC. V rozsudku dospel k záveru, že sporné ochranné známky sa stali zavádzajúcimi, keďže ich používanie spočíva v ich umiestňovaní na tovar s dekoráciami, ktoré predstavujú porušenie autorských práv pána [X] [Y].
18. PMJC následne podala opravný prostriedok na Cour de cassation (Kasačný súd), vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania.
19. Pred týmto súdom PMJC kritizuje rozsudok Cour d’appel de Paris (Odvolací súd Paríž) najmä s odkazom na rozsudok Súdneho dvora vo veci Emanuel. Podľa spoločnosti PMJC sa má tento rozsudok vykladať v tom zmysle, že konanie z jej strany, aj keby malo v spotrebiteľovi vyvolať dojem, že pán [W] [X] je stále autorom výrobkov označených spornými ochrannými známkami alebo že sa podieľal na ich navrhovaní, nemôže mať vplyv na ochranné známky ako také.
20. Vzhľadom na rozdielne názory na výklad uvedeného rozsudku Emanuel Cour de cassation (Kasačný súd) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto otázku:
„Majú sa článok 12 ods. 2 písm. b) smernice [2008/95] a článok 20 písm. b) [smernice 2015/2436] vykladať v tom zmysle, že bránia zrušeniu ochrannej známky týkajúcej sa priezviska tvorcu z dôvodu jej používania po prevode za podmienok, ktoré vo verejnosti vyvolávajú skutočný dojem, že tvorca sa stále zúčastňuje na vytváraní výrobkov označených touto ochrannou známkou, hoci to tak už nie je?“
21. Písomné pripomienky predložili PJMC, francúzska vláda a Európska komisia. Pojednávanie sa nekonalo.
IV. Analýza
22. Prejednávaná vec sa týka právnej normy EÚ, podľa ktorej môže byť ochranná známka zrušená, ak „v dôsledku spôsobu jej používania majiteľom… v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, môže zavádzať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb“.(8)
23. Pokiaľ ide o konkrétne okolnosti, na základe ktorých sa má toto pravidlo preskúmať, konštatujem, že v návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa uvádza, že PMJC bola dvakrát odsúdená za porušenie autorských práv pána [X] [Y]. Zo znenia položenej otázky však vyplýva, že problém, ktorý treba riešiť, je širší a týka sa otázky, či uvedené pravidlo zachytáva situáciu, keď majiteľ ochrannej známky používa patronymickú ochrannú známku spôsobom, ktorý verejnosť vedie k domnienke, že tento tvorca sa stále podieľa na navrhovaní výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, hoci to tak nie je. Analýza v týchto návrhoch sa preto bude opierať o túto (širšiu) hypotézu, ako je vymedzená v uvedenej otázke.
24. Svoju analýzu začnem preskúmaním rozsudku Emanuel, ktorý predstavuje hlavný prvok judikatúry Súdneho dvora v tejto veci (oddiel A). Následne vysvetlím, prečo uplatniteľná právna norma EÚ v zásade nebráni zrušeniu ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu, ak sa používa vyššie opísaným spôsobom, ale za predpokladu, že toto používanie účinne bráni plneniu základnej funkcie tejto ochrannej známky (oddiel B). Napokon sa budem zaoberať tvrdením spoločnosti PMJC vychádzajúcim z článku 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) (oddiel C).
A. Rozsudok Emanuel
25. V tomto oddiele uvediem ratio decidendi uvedeného rozsudku (časť 1) a vysvetlím, prečo tento rozsudok, na rozdiel od tvrdenia spoločnosti PMJC, neposkytuje odpoveď na položenú otázku (časť 2).
1. Ratio decidendi
26. Vec, ktorá viedla k dotknutému rozsudku, sa týkala ochranných známok pre módne výrobky obsahujúce meno Elizabeth Emanuel, návrhárky svadobných šiat, ktorá sa stala známou po tom, ako navrhla svadobné šaty princeznej Diany.(9) V prejednávanej veci je relevantné, že pani Emanuel previedla svoj podnik na tretiu osobu, čo v skratke znamenalo prevod zapísanej ochrannej známky nesúcej jej meno a následne prerušenie väzieb medzi pani Emanuel a majiteľom ochrannej známky. Nový majiteľ následne požiadal o zápis revidovanej verzie tejto ochrannej známky, ktorá naďalej obsahovala meno pani Emanuel. V tomto okamihu pani Emanuel dospela k záveru, že keďže všetky väzby medzi ňou a podnikom nového majiteľa boli prerušené, ochranná známka sa stala klamlivou. Preto podala jednak námietku proti zápisu zmenenej ochrannej známky, jednak návrh na zrušenie pôvodnej ochrannej známky.
27. Otázky položené Súdnemu dvoru sa v podstate týkali toho, či skutočnosť, že pani Emanuel už nemá spojenie s navrhovaním tovaru označeného ochrannými známkami obsahujúcimi jej meno, znamená, že tieto ochranné známky sú klamlivé (a preto nemôžu byť zapísané) a stali sa zavádzajúcimi (a preto môžu byť zrušené).(10)
28. Súdny dvor odpovedal na obe otázky záporne.
29. Najprv sa zaoberal otázkou zamietnutia zápisu z dôvodu klamlivej povahy ochrannej známky.
30. Táto špecifická záležitosť sa riadila a stále riadi pravidlom, že „ochranné známky, ktoré sú takej povahy, že môžu klamať verejnosť, napríklad pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb,“ sa do registra „nezapíšu, alebo ak už sú zapísané, môžu byť vyhlásené za neplatné“.(11)
31. V tejto súvislosti Súdny dvor v podstate dospel k záveru, že prerušenie väzieb medzi tvorcom a podnikom, ktorý je majiteľom ochrannej známky obsahujúcej meno tohto tvorcu, samo osebe nespôsobuje klamlivosť ochrannej známky, a preto nemá vplyv na jej spôsobilosť na zápis. Hoci Súdny dvor uznal, že spotrebiteľ môže byť pri kúpe konkrétneho odevu označeného patronymickou ochrannou známkou ovplyvnený (mylným) presvedčením, že ho navrhla konkrétna osoba, ako v danom prípade bola pani Emanuel, neznamená to samo osebe, že táto patronymická ochranná známka je klamlivá, pretože vlastnosti a kvalita tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, zostávajú zaručené podnikom, ktorý je novým majiteľom ochrannej známky.(12)
32. Tento záver zodpovedá všeobecnej premise, že základnou funkciou ochrannej známky je, stručne povedané, slúžiť ako označenie pôvodu tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, a zaručovať, že za kvalitu tovaru (alebo služieb) zodpovedá jediný podnik.(13) Táto premisa vyjadruje myšlienku, že ochranná známka zaručuje, že tovar je vyrobený (alebo navrhnutý) pod kontrolou konkrétneho podniku, konkrétne majiteľa ochrannej známky.(14)
33. In casu sa Súdny dvor po prvé opieral o uvedené odôvodnenie, aby vysvetlil, prečo patronymická ochranná známka môže zmeniť majiteľa (a fakticky opustiť sféru kontroly pôvodného tvorcu) bez toho, aby táto skutočnosť sama osebe spôsobila jej klamlivosť (a zabránila zápisu jej zmenenej verzie).
34. Po druhé v bode 53 rozsudku Emanuel uplatnil tento záver na návrh pani Emanuel na zrušenie s odkazom na totožnosť podmienok príslušného dôvodu na zrušenie na jednej strane a podmienok, ktoré sú základom príslušného dôvodu na zamietnutie zápisu, na strane druhej.
35. K tejto poslednej časti odôvodnenia sa ešte vrátim, z rozsudku Emanuel však vyplýva, že nemožno úspešne tvrdiť, že ochranná známka zodpovedajúca menu módneho návrhára sa stáva klamlivou len preto, že sa stratilo spojenie medzi návrhárom a podnikom dodávajúcim tovar pod takouto ochrannou známkou. Takýto zánik spojenia sám osebe nemá vplyv na spôsobilosť ochrannej známky na zápis ani nie je dôvodom na jej zrušenie.
36. Konštatujem, že opačné riešenie by v skutočnosti narušilo samotnú schopnosť ochrannej známky zodpovedajúcej menu fyzickej osoby predstavovať autonómny predmet obchodných transakcií.(15) Tento záver však nie je vo veci samej ani nejasný, ani sporný.
37. Sporné sú dôsledky subsidiárneho záveru Súdneho dvora v bode 50 uvedeného rozsudku. Súdny dvor v podstate v tomto bode uviedol, že ak by sa preukázalo, že nový majiteľ mal v úmysle spotrebiteľov zavádzať a priviesť k domnienke, že pani Emanuel bola stále tvorcom výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, v takomto prípade by išlo o konanie, ktoré možno považovať za nečestné, ale nemohlo by dosahovať úrovne klamania, a preto by nemohlo mať „vplyv na samotnú ochrannú známku a následne na možnosť jej zápisu“.(16)
38. PMJC sa odvoláva na toto konštatovanie a tvrdí, že aj keby sa preukázalo, že sa snažila spotrebiteľov zavádzaním priviesť k domnienke, že pán [X] [W] sa stále podieľal na navrhovaní označených výrobkov, nemohlo by to byť dôvodom na zrušenie sporných ochranných známok. Z podaní daného účastníka konania v podstate vyplýva, že hoci sa konštatovanie v bode 50 rozsudku Emanuel týka zápisu ochrannej známky, uplatňuje sa mutatis mutandis na jej zrušenie vzhľadom na konštatovanie Súdneho dvora v bode 53, podľa ktorého „aspekt týkajúci sa zrušenia“ v danej veci musel byť vzhľadom na totožnosť uplatniteľných podmienok posúdený rovnako ako jej „aspekt týkajúci sa zápisu“.
39. Ďalej vysvetlím, prečo tento postoj nie je správny.
2. Presná pôsobnosť rozsudku Emanuel
40. Na pochopenie presnej pôsobnosti rozsudku Emanuel je potrebné bližšie sa pozrieť na jeho dôsledky pre aspekt týkajúci zápisu v danej veci na jednej strane (časť a) a pre aspekt zrušenia na strane druhej (časť b).
a) Zápis
41. Na úvod treba poznamenať, že preskúmanie dôvodu zamietnutia zápisu z dôvodu klamlivého charakteru ochrannej známky (ktorého obsah je uvedený vyššie v bode 30 týchto návrhov) sa vykonáva len vo svetle označenia prihláseného na zápis, a to na základe jeho neoddeliteľných vlastností(17) (ktoré sa skúmajú vo vzťahu k tovaru alebo službám, pre ktoré sa žiada o zápis, a na základe vnímania verejnosťou(18)).
42. V tomto kontexte Súdny dvor rozhodol, že „aby sa mohlo konštatovať, že ochranná známka bola zapísaná v rozpore s dôvodom zamietnutia týkajúcim sa rizika klamania, treba preukázať, že označenie prihlasované s cieľom jeho zapísania ako ochrannej známky predstavuje samo osebe také riziko“.(19)
43. Rovnako aj z judikatúry Všeobecného súdu k článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia 2017/1001 (zodpovedajúce ustanovenie v súvislosti s ochrannými známkami EÚ) vyplýva, že predpokladom uplatniteľnosti dôvodu zamietnutia zápisu z dôvodu klamania je dostatočne konkrétne označenie potenciálnych vlastností tovaru alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje skúmaná ochranná známka, ktoré sa bude považovať za klamlivé, ak je cieľový spotrebiteľ vedený k domnienke, že tovar, na ktorý sa daná ochranná známka vzťahuje, má určité vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemá.(20)
44. Naopak, používanie ochrannej známky jej majiteľom je na účely skúmania spôsobilosti na zápis irelevantné a nemôže spätne viesť ku zrušeniu zápisu. Súdny dvor totiž v podstate potvrdil, že ochrannú známku nemožno vyhlásiť za neplatnú na základe jej používania majiteľom.(21) Všeobecný súd zasa vysvetlil, že „pokiaľ ide o neplatnosť, vzniká otázka, či ochranná známka nemala byť zapísaná ab initio z dôvodov existujúcich už v čase podania prihlášky ochrannej známky, keďže zohľadnenie neskorších skutočností môže slúžiť len na objasnenie okolností existujúcich k tomuto dátumu“.(22)
45. Z tohto hľadiska je konštatovanie Súdneho dvora v bode 50 rozsudku Emanuel (o irelevantnosti nečestného konania na účely zápisu) úplne v súlade s logikou, ktorou sa riadi preskúmanie spôsobilosti označenia na zápis ako ochrannej známky. Keďže sa totiž v tomto preskúmaní zohľadňuje len označenie a jeho vnímanie verejnosťou vo vzťahu k označenému tovaru alebo službám, potom je celkom logické, že nečestné konanie majiteľa, ktorého cieľom je zavádzať verejnosť o tom, kto je skutočným tvorcom tovarov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, je irelevantné. Aj preto Súdny dvor v uvedenom bode dospel k záveru, že takéto konanie nemôže ovplyvniť vyhliadky na zápis označenia.
46. Naopak, ako teraz vysvetlím, daný rozsudok neumožňuje dospieť k záveru, že rovnaké konanie je ako také irelevantné v súvislosti s dôvodom zrušenia, o ktorý ide v prejednávanej veci.
b) Zrušenie
47. Hlavná príčina nejasností, pokiaľ ide o dôsledky rozsudku Emanuel pre túto vec, vyplýva z kombinovaného výkladu bodov 50 a 53 tohto rozsudku. Pripomeňme, že v prvom prípade Súdny dvor rozhodol, že prípadné nečestné konanie nemá vplyv na možnosť zápisu označenia ako ochrannej známky. Bod 53 zasa obsahuje odôvodnenie týkajúce sa zrušenia ochrannej známky, ktorým Súdny dvor uplatňuje svoj predchádzajúci záver o aspekte týkajúcom zápisu (irelevantnosť prerušenia spojenia) s odkazom na totožnosť podmienok, ktoré sa uplatňujú v oboch kontextoch.
48. Pripúšťam, že na prvý pohľad môžu tieto dve pasáže viesť čitateľa k rovnakému záveru, k akému dospela PMJC. Skutočne by sa dalo tvrdiť, že keďže Súdny dvor vylúčil relevantnosť nečestného konania pre návrh na zápis (bod 50), to isté musí platiť aj v súvislosti so zrušením, keďže Súdny dvor dospel k záveru o aspekte týkajúcom zrušenia na základe vysvetlenia, že podmienky uplatniteľné v oboch kontextoch sú zhodné (bod 53).
49. Pri bližšom pohľade však dospejeme k inému výsledku.
50. Po prvé kľúčový záver rozsudku o aspekte týkajúcom zápisu v danej veci sa nenachádza v bode 50, ale skôr v bode 49, v ktorom sa v podstate a v spojení s bodom 48 stanovuje, že prerušenie väzieb medzi tvorcom a novým majiteľom ochrannej známky nemá samo osebe vplyv na zápis ochrannej známky zodpovedajúcej menu tohto tvorcu. Tento záver sa potom kryštalizuje v bode 51 rozsudku. Naproti tomu tvrdenie v bode 50 dopĺňa tento hlavný záver komentárom o (hypotetickom) prípade nečestného konania majiteľa (a jeho irelevantnosti na účely zápisu). Keďže v bode 53 sa v podstate opakuje hlavný záver uvedený v bode 51 (konštatovanie, že prerušenie väzieb je rovnako irelevantné v kontexte zrušenia), je prirodzené domnievať sa, že tento záver o zrušení sa vzťahuje skôr na hlavné zistenie (irelevantnosť prerušenia spojenia) než na dodatočné tvrdenie v bode 50 (irelevantnosť nečestného konania).
51. Po druhé, pokiaľ ide o odkaz v bode 53, že uplatniteľné podmienky sú zhodné, aj zbežné porovnanie príslušných ustanovení, ktoré sa vzťahujú na zamietnutie zápisu, respektíve jeho zrušenie, odhaľuje kľúčový rozdiel. Hoci sú zoznamy uplatniteľných kritérií na preskúmanie klamlivej/zavádzajúcej povahy ochrannej známky v oboch prípadoch rovnaké („povaha, kvalita alebo zemepisný pôvod“) a oba tieto zoznamy sú rovnako otvorené („napríklad“/„najmä“), príslušné vstupné údaje na preskúmanie týchto kritérií sa – ako uvádza francúzska vláda a Komisia – zásadne líšia. V tomto smere sa v článku 20 písm. b) smernice 2015/2436 (a jeho právnych predchodcoch) jasne stanovuje, že pri skúmaní predmetného dôvodu na zrušenie sa musí zohľadniť spôsob používania ochrannej známky (po jej zápise). Tento prvok naopak nie je relevantný vo fáze zápisu z dôvodov, ktoré som uviedol v predchádzajúcom oddiele.
52. Hoci mi teda nie je jasné, čo presne mal Súdny dvor na mysli, keď konštatoval, že podmienky zrušenia a zamietnutia zápisu podľa príslušných ustanovení právnych predpisov sú zhodné, domnievam sa, že ak by Súdny dvor chcel vylúčiť relevantnosť nečestného konania opísaného v bode 50 rozsudku aj v kontexte zrušenia, poskytol by výslovnejšie vysvetlenie. To preto, že na rozdiel od štádia zápisu, ktoré sa opiera výlučne o vlastnosti označenia ako takého, pri analýze zrušenia neexistuje žiaden zrejmý dôvod na nezohľadnenie akéhokoľvek správania po zápise.
53. Po tretie skutkové okolnosti prípadu nezahŕňali žiadne konkrétne – potenciálne nečestné – konanie nového majiteľa a oba aspekty tohto prípadu bolo potrebné preskúmať len vo svetle (prostého) zániku väzieb medzi tvorcom a novým majiteľom ochrannej známky. To opäť podporuje záver, že pôsobnosť bodu 53 rozsudku Emanuel sa týka irelevantnosti prerušenia väzieb v kontexte zrušenia (analogicky k tomu, čo Súdny dvor uviedol v hlavnom závere v súvislosti so zápisom).
54. Na základe týchto úvah a v súlade so stanoviskami francúzskej vlády a Komisie sa nestotožňujem s názorom spoločnosti PMJC, že rozsudok Emanuel určuje odpoveď, ktorú treba poskytnúť na otázku položenú v prejednávanej veci. Preto je potrebné problém, ktorý táto otázka vyvoláva, preskúmať nanovo.
B. Preskúmanie predmetného dôvodu zrušenia
55. Skôr ako sa pustím do skúmania pôsobnosti predmetného dôvodu zrušenia s cieľom navrhnúť odpoveď na položenú otázku (časť 2), začnem tento oddiel predbežnými pripomienkami k tomu, aké presné pravidlo sa uplatňuje ratione temporis (časť 1).
1. Predbežné pripomienky
56. Svojou otázkou vnútroštátny súd žiada o výklad článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95 aj článku 20 písm. b) smernice 2015/2436.
57. Konštatujem, že druhá uvedená smernica nadobudla účinnosť 15. januára 2019. Z judikatúry Súdneho dvora v podstate vyplýva, že rozhodujúcim dátumom na určenie toho, ktorá z týchto dvoch smerníc sa uplatňuje, je dátum podania žaloby o zrušenie.(23)
58. K tomu treba povedať, že hoci z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že hlavnú žalobu podala PMJC v roku 2018, chápem to tak, že žaloba o zrušenie vyplýva z protinávrhu podaného pánom [X] [Y]. Dátum podania tohto protinávrhu však nie je uvedený. Údaj v návrhu na začatie prejudiciálneho konania o tom, že v tomto protinávrhu pán [X] [Y] tvrdí, že údajne dochádzalo k zavádzajúcemu používaniu predmetných ochranných známok „od konca roka 2017 do začiatku roka 2019“, naznačuje, že dátum podania tohto protinávrhu je v každom prípade neskorší než „začiatok roka 2019“. To zasa podľa všetkého naznačuje, že uplatniteľnou smernicou môže byť smernica 2015/2436, hoci to – samozrejme – musí overiť vnútroštátny súd.
59. V každom prípade sa javí, že otázka, ktorá z týchto dvoch smerníc sa uplatňuje, je v tomto kontexte bezpredmetná, pretože výsledné pravidlo je v podstate rovnaké.
60. V tejto súvislosti nepovažujem za presvedčivé tvrdenie Komisie, že zmena francúzskeho jazykového znenia článku 20 písm. b) smernice 2015/2436, konkrétne nahradenie predchádzajúcich spojení „est propre… à induire le public en erreur“(24) (čo odráža anglické spojenie „it is liable to mislead“) spojením „risque… d’induire le public en erreur“ (teda „risks misleading the public“), odráža zámer zákonodarcu rozšíriť pôsobnosť tohto ustanovenia tak, aby zahŕňalo situácie, ktoré predtým nemuseli patriť do jeho pôsobnosti, vrátane situácie, keď jednoducho existuje možnosť zavádzania verejnosti.
61. Na rozdiel od tohto názoru sa na jednej strane domnievam, že už predtým používané francúzske spojenie „est propre à“ vyjadrovalo koncepciu rizika, že verejnosť môže byť zavádzaná (na rozdiel od myšlienky skutočného klamania).
62. Na druhej strane Súdny dvor pomerne skoro objasnil, že predpokladom predmetného scenára zrušenia je v skutočnosti existencia „skutočného klamania alebo dostatočne závažn[á] pravdepodobnosť klamania spotrebiteľa“.(25)
63. To znamená, že hoci skutočné klamanie nie je jediným scenárom, ktorý by viedol k uplatneniu predmetného dôvodu zrušenia, výsledný test je pomerne prísny a samotná možnosť zavádzania verejnosti o určitom ryse výrobku nestačí. Práve naopak, pojem závažná pravdepodobnosť, ktorý Súdny dvor použil, podľa môjho názoru vyjadruje, že by mala existovať vysoká miera pravdepodobnosti, že k skutočnému klamaniu dôjde.
64. Napokon nezdá sa, že by v iných jazykových verziách došlo k podobnej zmene ako vo francúzskej jazykovej verzii.(26) S ohľadom na to je nutné považovať výsledný test podľa oboch smerníc za rovnaký a chápať ho v zmysle, ktorý Súdny dvor už uviedol. Túto zmenu (pre ktorú sa mi nepodarilo nájsť žiadne vysvetlenie) totiž nemožno považovať za dôkaz úmyslu zákonodarcu zmierniť pravidlo, keď všetky ostatné jazykové verzie zostali v príslušnej časti rovnaké.(27)
65. V nasledujúcej analýze preto budem pre zjednodušenie odkazovať len na článok 20 písm. b) smernice 2015/2436 (s tým, že môj záver bude rovnako platný aj vtedy, ak vnútroštátny súd určí, že uplatniteľným aktom je smernica 2008/95).
2. Pôsobnosť uplatniteľnej normy
66. S cieľom určiť, či sa predmetný dôvod zrušenia môže vzťahovať na situáciu, aká je opísaná v položenej otázke, preskúmam znenie článku 20 písm. b) smernice 2015/2436 (časť a) a kontext, v ktorom sa toto ustanovenie vyskytuje, ako aj ciele, ktoré táto smernica sleduje (časť b).
a) Znenie
67. Najprv sa vrátim k zneniu uplatniteľného ustanovenia a konštatujem, že test stanovený v článku 20 písm. b) smernice 2015/2436 (a jeho právnych predchodcoch) je vymedzený spôsobom používania ochrannej známky majiteľom alebo s jeho súhlasom, ktorý môže zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o povahu (atď.) zahrnutého tovaru a služieb. Francúzska jazyková verzia smernice je rovnako jednoznačná, keď sa v nej uvádza, že ochranná známka sa považuje za zavádzajúcu, ak jej používanie predstavuje riziko uvedenia verejnosti do omylu.
68. Konštatujem, že znenie tohto ustanovenia je veľmi otvorené.
69. Po prvé sa v ňom odkazuje na spôsob používania ochrannej známky jej majiteľom bez akéhokoľvek osobitného obmedzenia okrem skutočnosti, že sa musí týkať ochrannej známky a musí viesť k tomu, že ochranná známka môže verejnosť zavádzať. Vymedzenie takéhoto spôsobu používania sa tak neuvádza.
70. Po druhé z tohto ustanovenia tiež vyplýva, že klamlivé použitie sa nemusí nevyhnutne týkať kvality, povahy alebo zemepisného pôvodu tovaru a služieb, na ktoré sa vzťahuje, ako to vyplýva z otvorenej povahy uvedených kritérií. V tomto smere sa domnievam, že vzhľadom na otvorenú povahu tohto zoznamu je zbytočné diskutovať o tom, či uvedenie do omylu, pokiaľ ide o osobu (error in persona), ako sa posudzuje v prejednávanej veci, môže byť spojené s jedným z uvedených kritérií a s ktorým konkrétnym kritériom súvisí.
71. Podobne ako francúzska vláda teda nevidím dôvod, prečo by sa predmet omylu, ktorý môže viesť k uplatneniu predmetného dôvodu zrušenia, musel obmedzovať – ako tvrdí PMJC – na nejaké špecifické aspekty tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, ako sú napríklad tie, ktoré sa týkajú zloženia alebo špecifického spôsobu výroby (tento účastník uvádza príklad ochrannej známky odkazujúcej na zlato, ktorá by sa používala na tovar neobsahujúci žiadne zlato, alebo ochrannej známky odkazujúcej na organickú výrobu na tovare, ktorý by v skutočnosti bol priemyselného pôvodu).
72. Je pravda, že v kontexte článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001, ktorý je v podstate totožný s článkom 20 písm. b) smernice 2015/2436, z praxe EUIPO vyplýva, že zavádzajúce používanie ochrannej známky vzniká vtedy, keď vlastnosti tovaru nie sú v súlade s jednoznačným posolstvom vyjadreným označením. To by sa vzťahovalo napríklad na ochrannú známku obsahujúcu slovné prvky „kozí“ a „syr“ a obrazový prvok znázorňujúci kozu, ktorá by bola umiestnená na syr, ktorý nie je vyrobený z kozieho mlieka, alebo na ochrannú známku „čistá nová vlna“ zapísanú pre odevy, ktorá by sa používala pre odevy vyrobené z umelej tkaniny.(28) Navyše v prípade ochranných známok zložených zo zemepisného označenia (alebo ho obsahujúcich) sa zavádzajúce používanie preukáže, ak sa tovary skrátka nevyrábajú na mieste zodpovedajúcom ochrannej známke.(29)
73. V tomto zmysle PMJC zrejme tvrdí, že prípadná klamlivá prezentácia z jej strany týkajúca sa konkrétneho autora výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, nemôže viesť k zrušeniu sporných ochranných známok, pretože takáto klamlivá prezentácia by nemala vplyv na posolstvo vyjadrené ochrannou známkou a predstavovala by prvok, ktorý je vo vzťahu k ochrannej známke a výrobku externý.
74. Po prvé pripomínam, že práve zohľadnenie prvkov, ktoré sú vo vzťahu k označeniu externé, odlišuje predmetný dôvod zrušenia od „súbežného“ dôvodu zamietnutia zápisu z dôvodu klamlivosti označenia, ako už bolo vysvetlené.
75. Po druhé jediným možným posolstvom, ktoré by azda mohla vyjadrovať ochranná známka zodpovedajúca menu módneho návrhára, je skutočnosť, že tovar, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, bol navrhnutý týmto návrhárom alebo v určitom spojení s ním (v určitom okamihu), ako to podľa všetkého uznal Súdny dvor v rozsudku Emanuel.(30) Relevantnosť takéhoto vnímania na účely zrušenia (alebo zápisu) však bola v uvedenom rozsudku presne a z dobrého dôvodu vylúčená. Podobne aj Všeobecný súd potvrdil zistenie, že „používanie ochranných známok tvorených priezviskom je rozšírenou praxou vo všetkých komerčných odvetviach a dotknutá verejnosť dobre vie, že za každou ochrannou známkou tvorenou priezviskom sa nevyhnutne neskrýva rovnomenný módny návrhár“.(31)
76. V každom prípade prijatie tvrdení spoločnosti PMJC by znamenalo, že patronymická ochranná známka, o akú ide v prejednávanej veci, by sa sotva mohla – alebo možno nikdy nemohla – stať klamlivou, ako v podstate konštatuje francúzska vláda. Samotná skutočnosť, že tvorca, ktorého menu zodpovedá ochranná známka, sa nepodieľal na tvorbe tovaru označeného ochrannou známkou, totiž neznamená, že táto ochranná známka môže byť zrušená, ako to jednoznačne vyplýva z rozsudku Emanuel, a zároveň taký účinok nemôže mať ani žiadny úkon majiteľa, ktorý by vyvolával mylný opačný dojem (pretože takýto úkon by sa týkal prvku, ktorý je vo vzťahu k ochrannej známke a tovaru externý, ako tvrdí PMJC).
77. Domnievam sa, že takýto záver treba odmietnuť. A to nielen preto – ako tvrdí francúzska vláda –, že neexistuje dôvod, aby sa s patronymickými ochrannými známkami zaobchádzalo inak než s inými ochrannými známkami (vylúčením možnosti, že ich používanie sa môže stať zavádzajúcim), ale aj preto, že – ako už bolo uvedené – zo znenia článku 20 písm. b) smernice 2015/2436 vyplýva, že pre preskúmanie, ktoré sa má vykonať podľa daného ustanovenia, je dôležité, či spôsob používania takejto ochrannej známky zavádza verejnosť, pokiaľ ide o určitý rys výrobku (alebo vytvára dostatočne závažnú pravdepodobnosť takéhoto klamania). Inými slovami, skutočnosť, že samotná patronymická ochranná známka nemôže vyjadrovať žiadnu chybnú informáciu o konkrétnom ryse tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, neodpovedá na otázku, či to môže robiť konkrétny spôsob použitia tejto ochrannej známky.
78. Nechápem preto, prečo by sa zavádzajúce používanie ochrannej známky nemohlo týkať skutočného tvorcu tovaru alebo – možno v širšom zmysle – štylistického autorstva výrobku, ak by sa dospelo k záveru, že používanie ochrannej známky nepravdivo naznačuje, že tovar, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, bol vytvorený v určitom spojení s daným tvorcom, v dôsledku čoho je verejnosť skutočne klamaná práve v tejto záležitosti (alebo existuje dostatočne závažná pravdepodobnosť takéhoto klamania).
79. Podľa môjho názoru skutočnosť, že takáto situácia môže patriť do pôsobnosti článku 20 písm. b) smernice 2015/2436, sa potvrdzuje aj preskúmaním kontextu, v ktorom sa uvedené ustanovenie uvádza, a cieľov, ktoré sleduje smernica 2015/2436.
b) Kontext a ciele
80. Pokiaľ ide o kontext, konštatujem, že sporné ustanovenie je súčasťou kapitoly 2 oddielu 4 smernice 2015/2436, v ktorom sa stanovujú tri rôzne scenáre zrušenia (ktoré boli podobne stanovené v článku 12 smernice 2008/95).
81. Prvý scenár sa týka zrušenia z dôvodu – stručne povedané – „absencie skutočného používania“ ochrannej známky. V tomto smere sa v článku 19 ods. 1 smernice 2015/2436 stanovuje, že „ochranná známka môže byť zrušená, ak sa počas nepretržitého obdobia piatich rokov v členskom štáte skutočne nepoužívala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie náležite odôvodnené“.
82. Konštatujem, že hoci je cieľom tohto pravidla znížiť celkový počet ochranných známok zapísaných a chránených v Európskej únii (a teda obmedziť možné konflikty medzi nimi), zo širšieho pohľadu sa v ňom vyjadruje aj myšlienka, že „ochranné známky plnia svoj účel, ktorým je rozlišovať tovary alebo služby a umožňovať spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia, len ak sa skutočne používajú na trhu“.(32) V tomto duchu Súdny dvor predovšetkým vysvetlil, že pojem „riadne používanie“ je nutné chápať ako „skutočné používanie v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu výrobku alebo služby pre spotrebiteľa alebo konečného používateľa, aby mohli bez akejkoľvek možnosti zámeny odlíšiť tovar alebo službu od iných tovarov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod“.(33)
83. Pokiaľ ide o druhý scenár, článok 20 písm. a) smernice 2014/2436 umožňuje zrušenie, ak sa ochranná známka „v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa… stala v oblasti obchodu obvyklým pomenovaním výrobku alebo služby, pre ktoré je zapísaná“. Cieľom tohto scenára je teda zrušiť ochranu ochranných známok, ktoré sa stali druhovým odkazom, a v dôsledku toho stratili svoju rozlišovaciu spôsobilosť (často skrátka v dôsledku určitého obchodného úspechu),(34) a teda aj schopnosť plniť svoju funkciu označenia pôvodu.(35)
84. Tretím scenárom zrušenia je scenár, o ktorý ide v prejednávanej veci.
85. Hoci sa každý z týchto troch scenárov zjavne vzťahuje na odlišnú situáciu, z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že všetky sa musia chápať ako uplatňovanie logiky a cieľov, na ktorých sú založené pravidlá v oblasti ochranných známok, ktorými sa určuje, že práva priznané majiteľovi ochrannej známky sú chránené len dovtedy, kým ochranná známka naďalej plní svoju základnú funkciu označenia pôvodu,(36) čo sa odráža v jej vymedzení ako takom, v ktorom sa opisuje ako akékoľvek označenie, ktoré je okrem iného spôsobilé „rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov“.(37) Keď túto funkciu už neplní, práva majiteľov ochrannej známky možno zrušiť.(38)
86. Preto by sa javilo ako nesúrodé vykladať pôsobnosť tretieho dôvodu zrušenia, o ktorý ide v tejto veci, tak, že možnosť zrušiť patronymickú ochrannú známku sa kategoricky vylučuje za každých okolností, hoci jej spôsob používania vyjadruje nepravdivú informáciu o štylistickom autorstve zahrnutých výrobkov alebo služieb, čo bráni tomu, aby ochranná známka slúžila ako záruka, že tovar, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, b bol vyvinutý pod kontrolou podniku majiteľa.
87. Na tomto mieste pripomínam, že hlavný záver, ku ktorému Súdny dvor dospel v rozsudku Emanuel, bol odôvodnený tým, že prerušenie väzieb medzi patronymickou ochrannou známkou a tvorcom nemalo vplyv na základnú funkciu ochrannej známky, pretože práve nový majiteľ tejto patronymickej ochrannej známky garantoval kvalitu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka. Práve preto Súdny dvor odmietol myšlienku, že mylné presvedčenie spotrebiteľa o tom, kto príslušné odevy navrhol (ktoré je však, ako Súdny dvor uznal, fakticky možné), môže mať vplyv na zápis alebo viesť k jeho zrušeniu.
88. Zdá sa mi, že s týmto záverom nie je v súlade tvrdenie, že keďže prerušenie väzby je ako také bezproblémové pre zápis a irelevantné pre zrušenie, žiaden spôsob používania takejto patronymickej ochrannej známky, v prípade ktorej sa „prerušilo spojenie“, nemôže nikdy viesť k jej zrušeniu. V skutočnosti by tento záver znamenal zabezpečenie potenciálne trvalej ochrany ochrannej známky napriek tomu, že jej používanie majiteľom je v rozpore s vyššie uvedenou logikou, pričom by to spotrebiteľovi bránilo v možnosti ľahko rozlíšiť tovar, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, od tovaru vyrobeného pod kontrolou iného subjektu (možným neoprávneným využitím práce iného podniku).
89. V tomto smere konštatujem, že Všeobecný súd už vo svojom rozsudku Fiorucci zaujal rovnaký postoj, aký tu obhajujem. Vysvetlím: keď zamietol návrh na zrušenie ochrannej známky zodpovedajúcej menu módneho návrhára, vychádzal zo skutočnosti, že žalobca nepredložil v tomto smere dostatočné dôkazy, ale nie z dôvodu, že by takémuto návrhu nebolo možné vyhovieť z dôvodu zrušenia na základe zavádzajúceho spôsobu používania ochrannej známky.(39)
90. Podobný postoj zaujal aj generálny advokát Ruiz‑Jarabo Colomer vo svojich návrhoch vo veci Emanuel. V podstate pripomenul, že prerušenie väzieb medzi ochrannou známkou a tvorcom nemá vplyv na základnú funkciu ochrannej známky na účely jej zrušenia, a dodal, že „na to, aby rozhodol o zavádzaní, ktorého mohla byť verejnosť obeťou, však vnútroštátny súd musí zvážiť osobitosti daného sporu, aby posúdil následky používania ochrannej známky“.(40)
91. Napokon pripomínam, že zo záverov Súdneho dvora v rozsudku Emanuel vyplýva, že možnosť zrušenia ochrannej známky nie je spôsobená prerušením väzieb medzi tvorcom a majiteľom patronymickej ochrannej známky ako takým („pre túto jedinú osobitnosť“). Tento prvok odôvodnenia však celkom logicky naznačuje, ako tvrdí aj francúzska vláda, že takéto prerušenie väzieb, ak je kombinované s inými faktormi, môže viesť k opačnému výsledku.
92. Zároveň, ako v podstate podotýka Európska komisia, treba podľa mňa závery rozsudku Emanuel stále chápať ako hlavné pravidlo, ktoré sa uplatňuje v situácii, keď sa preruší väzba medzi patronymickou ochrannou známkou a tvorcom, ktorého menu táto ochranná známka zodpovedá. V tejto súvislosti opäť pripomínam následné konštatovanie, že „používanie ochranných známok tvorených priezviskom je rozšírenou praxou vo všetkých komerčných odvetviach a dotknutá verejnosť dobre vie, že za každou ochrannou známkou tvorenou priezviskom sa nevyhnutne neskrýva rovnomenný módny návrhár“.(41)
93. Zistenie, že spôsob používania patronymickej ochrannej známky, v prípade ktorej bolo prerušené spojenie s pôvodným tvorcom, sa stal klamlivým, sa preto musí nevyhnutne zakladať na spoľahlivom súbore dôkazov preukazujúcich, že ochranná známka stratila schopnosť plniť svoju základnú funkciu, a to z dôvodu klamania alebo jeho závažnej pravdepodobnosti zo strany majiteľa ochrannej známky, pokiaľ ide o štylistické autorstvo tovaru, ktoré bolo spôsobené použitím ochrannej známky.
94. Konkrétnejšie sa domnievam, že na to, aby bolo možné zrušiť ochrannú známku obsahujúcu meno tvorcu, musia dôkazy preukázať správanie majiteľa, ktorého cieľom je vytvoriť v mysliach spotrebiteľov mylný dojem spojitosti medzi tovarom, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, a pôvodným tvorcom, a že toto správanie musí mať takú intenzitu, rozsah alebo logiku, aby viedlo k záveru, že od cieľovej verejnosti už nemožno rozumne očakávať, že sa nebude domnievať, že daný tvorca sa podieľal na tvorbe konkrétneho tovaru (alebo služieb).
95. To, či konanie, aké opísal vnútroštátny súd, v konečnom dôsledku odôvodňuje zrušenie ochrannej známky z dôvodu zavádzajúceho spôsobu používania sporných ochranných známok, je – samozrejme – vecou skutkového posúdenia, ktoré musí vykonať vnútroštátny súd. V tomto smere sa však domnievam, že prvky relevantné pre takéto preskúmanie by mohli zahŕňať napríklad reklamnú kampaň majiteľa ochrannej známky, v ktorej by vystupoval tvorca a ktorá by nepravdivo naznačovala jeho skutočné zapojenie do umeleckého dohľadu nad dotknutými výrobkami, ako to v podstate navrhuje Komisia, alebo iné druhy komunikácie zo strany majiteľa, v ktorých by sa uvádzalo, že konkrétne výrobky boli vytvorené v spolupráci s tvorcom, alebo skutočne použitie dekorácií (na výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka), ktoré sa týkajú špecifického tvorivého sveta tvorcu alebo sú preň charakteristické, na ktorý sa nevzťahujú vlastnícke práva prevedené spolu so spornými ochrannými známkami, alebo naznačujú jeho prítomnosť, čo vedie k mylnému vnímaniu zo strany spotrebiteľa, pokiaľ ide o (štylistické) autorstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka.
96. S prihliadnutím na vyššie uvedené úvahy a v súlade so stanoviskom, ktorý vyjadrila francúzska vláda a Komisia, domnievam sa, že článok 20 písm. b) smernice 2015/2436 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia zrušeniu ochrannej známky týkajúcej sa priezviska tvorcu z dôvodu jej používania po prevode za podmienok, ktoré vo verejnosti vyvolávajú skutočný dojem, že tvorca sa stále zúčastňuje na vytváraní výrobkov označených touto ochrannou známkou, hoci to tak už nie je. Navyše zastávam názor, že na určenie toho, či takéto používanie ochrannej známky treba považovať za zavádzajúce v zmysle uvedených ustanovení, musí z predložených dôkazov vyplývať, že predmetná ochranná známka už nemôže plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, najmä preto, že správanie jej majiteľa skutočne vyvoláva mylný dojem v mysli cieľovej verejnosti o spojení medzi tovarom, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, a tvorcom, alebo keď používanie ochrannej známky prináša dostatočne závažné riziko takéhoto klamania, a ak už nemožno rozumne očakávať, že cieľová verejnosť nebude predpokladať, že daný tvorca sa podieľal na tvorbe konkrétneho tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka.
97. Okrem toho mi zostáva posúdiť tvrdenie spoločnosti PMJC, že uvedený všeobecný záver – že konanie opísané v položenej otázke patrí do pôsobnosti predmetného dôvodu zrušenia a môže v závislosti od okolností viesť k zrušeniu patronymickej ochrannej známky – predstavuje „neprimeranú sankciu“ porušujúcu jej vlastnícke právo zaručené článkom 17 ods. 2 Charty, pretože takéto konanie by bolo vhodnejšie riešiť podľa pravidiel iných oblastí práva.
C. Článok 17 ods. 2 Charty, zrušenie ochrannej známky a uplatniteľnosť pravidiel iných oblastí práva
98. Tento oddiel začnem poznámkou, že ochranné známky podliehajú ochrane podľa článku 17 ods. 2, podľa ktorého „duševné vlastníctvo je chránené“.(42)
99. V tomto smere súhlasím so spoločnosťou PMJC, že zrušenie ochrannej známky má závažné dôsledky pre majiteľa ochrannej známky, pre ktorého môže ochranná známka predstavovať cenné obchodné aktívum.(43)
100. Toto právo však nie je absolútne, ale musí sa naň nazerať so zreteľom na jeho funkciu v spoločnosti.(44) V dôsledku toho môže byť jeho výkon obmedzený v súlade s podmienkami stanovenými v článku 52 ods. 1 Charty.
101. Keď teraz prejdem k tvrdeniam spoločnosti PMJC, táto strana sporu podľa všetkého tvrdí, že ak by zrušenie ochrannej známky malo byť dôsledkom jej konania spočívajúceho v zavádzaní verejnosti, pokiaľ ide o skutočného autora tovaru, na ktorý sa vzťahujú predmetné ochranné známky, išlo by o neprimeraný dôsledok, pretože takéto konanie sa už rieši v pravidlách iných oblastí práva, ako je zavádzajúca reklama alebo nekalá súťaž. Tieto pravidlá podľa tejto strany sporu nevyvolávajú také drastické dôsledky ako zrušenie ochrannej známky.
102. Rozumiem tvrdeniam spoločnosti PMJC, že záver, ku ktorému som dospel v predchádzajúcom oddiele, vedie k výkladu článku 20 písm. b) smernice 2015/2436, ktorý je v rozpore s článkom 17 ods. 2 Charty, pretože vedie k neprimeranému obmedzeniu jej vlastníckeho práva, ktoré presahuje to, čo je za daných okolností nevyhnutné.
103. V prvom rade pripomínam, že ustanovenia sekundárnych právnych predpisov, ako je článok 20 písm. b) smernice 2015/2436, sa – samozrejme – musia vykladať tak, aby neboli v rozpore so základnými právami chránenými právnym poriadkom Európskej únie.(45)
104. Navyše pokiaľ ide o špecifickú požiadavku nevyhnutnosti, ktorá je súčasťou testu proporcionality zakotveného v článku 52 ods. 1 Charty, domnievam sa, že právne dôsledky vyvolané pravidlami iných oblastí práva, ako sú oblasti, na ktoré odkazuje PMJC, alebo aj pravidlá autorského práva, na ktoré sa odkazuje v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, nemožno považovať za alternatívne opatrenia, ktoré by boli rovnako účinné ako zrušenie ochrannej známky, vo svetle cieľa, ktorý sledujú príslušné pravidlá práva Únie v oblasti ochranných známok, a to zachovať právnu ochranu spojenú s danou ochrannou známkou len v rozsahu, v akom je zachovaná jej základná funkcia, ako už bolo vysvetlené.
105. Hoci sa týmito osobitnými pravidlami sledujú ciele, ktoré sú špecifické pre danú oblasť práva, žiadne z nich neumožňuje vyvodiť následky z konania majiteľa, keď toto konanie ovplyvňuje samotnú základnú funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu.
106. Súdny dvor v tomto smere vysvetlil, že hoci sa v pravidlách EÚ týkajúcich sa ochrannej známky priznávajú majiteľovi ochrannej známky určité práva, vyžaduje sa aj to, aby „z konania majiteľa [vyplývali] následky“,(46) ktoré môžu zahŕňať zrušenie ochrany spojenej s ochrannou známkou, ak je ohrozená základná funkcia ochrannej známky. Naopak, takýto výsledok by nebolo možné dosiahnuť, ak by sa právne následky, ktoré majú vyplývať z konania majiteľa, obmedzili na tie, ktoré sú stanovené v iných oblastiach práva, ako sú tie, na ktoré odkazuje PMJC.
107. Okrem toho pokiaľ ide o proporcionalitu stricto sensu, konkrétne o otázku, či nevýhody spôsobené výkladom predmetného ustanovenia nie sú neprimerané sledovaným cieľom, Súdny dvor už vysvetlil, že prijatím príslušných dôvodov zrušenia normotvorca EÚ dosahuje rovnováhu medzi záujmami podnikov ako majiteľov ochranných známok na strane jednej a verejným záujmom na zachovaní ochrany poskytovanej ochrannej známke len dovtedy, kým môže plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, na strane druhej.(47)
108. Domnievam sa, že navrhovaný výklad je v súlade s touto rovnováhou. Z predchádzajúcej analýzy totiž vyplýva, že hoci porušenie iných právnych predpisov majiteľom môže byť relevantný prvok pre preskúmanie toho, či by ochranná známka mala byť zrušená, takéto súčasné porušenie nemôže viesť k automatickému rozhodnutiu o zrušení bez širšieho posúdenia, či ochranná známka stratila schopnosť plniť svoju základnú funkciu.
109. Vzhľadom na tieto úvahy sa domnievam, že výklad článku 20 písm. b) smernice 2015/2436, ktorý navrhujem, nie je v rozpore s článkom 17 ods. 2 Charty.
V. Návrhy
110. Vzhľadom na uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal Cour de cassation (Kasačný súd, Francúzsko) takto:
Článok 12 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok a článok 20 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia zrušeniu ochrannej známky týkajúcej sa priezviska tvorcu z dôvodu jej používania po prevode za podmienok, ktoré vo verejnosti vyvolávajú skutočný dojem, že tvorca sa stále zúčastňuje na vytváraní výrobkov označených touto ochrannou známkou, hoci to tak už nie je.
Na určenie toho, či takéto používanie ochrannej známky treba považovať za zavádzajúce v zmysle uvedených ustanovení, musí z predložených dôkazov vyplývať, že predmetná ochranná známka už nemôže plniť svoju základnú funkciu označenia pôvodu, najmä preto, že správanie jej majiteľa skutočne vyvoláva mylný dojem v mysli cieľovej verejnosti o spojení medzi tovarom, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka, a tvorcom, alebo keď používanie ochrannej známky prináša dostatočne závažné riziko takéhoto klamania, a ak už nemožno rozumne očakávať, že cieľová verejnosť nebude predpokladať, že daný tvorca sa podieľal na tvorbe konkrétneho tovaru, na ktorý sa vzťahuje ochranná známka.
1 Jazyk prednesu: angličtina.
2 Ako sa uvádza v článku 20 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1) (ďalej len „smernica 2015/2436“) a v článku 12 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25) (ďalej len „smernica 2008/95“).
3 Rozsudok z 30. marca 2006 (C‑259/04) (ďalej len „rozsudok Emanuel“, EU:C:2006:215).
4 Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) (ďalej len „smernica 89/104“).
5 Neskôr vysvetlím, že to úplne neplatí pre francúzsku jazykovú verziu článku 20 písm. b) smernice 2015/2436, ale to nemá žiadny vplyv na výsledné pravidlo.
6 Pre „kozmetiku a kozmetické výrobky“ a „oblečenie“.
7 Pre „dámske, pánske a detské oblečenie“ a „návrhárstvo odevov, styling (oblečenia)“.
8 To je v súčasnosti obsahom článku 20 písm. b) smernice 2015/2436 a v podstate aj dvoch právnych predchodcov tohto ustanovenia, a to článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95 a článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104.
9 Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz‑Jarabo Colomer vo veci Emanuel (C‑259/04, ďalej len „návrhy vo veci Emanuel“, EU:C:2006:50, body 3 a 4).
10 V uplatniteľných právnych normách EÚ sa v súvislosti s príslušným dôvodom zamietnutia zápisu ochrannej známky používa pojem „klamať“ (deceit), zatiaľ čo v kontexte príslušného dôvodu zrušenia (zapísanej) ochrannej známky sa používa pojem „zavádzať“ (mislead). Bez toho, aby bolo potrebné skúmať túto jazykovú voľbu hlbšie, poznamenávam, že Súdny dvor použil pojem „klamať“ na označenie oboch scenárov (zápis a zrušenie). Rozsudok zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, „rozsudok Gorgonzola“, EU:C:1999:115, bod 41).
11 Kurzívou zvýraznil generálny advokát. Toto pravidlo sa dnes nachádza v článku 4 ods. 1 písm. g) smernice 2015/2436, ktorý je v podstate totožný s článkom 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104, o ktorý ide v rozsudku Emanuel. Tento dôvod zamietnutia zápisu predstavuje jeden z viacerých absolútnych dôvodov na zamietnutie ochranných známok alebo ich vyhlásenie za neplatné, ktoré sú dnes uvedené v článku 4 smernice 2015/2436, ktoré bránia zápisu ochrannej známky a v prípade chybného zápisu ochrannej známky môžu viesť k jej vyhláseniu za neplatnú.
12 Rozsudok Emanuel, body 48 a 49.
13 Pozri napríklad rozsudky z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze (C‑689/15, ďalej len „rozsudok Gözze Frottierweberei“, EU:C:2017:434, bod 41 a citovaná judikatúra), a z 13. mája 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO‑INSECT Shocker) (T‑86/19, EU:T:2020:199, bod 72 a citovaná judikatúra).
14 Návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cruz Villalón vo veci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, ďalej len „návrhy vo veci Kornspitz“, EU:C:2013:563, bod 27).
15 Pozri návrhy vo veci Emanuel, body 35 až 40. V súvislosti s ochrannými známkami EÚ článok 20 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1) (ďalej len „nariadenie 2017/1001“) stanovuje, že „ochranná známka EÚ môže byť prevedená nezávisle od prevodu podniku na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná“. Podobne sa v článku 21 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá predstavuje prílohu 1 C k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), uvádza, že „členovia môžu stanoviť podmienky poskytovania licencií a prevodu ochranných známok pod podmienkou, … že majiteľ zaregistrovanej ochrannej známky bude mať právo prevodu ochrannej známky, pričom by sa nemusel nevyhnutne previesť predmet činnosti, ku ktorému ochranná známka prináleží“.
16 Kurzívou zvýraznil generálny advokát.
17 Návrhy vo veci Emanuel, bod 57. Pozri napríklad aj rozsudok z 29. júna 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Írsko a Ornua (La Irlandesa 1943), (T‑306/20, ďalej len „rozsudok La Irlandesa“, EU:T:2022:404, bod 27).
18 Pozri napríklad rozsudok z 22. marca 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) (T‑60/17, EU:T:2018:164, bod 63 a citovaná judikatúra), a rozsudok La Irlandesa, bod 71.
19 Rozsudok Gözze Frottierweberei, bod 55 a citovaná judikatúra. Kurzívou zvýraznil generálny advokát.
20 Rozsudok zo 14. decembra 2022, Devin/EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (T‑526/20, EU:T:2022:816, bod 119 a citovaná judikatúra), alebo z 29. novembra 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T‑107/23, EU:T:2023:769, bod 30 a citovaná judikatúra). Ako príklad možno uviesť to, že klamlivosť bola potvrdená v prípade označenia „WINE OH!“, ktoré sa používalo v súvislosti s „minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi“, a to z dôvodu rozporu medzi označením a povahou tovaru, ktorý ním mal byť označený, pričom tento dojem bol ešte posilnený použitím výkričníka. Táto ochranná známka však bola považovaná za spôsobilú na zápis pre iné tovary a služby; rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu zo 7. marca 2006, R 1074/2005‑4‑WINE OH!, body 20 až 24.
21 Rozsudok Gözze Frottierweberei, body 56 a 57.
22 Rozsudok La Irlandesa, bod 68.
23 Pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. marca 2022, Maxxus Group (C‑183/21, EU:C:2022:174, bod 30).
24 Uvedený v predtým uplatniteľnom článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95.
25 Rozsudky Gorgonzola, bod 41, a Emanuel, bod 47. Toto konštatovanie bolo formulované v súvislosti so smernicou 89/104, ktorej článok 12 ods. 2 písm. b) bol ekvivalentom článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 2008/95. V kontexte ochrannej známky EÚ pozri rozsudok La Irlandesa, bod 55 a citovanú judikatúru, alebo rozsudok z 22. júna 2022, Unite the Union/EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD) (T‑739/20, EU:T:2022:381, body 46 až 49).
26 Ďalej by som poznamenal, že až na dve výnimky – fínsku a maďarskú jazykovú verziu – sa zdá, že všetky jazykové verzie smernice 2008/95 už vychádzali z myšlienky (prostého) rizika (alebo dokonca možnosti) zavádzania verejnosti.
27 Pozri napríklad rozsudok z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, ďalej len „rozsudok Björnekulla“, EU:C:2004:275, bod 16).
28 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie, časť D Zrušenie, Oddiel 2 Hmotnoprávne ustanovenia, 31. marec 2024, dostupné na adrese https://guidelines.euipo.europa.eu/, s. 1465, bod 2.4.4.
29 Tamže. Ochranná známka Mövenpick of Switzerland bola zrušená, pretože dotknuté tovary sa vyrábali v Nemecku. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu z 12. februára 2009, R 697/2008‑1, Biscosuisse – Chocosuisse/Mövenpick Holding, body 17 až 19.
30 Rozsudok Emanuel, bod 48, a bod 31 vyššie.
31 Rozsudok zo 14. mája 2009, Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, ďalej len „rozsudok Fiorucci“, EU:T:2009:157, body 30 a 31). Pozri aj návrhy vo veci Emanuel, bod 63.
32 Odôvodnenie 31 smernice 2015/2436. Pozri tiež rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari (C‑720/18 a C‑721/18, EU:C:2020:854, bod 32 a citovaná judikatúra).
33 Rozsudok z 15. januára 2009, Silberquelle (C‑495/07, EU:C:2009:10, bod 17 a citovaná judikatúra).
34 Pozri návrhy vo veci Kornspitz, bod 30. V návrhoch, ktoré predložil generálny advokát Léger vo veci Björnekulla Fruktindustrier (C‑371/02, EU:C:2003:615, bod 50), sa uvádzajú príklady „walkman“, „celofán“ a „aspirín“.
35 Rozsudok zo 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C‑409/12, ďalej len „rozsudok Kornspitz“, EU:C:2014:130, bod 22 a citovaná judikatúra).
36 Pozri rozsudky Kornspitz, bod 22, a Björnekulla, bod 22.
37 Článok 3 smernice 2015/2436. Pozri aj odôvodnenie 13 smernice 2015/2436 v rovnakom zmysle a jej odôvodnenie 16, v ktorom sa uvádza, že „funkciou [ochrannej známky] je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako údaj o pôvode“. Pozri rozsudok Kornspitz, bod 21 a citovanú judikatúru.
38 Rozsudok Kornspitz, bod 22 a citovaná judikatúra.
39 Rozsudok vo veci Fiorucci, body 36 a 37 v súvislosti s ochrannou známkou EÚ.
40 Návrhy vo veci Emanuel, bod 70.
41 Rozsudok Fiorucci, body 30 a 31.
42 Pokiaľ ide o uplatňovanie na ochranné známky, pozri rozsudok z 30. januára 2019, Planta Tabak (C‑220/17, ďalej len „rozsudok Planta Tabak“, EU:C:2019:76, body 91 až 100), alebo rozsudok ESĽP z 11. januára 2007, Anheuser‑Busch Inc. v. Portugalsko, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, bod 72, v kontexte článku 1 prvého dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v ktorom sa zaručuje právo na ochranu majetku.
43 Ako to bolo uznané napríklad aj v návrhoch, ktoré predložil generálny advokát Jacobs vo veci Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:222, bod 39). Pokiaľ ide o uznanie závažných dôsledkov zrušenia, pozri návrhy vo veci Kornspitz, bod 30.
44 Rozsudok Planta Tabak, bod 94 a citovaná judikatúra.
45 Pozri v tomto zmysle a napríklad rozsudok z 30. januára 2024, Landeshauptmann von Wien (Zlúčenie rodiny s maloletým utečencom) (C‑560/20, EU:C:2024:96, bod 48).
46 Rozsudok z 27. apríla 2006, Levi Strauss (C‑145/05, EU:C:2006:264, bod 27).
47 Pozri v tomto zmysle tamže, bod 29, a rozsudok Kornspitz, bod 32 a citovanú judikatúrou. Pozri aj návrhy Kornspitz, bod 31. Poznamenávam, že túto rovnováhu ďalej posilňuje pravidlo vyplývajúce z článku 21 smernice 2015/2436, že ak dôvody na zrušenie existujú len v súvislosti s konkrétnym tovarom alebo službou, zrušenie sa musí týkať len ich.