—

Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, v zastúpení: E. Enging‑Deniz, Rechtsanwalt,

—

Pfahnl Backmittel GmbH, v zastúpení: M. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt,

—

nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,

—

francúzska vláda, v zastúpení: D. Colas a J.‑S. Pilczer, splnomocnení zástupcovia,

—

talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Varone, avvocato dello Stato,

—

Európska komisia, v zastúpení: F. Bulst a J. Samnadda, splnomocnení zástupcovia,

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 12 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (ďalej len „Backaldrin“), ktorá je spoločnosťou založenou podľa rakúskeho práva, a spoločnosťou Pfahnl Backmittel GmbH (ďalej len „Pfahnl“), ktorá je tiež spoločnosťou založenou podľa rakúskeho práva, vo veci slovného označenia „KORNSPITZ“, ktoré bolo na podnet spoločnosti Backaldrin zapísané ako ochranná známka.

3

Podľa článku 2 smernice 2008/95 sa „ochranná známka môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky… za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov“.

4

Článok 3 uvedenej smernice stanovuje:

„1.   Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné:

…

…“

5

Podľa článku 5 tejto smernice:

„1.   Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

2.   Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky bolo na ujmu.

…“

6

Článok 12 smernice 2008/95 stanovuje:

„1.   Ochranná známka bude zrušená, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.

…

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ochranná známka môže byť zrušená, ak po dni, keď bola zapísaná:

…“

7

§ 33b zákona z roku 1970 o ochranných známkach (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), vo svojom znení účinnom v čase okolností vo veci samej, znie:

„1.   Akákoľvek osoba môže žiadať o výmaz ochrannej známky v prípade, ak po dni, keď bola zapísaná, sa táto ochranná známka v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

2.   Rozhodnutie o výmaze je účinné so spätnou platnosťou od okamihu, keď sa preukázalo, že došlo k úplnej zmene vnímania ochrannej známky ako bežného názvu…“

8

Na podnet spoločnosti Backaldrin bola zapísaná rakúska slovná ochranná známka KORNSPITZ pre tovary patriace do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. K týmto výrobkom patria predovšetkým:

„múky a prípravky vyrobené z obilnín; pekárske výrobky; prípravky na pečenie; jemné pečivo pripravené aj na dopečenie; cesto… na výrobu jemného pečiva“.

9

Backaldrin vyrába pod touto ochrannou známkou hotovú zmes, ktorú dodáva predovšetkým pekárom. Tí spracujú túto zmes na podlhovasté pečivo, ktoré má na oboch koncoch tvar vretena. Backaldrin súhlasila s tým, aby títo pekári a predajcovia potravinárskych výrobkov, ktorých títo pekári zásobujú, predávali toto pečivo pri použití uvedenej ochrannej známky.

10

Konkurenti spoločnosti Backaldrin, medzi nimi aj spoločnosť Pfahnl, ako aj väčšina pekárov vedia, že slovné označenie „KORNSPITZ“ bolo zapísané ako ochranná známka. Podľa tvrdení spoločnosti Pfahnl, ktoré Backaldrin odmieta, koneční užívatelia toto slovné označenie naopak vnímajú ako bežný názov pekárskeho výrobku, konkrétne podlhovasté pečivo, ktoré má na oboch koncoch tvar vretena. Toto vnímanie možno vysvetliť predovšetkým okolnosťou, že pekári používajúci hotovú zmes, ktorú im poskytuje Backaldrin, svojich zákazníkov zvyčajne neupozorňujú na to, že označenie „KORNSPITZ“ je zapísané ako ochranná známka, a ani na to, že sa pečivo vyrába z uvedenej zmesi.

11

Dňa 14. mája 2010 podala Pfahnl podľa § 33b zákona z roku 1970 o ochranných známkach žiadosť o zrušenie práv priznaných ochrannou známkou KORNSPITZ tovarom uvedeným v bode 8 tohto rozsudku. Zrušovacie oddelenie na Österreichisches Patentamt (Rakúsky patentový úrad) rozhodnutím z 26. júla 2011 tejto žiadosti vyhovelo. Backaldrin podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu na Oberster Patent‑ und Markensenat (Najvyšší senát pre patenty a ochranné známky).

12

Uvedený súd sa pýta, v akom rozsahu má vo veci samej na uplatnenie kritéria „v obchode bežný názov“ vziať do úvahy skutočnosť, že výrobky, pre ktoré bola zapísaná ochranná známka, nie sú všetky určené rovnakým zákazníkom. V tejto súvislosti uvádza, že konečnými užívateľmi surovín a polotovarov, ako je hotová zmes určená na výrobu tohto pečiva, ktoré pod ochrannou známkou KORNSPITZ predáva Backaldrin, sú pekári a predajcovia potravinárskych výrobkov, zatiaľ čo konečnými užívateľmi pečiva sú zákazníci týchto pekárov a predajcov potravinárskych výrobkov.

13

Oberster Patent‑ und Markensenat sa domnieva, že žalobe proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia na Österreichisches Patentamt o zrušení sa má vyhovieť v rozsahu, v akom bola ochranná známka dotknutá vo veci samej zapísaná pre suroviny a polotovary, ako sú múky a prípravky vyrobené z obilnín, prípravky na pečenie, prípravky na dopečenie a cesto na výrobu jemného pečiva.

14

Naopak v súvislosti s hotovými výrobkami, pre ktoré bola ochranná známka „KORNSPITZ“ zapísaná tiež, konkrétne pekárske výrobky a jemné pečivo, žiada uvedený súd o objasnenie formou rozhodnutia Súdneho dvora v rámci prejudiciálneho konania. Predovšetkým chce zistiť, či môže pristúpiť k zrušeniu práv priznaných majiteľovi ochrannej známky, ak sa táto ochranná známka hotového výrobku, ktorý bol vyrobený zo suroviny dodanej majiteľom uvedenej ochrannej známky, nestala bežným názvom vo vnímaní predajcami, ale vo vnímaní konečnými užívateľmi tohto výrobku.

15

Uvedený súd spresňuje, že po doručení rozhodnutia v prejudiciálnom konaní posúdi potrebu vykonať prieskum verejnej mienky u konečných užívateľov v súvislosti s ich vnímaním slovného označenia „KORNSPITZ“.

16

Za týchto podmienok Oberster Patent‑ und Markensenat rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

17

Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 má vykladať v tom zmysle, že možno majiteľovi ochrannej známky zrušiť práva priznané touto ochrannou známkou vo vzťahu k výrobku, pre ktorý je zapísaná, ak sa v dôsledku konania alebo nekonania tohto majiteľa stala bežným názvom tohto výrobku z pohľadu len konečných užívateľov tejto ochrannej známky.

18

Podľa spoločnosti Backaldrin, nemeckej a francúzskej vlády, ako aj Európskej komisie treba na túto otázku odpovedať záporne, zatiaľ čo Pfahnl a talianska vláda zastávajú opačný názor.

19

V tejto súvislosti treba na úvod pripomenúť, že článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 sa týka situácie, v ktorej ochranná známka nie je viac spôsobilá spĺňať svoju funkciu označenia pôvodu (rozsudok z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Zb. s. I-5791, bod 22).

20

Medzi týmito rôznymi funkciami ochrannej známky je funkcia označenia pôvodu základnou funkciou (pozri najmä rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb. s. I-2417, bod 77, a z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Zb. s. I-8701, bod 71). Umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou, ako pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov a služieb iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. apríla 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, bod 26 a citovanú judikatúru). Ako uvádza generálny advokát v bode 27 svojich návrhov, identifikovaný podnik je podnik, pod ktorého kontrolou sa výrobok alebo služba uvádza na trh.

21

Normotvora Európskej únie potvrdil túto základnú funkciu ochrannej známky tým, že v článku 2 smernice 2008/95 stanovil, že označenia, ktoré sa dajú graficky vyjadriť, môžu tvoriť ochrannú známku iba vtedy, ak sú spôsobilé odlíšiť výrobky alebo služby jedného podniku od výrobkov alebo služieb iných podnikov (rozsudky zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 23, a Björnekulla Fruktindustrier, už citovaný, bod 21).

22

Dôsledky tejto podmienky vyplývajú predovšetkým z článkov 3 a 12 uvedenej smernice. Zatiaľ čo článok 3 vymenováva prípady, v ktorých ochranná známka nemôže ab initio spĺňať funkciu označenia pôvodu, týka sa článok 12 ods. 2 písm. a) tej istej smernice prípadu, v ktorom sa ochranná známka stala bežným názvom a stratila tak svoju rozlišovaciu spôsobilosť, takže už túto funkciu nespĺňa (pozri v tomto zmysle rozsudok Björnekulla Fruktindustrier, už citovaný, bod 22). Práva majiteľa ochrannej známky priznané článkom 5 smernice 2008/95 teda možno zrušiť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. apríla 2006, Levi Strauss, C-145/05, Zb. s. I-3703, bod 33).

23

V prípade opísanom vnútroštátnym súdom, ktorého posúdenie skutkových okolností prináleží výlučne uvedenému súdu, koneční užívatelia výrobku dotknutého vo veci samej, konkrétne pečiva nazvaného „KORNSPITZ“, vnímajú toto slovné označenie ako bežný názov tohto výrobku, a teda nie sú si vedomí toho, že niektoré toto pečivo sa vyrába z hotovej zmesi, ktorú dodáva určitý podnik pod ochrannou známkou KORNSPITZ.

24

Ako tiež uviedol vnútroštátny súd, toto vnímanie konečnými užívateľmi predovšetkým vyplýva zo skutočnosti, že predajcovia pečiva vyrobeného z uvedenej zmesi zvyčajne svojich zákazníkov neupozorňujú na to, že označenie „KORNSPITZ“ bolo zapísané ako ochranná známka.

25

Prípad uvedený v rozhodnutí vnútroštátneho súdu sa navyše vyznačuje tým, že predajcovia uvedeného hotového výrobku zvyčajne svojich zákazníkov v okamihu predaja neupozorňujú na pôvod rôznych výrobkov ponúkaných na predaj.

26

Treba konštatovať, že v takom prípade ochranná známka KORNSPITZ nespĺňa v rámci obchodu s pečivom nazvaným „KORNSPITZ“ svoju hlavnú funkciu označenia pôvodu, a v dôsledku toho možno túto ochrannú známku zrušiť, pokiaľ je zapísaná pre tento hotový výrobok, ak je strata rozlišovacej spôsobilosti uvedenej ochrannej známky vzhľadom na uvedený výrobok pripísateľná konaniu alebo nekonaniu jej majiteľa.

27

Toto konštatovanie nie je v rozpore s výkladom článku 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 podaným Súdnym dvorom v bode 26 už citovaného rozsudku Björnekulla Fruktindustrier, podľa ktorého v prípade, že sa na distribúcii výrobku, pre ktorý je zapísaná ochranná známka, podieľajú sprostredkovatelia, na posúdenie otázky, či sa táto ochranná známka stala v obchode bežným názvom pre dotknutý výrobok, sa zainteresované kruhy skladajú zo všetkých spotrebiteľov alebo konečných užívateľov a podľa charakteristických znakov trhu pre dotknutý výrobok zo všetkých podnikateľov, ktorí sa podieľajú na uvádzaní výrobku na trh.

28

Ako zdôraznil Súdny dvor uvedeným výkladom, pri odpovedi na otázku, či sa ochranná známka v obchode stala bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré je zapísaná, treba totiž vychádzať nielen z vnímania spotrebiteľmi alebo konečnými užívateľmi, ale podľa charakteristík dotknutého trhu treba vziať do úvahy aj vnímanie podnikateľmi, ako sú predajcovia.

29

Ako však uviedol Súdny dvor v bode 24 už citovaného rozsudku Björnekulla Fruktindustrier, vnímanie spotrebiteľmi alebo konečnými užívateľmi má v zásade rozhodujúci význam. V súlade s tým, čo uviedol generálny advokát v bodoch 58 a 59 svojich návrhov, sa treba domnievať, že v situácii, ako je tá vo veci samej, ktorá sa s výhradou overenia vnútroštátnym súdom vyznačuje tým, že dotknutá ochranná známka stratila z pohľadu konečných užívateľov rozlišovaciu spôsobilosť, táto strata môže viesť k zrušeniu práv priznaných majiteľovi ochrannej známky. Okolnosť, že predajcovia vedia o existencii ochrannej známky a o pôvode, ktorý označuje, nemôže sama osebe vylúčiť takéto zrušenie.

30

Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že na prvú položenú otázku treba odpovedať, že článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, ako je situácia vo veci samej, možno majiteľovi ochrannej známky zrušiť práva priznané touto ochrannou známkou vo vzťahu k výrobku, pre ktorý je zapísaná, ak sa v dôsledku konania alebo nekonania tohto majiteľa stala bežným názvom tohto výrobku z pohľadu len konečných užívateľov tejto ochrannej známky.

31

Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 má vykladať v tom zmysle, že za „nekonanie“ v zmysle tohto ustanovenia možno považovať skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nenabádal predajcov k tomu, aby vo väčšom rozsahu používali túto ochrannú známku na účely predaja výrobku, pre ktorý je uvedená ochranná známka zapísaná.

32

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že keďže normotvorca Únie vyrovnáva záujmy majiteľa ochrannej známky a záujmy jeho konkurentov vzťahujúce sa na dostupnosť označení, prijatím článku 12 ods. 2 písm. a) uvedenej smernice usúdil, že stratu rozlišovacej spôsobilosti uvedenej ochrannej známky možno jej majiteľovi vytýkať, len ak vyplýva z jeho konania alebo nekonania (rozsudky Levi Strauss, už citovaný, bod 19, ako aj z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 24).

33

Súdny dvor už rozhodol, že do pojmu „nekonanie“ tiež môže patriť opomenutie majiteľa ochrannej známky odvolať sa v primeranom čase na svoje výlučné právo podľa článku 5 rovnakej smernice a požiadať príslušný orgán, aby zabránil dotknutým tretím stranám používať označenie, v súvislosti s ktorým existuje pravdepodobnosť zámeny s touto ochrannou známkou, pretože cieľom takýchto žiadostí je práve zachovanie rozlišovacej spôsobilosti uvedenej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Levi Strauss, už citovaný, bod 34).

34

Pokiaľ sa však má dosiahnuť rovnováha uvedená v bode 32 tohto rozsudku, tento pojem „nekonanie“ nie je obmedzený na tento druh opomenutia, ale zahŕňa všetky opomenutia, ktorými majiteľ ochrannej známky nepreukázal dostatočnú obozretnosť v súvislosti so zachovaním rozlišovacej spôsobilosti svojej ochrannej známky. V situácii, tak ako ju opísal vnútroštátny súd, v ktorej predajcovia výrobku vyrobeného zo suroviny, ktorú dodal majiteľ ochrannej známky, svojich zákazníkov zvyčajne neupozorňujú na to, že označenie použité na pomenovanie dotknutého výrobku bolo zapísané ako ochranná známka, a prispievajú tak k premene tejto ochrannej známky na bežný názov, teda možno pasivitu tohto majiteľa, ktorý nepodnikne nič, čo by nabádalo predajcov vo väčšom rozsahu používať ochrannú známku, považovať za nekonanie v zmysle článku 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95.

35

Vnútroštátnemu súdu prináleží preskúmať, či spoločnosť Backaldrin v prejednávanej veci podnikla kroky na to, aby nabádala pekárov a predajcov potravinárskych výrobkov predávajúcich pečivo vyrobené z hotovej zmesi, ktorú im uvedená spoločnosť dodáva, k tomu, aby vo väčšom rozsahu používali túto ochrannú známku KORNSPITZ v obchodnom styku so zákazníkmi.

36

Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že na druhú položenú otázku treba odpovedať, že článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že za „nekonanie“ v zmysle tohto ustanovenia možno považovať skutočnosť, že majiteľ ochrannej známky nenabádal predajcov k tomu, aby vo väčšom rozsahu používali túto ochrannú známku na účely predaja výrobku, pre ktorý je uvedená ochranná známka zapísaná.

37

Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 má vykladať v tom zmysle, že zrušenie práv priznaných majiteľovi ochrannej známky nevyhnutne vyžaduje určiť, či pre výrobok, ktorého ochranná známka sa stala v obchode bežným názvom, existujú iné názvy.

38

Ako vyplýva zo samotného znenia tohto ustanovenia, ochranná známka môže byť zrušená, ak sa v dôsledku konania alebo nekonania majiteľa táto ochranná známka stala v obchode bežným názvom výrobku alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

39

V prípade takej situácie je irelevantné, či pre dotknutý výrobok alebo službu prípadne existujú alternatívne názvy, pretože to nič nemení na tom, že uvedená ochranná známka z dôvodu premeny na bežný názov v obchode stratila svoju rozlišovaciu spôsobilosť.

40

V dôsledku toho treba na tretiu položenú otázku odpovedať, že článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 2008/95 sa má vykladať v tom zmysle, že zrušenie práv priznaných majiteľovi ochrannej známky nevyžaduje určiť, či pre výrobok, ktorého ochranná známka sa stala v obchode bežným názvom, existujú iné názvy.

41

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: