—

Colloseum Holding AG, v zastúpení: M. Klette, Rechtsanwalt,

—

Levi Strauss & Co., v zastúpení: H. Harte-Bavendamm a M. Goldmann, Rechtsanwälte,

—

nemecká vláda, v zastúpení: T. Henze a J. Kemper, splnomocnení zástupcovia,

—

talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Santoro, avvocato dello Stato,

—

vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: C. Murrell, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Ford, barrister,

—

Európska komisia, v zastúpení: F. Bulst a F. Wilman, splnomocnení zástupcovia,

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), pričom toto ustanovenie bolo bez zmeny prevzaté do článku 15 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Colloseum Holding AG (ďalej len „Colloseum“) a Levi Strauss & Co. (ďalej len „Levi Strauss“) v súvislosti s výkladom pojmu „riadne používanie“, uvedeného v článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, pokiaľ sa zapísaná ochranná známka používa len prostredníctvom inej kombinovanej ochrannej známky, pričom predstavuje jeden z jej prvkov, alebo ak sa používa len spolu s inou ochrannou známkou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známok je zapísaná ako ochranná známka.

3

Článok 5 písm. C body 1 a 2 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva, podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného 28. septembra 1979 (Zbierka zmlúv Spojených národov, zv. 828, č. 11851, s. 305), stanovuje:

„(1)   Ak je v niektorej krajine používanie zapísanej známky povinné, smie sa zápis zrušiť len po primeranej lehote a vtedy, keď účastník neospravedlní, prečo známku nevyužíval.

(2)   Ak majiteľ používa továrenskú alebo obchodnú známku v podobe, ktorá sa líši svojimi prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu povahu známky, od podoby, v ktorej bola v niektorej… krajine [Únie založenej touto zmluvou] zapísaná, neprivodí to výmaz zápisu a nezmenší to ochranu udelenú známke.“

4

Deviate odôvodnenie nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„keďže neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky Spoločenstva alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne používajú.“

5

Článok 7 tohto nariadenia, nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

…

…“

6

Článok 7 ods. 3 toho istého nariadenia znie:

„Odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebudú uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku jej používania.“

7

Článok 9 nariadenia č. 40/94, nazvaný „Práva z ochrannej známky Spoločenstva“, vo svojom odseku 1 stanovuje:

„K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

…

…“

8

Článok 15 uvedeného nariadenia, nazvaný „Používanie ochranných známok Spoločenstva“, stanovuje:

„1.   Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Spoločenstva v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka Spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

2.   Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

…“

9

Článok 98 nariadenia č. 40/94 vo svojom odseku 1 uvádza:

„Ak súd pre ochranné známky Spoločenstva zistí, že odporca porušil alebo hrozil, že poruší ochrannú známku Spoločenstva, vydá, pokiaľ neexistujú osobitné dôvody tak neurobiť, príkaz zakazujúci odporcovi pokračovať v porušovaní alebo hrozbe porušovania. V súlade so svojím vnútroštátnym právom taktiež prijme také opatrenia, ktoré sa budú zameriavať na zabezpečenie dodržiavania tohto zákazu.“

10

§ 14 ods. 2 bod 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, s. 3082), v znení zákona zo 7. júla 2008 (BGBl. I, s. 1191), zodpovedajúci článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, upravuje právo majiteľa ochrannej známky zakázať používanie:

„… označenia, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny verejnosťou; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou…“

11

Článok 14 ods. 5 tohto zákona stanovuje:

„Na každého, kto používa označenie tak, že porušuje odseky 2 až 4, môže majiteľ ochrannej známky v prípade opakovaného porušenia podať žalobu o zdržanie sa konania. Práva na zákaz sa možno domáhať, aj pokiaľ hrozí, že k porušeniu dôjde po prvý raz.“

12

Levi Strauss je majiteľom viacerých ochranných známok, najmä slovnej ochrannej známky Spoločenstva LEVI’S okrem iného pre oblečenie, a nemeckej slovnej a obrazovej ochrannej známky č. DD 641 687, zapísanej 12. januára 1977, pre nohavice, košele, plášte a bundy pre mužov, ženy a deti (ďalej len „ochranná známka č. 3“). Druhá uvedená ochranná známka, ktorá obsahuje slovný prvok „LEVI’S“ v červenom obdĺžnikovom prvku nachádzajúcom sa na ľavom hornom okraji vrecka, vyzerá takto:

13

Levi Strauss je aj majiteľom farebnej – červeno-modrej – obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 2 292 373, zapísanej 10. februára 2005 pre nohavice (ďalej len „ochranná známka č. 6“). Podľa svojho opisu v registri je pozičnou ochrannou známkou a pozostáva z textilnej červenej obdĺžnikovej etikety, ktorá je všitá do hornej časti ľavého švu zadného vrecka nohavíc, krátkych nohavíc alebo sukní, pričom z tohto švu vyčnieva. Vyzerá takto:

14

Zápis ochrannej známky č. 6 do registra obsahuje vyhlásenie o vzdaní sa práva, na základe ktorého uvedená ochranná známka nevytvára žiadne výhradné právo týkajúce sa formy a tvaru samotného vrecka. Ochranná známka č. 6 bola v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 zapísaná na základe rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním.

15

Colloseum prevádzkuje maloobchod s vrchným ošatením. V rámci tejto činnosti uviedol na trh nohavice, konkrétne rifle, značiek COLLOSEUM, S. MALIK a EURGIULIO. Tieto nohavice majú na úrovni pravého zadného vrecka malé textilné červené obdĺžnikové štítky, ktoré sú všité do hornej časti pravého vonkajšieho švu vrecka a na ktorých sú zobrazené dotknuté značky alebo názov „SM JEANS“.

16

Levi Strauss podal na príslušný vnútroštátny súd prvého stupňa žalobu, v ktorej najmä navrhol zakázať spoločnosti Colloseum ponúkať, uvádzať na trh alebo na tieto účely držať takéto nohavice. Colloseum uviedol najmä dôvod na obranu založený na nedostatočnom používaní ochrannej známky č. 6.

17

Súd prvého stupňa vyhovel návrhu Levi Strauss a odvolací súd zamietol odvolanie, ktoré podal Colloseum proti rozhodnutiu vydanému na prvom stupni.

18

Na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, bol podaný opravný prostriedok „Revision“, na základe ktorého tento súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu a vec mu vrátil. Po tom, čo odvolací súd znovu zamietol odvolanie spoločnosti „Colloseum“, táto spoločnosť podala nový opravný prostriedok „Revision“ na uvedený vnútroštátny súd.

19

Vnútroštátny súd uvádza, že rozhodnutie o tomto druhom opravnom prostriedku „Revision“ závisí od výkladu článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Určil by totiž, že medzi ochrannou známkou č. 6 a modelmi nohavíc, ktoré uvádza na trh Colloseum, existuje pravdepodobnosť zámeny na základe článku 9 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, za podmienky, že ochranná známka č. 6 je stále platná.

20

Vnútroštátny súd zdôrazňuje, že potrebuje teda vedieť, či bola ochranná známka č. 6 predmetom riadneho používania v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Poukazuje na to, že podľa zistení odvolacieho súdu, ktorými je viazaný v súlade s procesnými ustanoveniami nemeckého práva, bola ochranná známka č. 6 zapísaná 10. februára 2005. Jej majiteľovi teda zanikli jeho práva, ak uvedená ochranná známka nebola pred ukončením pojednávania, ktoré sa konalo na odvolacom súde 18. februára 2010, predmetom riadneho používania v zmysle uvedeného ustanovenia.

21

Vnútroštátny súd ďalej uvádza, že podľa zistení odvolacieho súdu Levi Strauss používal ochrannú známku č. 6 len vo forme ochrannej známky č. 3. Rozhodnutie o spore teda záleží najmä od otázky, či zapísaná ochranná známka, ktorá predstavuje jeden z prvkov inej ochrannej známky a ktorá v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním inej ochrannej známky, môže tiež byť predmetom riadneho používania v zmysle článku 15 ods. 1 tohto nariadenia z dôvodu používania tejto inej ochrannej známky.

22

Vnútroštátny súd poukazuje na to, že túto otázku nemožno považovať za vyriešenú. Zdôrazňuje tiež, že ochranné známky č. 3 a 6 sa nelíšia len prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochranných známok, a že v dôsledku toho v tomto prípade nie sú splnené podmienky článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94, čo vec samu odlišuje od skutkových okolností predchádzajúcich návrhu na začatie konania, ktorý viedol k rozsudku z 25. októbra 2012, Rintisch (C-553/11).

23

Vnútroštátny súd okrem toho uvádza, že možno takisto predpokladať, že z používania červeného obdĺžnikového štítku firmou Levi Strauss pri uvádzaní nohavíc s údajom „LEVI’S“ na trh vyplýva riadne používanie tak ochrannej známky č. 6, ako aj slovnej ochrannej známky LEVI’S, keďže samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známok je tiež zapísaná ako ochranná známka č. 3. Kladie si teda otázku, či môže byť ochranná známka predmetom riadneho používania v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, hoci sa používa len v spojení s inou ochrannou známkou, verejnosť považuje obe ochranné známky za nezávislé označenia s rozlišovacou spôsobilosťou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známok je navyše zapísaná ako ochranná známka.

24

Za týchto okolností Bundesgerichtshof rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„Má sa článok 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 vykladať tak,

25

Týmito otázkami, ktoré je vhodné skúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je podmienka riadneho používania ochrannej známky, čiže používania spôsobilého zabezpečiť zachovanie práv jej majiteľa v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, splnená, pokiaľ sa zapísaná ochranná známka, ktorá svoju rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla v dôsledku používania inej kombinovanej ochrannej známky, pričom predstavuje jeden z jej prvkov, používa len prostredníctvom tejto inej kombinovanej ochrannej známky, alebo ak sa používa len spolu s inou ochrannou známkou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známok je navyše zapísaná ako ochranná známka.

26

V súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov (rozsudok z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C-311/11 P, bod 23 a citovaná judikatúra). Podstatnou funkciou ochrannej známky je identifikovať v očiach spotrebiteľov podnik, z ktorého pochádza tovar (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 59 a citovanú judikatúru).

27

Pokiaľ ide o nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky na účely jej zápisu v dôsledku jej používania v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, Súdny dvor v rámci článku 3 ods. 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), pričom posledný uvedený článok v podstate zodpovedá uvedenému článku nariadenia č. 40/94, rozhodol, že nadobudnutie takejto spôsobilosti môže vyplývať tak z používania prvku zapísanej ochrannej známky ako jej súčasti, ako aj z používania odlišnej ochrannej známky v kombinácii so zapísanou ochrannou známkou. V týchto dvoch prípadoch je postačujúce, že v dôsledku tohto používania dotknuté okruhy verejnosti skutočne vnímajú tovar alebo službu označené samotnou ochrannou známkou, ktorej zápis sa žiada, ako tovar alebo službu pochádzajúce od určitého podniku (rozsudok zo 7. júla 2005, Nestlé, C-353/03, Zb. s. I-6135, bod 30).

28

V dôsledku toho nezávisle od otázky, či sa používanie týka označenia ako súčasti zapísanej ochrannej známky, alebo v kombinácii s ňou, podstatnou podmienkou je, aby v dôsledku tohto používania označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada, mohlo v povedomí dotknutých okruhov verejnosti označovať tovary, ktorých sa týka, ako tovary pochádzajúce od určitého podniku.

29

Okrem toho Súdny dvor už rozhodol, že konštatácia uvedená v bode 30 už citovaného rozsudku Nestlé má všeobecnú platnosť a uplatňuje sa, aj pokiaľ ide o preukázanie mimoriadnej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky s cieľom určiť, či existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (pozri rozsudok zo 17. júla 2008, L & D/ÚHVT, C-488/06 P, Zb. s. I-5725, body 50 až 52).

30

Vzhľadom na štruktúru a cieľ nariadenia č. 40/94, ako aj na znenie článku 15 ods. 1 tohto nariadenia treba usúdiť, že záver, ku ktorému dospel Súdny dvor v bode 30 už citovaného rozsudku Nestlé, treba použiť, aj pokiaľ ide o pojem „riadne používanie“, s cieľom zachovať práva majiteľa zapísanej ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia.

31

Je pravda, že používanie, ktorým označenie nadobudne rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, sa týka obdobia pred jeho zapísaním ako ochrannej známky, zatiaľ čo riadne používanie v zmysle článku 15 ods. 1 tohto nariadenia sa týka päťročného obdobia po zápise, čiže na používanie v zmysle uvedeného článku 7 ods. 3 s cieľom zápisu sa nemožno odvolávať pri preukazovaní používania v zmysle uvedeného článku 15 ods. 1 na účely zachovania práv majiteľa zapísanej ochrannej známky.

32

Treba však uviesť, že ako vyplýva z bodov 27 až 30 už citovaného rozsudku Nestlé, vo všeobecnosti pojem „používanie“ ochrannej známky zahŕňa, z dôvodu samotného významu tohto pojmu, tak nezávislé používanie tejto ochrannej známky, ako aj jej požívanie ako zložky inej ochrannej známky posudzovanej ako celku alebo v kombinácii s ňou.

33

Ako relevantne poukázali nemecká vláda a vláda Spojeného kráľovstva na pojednávaní na Súdnom dvore, kritérium používania, ktoré je vždy podstatné, sa nemôže posudzovať z odlišných hľadísk podľa toho, či ide o určenie, či je toto kritérium spôsobilé viesť k vzniku práv týkajúcich sa ochrannej známky, alebo k zabezpečeniu zachovania takýchto práv. Ak je totiž možné nadobudnúť ochranu označenia vo forme ochrannej známky prostredníctvom jeho používania, tá istá forma používania musí byť spôsobilá zabezpečiť zachovanie tejto ochrany.

34

Preto treba usúdiť, že požiadavky prevládajúce v súvislosti s preverením riadneho používania ochrannej známky v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sú analogické s požiadavkami týkajúcimi sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia používaním s cieľom jej zápisu v zmysle článku 7 ods. 3 tohto nariadenia.

35

V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, ako uvádzajú nemecká vláda, vláda Spojeného kráľovstva a Európska komisia, že zapísaná ochranná známka, ktorá sa používa len ako súčasť kombinovanej ochrannej známky alebo spolu s inou ochrannou známkou, musí byť na to, aby toto používanie zodpovedalo pojmu „riadne používanie“ v zmysle uvedeného článku 15 ods. 1, naďalej vnímaná ako údaj o pôvode predmetného tovaru.

36

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na položené otázky odpovedať tak, že podmienka riadneho používania ochrannej známky v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 môže byť splnená, pokiaľ sa zapísaná ochranná známka, ktorá svoju rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla v dôsledku používania inej kombinovanej ochrannej známky, pričom predstavuje jeden z jej prvkov, používa len prostredníctvom tejto inej kombinovanej ochrannej známky alebo ak sa používa len spolu s inou ochrannou známkou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známok je navyše zapísaná ako ochranná známka.

37

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

Podmienka riadneho používania ochrannej známky v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva môže byť splnená, pokiaľ sa zapísaná ochranná známka, ktorá svoju rozlišovaciu spôsobilosť nadobudla v dôsledku používania inej kombinovanej ochrannej známky, pričom predstavuje jeden z jej prvkov, používa len prostredníctvom tejto inej kombinovanej ochrannej známky alebo ak sa používa len spolu s inou ochrannou známkou a samotná kombinácia týchto dvoch ochranných známok je navyše zapísaná ako ochranná známka.