Odvolanie podané 15. júla 2009 Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (šiesta komora) z 29. apríla 2009 vo veci T 23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-265/09 P)

2009/C 233/11

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider)

Ďalší účastník konania: Borco-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Návrhy odvolateľa

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Opravný prostriedok smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa, ktorým bolo zrušené rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 30. novembra 2006 o zamietnutí žiadosti odporkyne v odvolacom konaní o zápis označenia „α“ ako ochrannej známky Spoločenstva. Súd prvého stupňa dospel k názoru, že odvolací senát nesprávne použil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 (ďalej len: „nariadenie č. 40/94“) tým, že chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia odvodzoval len z toho, že nemá žiadne grafické zmeny alebo ornamenty vo vzťahu k štandardnému typu písma Times New Roman, bez toho, aby konkrétne preskúmal jeho spôsobilosť rozlíšiť v povedomí relevantnej skupiny verejnosti predmetné tovary od tých, ktoré pochádzajú od konkurentov žalobkyne.

Ako odvolací dôvod sa uvádza porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu zastáva názor, že Súd prvého stupňa tento predpis nesprávne vyložil z troch hľadísk.

Po prvé na rozdiel od názoru Súdu prvého stupňa nie je vždy nevyhnutné pri skúmaní podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zistiť rozlišovaciu spôsobilosť označenia prostredníctvom konkrétneho preskúmania týkajúceho sa jednotlivých tovarov. Judikatúra pre jednotlivé kategórie označení (napríklad trojrozmerné označenia, farebné známky, slogany, mená domén) pripúšťa preskúmanie konkrétnej rozlišovacej spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe všeobecných vyhlásení o vnímaní konzumentov a o ich ovplyvňovaní a upúšťa pritom často od konkrétneho preskúmania prihlasovaných tovarov a služieb. Judikatúra taktiež uznala, že určité kategórie označení môžu nadobudnúť konkrétnu rozlišovaciu spôsobilosť spravidla len na základe spôsobu ich používania.

Po druhé Súd prvého stupňa neuznal, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti je rozhodnutím s prognostickým charakterom a má preto vždy charakter domnienky.

Po tretie Súd prvého stupňa nerešpektoval rozdelenie dôkaznej povinnosti v rámci skúmania podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď predpokladal, že Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu musí neexistujúcu rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia vždy preukázať odkazom na konkrétne skutočnosti. Konanie týkajúce sa zápisu je správnym konaním a nie kontradiktórnym konaním, pri ktorom by Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu musel prihlasovateľovi dokázať prekážky zápisu. Keď žalobca uplatňuje, že prihlasovaná ochranná známka má v rozpore s posúdením Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu rozlišovaciu spôsobilosť, je teda vecou žalobcu, aby konkrétnymi a fundovanými údajmi preukázal, že prihlasovaná ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť buď v dôsledku svojej povahy alebo ju získala používaním.