—

pentru Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH, de E. Enging‑Deniz, Rechtsanwalt;

—

pentru Pfahnl Backmittel GmbH, de M. Gumpoldsberger, Rechtsanwalt;

—

pentru guvernul german, de T. Henze și de J. Kemper, în calitate de agenți;

—

pentru guvernul francez, de D. Colas și de J.-S. Pilczer, în calitate de agenți;

—

pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de S. Varone, avvocato dello Stato;

—

pentru Comisia Europeană, de F. Bulst și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

1

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25, rectificare în JO 2009, L 11, p. 86).

2

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH (denumită în continuare „Backaldrin”), societate de drept austriac, pe de o parte, și Pfahnl Backmittel GmbH (denumită în continuare „Pfahnl”), de asemenea societate de drept austriac, pe de altă parte, cu privire la semnul verbal „KORNSPITZ” pe care Backaldrin l‑a înregistrat ca marcă.

3

Potrivit dispozițiilor articolului 2 din Directiva 2008/95, „[p]ot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică […] cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”.

4

Articolul 3 din directiva menționată prevede:

„(1)   Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

[…]

[…]”

5

Potrivit dispozițiilor articolului 5 din aceeași directivă:

„(1)   Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(2)   Orice stat membru poate, de asemenea, să prevadă că titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în comerț, orice semn identic sau similar mărcii pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca este înregistrată, atunci când marca aceasta se bucură de renume în statul membru în cauză și când prin utilizarea semnului obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

[…]”

6

Articolul 12 din Directiva 2008/95 prevede:

„(1)   Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.

[…]

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale atunci când, după data înregistrării sale, marca:

[…]”

7

Articolul 33b din Legea din 1970 privind protecția mărcilor (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970), în redactarea în vigoare la data situației de fapt din litigiul principal, are următorul cuprins:

„(1)   Orice persoană poate solicita radierea unei mărci atunci când, după data înregistrării sale, marca a devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea titularului său, desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care este înregistrată.

(2)   Ordonanța de radiere se aplică retroactiv de la data la care s‑a făcut dovada transformării complete a mărcii într‑o desemnare uzuală […]”

8

Backaldrin a înregistrat marca verbală austriacă KORNSPITZ pentru produse din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare. Printre aceste produse figurează următoarele:

„făină și preparate din cereale; produse de panificație; amelioratori pentru coacere; produse de patiserie, inclusiv cele pregătite pentru coacere; bucăți de aluat […] pentru prepararea produselor de patiserie”.

9

Backaldrin produce, sub această marcă, un amestec pregătit pentru coacere pe care îl livrează în special brutăriilor. Acestea transformă amestecul respectiv într‑un corn, produs de panificație de formă alungită, ascuțit la ambele capete. Backaldrin a consimțit ca brutăriile respective și distribuitorii de produse alimentare aprovizionate de ele să comercializeze acest corn utilizând marca menționată.

10

Concurenții societății Backaldrin, printre care Pfahnl, ca și majoritatea brutăriilor, știu că semnul verbal „KORNSPITZ” a fost înregistrat ca marcă. În schimb, potrivit afirmațiilor Pfahnl, contestate de Backaldrin, acest semn verbal este perceput de utilizatorii finali ca fiind desemnarea uzuală a unui produs de panificație, și anume a cornurilor, produse de panificație de formă alungită ascuțite la ambele capete. Această percepție s‑ar explica în special prin împrejurarea că brutăriile care utilizează amestecul pregătit pentru coacere furnizat de Backaldrin nu își informează în general clienții nici că semnul „KORNSPITZ” a fost înregistrat ca marcă, nici că cornurile sunt fabricate pornind de la acest amestec.

11

La 14 mai 2010, Pfahnl a formulat, în temeiul articolului 33b din Legea din 1970 privind protecția mărcilor, o cerere de decădere din drepturile conferite prin marca KORNSPITZ asupra produselor menționate la punctul 8 din prezenta hotărâre. Prin decizia din 26 iulie 2011, divizia de anulare a Österreichischer Patentamt (Oficiul Austriac pentru Brevete) a admis această cerere. Backaldrin a introdus o acțiune împotriva acestei decizii în fața Oberster Patent- und Markensenat (Camera superioară pentru brevete și mărci).

12

Această instanță se întreabă în ce măsură va trebui să țină seama, pentru aplicarea în litigiul principal a criteriului „desemnarea uzuală în comerț” de faptul că produsele pentru care a fost înregistrată marca nu se adresează, toate, acelorași clienți. Instanța respectivă arată, în această privință, că utilizatorii finali ai produselor în stare brută și ai produselor intermediare comercializate de Backaldrin sub marca KORNSPITZ, precum amestecul pregătit pentru a fi transformat în cornuri, sunt brutăriile și distribuitorii de produse alimentare, în timp ce utilizatorii finali ai cornurilor sunt clienții acestor brutării și distribuitori de produse alimentare.

13

Oberster Patent- und Markensenat consideră că acțiunea formulată împotriva deciziei de decădere a diviziei de anulare a Österreichischer Patentamt va trebui să fie admisă în măsura în care marca în discuție în litigiul principal a fost înregistrată pentru produse în stare brută și produsele intermediare care sunt făina și preparatele din cereale, amelioratorii pentru coacere, produsele pregătite pentru coacere și bucățile de aluat pentru prepararea produselor de patiserie.

14

În ceea ce privește, în schimb, produsele finite pentru care marca KORNSPITZ a fost de asemenea înregistrată, și anume produsele de panificație și de patiserie, această instanță dorește să fie lămurită printr‑o decizie preliminară a Curții. În special, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă se poate vorbi despre decădere din drepturile conferite titularului unei mărci atunci când marca respectivă a devenit desemnarea uzuală nu potrivit percepției vânzătorilor produsului finit obținut din materia livrată de titularul acestei mărci, ci potrivit percepției utilizatorilor finali ai acestui produs.

15

Instanța menționată precizează că, după primirea deciziei preliminare, va aprecia cu privire la necesitatea unui sondaj de opinie printre utilizatorii finali având ca obiect percepția acestora asupra semnului verbal „KORNSPITZ”.

16

În aceste condiții, Oberster Patent- und Markensenat a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

17

Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia.

18

În opinia Backaldrin, a guvernelor german și francez, precum și a Comisiei Europene, trebuie să se dea un răspuns negativ la această întrebare, în timp ce Pfahnl și guvernul italian susțin teza contrară.

19

În această privință, trebuie amintit de la bun început că articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 vizează o situație în care marca nu mai este aptă să își îndeplinească funcția de indicare a originii (Hotărârea din 29 aprilie 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Rec., p. I-5791, punctul 22).

20

Printre diversele funcții ale mărcii, respectiva funcție de indicare a originii are un rol esențial (a se vedea printre altele Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 77, precum și Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rep., p. I-8701, punctul 71). Aceasta permite să se identifice produsul sau serviciul desemnat de marca respectivă ca provenind de la o întreprindere determinată și, prin urmare, să se distingă acel produs sau acel serviciu de cele ale altor întreprinderi (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 aprilie 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, punctul 26 și jurisprudența citată). Întreprinderea menționată este, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 27 din concluzii, cea sub controlul căreia se comercializează produsul sau serviciul.

21

Legiuitorul Uniunii Europene a consacrat această funcție esențială a mărcii prevăzând la articolul 2 din Directiva 2008/95 că semnele susceptibile de reprezentare grafică pot constitui o marcă numai cu condiția să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi (Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec., p. I-6959, punctul 23, și Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier, citată anterior, punctul 21).

22

Consecințe ale acestei condiții sunt deduse, în special, la articolele 3 și 12 din directiva menționată. În timp ce articolul 3 din aceasta enumeră situații în care marca nu este ab initio susceptibilă să îndeplinească funcția de indicare a originii, articolul 12 alineatul (2) litera (a) din aceeași directivă privește situația în care marca a devenit desemnarea uzuală și, prin urmare, și‑a pierdut caracterul distinctiv, astfel că nu mai îndeplinește această funcție (a se vedea în acest sens Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier, citată anterior, punctul 22). Titularul acestei mărci poate fi în acest caz decăzut din drepturile care îi sunt conferite prin articolul 5 din Directiva 2008/95 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec., p. I-3703, punctul 33).

23

În ipoteza descrisă de instanța de trimitere, care rămâne supusă în mod exclusiv aprecierii acesteia în privința stabilirii faptelor, utilizatorii finali ai produsului în discuție în litigiul principal, și anume cornurile denumite „KORNSPITZ”, percep acest semn verbal ca fiind desemnarea uzuală a acestui produs și nu sunt, în consecință, conștienți de faptul că unele dintre aceste produse de panificație au fost obținute dintr‑un amestec pregătit pentru coacere livrat sub marca KORNSPITZ de o anumită întreprindere.

24

Astfel cum a arătat și instanța de trimitere, această percepție a utilizatorilor finali este cauzată în special de faptul că, în general, vânzătorii cornurilor obținute din amestecul menționat nu își informează clienții că semnul „KORNSPITZ” a fost înregistrat ca marcă.

25

Ipoteza prezentată în decizia de trimitere este caracterizată, în plus, de împrejurarea că, în general, vânzătorii produsului finit menționat nu le oferă clienților lor la momentul vânzării o asistență care să includă indicarea provenienței diferitelor produse aflate la vânzare.

26

Trebuie să se constate că, într‑o astfel de ipoteză, marca KORNSPITZ nu își îndeplinește, în cadrul comerțului cu cornurile denumite „KORNSPITZ”, funcția esențială de indicare a originii și că, în consecință, titularul său se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă, în măsura în care este înregistrată pentru produsul finit în discuție, în cazul în care pierderea caracterului distinctiv al mărcii menționate pentru produsul respectiv este imputabilă activității sau inactivității acestui titular.

27

Această constatare nu contravine interpretării articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 oferite de Curte la punctul 26 din Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier, citată anterior, potrivit căreia, în cazul în care comercianți intermediari participă la distribuirea unui produs care este acoperit de o marcă înregistrată, publicul relevant al cărui punct de vedere trebuie luat în considerare pentru a aprecia dacă marca menționată a devenit desemnarea uzuală în comerț a produsului în cauză este format din totalitatea consumatorilor sau a utilizatorilor finali și, în funcție de caracteristicile pieței produsului relevant, din totalitatea operatorilor profesioniști care intervin în comercializarea acestuia.

28

Desigur, astfel cum a evidențiat Curtea atunci când a furnizat respectiva interpretare, problema dacă o marcă a devenit desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care este înregistrată trebuie apreciată nu doar din perspectiva percepției consumatorilor sau a utilizatorilor finali, ci și, în funcție de caracteristicile pieței relevante, în considerarea percepției operatorilor profesioniști, precum vânzătorii.

29

Totuși, astfel cum a arătat Curtea la punctul 24 din Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier, citată anterior, în general, percepția consumatorilor sau a utilizatorilor finali este decisivă. Asemenea celor expuse de avocatul general la punctele 58 și 59 din concluzii, este necesar să se considere că, într‑o situație precum cea în discuție în litigiul principal, care, sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, este caracterizată prin pierderea caracterului distinctiv al mărcii în cauză din punctul de vedere al utilizatorilor finali, această pierdere este susceptibilă să conducă la decăderea din drepturile conferite titularului menționat. Împrejurarea că vânzătorii sunt conștienți de existența acestei mărci și de originea pe care o indică nu poate, prin ea însăși, să excludă o asemenea decădere.

30

Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că trebuie să se răspundă la prima întrebare adresată că articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că, într‑o situație precum cea în discuție în litigiul principal, titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite de această marcă asupra unui produs pentru care aceasta este înregistrată atunci când, prin activitatea sau prin inactivitatea acestui titular, marca respectivă a devenit desemnarea uzuală a produsului în cauză doar din punctul de vedere al utilizatorilor finali ai acestuia.

31

Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că poate fi calificat drept „inactivitate” în sensul acestei dispoziții faptul că titularul unei mărci se abține să încurajeze vânzătorii să utilizeze în mai mare măsură această marcă pentru comercializarea unui produs pentru care marca respectivă este înregistrată.

32

În această privință, trebuie amintit că, punând în balanță interesele titularului mărcii și pe cele ale concurenților săi în legătură cu disponibilitatea semnelor, legiuitorul Uniunii a apreciat, prin adoptarea articolului 12 alineatul (2) litera (a) din directiva menționată, că pierderea caracterului distinctiv al acestei mărci este opozabilă titularului său numai în cazul în care această pierdere este o consecință a activității sau a inactivității sale (Hotărârea Levi Strauss, citată anterior, punctul 19, precum și Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux, C-102/07, Rep., p. I-2439, punctul 24).

33

Curtea a statuat deja că poate intra în noțiunea „inactivitate” omisiunea titularului unei mărci de a invoca la timp dreptul său exclusiv vizat la articolul 5 din aceeași directivă în scopul de a solicita autorității competente obligarea respectivilor terți să nu mai utilizeze semnul în cazul căruia există un risc de confuzie cu această marcă, scopul acestor cereri fiind acela de a păstra caracterul distinctiv al mărcii respective (a se vedea în acest sens Hotărârea Levi Strauss, citată anterior, punctul 34).

34

Cu toate acestea, fără a renunța la căutarea echilibrului descris la punctul 32 din prezenta hotărâre, noțiunea menționată nu se limitează în niciun caz la acest tip de omisiune, ci cuprinde toate omisiunile prin care titularul unei mărci se arată insuficient de vigilent în privința păstrării caracterului distinctiv al mărcii sale. În consecință, într‑o situație precum cea descrisă de instanța de trimitere, în care, în general, vânzătorii produsului obținut din materia livrată de titularul mărcii nu își informează clienții că semnul utilizat pentru a desemna produsul în cauză a fost înregistrat ca marcă și contribuie astfel la transformarea acestei mărci în desemnare uzuală, carența titularului menționat, care nu adoptă nicio inițiativă susceptibilă să încurajeze acești vânzători să utilizeze în mai mare măsură marca respectivă, poate fi calificată drept inactivitate în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95.

35

Revine instanței de trimitere sarcina de a examina dacă, în speță, Backaldrin a adoptat sau nu a adoptat inițiative care să vizeze încurajarea brutăriilor și a distribuitorilor de produse alimentare care vând cornurile obținute din amestecul pregătit pentru coacere livrat de ea să utilizeze în mai mare măsură marca KORNSPITZ în contactele lor comerciale cu clienții.

36

Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că trebuie să se răspundă la a doua întrebare adresată că articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că poate fi calificat drept „inactivitate” în sensul acestei dispoziții faptul că titularul unei mărci se abține să încurajeze vânzătorii să utilizeze în mai mare măsură această marcă pentru comercializarea unui produs pentru care marca respectivă este înregistrată.

37

Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că pronunțarea decăderii din drepturile conferite titularului de o marcă presupune în mod necesar să se stabilească dacă, în cazul unui produs pentru care marca a devenit desemnarea uzuală în comerț, există și alte desemnări.

38

Astfel cum reiese din chiar modul de redactare a dispoziției menționate, titularul unei mărci se expune decăderii din drepturile conferite prin marca respectivă atunci când aceasta a devenit, prin activitatea sau prin inactivitatea titularului menționat, desemnarea uzuală în comerț a unui produs sau a unui serviciu pentru care este înregistrată.

39

În prezența unei astfel de situații, eventuala existență a unor desemnări alternative pentru produsul sau serviciul în cauză este lipsită de relevanță, întrucât nu poate să modifice constatarea pierderii caracterului distinctiv al mărcii respective ca urmare a transformării acesteia în desemnare uzuală în comerț.

40

În consecință, trebuie să se răspundă la a treia întrebare adresată că articolul 12 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că pronunțarea decăderii din drepturile conferite titularului de o marcă nu presupune să se stabilească dacă, în cazul unui produs pentru care marca a devenit desemnarea uzuală în comerț, există și alte desemnări.

41

Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară: