Cauza C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

și

L’Oréal SA

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și

modele industriale) (OAPI)

„Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (5) — Mărcile comunitare verbale BOTOLIST și BOTOCYL — Mărcile figurative și verbale comunitare și naționale BOTOX — Declararea nulității — Motive relative de refuz — Atingere adusă renumelui”

Sumarul hotărârii

Marcă comunitară – Definiția și dobândirea mărcii comunitare – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Dovezi care trebuie aduse de titular – Risc viitor, care nu este ipotetic, de profit necuvenit sau de prejudiciu

[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

Pentru a beneficia de protecția instituită prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, titularul mărcii anterioare trebuie să aducă proba că, prin utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită, s-ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori s-ar aduce atingere acestora. În acest scop, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale în sensul respectivului articol 8 alineatul (5). Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu este obligat să aștepte realizarea sa efectivă pentru a solicita interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să stabilească existența elementelor care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor.

În plus, pentru a stabili dacă prin utilizarea semnului se generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, trebuie efectuată o apreciere globală, care să țină seama de toți factorii pertinenți din cauză.

Astfel, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, ci trebuie să prezinte elementele care permit să se conchidă prima facie în sensul unui risc viitor neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu. O asemenea concluzie poate fi stabilită în special pe baza deducțiilor logice care rezultă dintr-o analiză a probabilităților și luând în considerare practicile obișnuite în sectorul comercial relevant, precum și orice altă împrejurare din cauză.

(a se vedea punctele 93-95)

Cauza C-100/11 P

Helena Rubinstein SNC

și

L’Oréal SA

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și

modele industriale) (OAPI)

„Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (5) — Mărcile comunitare verbale BOTOLIST și BOTOCYL — Mărcile figurative și verbale comunitare și naționale BOTOX — Declararea nulității — Motive relative de refuz — Atingere adusă renumelui”

Sumarul hotărârii

Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume — Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare — Dovezi care trebuie aduse de titular — Risc viitor, care nu este ipotetic, de profit necuvenit sau de prejudiciu

[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

Pentru a beneficia de protecția instituită prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, titularul mărcii anterioare trebuie să aducă proba că, prin utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită, s-ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori s-ar aduce atingere acestora. În acest scop, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale în sensul respectivului articol 8 alineatul (5). Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu este obligat să aștepte realizarea sa efectivă pentru a solicita interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să stabilească existența elementelor care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor.

În plus, pentru a stabili dacă prin utilizarea semnului se generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, trebuie efectuată o apreciere globală, care să țină seama de toți factorii pertinenți din cauză.

Astfel, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, ci trebuie să prezinte elementele care permit să se conchidă prima facie în sensul unui risc viitor neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu. O asemenea concluzie poate fi stabilită în special pe baza deducțiilor logice care rezultă dintr-o analiză a probabilităților și luând în considerare practicile obișnuite în sectorul comercial relevant, precum și orice altă împrejurare din cauză.

(a se vedea punctele 93-95)