Cauza C-533/06

O2 Holdings Limited și O2 (UK) Limited

împotriva

Hutchison 3G UK Limited

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Mărci — Directiva 89/104/CEE — Articolul 5 alineatul (1) — Drept exclusiv al titularului mărcii — Utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă într-o publicitate comparativă — Limitarea efectelor mărcii — Publicitate comparativă — Directivele 84/450/CEE și 97/55/CE — Articolul 3a alineatul (1) — Condițiile în care publicitatea comparativă este permisă — Utilizarea mărcii unui concurent sau a unui semn similar cu această marcă”

Concluziile avocatului general P. Mengozzi prezentate la 31 ianuarie 2008   I - 4235

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 12 iunie 2008   I - 4254

Sumarul hotărârii

1. Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) și (2)]

2. Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) și (2) și Directiva 84/450 a Consiliului, art. 3a alin. (1)]

3. Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Înregistrarea unei noi mărci — Existența unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice ori similare – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare – Risc de confuzie

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 4 alin. (1) lit. (b) și art. 5 alin. (1) lit. (b)]

4. Apropierea legislațiilor – Mărci – Directiva 89/104 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice ori similare

   [Directiva 89/104 a Consiliului, art. 5 alin. (1) lit. (b) și Directiva 84/450 a Consiliului, art. 3a]

1.  Utilizarea de către persoana care publică reclama, într-o publicitate comparativă, a unui semn identic sau similar cu marca unui concurent în vederea identificării produselor sau a serviciilor oferite de acesta din urmă se analizează ca fiind o utilizare chiar pentru produsele sau serviciile persoanei care publică reclama, în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 cu privire la mărci.

   Astfel, pe de o parte, articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104 trebuie să fie interpretat în sensul că privește utilizarea unui semn identic sau similar cu marca pentru produse comercializate sau pentru servicii furnizate de către terț.

   Pe de altă parte, o publicitate prin care persoana care publică reclama compară produsele și serviciile pe care le comercializează cu cele ale unui concurent are ca scop, fără îndoială, să promoveze produsele și serviciile acestei persoane care publică reclama. Prin intermediul unei astfel de publicități, persoana care publică reclama are ca scop să distingă produsele și serviciile sale prin compararea caracteristicilor acestora cu cele ale produselor și ale serviciilor concurente. Această analiză este confirmată prin considerentul (15) al Directivei 97/55, în care legiuitorul comunitar a subliniat că scopul publicității comparative este de a distinge produsele și serviciile persoanei care publică reclama de cele ale concurentului său.

   (a se vedea punctele 34-36)

2.  Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci și articolul 3a alineatul (1) din Directiva 84/450 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55, trebuie interpretate în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar cu marca sa într-o publicitate comparativă care îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă, prevăzute la articolul 3a alineatul (1) menționat.

   Cu toate acestea, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 pentru a interzice utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată, publicitatea comparativă în cadrul căreia este utilizat acest semn nu îndeplinește condiția pentru a fi permisă, prevăzută la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55.

   Astfel, pe de o parte, în caz de similitudine între marcă și semn și între produse și servicii, riscul de confuzie constituie o condiție specifică a protecției. Astfel, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 nu are vocație de aplicare decât dacă, în considerarea identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor, există un risc de confuzie în percepția publicului. Pe de altă parte, rezultă din articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 că o publicitate comparativă nu este permisă decât dacă există un risc de confuzie între persoana care publică reclama și un concurent sau între mărcile, bunurile ori serviciile persoanei care publică reclama și cele ale unui concurent. Din perspectiva considerentelor (13)-(15) ale Directivei 97/55, noțiunea „confuzie” utilizată atât la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, cât și la articolul 3a alineatul (1) litera (d) din Directiva 84/450 trebuie să primească aceeași interpretare.

   (a se vedea punctele 45-49 și 51 și dispozitiv 1)

3.  Fără îndoială, noțiunea de risc de confuzie este aceeași la articolul 4 alineatul (1) litera (b) și la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci.

   Cu toate acestea, articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci. După înregistrarea unei mărci, titularul acesteia are dreptul să o utilizeze după cum consideră, astfel încât, în vederea aprecierii faptului dacă cererea de înregistrare se încadrează la motivul de refuz prevăzut la această dispoziție, trebuie verificat dacă există un risc de confuzie cu marca anterioară a persoanei care formulează opoziție în toate împrejurările în care marca solicitată ar putea fi utilizată, dacă ar fi înregistrată.

   În schimb, în ipoteza prevăzută la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104, terțul utilizator al unui semn identic sau similar cu o marcă înregistrată nu pretinde niciun drept de marcă asupra acestui semn, ci îl utilizează într-o situație precisă. În aceste condiții, în vederea aprecierii faptului dacă titularul mărcii înregistrate este îndreptățit să se opună acestei utilizări specifice, examinarea trebuie limitată la împrejurările care caracterizează utilizarea respectivă, fără a fi necesar să se stabilească dacă o altă utilizare a aceluiași semn care intervine în alte împrejurări ar putea crea de asemenea un risc de confuzie.

   (a se vedea punctele 65-67)

4.  Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104 cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci înregistrate nu este îndreptățit să interzică utilizarea de către un terț, într-o publicitate comparativă, a unui semn similar cu această marcă pentru produse sau servicii identice ori similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca respectivă, atunci când această utilizare nu creează un risc de confuzie în percepția publicului, și acest lucru independent de faptul că publicitatea comparativă menționată îndeplinește sau nu îndeplinește toate condițiile pentru a fi permisă prevăzute la articolul 3a din Directiva 84/450 privind publicitatea înșelătoare și comparativă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/55/CE.

   (a se vedea punctul 69 și dispozitiv 2)